Khả năng phân biệt là điều kiện bắt buộc để xem xét một dấu hiệu có thể được bảo hộ làm nhãn hiệu hay không. Một nhãn hiệu có khả năng phân
biệt khi có khả năng làm cho người tiêu dùng nhận biết được hàng hóa, dịch vụ mang nó với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác.
Tuy nhiên, việc xác định một nhãn hiệu có khả năng phân biệt hay không lại không phải vấn đề đơn giản nếu người xem xét không có một lượng kiến thức nhất định về lĩnh vực liên quan hoặc không có một cơ sở dữ liệu về danh sách các nhãn hiệu được cập nhật thường xuyên.
Hiệp định TRIPs cũng như pháp luật các nước thường không xác định thế nào là tính phân biệt của nhãn hiệu mà chỉ quy định các trường hợp mà dấu hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt và khi thuộc vào một trong các trường hợp đó sẽ không được đăng ký bảo hộ làm nhãn hiệu.
Ở Việt Nam, trước đây, theo Điều 6.2.a Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định: "Dấu hiệu không có khả năng phân biệt, như các hình và hình học đơn giản, các chữ số, chữ cái, các chữ không có khả năng phát âm như một từ ngữ; chữ nước ngoài thuộc các ngôn ngữ không thông dụng trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và đã được thừa nhận một cách rộng rãi…" [6] thì không được Nhà nước bảo hộ với danh nghĩa NHHH.
Hiện tại, theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật SHTT 2005 khả năng phân biệt của nhãn hiệu được quy định rõ ràng hơn: "Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ..." [30].
Như vậy, nhãn hiệu có khả năng phân biệt là nhãn hiệu mang hai đặc điểm "dễ nhận biết" và "dễ ghi nhớ" và đương nhiên, những dấu hiệu dài dòng, phức tạp khó nhớ, khả năng bảo hộ sẽ không cao. Do vậy, đặc điểm "dễ nhận biết" và "dễ ghi nhớ" sẽ tạo điều kiện để một nhãn hiệu gây ấn tượng được với người tiêu dùng, mới đi sâu vào tâm trí và nhận thức của họ.
Tuy nhiên, đặc điểm "dễ nhận biết" và "dễ ghi nhớ" là như thế nào thì trong các văn bản pháp luật vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể. Chúng ta chỉ có
thể căn cứ vào những quy định hiện có, để cho rằng những đặc điểm này là những dấu hiệu thông dụng mà người tiêu dùng Việt Nam với những trình độ hiểu biết thông thường cũng có thể nhận biết và ghi nhớ được.
Về khả năng phân biệt của nhãn hiệu, dù những quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam không giải thích cụ thể nhưng đã đưa ra các yêu cầu chung nhất để một nhãn hiệu có khả năng phân biệt bằng cách liệt kê các trường hợp mà nhãn hiệu không có khả năng phân biệt tại Điều 74 Luật SHTT 2005.
Theo đó, một nhãn hiệu có khả năng phân biệt trước hết nó phải có khả năng phân biệt tự thân và nhãn hiệu đó phải không trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ quyền SHTT của người khác.
* Khả năng phân biệt tự thân của nhãn hiệu
Một nhãn hiệu, muốn hoàn thành chức năng của mình thì nó phải phân biệt hàng hóa, dịch vụ được cung cấp bởi doanh nghiệp này với hàng hóa, dịch vụ được cung cấp bởi doanh nghiệp khác. Để làm được việc đó, nhãn hiệu phải mang dấu hiệu phân biệt từ chính bản thân nó. Tức là bằng những dấu hiệu riêng biệt, đặc trưng, độc đáo, nhãn hiệu đã gây được ấn tượng, tác động vào nhận thức của người tiêu dùng. Từ những ấn tượng, nhận thức ban đầu, người tiêu dùng dần dần có ý thức rõ ràng về một sản phẩm mang một nhãn hiệu nào đó mà họ sẽ xem xét để lựa chọn. Những ấn tượng này, có thể có ngay từ lần đầu tiên khi được tiếp xúc hoặc trải qua một quá trình sử dụng lâu dài mà người tiêu dùng tích lũy được.
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 74 Luật SHTT, nhãn hiệu bị coi là không có khả năng tự phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau:
* Hình và hình học đơn giản không có khả năng phân biệt, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng
Hình và hình học đơn giản được hiểu là các hình ảnh, hình vẽ, hình khối, hình học nhưng không được cách điệu hoặc không được thể hiện bằng các màu sắc độc đáo. Bản thân các dấu hiệu này không có khả năng tự phân biệt, do quá đơn giản khiến cho việc nhận biết và ghi nhớ của người tiêu dùng rất hạn chế và vì vậy không gây được ấn tượng ghi nhớ, phân biệt với họ.
Ngược lại những hình vẽ, hình ảnh quá rắc rối phức tạp khiến cho người tiêu dùng không dễ nhận thức và không dễ ghi nhớ được đặc điểm của hình cũng không được sử dụng như là một nhãn hiệu.
Chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng được hiểu là thuộc các ngôn ngữ mà tại Việt Nam được ít người biết đến. Theo quy định tại điểm 39.3 Thông tư 01/2007 thì các dấu hiệu chữ sau đây sẽ bị coi là không có khả năng phân biệt:
Thứ nhất: Ký tự thuộc ngôn ngữ mà người tiêu dùng Việt Nam có hiểu biết thông thường không thể nhận biết và ghi nhớ được (không đọc được, không hiểu được, không nhớ được) như ký tự không có nguồn gốc La-tinh: chữ Ả-rập, chữ Slavơ, chữ Phạn, chữ Trung Quốc, chữ Nhật, chữ Triều Tiên, chữ Thái…
Tuy những dấu hiệu này có khả năng phân biệt với các dấu hiệu khác, nhưng do đa số người tiêu dùng không đọc được, không hiểu được mục đích, ý nghĩa của nó, họ khó nhận biết và ghi nhớ nên không tạo được ấn tượng với họ và do đó, nó không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu.
Tuy nhiên, khi ký tự thuộc ngôn ngữ trên đi kèm với các thành phần khác tạo nên tổng thể có khả năng phân biệt, hoặc được trình bày dưới dạng đồ họa hoặc dạng đặc biệt khác mà nhờ đó nó có khả năng gây ấn tượng mạnh đối với người tiêu dùng, khiến họ nhận biết được nó trong rất nhiều các dấu hiệu khác thì những dấu hiệu này được chấp nhận bảo hộ.
Các dấu hiệu "Hình và hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng" nếu muốn được bảo hộ với danh nghĩa là nhãn hiệu, người nộp đơn đăng ký phải chứng minh rằng các dấu hiệu đó đã được sử dụng như một nhãn hiệu và đã được thừa nhận một cách rộng rãi.
Thứ hai: Mặc dù là ký tự nguồn gốc La-tinh nhưng dấu hiệu chỉ bao gồm một chữ cái hoặc chỉ bao gồm chữ số, hoặc mặc dù có hai chữ cái nhưng không thể đọc được như một từ - kể cả khi có kèm theo chữ số; trừ trường hợp các dấu hiệu đó được trình bày dưới dạng đồ họa hoặc dạng đặc biệt khác.
Ví dụ cho trường hợp này là nhãn hiệu Q40 (Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2010-15656, chủ đơn Swat.Fame., Inc). Dù là ký tự có nguồn gốc La tinh, có thể đọc được, người tiêu dùng cũng có thể ghi nhớ. Nhưng trên thực tế, nhãn hiệu này đã bị Cục SHTT từ chối bảo hộ do nó chỉ bao gồm một chữ cái, dù có kết hợp thêm phần số 40 nhưng với việc trình bày nhãn hiệu theo phông chữ bình thường, đen trắng, nhãn hiệu này đã không được chấp nhận bảo hộ. Sau đó, phía chủ đơn đã có yêu cầu sửa đổi mẫu nhãn hiệu, cũng chỉ với phần Q40 như trên, nhưng được trình bày cách điệu, thành các dải màu uốn lượn, có thể gây ấn tượng với thị giác của người tiếp xúc. Do đó, sau này, nhãn hiệu đã được chấp nhận bảo hộ.
Thứ ba: Một tập hợp quá nhiều chữ cái hoặc từ ngữ khiến cho không thể nhận biết và ghi nhớ được như một dãy quá nhiều ký tự không được sắp xếp theo một trật tự, quy luật xác định hoặc một văn bản, một đoạn văn bản.
* Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến.
Ví dụ: Biểu tượng con rắn quấn xung quanh cái ly cho ngành dược phẩm, cán cân công lý cho ngành luật khi có yêu cầu đăng ký bảo hộ của cá nhân, hay tổ chức, sản xuất hay kinh doanh trong các lĩnh vực tương ứng này thì sẽ không được chấp nhận bảo hộ. Hay việc sử dụng từ "nước hoa" trong
Tiếng Việt cũng như từ " perfume" trong Tiếng Anh để làm NHHH cho nước hoa sẽ không được bảo hộ vì nếu chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu như thế này, sẽ không tạo ra được tính phân biệt và cũng sẽ ảnh hưởng tới việc cạnh tranh lành mạnh của các nhà sản xuất, kinh doanh loại sản phẩm này.
* Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ
Các dấu hiệu này hầu như chỉ mang chức năng thông tin về chất lượng, đặc tính sản phẩm mà hoàn toàn không có chức năng phân biệt, không có khả năng phân biệt do có thể có nhiều sản phẩm có chức năng, thành phần, công dụng gần giống như vậy. Vì vậy, về nguyên tắc, các dấu hiệu này sẽ không được chấp nhận bảo hộ trừ khi dấu hiệu này đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.
Ví dụ: Nhãn hiệu "HEAR MUSIC" đăng ký cho các sản phẩm thuộc nhóm 09 trong danh mục hàng hóa phân loại về sản phẩm điện tử, máy tính, loa âm thanh… sẽ bị từ chối vì mô tả sản phẩm. Và trên thực tế, nhãn hiệu này sau khi được đăng ký tại Cục SHTT Việt Nam với số biên nhận đơn 4- 2011-23935 cho các sản phẩm thuộc nhóm 09; 41 theo bảng phân loại hàng hóa Ni-xơ đã bị Cục SHTT từ chối vì mô tả.
* Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh
Ví dụ: Các nhãn hiệu mô tả hình thức pháp lý như: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể… hay nhãn hiệu mô tả lĩnh vực kinh doanh như: May mặc, sản xuất đồ gỗ, thủy hải sản cũng sẽ không được chấp nhận bảo hộ do nó không có tính phân biệt, dễ dàng gây nhầm lẫn với các nhà sản xuất, doanh nghiệp khác có cùng ngành nghề kinh doanh.
* Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận
Việc sử dụng dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ làm nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ không được sản xuất, cung cấp tại địa phương đó sẽ làm cho người tiêu dùng hiểu lầm về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ, ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng.Do vậy, việc sử dụng dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ để đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ tương tự không được chấp nhận trừ trường hợp dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi như một nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc NHCN.
Hiện nay, có rất nhiều dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc NHCN như: nhãn hiệu tập thể Dừa xiêm Ninh Đa dùng cho sản phẩm Dừa xiêm tươi được trồng và thu hoạch trên địa bàn phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa hay NHCN Thanh long Bình Thuận dùng cho sản phẩm quả thanh long được trồng và thu hoạch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận….
* Nhãn hiệu phải không trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với một
trong các đ ố i tư ợ ng thuộ c phạ m vi bả o hộ quyề n sở hữ u trí tuệ củ a ngư ờ i khác
Vì chức năng chính của nhãn hiệu là để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ khác nhau, thông qua đó, giúp người tiêu dùng nhận ra sản phẩm, dịch vụ đáp ứng được nhu cầu sử dụng của họ. Do đó, nếu nhãn hiệu đăng ký mà lại trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được chấp nhận bảo hộ hoặc có ngày nộp đơn, ngày ưu tiên sớm hơn hoặc với một số đối tượng khác thuộc phạm vi bảo hộ quyền SHTT thì đương nhiên nhãn hiệu đó sẽ không được chấp nhận bảo hộ.
Trên thực tế, việc xác định một nhãn hiệu đăng ký trùng với một nhãn hiệu đối chứng tương đối đơn giản, nhưng một nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng thì không hề đơn giản, mà các qui định của pháp luật hiện nay, lại chưa có quy định rõ ràng về vấn đề này. Hiện tại, có thể thấy nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt trong các trường hợp sau:
Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác dùng cho các hàng hóa và các dịch vụ trùng hoặc tương tự.
Như trên đã phân tích, việc xác định một nhãn hiệu có trùng với một nhãn hiệu khác hay không đơn giản hơn rất nhiều so với việc xác định tính
"tương tự tới mức gây nhầm lẫn" giữa các loại nhãn hiệu với nhau.
Để xác định tính tương tự gây nhầm lẫn giữa hai hay nhiều nhãn hiệu có thể dựa trên một số tiêu chí sau: Với nhãn hiệu chỉ bao gồm phần chữ: so sánh về cấu trúc, cách phát âm, ý nghĩa nhãn hiệu. Với nhãn hiệu bao gồm cả phần chữ và hình thì xem xét về ý nghĩa phần chữ của nhãn hiệu và hình thức thể hiện của phần hình về đường nét, màu sắc đồng thời phải tiến hành so sánh danh mục sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu với danh mục sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của nhãn hiệu đối chứng.
Theo điểm 39.8 Thông tư 01/2007, dấu hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu đối chứng nếu dấu hiệu đó giống hệt nhãn hiệu đối chứng về cấu trúc, nội dung, ý nghĩa và hình thức thể hiện. Dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng nếu: Dấu hiệu đó gần giống với nhãn hiệu đối chứng về cấu trúc, nội dung, cách phát âm, ý nghĩa, hình thức thể hiện đến mức làm cho người tiêu dùng tưởng lầm rằng hai đối tượng đó là một hoặc đối tượng này là biến thể của đối tượng kia hoặc hai đối tượng đó có cùng một nguồn gốc; Dấu hiệu chỉ là bản phiên âm hoặc dịch nghĩa từ nhãn hiệu đối chứng nếu nhãn hiệu đối chứng là nhãn hiệu nổi tiếng. Hàng hóa, dịch vụ trùng là hàng hóa, dịch vụ có cùng bản chất (thành phần, cấu tạo),
cùng chức năng, mục đích sử dụng. Hàng hóa, dịch vụ tương tự là hàng hóa, dịch vụ tương tự về bản chất, chức năng, mục đích sử dụng, được đưa ra thị trường theo cùng một kênh thương mại (phân phối theo cùng một phương thức, được bán cùng nhau hoặc cạnh nhau, trong cùng một loại cửa hàng) (Điểm 39.9 Thông tư 01/2007).
Như vậy, nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu