- Thứ hai, hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền thƣờng đƣợc thực
PHÁP LUẬT VỀ KHAI THÁC THƢƠNG MẠI VÀ CHU ỂN GIAO QU ỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG
4.2.2. Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN trong hoạt động thương mạ
a. Khái niệm, đặc điểm và lợi ích của các bên khi chuyển quyền s dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.
Chuyển quyền sử dụng đối tƣợng SHCN là một hình thức khai thác quyền sở hữu công nghiệp của chủ sở hữu đối tƣợng sở hữu công nghiệp. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật SHTT, chủ sở hữu đối tƣợng SHCN cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tƣợng SHCN thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.
Trên cơ sở đó, hợp đồng sử dụng đối tƣợng SHCN là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, bên chuyển quyền cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tƣợng SHCN trong phạm vi, thời hạn mà các bên đã thỏa thuận.
Về cơ bản, hợp đồng sử dụng đối tƣợng SHCN có một số đặc điểm nhƣ sau: - Thứ nhất, các bên trong hợp đồng chỉ chuyển giao quyền sử dụng đối tƣợng
SHCN nên nếu bên chuyển giao là chủ sở hữu đối tƣợng vẫn bảo lƣu quyền sở hữu của mình và chỉ đơn thuần cho phép một hoặc nhiều chủ thể kinh doanh khác sử dụng đối tƣợng SHCN của mình thơng qua hợp đồng chuyển giao. Đặc biệt, khác so với hợp đồng thuê tài sản thông thƣờng, bên chuyển quyền trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tƣợng SHCN có thể vừa khai thác đối tƣợng, đồng thời cho phép chủ thể khác cùng sử dụng do quyền sở hữu cơng nghiệp mang đặc tính vơ hình.
- Thứ hai, quyền sử dụng đối tƣợng SHCN đƣợc chuyển giao bị giới hạn về
không gian và thời gian. Thời hạn của hợp đồng chuyển giao có thể do các bên thỏa thuận nhƣng ln bị giới hạn bởi thời hạn bảo hộ đối tƣợng sở hữu cơng nghiệp. Ngồi ra, do các đối tƣợng của quyền sở hữu công nghiệp chỉ đƣợc bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ quốc gia nơi đối tƣợng đƣợc bảo hộ, trong hợp đồng sử dụng đối tƣợng SHCN ln có điều khoản xác định lãnh thổ, giới hạn về mặt không gian mà bên đƣợc chuyển quyền đƣợc phép tiến hành việc sử dụng đối tƣợng sở hữu công nghiệp.
- Thứ ba, bên chuyển giao vẫn có sự kiểm soát nhất định việc sử dụng đối
tƣợng SHCN của bên nhận chuyển giao để đảm bảo duy trì chất lƣợng hàng hóa, dịch vụ và uy tín của bên chuyển giao. Về bản chất, quyền sử dụng đối tƣợng SHCN vẫn là tài sản của bên chuyển giao nên bên chuyển giao cần nắm đƣợc việc sử dụng đối tƣợng có đúng mục đích, đúng theo quy chuẩn và các tiêu chí thỏa thuận trong hợp đồng nhằm duy trì, phát triển đối tƣợng SHCN cũng nhƣ bảo đảm danh tiếng của bên chuyển giao.
Việc chuyển giao quyền sử dụng đối tƣợng SHCN mang lại nhiều lợi ích khơng chỉ cho bên chuyển giao, bên đƣợc chuyển giao quyền sử dụng mà cịn có ý nghĩa đối với sự phát triển về khoa học, công nghệ của một quốc gia, cụ thể là:
- Đối với bên chuyển giao:
+ Bên chuyển giao quyền sử dụng đối tƣợng SHCN có thể thu đƣợc thêm những lợi ích về mặt vật chất thơng qua phí chuyển giao tùy theo giá trị của đối tƣợng sở hữu công nghiệp.
12 Khoản 1 Điều 148 Luật Sở hữu trí tuệ
88
+ Bên chuyển giao có thể khai thác đối tƣợng SHCN hiệu quả hơn, nhanh chóng thâm nhập thị trƣờng trong nƣớc hoặc nƣớc ngoài do tận dụng đƣợc lợi thế của bên nhận chuyển giao đã quen với các thủ tục, quy trình làm việc tại địa phƣơng sở tại, tránh đƣợc những rủi ro, khó khăn xuất phát từ điều kiện về thị trƣờng, thuế, chi phí hoặc do quy định của pháp luật.
+ Thông qua việc bên nhận chuyển giao quyền sử dụng tiến hành quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm gắn liền với các đối tƣợng sở hữu công nghiệp, các đối tƣợng SHCN đƣợc ngƣời tiêu dùng biết đến một cách rộng rãi, làm gia tăng giá trị của đối tƣợng này cũng nhƣ uy tín và danh tiếng của bên chuyển giao. Điều này cũng đặc biệt có ý nghĩa khi chủ sở hữu cần chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng tại một quốc gia, khu vực nhất định.
+ Đối với nhãn hiệu, khi bên chuyển giao tạm thời không trực tiếp sử dụng nhãn hiệu, việc chuyển giao quyền sử dụng cũng là một biện pháp giúp duy trì hiệu lực của Văn bằng bảo hộ, ngăn chặn bất cứ hành vi xâm phạm nào liên quan đến sử dụng nhãn hiệu hoặc tránh đƣợc tình trạng Văn bằng bảo hộ có thể bị chấm dứt hiệu lực vì lí do nhãn hiệu khơng đƣợc sử dụng mà khơng có lý do chính đáng (non-use).
- Đối với bên đƣợc chuyển giao:
+ Việc nhận chuyển giao đối tƣợng SHCN giúp bên nhận không phải mất nhiều thời gian và chi phí cũng nhƣ cơng sức trong việc nghiên cứu, thiết kế, đăng ký, xây dựng và quảng bá đối tƣợng SHCN trên thị trƣờng, từ đó có thể tiếp cận thị trƣờng một cách nhanh chóng, tránh đƣợc những rủi ro cũng nhƣ tranh thủ đƣợc cơ hội kinh doanh.
+ Thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tƣợng sở hữu công nghiệp, bên nhận chuyển giao đã hợp pháp hóa việc sử dụng của mình, từ đó tránh đƣợc những tranh chấp khơng đáng có phát sinh và khơng bị coi là có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của chủ thể khác.
+ Kèm theo việc chuyển giao quyền sử dụng đối tƣợng sở hữu cơng nghiệp, bên nhận chuyển giao cịn có thêm rất nhiều cơ hội khác trong việc tiếp cận với khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. Chuyển giao quyền sử dụng đối tƣợng SHCN thƣờng đi kèm với những hợp đồng chuyển giao khác nhƣ chuyển giao cơng nghệ hay nhƣợng quyền thƣơng mại, vì thế đây là những cơ hội tốt để bên nhận chuyển giao học hỏi, tiếp thu những tiến bộ từ dây chuyền sản xuất, quy trình kinh doanh..., từ đó góp phần cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Đối với xã hội: việc chuyển giao quyền sử dụng đối tƣợng SHCN đã có những tác động tích cực đối với nền kinh tế, đối với xã hội và ngƣời tiêu dùng, cụ thể là đem lại nhiều lợi ích lớn và thiết thực nhƣ mở rộng sản xuất kinh doanh, thị trƣờng tiêu thụ, tăng thêm sự lựa chọn và chất lƣợng sản phẩm cho ngƣời tiêu dùng. Ngoài ra, đây cũng là yếu tố góp phần thu hút đầu tƣ nƣớc ngồi, thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ, phát triển khoa học, kỹ thuật tại các quốc gia đang phát triển nhƣ Việt Nam.
b. Các hình thức chuyển quyền s dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
* Căn cứ vào phạm vi quyền của các bên trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tƣợng SHCN có thể đƣợc chia thành hợp đồng độc quyền và hợp đồng không độc quyền.
- Hợp đồng độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên đƣợc chuyển quyền đƣợc độc quyền sử dụng đối tƣợng sở hữu công nghiệp, bên chuyển quyền không đƣợc ký kết hợp đồng sử dụng đối tƣợng SHCN với bất kỳ
89
bên thứ ba nào và chỉ đƣợc sử dụng đối tƣợng SHCN đó nếu đƣợc phép của bên đƣợc chuyển quyền (Khoản 1 Điều 143 Luật SHTT).
- Hợp đồng khơng độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tƣợng sở hữu công nghiệp, quyền ký kết hợp đồng sử dụng đối tƣợng SHCN không độc quyền với ngƣời khác (Khoản 2 Điều 143 Luật SHTT).
* Căn cứ vào chủ thể là bên chuyển giao trong hợp đồng, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tƣợng SHCN đƣợc chia thành hợp đồng cơ bản và hợp đồng thứ cấp.
- Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tƣợng SHCN cơ bản là hợp đồng theo đó bên chuyển quyền sử dụng là chủ sở hữu đối tƣợng sở hữu công nghiệp.
- Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tƣợng SHCN thứ cấp là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là ngƣời đƣợc chuyển giao quyền sử dụng đối tƣợng SHCN đó theo một hợp đồng khác.
* Căn cứ vào ý chí tự nguyện của chủ thể trong quan hệ hợp đồng, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tƣợng SHCN đƣợc chia thành hợp đồng tự nguyện chuyển giao và hợp đồng bắt buộc chuyển giao.
- Hợp đồng tự nguyện chuyển quyền sử dụng đối tƣợng SHCN là hợp đồng có sự thỏa thuận tự nguyện của các bên tham gia, các bên có thể thỏa thuận về đối tƣợng, phạm vi sử dụng, giá cả, quyền và nghĩa vụ của các bên, miễn là thỏa thuận không vi phạm điều cấm và không trái đạo đức xã hội.
- Hợp đồng bắt buộc chuyển quyền sử dụng đối tƣợng SHCN là hợp đồng chuyển quyền sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền dựa trên các căn cứ và điều kiện do pháp luật quy định.
c. Chủ thể của hợp đồng chuyển quyền s dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
- Bên chuyển quyền: bên chuyển quyền sử dụng đối tƣợng SHCN có thể là chủ sở hữu đối tƣợng SHCN hoặc là chủ thể nhận chuyển quyền sử dụng đối tƣợng theo một hợp đồng khác và đƣợc phép chuyển giao quyền sử dụng đối tƣợng SHCN cho bên thứ ba.
- Bên đƣợc chuyển quyền: là tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng, khai thác đối tƣợng sở hữu công nghiệp.
d. Đối tượng của hợp đồng chuyển quyền s dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
Đối tƣợng của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tƣợng SHCN là quyền sử dụng sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu và bí mật kinh doanh.
Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý và tên thƣơng mại không thể là đối tƣợng của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tƣợng sở hữu công nghiệp. Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không đƣợc chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.
e. Nội dung của hợp đồng chuyển quyền s dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tƣợng SHCN phải có các nội dung chủ yếu sau: tên và địa chỉ đầy đủ của các bên, căn cứ chuyển giao quyền sử dụng, dạng hợp đồng, phạm vi chuyển giao (giới hạn chuyển giao quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ), thời hạn hợp đồng, giá chuyển giao, quyền và nghĩa vụ của các bên.
90
- Đối tƣợng của hợp đồng là quyền sử dụng đối tƣợng SHCN bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu và bí mật kinh doanh.
Các bên có thể thỏa thuận về phạm vi đối tƣợng đƣợc chuyển giao, bên đƣợc chuyển quyền đƣợc sử dụng một phần hay toàn bộ khối lƣợng bảo hộ xác lập theo văn bằng bảo hộ. Ngồi ra, các bên cũng có thể thỏa thuận về giới hạn hành vi sử dụng mà bên đƣợc chuyển quyền đƣợc phép thực hiện: đƣợc thực hiện một số hành vi sử dụng thuộc độc quyền của bên giao hay đƣợc thực hiện tất cả các hành vi sử dụng.
- Căn cứ chuyển giao: Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng chỉ phát sinh hiệu lực pháp lý nếu bên chuyển quyền có tƣ cách chuyển quyền sử dụng. Nếu bên chuyển quyền là chủ sở hữu thì hợp đồng phải xác định rõ văn bằng bảo hộ thuộc sở hữu của bên chuyển quyền (tên văn bằng bảo hộ, số văn bằng, ngày cấp, thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ). Nếu bên chuyển quyền là chủ thể đƣợc nhận chuyển giao quyền theo một hợp đồng khác thì cần xác định rõ hợp đồng, hiệu lực cũng nhƣ phạm vi của hợp đồng chuyển quyền đó.
- Phạm vi chuyển quyền sử dụng: Điều khoản về phạm vi chuyển giao chỉ rõ: điều kiện giới hạn quyền sử dụng của bên nhận quyền (dạng sử dụng độc quyền hay không độc quyền); phạm vi đối tƣợng mà bên nhận quyền đƣợc sử dụng (toàn bộ hay một phần khối lƣợng bảo hộ đƣợc xác lập theo văn bằng bảo hộ); giới hạn hành vi sử dụng của bên nhận quyền (đƣợc thực hiện toàn bộ hay một số hành vi sử dụng).
- Giới hạn lãnh thổ: Điều khoản về giới hạn lãnh thổ xác định phạm vi về mặt khơng gian, trong đó bên nhận quyền đƣợc phép tiến hành việc sử dụng đối tƣợng sở hữu công nghiệp. Các bên có thể thỏa thuận bên nhận quyền đƣợc phép sử dụng đối tƣợng trong một phần hay toàn bộ lãnh thổ Việt Nam hoặc giới hạn trong một không gian nhất định.
- Thời hạn hợp đồng: Điều khoản về thời hạn xác định khoảng thời gian mà bên đƣợc chuyển quyền đƣợc phép sử dụng đối tƣợng SHCN theo hợp đồng. Thời hạn hợp đồng phải phụ thuộc thời hạn bảo hộ đối tƣợng SHCN hoặc nếu hợp đồng sử dụng thứ cấp thì thời hạn của nó phải trong thời hạn của hợp đồng chính.
- Giá chuyển giao quyền sử dụng và phƣơng thức thanh tốn: “Giá” hoặc “chi
phí” để có đƣợc quyền sử dụng đối tƣợng SHCN phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm
bản chất và thời hạn bảo hộ của đối tƣợng, pham vi sử dụng, dạng hợp đồng cũng nhƣ kỹ năng đàm phán của các bên.
Ngoài ra, trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tƣợng sở hữu công nghiệp, các bên cũng cần thỏa thuận thêm về quyền và nghĩa vụ của các bên, sửa đổi, đình chỉ, vơ hiệu hợp đồng và giải quyết tranh chấp.
f. Hình thức và hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền s dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tƣợng SHCN phải đƣợc lập thành văn bản. Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp đƣợc xác lập trên cơ sở đăng ký bao gồm sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn và nhãn hiệu, hợp đồng sử dụng đối tƣợng SHCN có hiệu lực theo thoả thuận giữa các bên, nhƣng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã đƣợc đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nƣớc về quyền sở hữu công nghiệp.