5 Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanhtra bộ, quyết định số 41/QĐ-TTra, ngày 07 tháng 07 năm 2011.
4.2.1. Một số kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp
thương mại của doanh nghiệp
Quá trình nghiên cứu các quy định của pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp, chúng tôi xin đề xuất một số kiến nghị cần sửa đổi quy định pháp luật như sau:
Một là, việc đặt tên doanh nghiệp.
Theo quy định của điều 39 Luật DN 2014 được quy định cụ thể, song theo hướng dẫn của thông tư số 10/2014/TT – BVHTTDL của Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch ngày 01 tháng 10 năm 2014 về hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc, theo chúng tôi quy định này hiện nay chưa phù hợp và cần sửa đổi theo hướng sau: tại điều 2 của thông tư cần bỏ cụm từ “sử dụng tên doanh nghiêp trùng tên danh nhân là vi phạm truyền thống lịch sử của dân tộc” vì có nhiều ý kiến trong đó có tác giả cho rằng doanh nghiệp có thể sử dụng tên doanh nhân để đặt tên cho doanh nghiệp của mình đó là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp để tưởng nhớ công lao của các vị danh nhân, để ghi nhận, vinh danh, quy định này còn được ghi nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Hai là, căn cứ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHTT.
Xử phạt vi phạm hành chính là xử lý hành vi xâm phạm trật tự công, quyền quản lý nhà nước về SHTT, nên không cần xem xét đến yếu tố có gây thiệt hại hay không. Nếu hành vi xâm phạm có gây thiệt hại cho cá nhân thì phải giải quyết thông qua vụ án dân sự để đòi bồi thường. Việc đưa điều kiện “gây thiệt hại” vào điều này gây khó khăn cho quá trình thực thi. Do vậy, cần sửa lại
khoản 1 Điều 211 Luật SHTT bằng cách loại bỏ yêu tố “gây thiệt hại” như là căn cứ để xử phạt vi phạm hành chính.
Ba là, quy định về hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại.
Hiện nay quy định tại khoản 2, Điều 129 Luật SHTT còn có các thiếu sót sau: (i) chưa xác định rõ tên thương mại bị xâm phạm phải là tên thương mại được bảo hộ (đáp ứng các điều kiện bảo hộ quy định tại Điều 78 Luật SHTT); (ii) chưa bao gồm các hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại để xưng danh trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện trong các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện cung cấp dịch vụ, phương tiện quảng cáo. (Chức năng chính của tên thương mại là để phân biệt chủ thể kinh doanh này với chủ thể kinh doanh khác). Do vậy, đề nghị chỉnh sửa nội dung khoản 2 Điều 129 Luật SHTT như sau: “Điều 129. Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý…
2. Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại được bảo hộ của người khác để xưng danh trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện trong các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sản phẩm, hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện cung cấp dịch vụ, phương tiện quảng cáo gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại”[101].
Hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại theo quy định tại Khoản 2, Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ được xử phạt theo Điều 11 Nghị định 99/2013/NĐ-CP. Tại Điểm d Khoản 17 Điều 11 quy định về biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi này là “Buộc thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp”. Tuy nhiên, việc đăng ký và thu hồi tên doanh nghiệp được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và thuộc quyền quản lý của Sở kế hoạch và đầu tư hoặc Ủy ban Nhân dân.
Từ những khó khăn, vướng mắc nêu trên cho thấy sự cần thiết phải xây dựng được một cơ chế phối hợp thống nhất và đồng bộ giữa các cơ quan quản lý liên quan để đảm bảo hiệu lực thi hành pháp luật.
Bốn là, cần sửa đổi khoản 21 điều 4 Luật SHTT Việt Nam.
“Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh”. Nên bỏ cụm từ “khu vực kinh doanh” vì hiện nay theo quy định này khu vực kinh doanh được hiểu là nơi doanh nghiệp có bạn hàng, có danh tiếng, do vậy rất khó xác định được khu vực kinh doanh của doanh nghiệp ở phạm vi nào một địa phương hay cả nước hay cả nước ngoài, hơn nữa tên thương mại lại được bảo hộ tự động dựa trên cơ chế sửa dụng để có được nên việc tra cứu các thông tin về tên thương mại để giảm việc nhầm lẫn hoặc trùng theo khu vực mà hiện nay Luật SHTT xác định là rất khó; chính vì vậy, nên để khu vực xác định theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Năm là, cần bổ sung quy định mới quy định cụ thể điều kiện để bảo hộ nhãn hiệu từ tên thương mại và tên doanh nghiệp.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, tên doanh nghiệp được cấp trên cơ sở giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tên thương mại được bảo hộ trên cơ sở tự động không phải đăng ký bảo hộ, nhưng nhãn hiệu muốn bảo hộ thì phải đăng ký và có thời hạn sử dụng cụ thể. Do vậy, để giảm tình trạng trùng hoặc nhầm lẫn giữa tên thương mại và nhãn hiệu thì cần có quy định cụ thể “trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng tên thương mại là nhãn hiệu thì phải đăng ký bảo hộ” theo quy định của pháp luật về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu và khi có tranh chấp giữa các chủ thể về tên thương mại và nhãn hiệu thì cơ quan nào sẽ có thẩm quyền giải quyết cũng cần được xác định cụ thể. Hơn nữa, pháp luật hiện nay không cho phép chuyển giao quyền sử dụng đối với tên thương mại mà tên thương mại chỉ được chuyển nhượng khi chuyển nhượng cùng với cơ sở sản xuất, nhưng việc chuyển nhượng nhãn hiệu thì thực hiện tự do không kèm theo điều kiện ràng buộc. Vậy khi doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu là tên thương mại thì việc chuyển nhượng này cần được quy định rõ ràng hơn.
Thẩm định tài sản trí tuệ một cách có cơ sở và đáng tin cậy theo tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với Việt Nam, trong đó đặc biệt là tài sản thương hiệu trong đó có tên thương mại, từ đó tạo điều kiện để các doanh nghiệp góp vốn hợp tác, kinh doanh chuyển nhượng các tài sản trí tuệ một cách thuận lợi như các tài sản khác [44, tr.292-295].
Hiện nay, chưa có một văn bản quốc tế nào điều chỉnh việc định giá tài sản trí tuệ , vì vậy việc định giá chủ yếu vẫn được thực hiện theo hướng dẫn về định giá các tài sản vô hình số 4 do hội đồng định giá quốc tế [48] (IVSC) công bố, hướng dẫn này được coi là một tài liệu mang tính tham khảo chung.
Ở Việt Nam, các quy định về định giá tài sản trí tuệ còn khá sơ sài, các văn bản pháp luật hầu như không điều chỉnh trực tiếp vấn đề định giá tài sản trí tuệ mà chỉ đề cập tới các quy định mang tính chất nguyên tắc về cách thức dựa trên tính toán của tài sản vô hình trong đó bao gồm cả tài sản trí tuệ. Ngay cả trong Luật SHTT 2005 được sửa đổi bổ sung 2009 và các văn bản chuyên ngành cũng chưa có một quy định cụ thể nào về định giá tài sản trí tuệ.
Theo thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 Thẩm định giá tài sản vô hình đã hướng dẫn cách thức thẩm định giá tài sản vô hình. Do vậy, việc xác định giá trị thương hiệu là để góp phần xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp khi doanh nghiệp cổ phần hóa “Giá trị thương hiệu được xác định trên cơ sở các chi phí thực tế cho việc tạo dựng và bảo vệ nhãn hiệu, tên thương mại trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp”[14]. Theo quy định của thông tư này thì cách tính giá trị của tên thương mại dựa theo phương pháp chi phí quá khứ [87] và giá trị thương hiệu được hình thành từ giá trị nhãn hiệu và tên thương mại.
Quy định này là chưa phù hợp, theo tác giả không nên quy định giá trị “thương hiệu” là căn cứ để xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa mà để phù hợp với quy định của Luật SHTT thì nên quy định giá trị của tên thương mại
là căn cứ để các định giá trị doanh nghiệp vì “thương hiệu” không phải là một đối tượng của quyền SHTT.
Ngoài ra, nghị định cũng cần quy định về các phương pháp định giá như đã đề cập ở các nội dung trước để các chủ thể có thể lựa chọn phương pháp phù hợp với điều kiện của mình.
Trong thời gian tới, Việt Nam cần xây dựng một văn bản quy phạm pháp luật về định giá tài sản trí tuệ để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.
Bảy là, bổ sung quy định về các đối tượng của quyền SHTT để áp dụng biện pháp bảo vệ hình sự.
Biện pháp hình sự được áp dụng để xử lý hành vi vi phạm trong trường hợp hành vi đó có yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự. Cá nhân thực hiện hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự. Bộ Luật hình sự năm 2015 đã quy định rõ về khung giá trị vi phạm để xử phạt, quy định thêm về chủ thể là pháp nhân thương mại. Tuy nhiên, trong điều 226 về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mới chỉ liệt kê hai đối tượng được bảo vệ là nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý, còn những đối tượng khác chưa được ghi nhận sẽ gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình áp dụng, do vậy, cần bổ sung các đối tượng còn lại của quyền sở hữu công nghiệp trong đó có tên thương mại. Trên thực tế thông qua những hành vi xâm phạm đó có thể xác định các yếu tố cấu thành tội phạm như sau: Quyền đối với tên thương mại là một khách thể được pháp luật bảo vệ, vì vậy khi khách thể này bị xâm phạm mà hành vi xâm phạm đó là do lỗi của chủ thể thực hiện hành vi, gây ra hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho chủ sở hữu tên thương mại, cho người tiêu dùng và cho xã hội thì chủ thể thực hiện hành vi đó cần phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.