2.1.1. Khái niệm nhãn hiệu
Theo Điều 4.16 Luật SHTT 2005 “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân
biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.” Khái niệm nhãn hiệu trong Luật SHTT 2005 đã được định nghĩa một cách rất khái quát, theo đó, nhãn hiệu được định nghĩa theo chức năng - dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Định nghĩa mới về nhãn hiệu có ba sự thay đổi rõ rệt so với định nghĩa được đưa ra trong Bộ luật Dân sự 1995. Tại Điều 785
Bộ luật Dân sự 1995 nhãn hiệu được định nghĩa: “Nhãn hiệu hàng hóa là những
dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.” So với định nghĩa nhãn hiệu trong Bộ luật Dân sự 1995 thì định nghĩa trong Luật SHTT 2005 đã thay thế từ “nhãn hiệu” cho từ “nhãn hiệu hàng hóa”, không đưa vào định nghĩa các dấu hiệu cụ thể được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu và mở rộng hơn chức năng của nhãn hiệu. Thuật ngữ “nhãn hiệu hàng hóa” sử dụng trong Bộ luật Dân sự 1995 trong thực tiễn tỏ ra khó tiếp cận đối với công chúng và dễ gây hiểu lầm là đối tượng này chỉ sử dụng cho hàng hóa mà không sử dụng cho dịch vụ. Hơn nữa, trong hệ thống pháp luật Việt Nam còn tồn tại khái niệm “nhãn hàng hóa” – là các tập hợp các thông tin về chức năng, công dụng, địa điểm sản xuất, chất lượng, hạn sử dụng… của hàng hóa. Sự tồn tại hai khái niệm “nhãn hiệu hàng hóa” và “nhãn hàng hóa” rất dễ gây nhầm lẫn cho công chúng cũng như cho chính các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thực thi pháp luật. Xuất phát từ các lý do nêu trên mà thuật ngữ “nhãn hiệu” đã được đưa ra trong luật SHTT 2005. Ngoài ra, việc sử dụng thuật ngữ “nhãn hiệu” còn phù hợp với thực tế có nhiều
loại nhãn hiệu khác nhau được quy định trong luật. Việc không đưa vào định nghĩa nhãn hiệu các dấu hiệu được bảo hộ dưới danh nghĩa là nhãn hiệu cũng là điểm hợp lý vì các nhà làm luật đã lựa chọn cách định nghĩa nhãn hiệu theo chức năng, không định nghĩa theo điều kiện bảo hộ. Một điểm mới nổi bật trong định nghĩa nhãn hiệu theo Luật SHTT 2005 là chức năng của nhãn hiệu đã được mở rộng đúng với thực tiễn, nhãn hiệu không chỉ dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại nữa mà dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ nói chung. Phần mở rộng này phù hợp với quy định liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng. Trong trường hợp một người sử dụng nhãn hiệu tương tự với một nhãn hiệu nổi tiếng, dù hàng hóa, dịch vụ của họ có khác loại với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng thì hai nhãn hiệu đó vẫn bị coi là tương tự và nhãn hiệu của họ sẽ bị coi là không có khả năng phân biệt do việc sử dụng nhãn hiệu có thể gây cho người tiêu dùng nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ hoặc làm ảnh hưởng tới danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng.
2.1.2. Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu
2.1.2.1. Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ
Đối chiếu với chức năng của nhãn hiệu thì bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể kinh doanh khác nhau đều có thể
được coi là nhãn hiệu. Điều 15 Hiệp định TRIPS quy định “Bất kỳ một dấu hiệu,
hoặc tổ hợp các dấu hiệu nào, có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hóa hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác, đều có thể làm nhãn hiệu hàng hóa. Các dấu hiệu đó, đặc biệt là các từ, kể cả tên riêng, các chữ cái, chữ số, các yếu tố hình họa và các tổ hợp các màu sắc cũng như tổ hợp bất kỳ của các dấu hiệu đó, phải có khả năng được đăng ký là nhãn hiệu…. Các Thành viên có thể quy định rằng điều kiện để được đăng ký là các dấu hiệu phải là dấu hiệu nhìn thấy được.” [17] Điều 72 của Luật SHTT 2005 quy định nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng đầy đủ hai điều kiện sau [36]:
- Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.
- Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.
Điều kiện đầu tiên để một dấu hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu là phải “nhìn thấy được”. Bằng quy định này luật đã loại bỏ khả năng bảo hộ cho các dấu hiệu đặc biệt như dấu hiệu mùi, dấu hiệu âm thanh gọi chung là “dấu hiệu không nhìn thấy được”. Trên thế giới, các nước EU, Mỹ có quy định về việc bảo hộ nhãn hiệu là các dấu hiệu không nhìn thấy được, tuy nhiên việc bảo hộ các dấu hiệu này không thông dụng và khó thực hiện trên thực tế, hơn nữa điều ước quốc tế cũng không bắt buộc phải bảo hộ các dấu hiệu này do đó Luật SHTT 2005 đã loại trừ các dấu hiệu không nhìn thấy được ra khỏi các dấu hiệu được bảo hộ dưới danh nghĩa là nhãn hiệu.
Nhãn hiệu để được bảo hộ nhất định phải có khả năng phân biệt. Khả năng phân biệt chính là yếu tố quan trọng nhất để một dấu hiệu được coi là nhãn hiệu. Trên thực tế, việc đánh giá tính phân biệt của một nhãn hiệu là một vấn đề rất phức tạp. Các quy định của TRIPS, pháp luật của hầu hết các nước đều không định nghĩa thế nào là tính phân biệt của nhãn hiệu mà chỉ quy định các dấu hiệu không có khả năng phân biệt. Tuy vậy, khái niệm về tính phân biệt được hiểu nhất quán trong thực tiễn áp dụng pháp luật của các nước là khả năng của nhãn hiệu giúp cho người tiêu dùng xác định được nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.
Trước khi Luật SHTT được ban hành, trong Điểm 6.1 Nghị định 63/CP [9]
có quy định một yêu cầu đối với nhãn hiệu là phải “được tạo thành từ một số yếu
tố độc đáo…” hoặc “từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể độc đáo”. Quy định này bộc lộ điểm bất hợp lý là thực tế nhãn hiệu có chức năng dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể kinh doanh khác nhau nên bất kỳ dấu hiệu nào miễn là có khả năng phân biệt thì có thể làm nhãn hiệu không cần quan tâm
đến dấu hiệu đó có độc đáo hay không. Việc dấu hiệu đó độc đáo chỉ góp phần làm cho người tiêu dùng dễ dàng tiếp nhận và ghi nhớ chứ không quyết định khả năng phân biệt của dấu hiệu. Chính vì thế, hiện nay quy định về “tính độc đáo” đã bị loại bỏ khỏi quy định về khả năng phân biệt của nhãn hiệu.
So với các quy định trước đây về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu thì luật SHTT 2005 đã khắc phục được sự nhầm lẫn giữa khả năng phân biệt của nhãn hiệu với các dấu hiệu không được bảo hộ dưới danh nghĩa là nhãn hiệu. Khả năng phân biệt của nhãn hiệu làm cho nhãn hiệu thực hiện được chức năng phân biệt. Các dấu hiệu không được bảo hộ dưới danh nghĩa là nhãn hiệu có thể có khả năng phân biệt nhưng do chính sách bảo hộ của Nhà nước mà không được chấp nhận bảo hộ.
2.1.2.2. Khả năng phân biệt của nhãn hiệu
Để được coi là có khả năng phân biệt, theo điều 74 Luật SHTT 2005 dấu hiệu phải được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp sau [36]:
a) Hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu;
b) Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hoá, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến;
c) Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
d) Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh;
đ) Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Luật này;
e) Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
g) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên;
h) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật này;
i) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng;
k) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;
việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá;
m) Dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh nếu dấu hiệu được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó;
n) Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.
Các tiêu chí nêu trên đã xác định tính phân biệt của nhãn hiệu theo cấu trúc nhãn hiệu mà không theo khả năng nhận thức của người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp các tiêu chí này đã để ngỏ khả năng nhãn hiệu đạt được tính phân biệt thông qua quá trình sử dụng. Như vậy, nhận thức của người tiêu dùng vẫn luôn được coi là tiêu chí quan trọng nhất khi đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu. Nếu người tiêu dùng nhận thấy một dấu hiệu là phân biệt được thì dấu hiệu đó sẽ được coi là có khả năng phân biệt và có khả năng được bảo hộ.
Khả năng phân biệt của nhãn hiệu được xác định thông qua “khả năng tự
phân biệt” và “khả năng phân biệt với các dấu hiệu khác” khi thực hiện chức năng phân biệt hàng hóa và dịch vụ của các chủ thể kinh doanh. Vấn đề này sẽ được chúng tôi tập trung phân tích thông qua các quy định cụ thể nêu trên bằng các trường hợp cụ thể sau:
Khả năng tự phân biệt của nhãn hiệu
Theo quy định tại Điều 74 Luật SHTT, khả năng phân biệt của nhãn hiệu trước tiên được quy định bởi chính cấu trúc của nhãn hiệu, đó là nhãn hiệu phải “được tạo thành từ một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ”. Nhãn hiệu là yếu tố tác động vào nhận thức của người tiêu dùng để thông qua nó người tiêu dùng nhận biết được nguồn gốc của sản phẩm, dịch vụ. Chính bởi điều đó nên nhãn hiệu cần phải
“dễ nhận biết, dễ ghi nhớ” để người tiêu dùng có khả năng nhận biết và ghi nhớ một cách dễ dàng. Những trường hợp sau nhãn hiệu bị coi là không có khả năng tự phân biệt:
Trường hợp 1: Nhãn hiệu được tạo thành từ hình, hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, hình và chữ kết hợp nhưng quá phức tạp dể có thể nhận biết và ghi nhớ
Về cơ bản, quy định liên quan đến vấn đề này không có điểm khác biệt nào so với quy định trước đó trong Nghị định 63 CP tuy nhiên Thông tư 01 đã quy định chi tiết các trường hợp này khiến cho thực tiễn áp dụng có những khác biệt nhất định so với trước khi Luật SHTT 2005 được ban hành. Điểm 39.3 Thông tư 01 quy định các trường hợp sau bị coi là không có khả năng phân biệt [7]:
- Dấu hiệu hình là hình hình học phổ thông như hình tròn, hình elip, tam giác, tứ giác… hoặc hình vẽ đơn giản; hình vẽ, hình ảnh chỉ được sử dụng làm nền hoặc đường nét trang trí sản phẩm, bao bì sản phẩm;
- Hình vẽ, hình quá rắc rối phức tạp khiến cho người tiêu dùng không dễ nhận thức và không dễ ghi nhớ được đặc điểm của hình như gồm quá nhiều hình ảnh, đường nét kết hợp hoặc chồng lên nhau;
- Ký tự thuộc ngôn ngữ mà người tiêu dùng Việt Nam có hiểu biết thông thường không thể nhận biết và ghi nhớ được (không đọc được, không hiểu được, không nhớ được) như ký tự không có nguồn gốc La-tinh: chữ ả rập, chữ Slavơ, chữ Phạn, chữ Trung Quốc, chữ Nhật, chữ Triều Tiên, chữ Thái…; trừ khi ký tự thuộc ngôn ngữ trên đi kèm với các thành phần khác tạo nên tổng thể có khả năng phân biệt hoặc được trình bày dưới dạng đồ họa hoặc dạng đặc biệt khác;
- Mặc dù là ký tự nguồn gốc La-tinh nhưng dấu hiệu chỉ bao gồm một chữ cái hoặc chỉ bao gồm chữ số, hoặc mặc dù có hai chữ cái nhưng không thể đọc được như một từ - kể cả khi có kèm theo chữ số; trừ trường hợp các dấu hiệu đó được trình bày dưới dạng đồ họa hoặc dạng đặc biệt khác;
- Một tập hợp quá nhiều chữ cái hoặc từ ngữ khiến cho không thể nhận biết và ghi nhớ được như một dãy quá nhiều ký tự không được sắp xếp theo một trật