-Về quyền nộp đơn: như đã trình bày và phân tích ở mục 2.2.1, quy định về quyền đăng ký nhãn hiệu theo Điều 87 Luật SHTT còn có điểm chưa phù hợp, chưa tính đến chủ thể là các tổ chức, cá nhân “có dự định” sản xuất, kinh doanh cho “hàng hóa sẽ được sản xuất” hoặc “dịch vụ sẽ được cung cấp”. Nội dung này thực ra đã được quy định trong Nghị định 63CP nhưng đến Luật SHTT thì bị loại bỏ. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi thì nên giữ lại vì những lo ngại dẫn đến việc loại bỏ đối tượng này có thể được giải quyết bằng các quy định khác đã có trong luật. Chúng ta đều biết, mục đích của quy định này nhằm hạn chế tình trạng “đăng ký chiếm chỗ” của nhãn chủ thể không có nhu cầu thực sự. Nhưng trên thực tế, chúng ta hoàn toàn có thể loại bỏ nguy cơ này bằng cách sử dụng quy định về việc hủy bỏ nhãn hiệu do không sử dụng trong 5 năm liên tục hoặc không trung thực khi nộp đơn. Hơn nữa, có những sản phẩm như dược phẩm, quá trình nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm trước khi được sản xuất đại trà thường kéo dài nhiều năm, nếu chờ đến khi ra sản phẩm mới được phép đăng ký nhãn hiệu thì có thể nhãn hiệu đã bị người khác đăng ký mất. Mặt khác, trong quá trình thử nghiệm nhà sản xuất cũng có nhu cầu quảng cáo sản phẩm, việc quy định hạn chế đăng ký như vậy khiến cho nhà sản xuất mất đi cơ hội đăng ký nhãn hiệu. Do vậy, nên bổ sung Điều 87 theo hướng cho phép chủ thể “có dự định” sản xuất,
kinh doanh cho “hàng hóa sẽ được sản xuất” hoặc “dịch vụ sẽ được cung cấp” được phép đăng ký nhãn hiệu với điều kiện phải cung cấp bằng chứng chứng minh “dự định đó là thực sự” và trong một thời hạn nhất định phải chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu nếu không nhãn hiệu sẽ bị hủy bỏ.
-Về nguyên tắc nộp đơn đầu tiên: Luật SHTT 2005 và Luật SHTT sửa đổi năm 2009 đã khắc phục được thiếu sót bộc lộ trong quá trình áp dụng trên thực tế liên quan đến việc đăng ký các nhãn hiệu của cùng một chủ, theo đó, không cho phép cùng một chủ thể đăng ký các nhãn hiệu trùng dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau vào các thời điểm khác nhau, nếu tình huống đó xảy ra thì nguyên tắc nộp đơn đầu tiên sẽ được sử dụng để từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho đơn nộp sau. Tuy nhiên, luật sửa đổi vẫn chưa đề cập đến trường hợp đơn nộp sau cho nhãn hiệu trùng của cùng một chủ nhưng sử dụng cho sản phẩm, dịch vụ có danh mục hẹp hơn danh mục trong đơn đã được bảo hộ trước. Trường hợp này thực chất phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu đăng ký đã hoàn toàn nằm trong phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu đăng ký trước, do vậy, việc xác lập độc quyền cho đơn nộp sau không còn ý nghĩa. Vì vậy, cần bổ sung vào Điều 90 nội dung về việc không chấp nhận việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của cùng chủ trùng với nhãn hiệu của chính chủ đó đã được bảo hộ trước trong trường hợp danh mục sản phẩm/dịch vụ trong đơn nộp sau có phạm vi hẹp hơn danh mục sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ trước đó.
-Về tiêu chuẩn bảo hộ
Cần sửa lại Điều 74.2e Luật SHTT theo hướng loại bỏ nội dung liên quan đến nhãn hiệu liên kết. Điều 74.2e quy định về trường hợp phổ biến nhất khi đánh giá khả năng bảo hộ của một nhãn hiệu, đó là đánh giá khả năng phân biệt của dấu hiệu đang xem xét với nhãn hiệu đang được bảo hộ. Trong luật SHTT thuật ngữ “nhãn hiệu liên kết” lần đầu tiên được sử dụng. Theo tiêu chí này thì nhãn hiệu sẽ không được coi là có khả năng phân biệt nếu không phải là nhãn hiệu liên kết với nhãn hiệu đã được bảo hộ trước đó của cùng một chủ và trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ
trùng hoặc tương tự. Cách thể hiện mới rắc rối hơn và không hợp lý. Theo khoản
19 Điều 4 Luật SHTT “nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể
đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau”. Để hướng dẫn việc áp dụng luật liên quan đến nhãn hiệu liên kết, Thông tư 01 [18] tại Điểm 37.4b)(i)(iii) đã nêu rõ
“Trong trường hợp yếu tố liên kết là nhãn hiệu (tương tự với nhãn hiệu khác của chính người nộp đơn dùng cho cùng một hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng cho các hàng hóa, dịch vụ tương tự nhau) thì phải chỉ rõ trong số các nhãn hiệu liên kết đó có nhãn hiệu nào được coi là cơ bản hay không, nếu có thì là nhãn hiệu nào”
và “Nếu người nộp đơn không chỉ rõ nhãn hiệu cơ bản hoặc hàng hóa dịch vụ cơ bản thì tất cả các nhãn hiệu và tất cả các hàng hóa, dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu nêu trong đơn của người nộp đơn được coi là độc lập với nhau. Việc đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu nêu trong đơn sẽ không được áp dụng ngoại lệ đối với nhãn hiệu liên kết…”. Theo quy định của luật, nhãn hiệu liên kết là nhãn hiệu của cùng một chủ sở hữu. Dù cho chủ nhãn hiệu không khai báo với cơ quan có thẩm quyền đó là các nhãn hiệu liên kết thì bản chất liên kết của chúng vẫn tồn tại một cách khách quan. Chức năng của nhãn hiệu là để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể kinh doanh khác nhau, do đó, đương nhiên nhãn hiệu của cùng một chủ không đặt ra vấn đề xem xét khả năng phân biệt giữa chúng. Xét về bản chất các nhãn hiệu liên kết đều là nhãn hiệu cơ bản, mỗi nhãn hiệu đều có vai trò ngang nhau trong việc phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác. Quy định trong Thông tư 01 về việc người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cần phải chỉ dẫn mối liên kết với các nhãn hiệu có trước và việc không thực hiện điều này khiến nhãn hiệu bị coi là độc lập với nhau khi đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu là không cần thiết và thực tế không thực hiện được trên thực tế. Dù Chủ đơn không chỉ dẫn mối liên kết giữa nhãn hiệu yêu cầu đăng ký và nhãn hiệu đã được bảo hộ trước đó của chính mình thì cơ quan có thẩm quyền cũng không thể từ chối bảo hộ nếu nhãn hiệu thỏa mãn các điều kiện bảo hộ khác vì nhãn hiệu đó đã thỏa mãn chức năng phân
biệt chủ nhãn hiệu với chủ thể khác theo quy định tại Điều 4 Luật SHTT. Khái niệm nhãn hiệu liên kết được đưa vào trong luật như hiện nay mang tính nửa vời, mối liên kết này chỉ được nhắc đến trong giai đoạn xác lập quyền mà trong thủ tục này như phân tích ở trên việc áp dụng là không khả thi. Việc xác định nhãn hiệu liên kết còn có thể liên quan tới việc xác định đối tượng chuyển giao, chuyển nhượng nhãn hiệu (việc chuyển giao, chuyển nhượng có thể thực hiện cho từng nhãn hiệu độc lập hay phải cho toàn bộ các nhãn hiệu liên kết?), xác định đối tượng bị hủy bỏ hiệu lực (một nhãn hiệu trong số các nhãn hiệu liên kết bị hủy bỏ có ảnh hưởng đến các nhãn hiệu liên kết khác hay không?)… nhưng những nội dung này không được đề cập trong luật hoặc các văn bản hướng dẫn dưới luật. Không nhiều nước có quy định về nhãn hiệu liên kết, ở những nước đã quy định thì có xu hướng loại bỏ quy định về loại nhãn hiệu này (VD: Nhật Bản…) và chỉ sử dụng như một thuật ngữ trong nghiên cứu. Qua phân tích ở trên, theo chúng tôi
cần sửa Điều 74.2e như sau: “Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm
lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký của người khác cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”.
Cần sửa nội dung Điều 74.2i theo hướng dấu hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt với nhãn hiệu nổi tiếng không chỉ giới hạn ở dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn mà mở rộng ra cả những dấu hiệu tương tự với điều kiện việc sử dụng dấu hiệu tương tự đó sẽ khiến khả năng phân biệt, danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng bị ảnh hưởng. Với nhãn hiệu thông thường, một dấu hiệu không được coi là có khả năng phân biệt nếu chúng tương tự đến mức gây nhầm lẫn, điều đó có nghĩa tương tự nhưng chưa đến mức gây nhầm lẫn vẫn được coi là có khả năng phân biệt. Nhãn hiệu nổi tiếng thì khác, nhãn hiệu nổi tiếng được người tiêu dùng ấn tượng và ghi nhớ một cách đặc biệt. Nhớ đến một nhãn hiệu nổi tiếng người tiêu dùng sẽ nhớ gắn với một hoặc một sản phẩm, dịch vụ
nhất định. Ví dụ, nhắc đến nhãn hiệu Louis Vuiton người ta sẽ nhớ đến sản phẩm túi xách thời trang, nhãn hiệu Honda nhớ đến sản phẩm ô tô, xe máy… Thực tế, trong nhiều trường hợp, người tiêu dùng không hề nhầm lẫn về nguồn gốc cũng như hiểu sai lệch về mối quan hệ giữa chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng và chủ nhãn hiệu tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng. Nhưng việc sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng cho sản phẩm trùng, tương tự hoặc thậm chí là khác biệt ngoài việc có thể khiến người tiêu dùng nhầm lẫn về nguồn gốc thì có thể không nhầm lần về nguồn gốc nhưng khiến cho khả năng phân biệt và danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiêng bị suy giảm. Người tiêu dùng sẽ không còn nhớ đến nhãn hiệu nổi tiếng gắn với sản phẩm cụ thể của một chủ thể cụ thể là chủ nhãn hiệu nổi tiếng nữa. Trong trường hợp này không hẳn là uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng bị lợi dụng vì bản thân người tiêu dùng không nhầm lẫn nhưng tính độc đáo, ấn tượng của nhãn hiệu nổi tiếng bị lu mờ.
Cần bổ sung tiêu chuẩn đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu với đối tượng được bảo hộ theo quy định về quyền tác giả. Như đã trình bày ở trường hợp 10 mục 2.1.2.1. đối tượng được bảo hộ theo quy định về quyền tác giả cũng có thể được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu, do vậy khả năng xung đột quyền vẫn có thể xảy ra. Về nguyên tắc nếu không quy định nội dung này trong luật chúng ta vẫn hoàn toàn có thể áp dụng quy định khác trong luật để giải quyết tình huống này, cụ thể là sử dụng Khoản 2 Điều 7 Luật SHTT. Tuy nhiên, để đảm bảo sự hợp lý thì nếu chúng ta đã quy định nội dung đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu với các đối tượng SHTT khác có khả năng gây xung đột quyền như tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp thì cần thiết phải bổ sung nội dung liên quan đến quyền tác giả vào trong luật.