Thủ tục nộp đơn
Một nhãn hiệu muốn được đăng ký quốc tế theo Thỏa ước Madrid trước hết phải được bảo hộ ở Việt Nam, tức nhãn hiệu đó đã được Cục Sở hữu
trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Trong trường hợp này, đăng ký ở Việt Nam được gọi là đăng ký quốc gia và Việt Nam được gọi là nước xuất xứ. Nếu một pháp nhân Việt Nam đang có hoạt động sản xuất kinh doanh ở một nước là thành viên của Thỏa ước Madrid, ví dụ như Liên bang Nga, nếu muốn nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa thì trước hết nhãn hiệu đó phải được đăng ký tại Liên Bang Nga, khi đó Liên Bang Nga được gọi là nước xuất xứ.
Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa nhất thiết phải được làm bằng tiếng Pháp và nộp cho Văn phòng quốc tế của WIPO ở Thụy Sĩ thông qua cơ quan đăng ký quốc gia. Những đơn quốc tế do người nộp đơn trực tiếp nộp cho Văn phòng quốc tế mà không thông qua cơ quan đăng ký quốc gia sẽ không được chấp nhận và sẽ bị gửi trả lại cho người nộp đơn.
Khi kê khai danh mục hàng hóa, dịch vụ trong đơn quốc tế cần lưu ý: danh mục hàng hóa, dịch vụ liệt kê trong đơn quốc tế chỉ có thể giống hoặc thu hẹp hơn chứ không được phép bổ sung thêm so với danh mục hàng hóa, dịch vụ nêu trong đăng ký quốc gia.
Tại thời điểm nộp đơn quốc tế cho Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn phải nộp một khoản lệ phí xử lý đơn quốc tế (bằng đồng Việt Nam) cho Cục Sở hữu trí tuệ. Sau khi đơn quốc tế được Cục Sở hữu trí tuệ xử lý (kiểm tra đối chiếu các thông tin trong đơn với đăng ký nhãn hiệu trong đăng bạ quốc gia, kiểm tra hình thức đơn, đóng dấu xác nhận của Cục Sở hữu trí tuệ…) và gửi cho Văn phòng quốc tế, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đồng thời thông báo cho người nộp đơn lệ phí đăng ký quốc tế mà người nộp đơn phải trả (được tính bằng France Thụy Sĩ), địa chỉ và tài khoản của WIPO. Khoản lệ phí cụ thể được tính căn cứ vào nhiều yếu tố ví dụ nhãn hiệu xin đăng ký là nhãn hiệu đen trắng hay nhãn hiệu màu, số nhóm sản phẩm xin đăng ký và số nước chỉ định yêu cầu bảo hộ. Sau khi nhận được thông báo, người nộp đơn phải trực tiếp thanh toán khoản lệ phí nộp đơn cho Văn phòng quốc tế. Hình thức thanh
toán có thể bằng chuyển khoản hoặc séc. Lệ phí đăng ký quốc tế có thể được tham khảo ở website: www.wipo.org/madrid/en/fees.
Xử lý đơn
Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan đăng ký quốc gia của Việt Nam có thẩm quyền tiếp nhận đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa theo Thỏa ước Madrid. Sau khi nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xác nhận ngày nộp đơn ở Việt Nam của đơn quốc tế, sau đó tiến hành kiểm tra và xác nhận các thông tin nêu trong đơn là đúng với các thông tin tương ứng trong đăng bạ quốc gia. Sau đó đơn quốc tế sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho Văn phòng Quốc tế ở Giơ ne vơ trong vòng 2 tháng kể từ ngày nộp đơn.
Trong thời hạn từ 3 đến 5 tháng kể từ ngày Văn phòng quốc tế nhận được đơn, đơn quốc tế được kiểm tra xem có đáp ứng đủ các yêu cầu hình thức hay không, các sản phẩm, dịch vụ có được phân loại đúng hay không. Văn phòng quốc tế không xét nghiệm xem nhãn hiệu trong đơn có đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ hay không, hoặc nhãn hiệu có trùng lặp hay tương tự với nhãn hiệu quốc tế khác đã đăng ký hay không mà việc xét nghiệm này thuộc nhiệm vụ của các cơ quan đăng ký quốc gia của các nước được chỉ định.
Nếu đơn không có gì sai sót và đáp ứng mọi yêu cầu, Văn phòng quốc tế sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu Quốc tế, đăng ký nhãn hiệu vào Đăng bạ Quốc tế, công bố đăng ký quốc tế trên Công báo quốc tế về nhãn hiệu hàng hóa, đồng thời gửi hồ sơ đơn quốc tế đến các nước được chỉ định trong đơn để được xét nghiệm theo luật nhãn hiệu hàng hóa của từng nước.
Sau khi nhận được thông báo về yêu cầu bảo hộ của Văn phòng quốc tế, cơ quan đăng ký nhãn hiệu quốc gia của các nước được chỉ định sẽ tiến hành xét nghiệm nhãn hiệu trên cơ sở tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định của luật nhãn hiệu nước mình. Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của Văn phòng quốc tế, cơ quan
đăng ký quốc gia của nước chỉ định có quyền gửi cho Văn phòng quốc tế thông báo từ chối bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế tại lãnh thổ nước mình. Nếu sau thời hạn 12 tháng nói trên, Văn phòng quốc tế không nhận được thông báo từ chối thì nước đó mất quyền từ chối và nhãn hiệu đương nhiên được bảo hộ tại nước đó. Trong trường hợp nhãn hiệu theo đăng ký quốc tế bị từ chối ở một hay vài nước thì chỉ không được bảo hộ ở nước hay một vài nước đó và vẫn được bảo hộ ở các nước chỉ định khác nếu các nước đó không thông báo từ chối bảo hộ trong thời hạn 12 tháng.
Thời hạn hiệu lực và gia hạn hiệu lực của đăng ký nhãn hiệu
Đăng ký quốc tế theo Thỏa ước Madrid có hiệu lực trong vòng 20 năm kể từ ngày đăng ký quốc tế.
Đăng ký quốc tế có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 20 năm bằng việc nộp đơn xin gia hạn và lệ phí theo quy định. Trong vòng 06 tháng trước khi hết hạn hiệu lực, chủ sở hữu phải làm đơn xin gia hạn hiệu lực đăng ký quốc tế và nộp cho Văn phòng quốc tế thông qua Cục Sở hữu trí tuệ.
Mối liên hệ giữa đăng ký quốc tế và đăng ký quốc gia
Trong vòng 05 năm đầu tiên kể từ ngày đăng ký quốc tế, hiệu lực của nhãn hiệu đăng ký quốc tế bị phụ thuộc vào hiệu lực của nhãn hiệu đăng ký quốc gia ở nước xuất xứ. Tức là nếu nhãn hiệu đăng ký ở Việt Nam bị mất hiệu lực một phần hay toàn bộ thì đăng ký quốc tế của nhãn hiệu đó cũng bị mất hiệu lực một phần hay toàn bộ. Sau thời hạn 05 năm, nhãn hiệu đăng ký quốc tế mới trở nên độc lập với nhãn hiệu đăng ký quốc gia. Vì vậy, các doanh nghiệp cần chú ý đảm bảo hiệu lực của nhãn hiệu trong nước trong vòng 5 năm đầu để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của mình ở thị trường quốc tế.
Khi có những thay đổi liên quan đến đăng ký quốc tế như: chỉ định mở rộng thêm phạm vi bảo hộ nhãn hiệu ở những quốc gia thành viên khác;
giới hạn danh mục hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu; thay đổi về quyền sở hữu đối với nhãn hiệu; thay đổi tên và địa chỉ của chủ sở hữu…, chủ sở hữu phải ghi nhận sửa đổi đó tại Văn phòng quốc tế bằng cách nộp đơn yêu cầu ghi nhận sửa đổi thông qua Cục Sở hữu trí tuệ. Những thay đổi sau khi được ghi nhận sẽ được đăng trên Công báo về nhãn hiệu hàng hóa quốc tế của WIPO.
Chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký quốc tế có thể chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế cho cá nhân hoặc pháp nhân khác với điều kiện cá nhân hoặc pháp nhân chuyển nhượng phải đáp ứng một trong những điều kiện sau:
- Mang quốc tịch của nước là thành viên Thỏa ước Madrid; - Cư trú tại nước là thành viên Thỏa ước Madrid; hoặc
- Có cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động có hiệu quả ở nước là thành viên Thỏa ước Madrid.
Việc chuyển nhượng quyền sở hữu phải được ghi nhận ở Văn phòng quốc tế của WIPO.
Nhãn hiệu đăng ký quốc tế có thể bị hủy bỏ hoặc đình chỉ hiệu lực theo quy định pháp luật quốc gia của nước được chỉ định. Đăng ký quốc tế bị hủy bỏ ở nước nào thì chỉ bị mất hiệu lực ở nước đó và hiệu lực của đăng ký quốc tế đó không bị ảnh hưởng ở các nước chỉ định còn lại. Cơ quan đăng ký quốc gia sau khi hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu đăng ký quốc tế phải thông báo việc hủy bỏ đó cho Văn phòng quốc tế.
Ưu thế và nhược điểm của Thỏa ước Madrid
Ưu thế:
Việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid đưa ra một quy trình thủ tục đơn giản cho các chủ sở hữu bằng cách chỉ đăng ký một lần (một đơn, một ngôn ngữ, một lần trả lệ phí) cho tất cả các quốc gia thuộc Liên
minh Madrid. Điều này giúp cho các chủ sở hữu tiết kiệm được cả thời gian và chi phí khi đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài, tại một loạt các quốc gia khác.
Nhược điểm:
Thỏa ước Madrid chỉ cho phép nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ quốc tế khi nhãn hiệu đó đang được bảo hộ tại quốc gia xuất xứ. Mặt khác, đơn đăng ký theo Thỏa ước sẽ chỉ sử dụng duy nhất ngôn ngữ tiếng Pháp, vốn không phải là ngôn ngữ quốc tế thông dụng nhất. Ngoài ra, nguyên tắc "tấn công trung tâm" khiến các chủ nhãn hiệu đôi khi phải quan ngại. Một điểm bất lợi khi đăng ký theo Thỏa ước Madrid là các quốc gia có thị trường quan trọng đặc biệt đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam như Mỹ, Nhật Bản, các nước ASEAN… lại không là thành viên của Thỏa ước. Do vậy, mặc dù là thành viên của Thỏa ước nhưng khi cần bảo hộ nhãn hiệu tại các thị trường tiềm năng trên, doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải chuẩn bị từng đơn riêng cho từng quốc gia, và chi phí đương nhiên cũng phải tăng đáng kể.