Bên cạnh điều 8(2)(c) quy định về NHNT thì điều 8(5) của quy chế Nhãn hiệu Cộng đồng quy định các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu danh tiếng. Khác với các NHNT được bảo hộ tự động mà khơng cần đăng ký thì đối với các nhãn hiệu có danh tiếng vẫn phải đăng ký. Tuy nhiên, nhãn hiệu danh tiếng lại được sử dụng phổ biến trong pháp luật EU, thậm chí có thể thay thế khái niệm nhãn hiệu danh tiếng cho khái niệm NHNT.
Điều 8(5) của quy chế quy định như sau: Nhãn hiệu được nộp đơn sẽ không được đăng ký khi nhãn hiệu đó trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu có trước và được đăng ký cho hàng hóa hoặc dịch vụ khơng tương tự với hàng hóa mà nhãn hiệu có trước đã được đăng ký; trong trường hợp đối với nhãn hiệu cộng đồng có trước mà nhãn hiệu này có danh tiếng trong Cộng đồng và trong trường hợp của một nhãn hiệu quốc gia có trước mà nhãn hiệu đó có danh tiếng ở nước thành viên liên quan và khi việc sử dụng khơng có lí do hợp lý nhãn hiệu được nộp đơn đó có thể lợi thế khơng lành mạnh, hoặc gây bất lợi cho đặc tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu có trước đó…
Các điều kiện để áp dụng quy định của điều 8(5) là: (1) nhãn hiệu có danh tiếng trên lãnh thổ liên quan; (2) có các dấu hiệu trùng hoặc tương tự;
(3) sử dụng nhãn hiệu trong đơn CTM có thể dành lợi thế khơng lành mạnh, hay gây bất lợi cho tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu có trước;
Thứ nhất, nhãn hiệu có danh tiếng trên lãnh thổ liên quan
Danh tiếng không được định nghĩa trong Quy chế nhãn hiệu Cộng
đồng, tuy nhiên bản chất của nó được hiểu là yêu cầu về ngưỡng của sự hiểu biết, có đặc tính định lượng, giống như "nổi tiếng". Một nhãn hiệu đạt được đến mức độ có danh tiếng khi được phần lớn cơng chúng có liên quan biết đến. Điều quan trọng là việc kiểm tra danh tiếng được đơn giản hóa. Về ngun tắc khơng có nhu cầu phải chứng minh các khía cạnh khác như hình ảnh chất lượng, tính độc đáo, tính phân biệt cố hữu…mà chỉ cần chứng minh mức độ nhận biết phù hợp. Tuy nhiên, các khía cạnh bổ sung như vậy của danh tiếng về sau có thể có ý nghĩa quan trọng để chứng minh rằng yếu tố đó bị tổn hại.
Trong việc xác định công chúng biết đến nhãn hiệu hàng hóa. Tịa án liên bang đã chỉ thị trước đó, cơng chúng biết đến thương hiệu đã có được một danh tiếng trước đó là cơng chúng quan tâm đến các nhãn hiệu thương mại. Tùy thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ tiếp thị, hoặc là công chúng rộng lớn, hoặc của cộng đồng chuyên biệt hơn ví dụ thương nhân trong một lĩnh vực cụ thể" (như trong vụ General Motors.) Do đó, nếu hàng hoá và dịch vụ được đánh dấu là khối lượng sản phẩm tiêu thụ, cơng chúng có liên quan sẽ là lượng công chúng rộng lớn, trong khi nếu các hàng hố được chỉ có một ứng dụng rất cụ thể hoặc độc quyền đến sử dụng chuyên nghiệp hoặc cơng nghiệp, cơng chúng có liên quan có thể hạn chế ở số người mua cụ thể của các sản phẩm trong câu hỏi điều tra. Trong những trường hợp như vậy câu hỏi đặt ra liệu danh tiếng được đánh giá trong từng nhóm riêng biệt, hoặc nếu nó phải bao trùm tất cả các loại khác nhau của người mua. Ví dụ được đưa ra bởi Tòa án (thương nhân trong một khu vực cụ thể) có nghĩa là danh tiếng trong nhóm duy nhất có thể đủ. Cũng cần lưu ý rằng cách tiếp cận tương tự cũng đã được thực hiện trong WIPO.
Có thể nói việc đánh giá danh tiếng được thực hiện trên cơ sở đánh giá tổng thể tất cả các yếu tố liên quan đến vụ việc. Nhãn hiệu có trước không cần
được biết đến theo tỷ lệ phần trăm công chúng nhận định. Cũng không thể thiết lập một tiêu chí nhất định cho nhãn hiệu có danh tiếng mà thường được đánh giá trên cơ sở từng vụ việc. Chẳng hạn đối với vụ General Motors, các yếu tố được đánh giá là: mức độ biết đến, tần suất sử dụng, thời gian sử dụng, phạm vi địa lý của việc sử dụng, mức độ đầu tư trong tiếp thị…
Các phương tiện để chứng minh danh tiếng của nhãn hiệu được quy định tại điều 76 CTMR bao gồm:
- Tuyên thệ hoặc tuyên bố có xác nhận.
- Các quyết định của Tòa án/ Cơ quan quốc gia. - Các quyết định của cơ quan (OHIM).
- Các phiếu thăm dò ý kiến và các cuộc khảo sát thị trường. - Các kết quả kiểm toán và thanh tra.
- Các chứng nhận và giải thưởng.
- Các bài báo trên báo chí, ấn phẩm chuyên ngành. - Các báo cáo hàng năm- các hồ sơ của Công ty. - Các hóa đơn và các chứng từ thương mại khác. - Tài liệu quảng cáo và tiếp thị
Có thể nêu ra một số ví dụ về việc cung cấp chứng cứ chứng minh danh tiếng như sau:
Vụ OD 531/2000 GALP:
Tiến hành thu thập chứng cứ bằng việc Khảo sát thị trường được tiến hành bởi một tổ chức độc lập và được thừa nhận. Với phương pháp luận là đặt câu hỏi theo nhóm trong phạm vi địa lý và với một số lượng người được phỏng vấn. Cùng với việc tìm hiểu mối Quan hệ giữa nhãn hiệu GALP và G&S. Và kết quả là: 85% công chúng biết đến nhãn hiệu GALP ở Bồ Đào Nha.
Vụ OD 3188/2002 NEW MAN:
Việc cung cấp đơn thuần bản tuyên thệ của người phản đối nói chung là khơng đủ "Trên thực tế, tài liệu này chỉ giới hạn ở tuyên bốcủa Stepherson. Stepherson là thư ký công ty của người phản đối và hành động thay mặt người phản đối. Để các tuyên bố của các bên có giá trị tuyệt đối, trong các trườnghợp như trường hợp hiện tại, phải yêu cầu người nộp đơn chứng minh sự giả dối trong các tuyên bố đó. Trong hầu hết các trường hợp, người nộp đơn không thể làm như vậy kể cả trong trường hợp các sự kiện rõ ràng là giả mạo. Hơn nữa, phát hiện như vậy có thể làm nguy hại đến nguyên tắc theo đó người phản đối phải chứng minh các sự kiện mà người đó muốn dựa vào.
Vụ BoA R 548/2002-2 EWS:
Chứng cứ được đưa ra cần chỉ rõ rằng hàng hóa và dịch vụ được cung cấp mang nhãn hiệu cụ thể khơng chứng cứ nào tính đến việc đánh giá phạm vi sử dụng và ngay cả uy tín kém hơn của nhãn hiệu có trước. Trên thực tế, thành phần quan trọng nhất của chứng cứ, các trích đoạn của báo cáo thường niên xác định số lượng kiện hàng mà người phản đối vận chuyển qua Bỉ trong những năm 1991-1995, không chỉ ra rằng các dịch vụ này được chào hàng và cung cấp một cách chính xác dưới danh nghĩa nhãn hiệu có trước mà khơng phải là các nhãn hiệu khác thuộc về người phản đối hoặc các chi nhánh của người này.
Về việc đưa ra chứng cứ nhận định nhãn hiệu được hầu hết mọi người biết đến, OHIM và Hội đồng Giải quyết khiếu nại nhìn chung chỉ tính đến chứng cứ được đệ trình (tuy nhiên khơng có "kiến thức chung" về một NHNT). Trong vụ R 212/1999-2 (NIKE) Hội đồng khơng tính đến sự viện dẫn đơn thuần của người phản đối rằng nhãn hiệu hình "NIKE" được biết đến rộng rãi trong công chúng. Hội đồng lưu ý rằng khơng có chứng cứ nào liên quan đến vấn đề này được nộp. Ngoài ra, một điều khơng rõ ràng là chính xác nhãn hiệu nào có danh tiếng như vậy (đơn khiếu nại đang được xem xét tại tòa án). Tuy nhiên, một cách tiếp cận có phần hơi khác được Hội đồng áp dụng trong vụ R 91/2002-3
(dấu hiệu Mc Donalds) theo đó Hội đồng cho rằng người phản đối có một sự kỳ vọng hợp lý rằng sự kiện này sẽ được bên kia tự động chấp nhận.
Thứ hai, có dấu hiệu trùng hoặc tương tự
Tính tương tự của các dấu hiệu được hiểu như thế nào? Một dấu hiệu được xem là tương tự dấu hiệu khác khi giữa hai dấu hiệu có nhiều điểm đồng nhất, khó phân biệt với nhau. Có thể kiểm tra tính tương tự bằng cách so sánh về thị giác, ngữ âm và ngữ nghĩa của các dấu hiệu để xác định mức độ tương tự của chúng.
Vậy có thể tồn tại khả năng không gây nhầm lẫn của các dấu hiệu tương tự do có đủ điểm khác biệt hay khơng? Điều này sẽ khơng hoặc ít xẩy trên thực tế bởi rất khó để có đủ sự khác biệt giữa các dấu hiệu nhằm ngăn chặn công chúng khơng bị nhầm lẫn giữa hai hàng hóa tương tự. Tuy nhiên, nếu sau khi kiểm tra khơng thể xác định xem liệu có một khả năng gây nhầm lẫn hay khơng, thì thay vào đó là phải xác định có hoặc khơng có thiệt hại hoặc lợi thế không công bằng để áp dụng quy định của điều 8(5).
Thứ ba, dành lợi thế khơng lành mạnh, hay gây bất lợi cho tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu có trước
Việc nhãn hiệu trong đơn CTM nếu được đăng ký và sử dụng phổ biến có thể dành lợi thế khơng lành mạnh hay gây bất lợi cho tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu có trước cũng là một điều kiện để áp dụng việc bảo hộ nhãn hiệu danh tiếng.
Các dạng thiệt hại hay lợi thế không lành mạnh bao gồm: Tổn hại về tính phân biệt (Bị làm loãng); thiệt hại về uy tín (Bị lu mờ); lợi thế về tính phân biệt (Giá trị hấp dẫn); lợi thế về uy tín (Hình ảnh chất lượng).
Thứ tư, người nộp đơn CTM khơng có có lý do thích đáng
Theo điều kiện này thì người phản đối phải đưa ra chứng cứ người nộp đơn CTM khơng có có lý do thích đáng. Nếu khơng có chứng cứ, thì
khiếu nại của người phản đối được xem như khơng có lý do thích đáng. Người nộp đơn phải đưa ra sự biện hộ hợp lý cho các hành vi của mình: ví dụ sự đồng tồn tại, quyền sở hữu…
Như vậy, pháp luật của EU ngồi việc bảo hộ các NHNT cịn có các quy định bảo hộ nhãn hiệu danh tiếng. Theo đó, các quy định này được áp dụng một cách trực tiếp đối với các đơn: đăng ký quốc tế, quốc gia và EU. Mặc dù phân chia NHNT và nhãn hiệu danh tiếng, nhưng trên thực tế hai loại nhãn hiệu này có thể thay thế cho nhau. Vì vậy có thể khái qt NHNT theo quy chế Nhãn hiệu Cộng đồng theo sơ đồ 2.1.
Sơ đồ 2.1: Khái quát NHNT theo Quy chế nhãn hiệu Cộng đồng
Nguồn: [10].
Có thể kết luận, NHNT được bảo hộ ở Cộng đồng Châu Âu như sau: - Được bảo hộ nếu nổi tiếng ở một nước thành viên ngay cả khi chưa được đăng ký.
- Được bảo hộ chống lại hàng hóa trùng hoặc tương tự và hàng hóa có khả năng gây nhầm lẫn, NHNT được dành sự bảo hộ tăng cường vì mức độ nhận biết càng cao thì nguy cơ nhầm lẫn càng cao.
Nổi tiếng Không đăng ký 8(2)(c) CTMR
Bảo hộ tăng cường chống lại các hàng hóa tương tự trong trường hợp có khả năng gây nhầm lẫn(thông qua Điều 8(1)(b) CTMR)
Danh tiếng
Đăng ký 8(1)(b) CTMR
Bảo hộ tăng cường chống lại các hàng hóa tương tự trong trường hợp có khả năng gây nhầm lẫn
8(5) CTMR
Bảo vệ đối với thiệt hại hoặc lợi thế không lành mạnh, đồng thờichống lại các hàng hóa khơng tương tự