Sự cần thiết của việc bảo hộ NHNT đã được bình luận trên phương diện quốc tế bởi các thành viên Công ước Paris vào năm 1920. Tại điều 6Bis, thuật ngữ NHNT (well- known trademark) được giải thích bao gồm cả NHHH rất nổi tiếng (famous mark). Tuy nhiên, Công ước cũng lưu ý rằng, các nước thành viên có thể tự thực hiện Điều 6Bis cho phù hợp với hoàn cảnh của mình.
Điều 6bis
{Nhãn hiệu: Nhãn hiệu nổi tiếng}
(1) Một cách mặc nhiên nếu luật quốc gia cho phép điều đó, hoặc theo đề nghị của bên có liên quan, các nước thành viên của Liên minh có trách nhiệm từ chối hoặc huỷ bỏ đăng ký, ngăn cấm việc sử dụng nhãn hiệu mà nhãn hiệu đó là sự sao chép, bắt chước, biên dịch, và có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được cơ quan có thẩm quyền của nước đăng ký hoặc nước sử dụng coi là nhãn hiệu nổi tiếng tại nước đó của người được Công ước cho hưởng lợi thế sử dụng nhãn hiệu đó trên các loại hàng hoá giống hoặc tương tự. Những quy định này cũng được áp dụng trong trường hợp thành phần chủ yếu của nhãn hiệu là sự sao chép của bất kỳ nhãn hiệu nổi tiếng nào hoặc là sự bắt chước có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đó.
(2) Thời hạn được yêu cầu huỷ bỏ nhãn hiệu như vậy: không ít hơn 5 năm kể từ ngày đăng ký nhãn hiệu. Các nước thành viên của Liên minh có quyền quy định thời hạn theo đó có thể yêu cầu cấm sử dụng nhãn hiệu.
(3) Không được phép quy định thời hạn yêu cầu huỷ bỏ hoặc ngăn cấm việc sử dụng những nhãn hiệu được đăng ký hoặc được sử dụng với dụng ý xấu.
Như vậy, có thể hiểu Điều 6bis
bao gồm các yếu tố chính sau:
Thứ nhất: Việc bảo hộ NHHH nổi tiếng và NHHH rất nổi tiếng theo
Điều 6bis
(dưới đây gọi chung là NHNT (well- known marks)) là bảo hộ tự động mà không cần phải đăng ký.
Thứ hai: Bất kỳ nhãn hiệu nào trùng hoặc tương tự với NHNT và có khả năng gây nhầm lẫn với NHNT vì nhãn hiệu đó là sự sao chép, bắt chước, biên dịch của NHNT thì sẽ bị từ chối, bị hủy bỏ việc đăng ký bởi một bên thứ ba không có thẩm quyền (là bên có nhãn hiệu trùng, tương tự với NHNT, ngoài nước là thành viên CW và nước có NHNT).
Thứ ba: Khi nhãn hiệu của một bên thứ ba sử dụng cho hàng hóa trùng hoặc tương tự với hàng hóa của NHNT thì bao hàm trong đó cả việc đăng ký và sử dụng thực tế.
Thứ tư: Điều 6bis
không áp dụng đối với nhãn hiệu dịch vụ.
Thứ năm: Điều 6bis
cũng được áp dụng để chống lại nhãn hiệu của một bên thứ ba không có thẩm quyền mà thành phần chủ yếu của nhãn hiệu đó là sự sao chép của NHNT.
Thứ sáu: việc đăng ký của một bên thứ ba có thể bị hủy bỏ trong thời hạn không ít hơn 5 năm kể từ ngày đăng ký. Trong trường hợp việc đăng ký hoặc sử dụng với dụng ý xấu, thời hạn trên là không cố định (nghĩa là có thể bị hủy bất kỳ lúc nào).
Có thể thấy Công ước Paris đã dành cho NHNT một sự bảo hộ đặc biệt. Nhờ các quy định của Công ước mà rất nhiều chủ sở hữu NHNT đã đòi được quyền lợi chính đáng của mình trong việc khai thác và sử dụng NHNT. Khi nói đến các vụ tranh chấp nổi tiếng liên quan đến lĩnh vực này, không thể
không nhắc đến vụ hủy nhãn hiệu "DAVIDOFF" của Công ty Sumatra Tobacco Company tại Indonesia (04/05/2005):
Davidoff & Cie S.A (Davidoff S.A), một thành viên của tập đoàn Davidoff do ông Zino Davidoff sáng lập vào năm 1911 tại Geneva, Thụy Sỹ. Davidoff S.A là chủ sở hữu nhãn hiệu DAVIDOFF cho sản phẩm thuốc lá cho tất cả các nước trên thế giới ngoại trừ Inđônêsia.
Bị đơn là Công ty Sumatra Tobacco Trading Company (STTC), một công ty chuyên sản xuất thuốc lá ở Inđônêsia. Ông Sendi Bingei, người đã từng làm việc cho Công ty Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH (Reemtsma), được biết đến là người kiểm soát hoạt động của STTC. Reemtsma được li xăng độc quyền toàn cầu để sản xuất thuốc lá mang nhãn hiệu DAVIDOFF. Cơ quan đăng ký nhãn hiệu Inđônêxia là một đồng bị đơn.
STTC đã đăng ký ba nhãn hiệu có chứa yếu tố DAVIDOFF cho sản phẩm thuốc lá ở Inđônêxia. Những nhãn hiệu này ban đầu được nộp bởi Công ty Davidoff Commercio e Industria (Davidoff Ltda), một công ty Braxin. Sau đó STTC đã mua lại các nhãn hiệu này từ Davidoff Ltda.
Davidoff S.A đã yêu cầu huỷ các văn bằng bảo hộ nói trên của STTC tại Toà án thương mại Jarkata dựa trên những cơ sở sau:
+ DAVIDOFF là NHNT
+ STTC đã không trung thực khi đăng ký những nhãn hiệu này.
Toà án thương mại Jarkata đã ra phán quyết bác yêu cầu của Davidoff S.A dựa trê những cơ sở sau:
- Nhãn hiệu DAVIDOFF không nổi tiếng ở Inđônêxia tại thời điểm xảy ra tranh chấp.
- Không có cơ sở để cho rằng STTC không trung thực khi đăng ký các nhãn hiệu này.
Reemtsma với tư cách là bên thứ ba (bên nhận li xăng nhãn hiệu trên toàn thế giới) thay mặt cho Davidoff Cie., S.A yêu cầu đình chỉ hiệu lực nhãn hiệu của STTC với lý do ngoài việc không trung thực khi đăng ký, STTC đã không buôn bán hay sản xuất các sản phẩm thuốc lá gắn nhãn hiệu DAVIDOFF theo cách thức thương mại thông thường. Phản đối lại những lời cáo buộc của Reemtsma, STTC đã cung cấp bằng chứng sử dụng gồm 150 nhãn mác do cơ quan hải quan cung cấp. Tuy nhiên, trên thực tế qua điều tra thị trường và báo cáo kiểm toán bán lẻ cho thấy STTC đã không thực hiện các hoạt động thương mại một cách thực sự vì sản phẩm thuốc lá STTC đã sản xuất ra không đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất tối thiểu cho mục đích tiêu dùng thương mại.
Đáng ngạc nhiên là trong vụ việc này, Toà an sơ thẩm đã phán quyết nghiêng về STTC, và bác những lập luận của Reemtsma. Toà sơ thẩm cho rằng mặc dù nhãn hiệu có thể được sử dụng với một số lượng rất ít, không đáng kể nhưng vấn được coi là bằng chứng sử dụng chống lại yêu cầu huỷ. Tuy nhiên, Toà án tối cao đã thay đổi hoàn toàn phán quyết của của Toà án sơ thẩm. Bồi thẩm đoàn xác định rằng DAVIDOFF là một NHNT thuộc sở hữu Công ty Davidoff & Cie, và việc STTC đăng ký nhãn hiệu DAVIDOFF gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Quan trọng nhất là việc Toà án tối cao cho rằng STTC đã không thể chứng minh việc sử dụng thực tế nhãn hiệu DAVIDOFF trong giao dịch thương mại thông thường. Toà án đã đưa ra kết luận cuối cùng huỷ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu DAVIDOFF của STTC. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Việc đăng ký hoặc công nhận bảo hộ một NHNT tại một quốc gia nhất định được dựa trên danh tiếng và uy tín của nhãn hiệu trên toàn thế giới, chứ không đòi hỏi việc nhãn hiệu đó phải được đăng ký bảo hộ hay sử dụng nhãn hiệu ở nước đó.
Với vụ việc điển hình trên, có thể thấy vai trò của Công ước trong việc bảo hộ NHNT, bảo đảm quyền lợi của chủ sở hữu ngay cả trong nước cũng như ở nước ngoài. Tuy nhiên, thực sự Công ước không hề đưa ra một định
nghĩa chính thức và rõ ràng về NHNT. Chỉ có một căn cứ duy nhất để xác định một nhãn hiệu hàng hoá trở nên nổi tiếng, đó là sự chấp nhận hay thừa nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của quốc gia nơi nhãn hiệu được đăng ký hay quốc gia nơi sản phẩm được sử dụng. Chính điều này đã làm nên sự bất lợi cho việc bảo hộ khi mà các tiêu chuẩn bảo hộ chỉ thể hiện ở mức độ chung chung, mới chỉ nhấn mạnh vào đối xử quốc gia. Đặc biệt, các quy định về lĩnh vực này tỏ ra thiếu linh hoạt, rất khó chỉnh sửa một cách nhanh chóng khi có các văn bản mới xuất hiện, bởi lẽ một hiệp ước quốc tế thành công hay không phụ thuộc vào thiện chí của các thành viên tham gia. Mà để đạt được thiện chí của tất cả các nước thực sự là điều rất khó trên thực tế.