Điều 11, Nghị định 105/2006/NĐ-CP quy định:
Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là dấu hiệu gắn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo và các phương tiện kinh doanh khác, trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ [17].
Căn cứ để xem xét yếu tố xâm phạm đối với nhãn hiệu là phạm vi bảo hộ nhãn hiệu gồm mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
Để xác định một dấu hiệu bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu hay không, phải so sánh dấu hiệu đó với nhãn hiệu được bảo hộ, đồng thời phải so sánh hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu. Các yếu tố này ở nhãn hiệu thông thường và nhãn hiệu nổi tiếng là rất khác nhau.
2.2.2.1. Yếu tố xâm phạm nhãn hiệu thông thường
Theo Khoản 3, Điều 11, Nghị định 105/2006/NĐ-CP, chỉ có thể khẳng định có yếu tố xâm phạm khi đáp ứng cả hai điều kiện sau: (1) Dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ; (2) hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu. Kết hợp hai điều kiện trên, chúng ta có thể chia hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu thành bốn nhóm hành vi xâm phạm nhãn hiệu thông thường nêu tại Mục 2.1.1 trên.
Ở đây cần phải làm rõ một số nội dung liên quan: "dấu hiệu trùng", "dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn", "hàng hoá, dịch vụ trùng", "hành hoá, dịch vụ tương tự":
Dấu hiệu trùng và dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn: việc đánh giá một dấu hiệu là trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hay không phải dựa trên việc so sánh cấu tạo, cách trình bày và tổng thể kết hợp giữa chúng.
Về dấu hiệu trùng, Điểm a, Khoản 3, Điều 11, Nghị định 105/2006/NĐ-CP quy định: "Một dấu hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có cùng cấu tạo, cách trình bày (kể cả màu sắc)" [17]. Theo tác giả Lê Văn Kiều, "Dấu hiệu bị nghi ngờ trùng khi có cùng cấu tạo kể cả cách phát âm, phiên âm đối với chữ cái, ý nghĩa và cách trình bày" [36]. Về bản chất, dấu hiệu trùng chính là dấu hiệu giống hệt hay có cùng thành phần, cấu trúc, cách phát âm, phiên âm, nghĩa, phong cách trình bày… với nhãn hiệu được bảo hộ.
Ví dụ, dấu hiệu "Honda", "Dream", "Wave", "Hình cánh chim"… là các dấu hiệu trùng với các nhãn hiệu "Honda", "Dream", "Wave", "Hình cánh chim" đang được bảo hộ tại Việt Nam của Honda Motor Ltd. (Nhật Bản).
Tuy nhiên, với nhãn hiệu màu, màu đen và trắng được coi là màu có phạm vi bảo hộ rộng nhất, bao gồm tất cả các phương án màu sắc còn lại của nhãn hiệu. Vì vậy, khi dấu hiệu xâm phạm chỉ khác với nhãn hiệu ở màu sắc thì nó vẫn được xếp vào trường hợp này chứ không phải các trường hợp tương tự gây nhầm lẫn. Ví dụ, hành vi sử dụng nhãn hiệu "INAX và hình" của Công ty trách nhiệm hữu hạn và Xuất nhập khẩu Long Đỗ nên tại Mục 2.1.1.1 trên. Bên cạnh đó, trường hợp dấu hiệu xâm phạm dạng chữ là từ đồng âm, khác nghĩa hay đồng nghĩa với nhãn hiệu được bảo hộ lại thuộc nhóm các dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn. Khả năng gây nhầm lẫn của loại dấu hiệu này là cao nhất, vì vậy việc phân biệt hành vi xâm phạm với hành vi sử dụng nhãn hiệu hợp pháp cũng là khó nhất.
Về dấu hiệu tương tự gây nhẫm lẫn, Điểm a, Khoản 3, Điều 11, Nghị định 105/2006/NĐ-CP quy định:
Một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có một số đặc điểm hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với dấu hiệu, chữ, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc và gây nhầm lẫn cho người tiêu
dùng về hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu [17].
Theo tác giả Lê Văn Kiều, "Một dấu hiệu nghi ngờ tương tự khi có một số đặc điểm hoàn toàn trùng hoặc tương tự đến mức không thể dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc với dấu hiệu thuộc phạm vi bảo hộ" [36].
Về bản chất, dấu hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn chính là dấu hiệu có một số điểm trùng hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhãn hiệu được bảo hộ về thành phần, cấu trúc, cách phát âm, phiên âm và nghĩa. Đánh giá tính tương tự gây nhầm lẫn của nhãn hiệu là một trong những nội dung khó nhất của pháp luật về nhãn hiệu. Mặc dù quy định trên bảo đảm tính khát quát cao nhất nhưng cũng rất trừu tượng. Việc đánh giá yếu tố này trên thực tế là cực kỳ phức tạp, khó khăn và mang nặng tính chủ quan.
Khi đánh giá tính tương tự gây nhẫm lẫn của dấu hiệu với nhãn hiệu, không phải lúc nào dấu hiệu là từ dịch nghĩa của nhãn hiệu thì có thể coi là dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu mà phải xem xét nó trong tổng thể dấu hiệu và trong tương quan với hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu. Ví dụ dưới đây đã được trích dẫn trong đơn khiếu nại tại Cục SHTT như một vụ việc điển hình trong thực tiễn xét nghiệm nhãn hiệu tại Hoa Kỳ làm cơ sở tham khảo cho việc đánh giá tính tương tự gây nhầm lẫn theo pháp luật Việt Nam. Ví dụ,
đăng ký "Hồng Hà, hình" của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (Việt Nam) cho các sản phẩm văn phòng phẩm thuộc Nhóm 16 tại Hoa Kỳ năm 2006. Ngày 13/9/2006, USPTO có thông báo sẽ từ chối bảo hộ nhãn hiệu trên vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu "Red River" đang được bảo hộ theo Đăng ký số 2096052, ngày 9/9/1997 cho các sản phẩm thuộc Nhóm 16 của RED RIVER PAPER, INC (Hoa Kỳ) dựa trên cơ sở học thuyết tiếng nước ngoài tương đương. USPTO đã đưa ra các luận điểm sau: (1) "Hồng Hà" là từ tiếng Việt của "RED RIVER" vì vậy hai nhãn hiệu này tương tự nhau về nghĩa. Hiện tại có hơn 1 triệu dân ở Hoa Kỳ nói tiếng Việt tại nhà và tiếng
Việt là một trong mười ngôn ngữ được sử dụng tại gia đình nhiều nhất ở Hoa Kỳ nên người tiêu dùng sẽ có thể dịch từ "Hồng Hà" sang tiếng Anh tương đương là "RED RIVER"; (2) nhãn hiệu xin đăng ký gồm phần chữ và phần hình nhưng phần chữ là phần nổi bật của nhãn hiệu, thường được người mua hàng nhớ nhiều và sử dụng khi gọi tên sản phẩm hoặc dịch vụ nên nó đóng vai trò quan trọng hơn trong đánh giá khả năng tương tự gây nhầm lẫn. Công ty SHTT Lê & Lê đại diện cho người nộp đơn đã khiếu nại Thông báo trên như sau: (1) theo các nguyên tắc xét nghiệm nhãn hiệu tại Hoa Kỳ, khi đánh giá tính tương tự gây nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu cần phải xem xét các nhãn hiệu dựa trên ấn tượng tổng thể các mặt. Trong khi đó, nhãn xin đăng ký khác với nhãn hiệu đối chứng nhờ sự kết hợp với phần logo và các phần chữ khác; (2) theo học thuyết tiếng nước ngoài tương đương, tiếng nước ngoài được dịch sang tiếng Anh phải là ngôn ngữ thông dụng ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, với con số khoảng 1 triệu người ở Hoa Kỳ nói tiếng Việt ở nhà (khoảng 0,33% dân số Hoa Kỳ) thì số lượng người tiêu dùng biết ý nghĩa của từ "Hồng Hà" là "Red River" là không đáng kể; (3) theo thực tiễn xét nghiệm của Hoa Kỳ, sự tương tự về ngữ nghĩa không còn có ý nghĩa nhiều trong việc đánh giá khả năng tương tự gây nhầm lẫn nếu các nhãn hiệu khác nhau về cách trình bày, cách phát âm hoặc các yếu tố khác. Trong khi nhãn hiệu xin đăng ký khác biệt với nhãn hiệu đối chứng ở phần hình, phần chữ còn lại, cách phát âm khác nhau giữa "RED RIVER" và "HỒNG HÀ" nên tạo ra sự khác biệt trong tổng thể nhãn hiệu. Sau đó, USPTO đã đồng ý với ý kiến trên, rút bỏ ý kiến từ chối và cấp đăng ký nhãn hiệu "HỒNG HÀ, hình" cho người nộp đơn.
Bên cạnh đó, quy định về dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn cũng tính đến cả sự tương tự giữa dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình. Nếu dấu hiệu hình có thể đặt tên thì việc sử dụng dấu hiệu đó cũng được coi là tương tự với nhãn hiệu chữ tương ứng với tên của hình đó, ví dụ, dấu hiệu chữ "START", "Sư tử " hay "LION" với nhãn hiệu hình ngôi sao, hình con sư tử. Ngược lại giữa
hai dấu hiệu hình, việc đánh giá tính tương tự lại rất khắt khe, chỉ có thể coi là tương tự khi giữa chúng đủ giống để gây ra nhầm lẫn, ví dụ, nhãn hiệu hình con sư tử đang bước đi trong dáng vẻ ủ rũ với hình con sư tử đang gầm lên dũng mãnh thì dù có giống nhau về màu sắc và trùng về hàng hoá, dịch vụ đi nữa thì cũng chưa chắc đã dẫn đến việc hai dấu hiệu trên bị coi là tương tự gây nhầm lẫn.
Hàng hoá, dịch vụ trùng và tương tự: Điểm b, Khoản 3, Điều 11, Nghị định 105/2006/NĐ-CP quy định: "Hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ" [17].
Việc phân nhóm hàng hoá không phải là yếu tố quyết định việc trùng hay tương tự của hàng hoá, dịch vụ mà chỉ mang tính chất thủ tục hành chính phục vụ cho việc đăng ký nhãn hiệu.
Về hàng hoá, dịch vụ trùng, theo quy định trên là hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng về bản chất, chức năng hoặc cùng kênh tiêu thụ với hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ. Theo Mục 21.3, Quy chế xét nghiệm hàng hoá ban hành kèm theo Quyết định 191/QCXN, "Hàng hoá, dịch vụ trùng (cùng loại) là hàng hoá có cùng bản chất, cùng chức năng và cách thức thực hiện chức năng đó" [23]. Hàng hoá, dịch vụ cùng loại không chỉ là hàng hoá, dịch vụ cùng nhóm theo Bảng phân loại sản phẩm hàng hóa dịch vụ theo Thỏa ước NICE về phân loại quốc tế hàng hoá và dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu ngày 15/06/1957 của WIPO mà còn là hàng hoá thuộc hai nhóm khác nhau, ví dụ sản phẩm hoá học dùng cho công nghiệp (Nhóm 1) với chất diệt nấm, diệt cỏ và các chất diệt động vật có hại (Nhóm 5). Bên cạnh đó, nhiều hàng hoá khác nhau lại được xếp vào cùng một nhóm, ví dụ máy tính, kính mắt, bình chữa cháy, điện thoại (Nhóm 9).
Về hàng hoá, dịch vụ tương tự, theo quy định trên là hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ tương tự về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và kênh tiêu thụ với hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ. Theo
Mục 21.3, Quy chế xét nghiệm hàng hoá ban hành kèm theo Quyết định 191/QCXN: "Hàng hoá, dịch vụ tương tự là hàng hoá, dịch vụ tương tự nhau về bản chất, chức năng, và phương thức thức thực hiện chức năng đó; Hai hàng hoá cũng được coi là tương tự nếu liên quan về bản chất, chức năng, phương thức lưu thông trên thị trường" [23]. Như vậy, theo cách hiểu như trên, hàng hoá, dịch vụ tương tự không chỉ gồm các hàng hoá, dịch vụ ở các nhóm khác nhau trong Bảng phân loại nhãn hiệu và dịch vụ của Thỏa ước NICE, ví dụ chất kết dính có thể thuộc về các Nhóm 1, 3, 5 và 16, kẹo cu đơ (Nhóm 30) và mạch nha (Nhóm 31) (liên quan về bản chất); thuốc đánh răng (Nhóm 3) và bản chải đánh răng (Nhóm 21) (liên quan về chức năng)… mà còn gồm các hàng hoá, dịch vụ nằm trong cùng một nhóm hàng hoá dịch vụ, ví dụ sản phẩm hoá học dùng cho công nghiệp và chất dính dùng trong công nghiệp (Nhóm 1). Thậm chí, tính tương tự còn tính cả đến sự tương tự giữa các nhóm hàng hoá và dịch vụ, ví dụ Nhóm 35 về kinh doanh hàng hoá được coi là liên quan tới 34 nhóm hàng hoá còn lại.
2.2.2.2. Yếu tố xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng
Theo Khoản 4, Điều 11, Nghị định 105/2006/NĐ-CP, dấu hiệu bị nghi ngờ bị coi là yếu tố xâm phạm nếu: (1) dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ; và (2) hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ là hàng hoá trùng, tương tự hoặc không trùng, không tương tự, không liên quan với hàng hoá, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu nhưng có khả năng gây nhầm lẫn về về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ hoặc gây ấn tượng sai về mối quan hệ giữa người sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng. Hai điều kiện này kết hợp lại chia thành hai nhóm hành vi xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng nêu tại Mục 2.1.2 trên. Tuy nhiên, về mặt khoa học, đánh giá yếu tố xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng thực chất chỉ dựa vào việc so sánh dấu hiệu xâm phạm với nhãn hiệu còn hàng hoá, dịch vụ không phải là yếu tố quan trọng, chỉ giúp khẳng định mức độ của hành vi xâm phạm chứ không có nhiều giá trị trong việc xác
định có hành vi xâm phạm nhãn hiệu hay không.
Về sử dụng yếu tố xâm phạm nhãn hiệu có khả năng gây nhầm lẫn, trừ trường hợp sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu có thể khẳng định chắc chắc đó là hành vi xâm phạm, các trường hợp còn lại sử dụng dấu hiệu tương tự và/hoặc cho hàng hoá, dịch vụ tương tự thì chỉ có thể coi là hành vi xâm phạm khi việc sử dụng dấu hiệu đó có khả năng gây nhầm lẫn. Nghĩa là có cơ sở chắc chắn để cho rằng việc sử dụng yếu tố xâm phạm như trên sẽ chứa đựng nguy cơ cao về việc làm sai lệch trong nhận thức của người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu. Sự nhầm lẫn ở đây không nhất thiết phải là đã gây nhầm lẫn trên thực tế.
Về mặt khoa học, đánh giá yếu tố xâm phạm có khả năng gây nhầm lẫn và việc sử dụng yếu tố này có khả năng gây nhầm lẫn hay không phải dựa trên quan điểm của người tiêu dùng với trình độ nhận thức trung bình, trong điều kiện mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trung bình nhận biết hàng hoá, dịch vụ trong thời gian tương đối ngắn dựa trên cơ sở khả năng ghi nhớ về hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu. Do người tiêu dùng là người sử dụng hàng hoá, dịch vụ, là người mà hành vi xâm phạm hướng tới và cũng là người chịu thiệt hại trực tiếp từ hành vi xâm phạm. Đối với các loại hàng hóa, dịch vụ có kênh tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ và loại khách hàng khác nhau, việc đánh giá yếu tố xâm phạm cũng rất khác nhau. Ví dụ, đối với hàng hoá đặc biệt như thuốc bán theo đơn, hàng hoá mang nhãn hiệu có tên tuổi phục vụ một số ít những người có thu nhập cao…, tính chất trùng hay tương tự gây nhầm lẫn phải được đánh giá ở mức độ cao vì đây là những hàng hóa mà do người có trình độ chuyên môn cung cấp cho khách hàng hoặc hoặc nhóm người tiêu dùng chính có khả năng nhận biết tốt hàng hóa mang nhãn hiệu và phân biệt nó với hàng hóa khác. Quan điểm này cũng được thừa nhận và áp dụng rộng