hiệu gây ra. Mức độ thiệt hại được xác định phù hợp với yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu (Khoản 2, Điều 204, Luật SHTT 2005; Khoản 3, Điều 16, Nghị định 105/2006/NĐ-CP). Mức độ thiệt hại chính là mức độ tổn thất thực tế về vật chất do hành vi xâm phạm trực tiếp gây ra cho chủ thể quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Mức độ thiệt hại sẽ quyết định mức độ bồi thường đối với những thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền gây ra và là cơ sở để quyết định phương thức và hình thức xử lý hành vi này.
2.3.4. Phương thức xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm nhãn hiệu nhãn hiệu
Điều 205, Luật SHTT 2005 quy định về phương thức xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm nhãn hiệu như sau:
Nếu nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm nhãn hiệu gây thiệt hại về vật chất cho mình thì có quyền yêu cầu Toà án quyết định mức bồi thường theo một trong các căn cứ sau:
Tổng thiệt hại tính bằng tiền cộng với khoản lợi nhuận mà bị đơn đã thu được do thực hiện hành vi xâm phạm nếu khoản lợi
nhuận bị giảm sút của nguyên đơn chưa được tính vào tổng thiệt hại;
Giá chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với giả định bị đơn được nguyên đơn chuyển giao quyền sử dụng theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu trong phạm vi tương ứng với hành vi xâm phạm;
Mức bồi thường thiệt hại do Toà án ấn định tuỳ thuộc vào mức độ thiệt hại nhưng không quá 500 triệu đồng.
Ngoài ra, nguyên đơn còn có thể yêu cầu Tòa án buộc tổ chức,
cá nhân xâm phạm thanh toán chi phí hợp lý để thuê luật sư [54].
Quy định trên thể hiện rõ quan điểm và nỗ lực của các nhà lập pháp Việt Nam trong việc tiến gần hơn đến ranh giới của nguyên tắc bồi thường toàn bộ trên cơ sở lý luận về mối quan hệ nhân quả giữa hành vi xâm phạm và hậu quả xảy ra từ hành vi đó. Theo quy định trên, sẽ có bốn phương thức xác định thiệt hại do hành vi xâm phạm nhãn hiệu dưới đây:
2.3.4.1 Xác định thiệt hại thực tế của nguyên đơn
Thiệt hại thực tế ở đây chính là 4 loại thiệt hại: tổn thất về tài sản, giảm sút về thu nhập, lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh, chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại nêu trên. Cơ sở xác định thiệt hại là dựa trên việc xác định thu nhập, lợi nhuận bị mất từ việc sử dụng, khai thác trực tiếp nhãn hiệu và xác định thu nhập, lợi nhuận bị mất từ việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đã nêu tại Mục 2.3.2. Đây là phương thức quan trọng nhất để tính toán thiệt, thiệt hại được xác định theo phương thức này là thiệt hại lớn nhất của nguyên đơn và việc chứng minh được thiệt hại này sẽ là cơ sở nguyên đơn được bồi thường nhiều nhất. Tuy nhiên, phương pháp này gây rất nhiều bất lợi cho nguyên đơn: Thứ nhất, nó đặt nặng nghĩa vụ chứng minh cho nguyên đơn, trong nhiều trường hợp việc chứng minh rất tốn kém,
phức tạp và đòi hỏi trình độ cao; thứ hai, việc xác định thiệt hại đồng nghĩa với việc nguyên đơn phải công bố các thông tin tài chính vốn được coi là bảo mật của mình.
2.3.4.2. Xác định thiệt hại trên cơ sở lợi nhuận thu được từ hành vi xâm phạm của bị đơn
Đây là khoản tương đương với khoản lợi nhuận bị giảm sút (khai thác và sử dụng nhãn hiệu) của nguyên đơn trong trường hợp không thể xác định được thiệt hại theo phương thức trên. Đa số thẩm phán các nước thừa nhận hai cách tính thiệt hại loại này là: Thứ nhất, xác định lợi nhuận hợp pháp = lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm/dịch vụ vi phạm x số lượng hàng hoá/dịch vụ vi phạm bán ra; thứ hai, lợi nhuận của bị đơn = doanh thu từ sản phẩm vi phạm - chi phí. Lợi nhuận trên được tính suốt trong khoảng thời gian xâm phạm, với bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ sản phẩm/dịch vụ xâm phạm, kể cả trong giai đoạn bị đơn kinh doanh thua lỗ vì đó là hành vi xâm phạm quyền của chủ nhãn hiệu và lợi nhuận sinh ra từ hành vi là lợi nhuận bất hợp pháp. Tại Việt Nam, toà án xác định theo phương pháp thứ hai (Mục B.I.2, Thông tư 02/2008/TTLT):
Toà án xác định lợi nhuận của bị đơn sau khi khấu trừ toàn bộ các chi phí khỏi tổng doanh thu của bị đơn. Trong đó, tổng doanh thu của bị đơn được tính trên cơ sở toàn bộ các hoá đơn, chứng từ bán sản phẩm hoặc sử dụng tác phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nguyên đơn mà bị đơn đã thực hiện [61].
Tuy nhiên, để có thể áp dụng thành công phương thức này, nhất thiết phải có sự hỗ trợ của toà án thông qua quyết định bắt buộc bị đơn cung cấp chứng cứ về lợi nhuận từ hành vi xâm phạm tại các báo cáo tài chính. Trong trường hợp này, nguyên đơn phải chứng minh được việc do bị đơn kiểm soát chứng cứ nên không thể tiếp cận được nên họ có quyền yêu cầu Toà án buộc bị
đơn phải đưa ra chứng cứ đó (Điều 43 của TRIPS, Điều 12 của BTA, Điều 203 Luật SHTT 2005; Điều 6, 59, 79 và 85 của Luật Tố dụng dân sự 2004). Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam chưa mở rộng như các các điều ước quốc tế về việc cho phép toà án có quyền ra bản án mà không cần đầy đủ chứng cứ nếu bị đơn cố tình không cung cấp chứng cứ.
2.3.4.3. Xác định thiệt hại trên cơ sở giá chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
Giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ được xác định theo một trong các cách như sau (Mục B.I.2.1.b, Thông tư 02/2008/TTLT):
(1) khoản tiền phải trả nếu người có quyền và người xâm phạm tự do thoả thuận, ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đó;
(2) giá chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu giả định được xác định theo phương pháp xác định số tiền mà bên có quyền (nguyên đơn) và bên được chuyển giao (bị đơn) có thể đã thoả thuận vào thời điểm xảy ra hành vi xâm phạm, nếu các bên tự nguyện thoả thuận với nhau về khoản tiền đó;
(3) dựa trên giá chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được áp dụng trong lĩnh vực tương ứng được nêu trong các thông lệ chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đó [61].
Phương thức này được thực hiện với giả định là bị đơn được nguyên đơn chuyển giao quyền sử dụng đối tượng đó theo hợp đồng sử dụng đối tượng SHTT trong phạm vi tương ứng với hành vi xâm phạm đã thực hiện (trường hợp 1 và 2). Tuy nhiên, vấn đề ở đây là mức giá trên được xác định tại thời điểm nào. Thông thường, mức giá trước thời điểm diễn ra hành vi xâm phạm thường cao hơn và với nhiều điều kiện giao dịch ngặt nghèo hơn khiến cho bị đơn ít có cơ hội thỏa thuận được so với thời điểm sau diễn ra
hành vi xâm phạm. Hơn thế nữa, việc xác định các mức giá trên trong các trường hợp chỉ là giả định, mức phí được xác định phải dựa trên các căn cứ là cơ sở giá thị trường của nhãn hiệu. Để có thể tính toán được chính xác giá chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo giá thị trường cần phải xem xét các yếu tố sau:
- Khoản tiền hợp lý mà người thực hiện hành vi xâm phạm và chủ nhãn hiệu có thể thoả thuận trong trường hợp giải quyết vụ việc trên cơ sở hợp tác, thiện chí (Khoản tiền này có thể thấp hơn mức giá bình thường trên thị trường trong điều kiện bình thường);
- Nhu cầu của thị trường khách hàng mua lixăng tiềm năng;
- Mức giá lixăng đã được chuyển giao trước thời điểm xâm phạm;
- Thành công trong hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu của chủ sở hữu...
Trong trường hợp không thể xác định được giá sử dụng nhãn hiệu theo các căn cứ trên thì phải sử dụng giá trung gian là giá chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được áp dụng trong lĩnh vực tương ứng được nêu trong các thông lệ chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đó (trường hợp 3). Đây là mức giá được coi là hợp lý và khách quan hơn so với hai mức giá trong trường hợp 1 và 2. Tuy nhiên, để xác định được mức giá này, thị trường chuyển giao nhãn hiệu phải đủ lớn để có thể lựa chọn các giao dịch tương tự và đủ hình thành "thông lệ chuyển giao quyền sử dụng".
Nhìn chung, phương pháp này được coi là phương pháp khả thi hơn hai phương pháp trên vì nó thực tế, đơn giản, khách quan và dễ dàng xác định. Tuy nhiên, việc xác định giá cả lixăng theo các tiêu chí trên chỉ có thể xác định được khi nhãn hiệu có đủ hấp dẫn với lượng khách hàng nhất định. Hơn nữa, việc xử lý hành vi xâm phạm thông qua giải pháp chuyển giao lixăng
thoả thuận với mức giá và các khoản ưu đãi khác ở góc độ nào đó đã kích thích hoạt động xâm phạm quyền.
2.3.4.4. Xác định thiệt hại theo luật định
Phương pháp này được áp dụng trong trường hợp không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại vật chất theo các căn cứ trên. Mức bồi thường sẽ do toà án ấn định tuỳ thuộc vào tính chất, mức độ thiệt hại với mức bồi thường tối thiểu là 5 triệu đồng và tối đa là 500 triệu đồng (Mục B.I.2.1c2, Thông tư 02/2008/TTLT). Quy định này về cơ bản là phù hợp với thông lệ chung của quốc tế và quy định của hầu hết các nước. Để có thể xác định thiệt hại theo phương pháp này đòi hỏi: (1) xác định các yếu tố tác động đến tính chất, mức độ hành vi xâm phạm: ví dụ các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ tính chất, mức độ hành vi; (2) đánh giá của các cơ quan chuyên môn trong việc đánh giá tính chất, mức độ của hành vi xâm phạm; (3) trình độ, kinh nghiệm, sự nhạy cảm nghề nghiệp và niềm tin nội tâm của hội đồng xét xử. Yếu tố thứ 3 gần như quyết định phương pháp này vì trong nhiều trường hợp các yếu tố khác không thể xác định được. Tuy nhiên, để tránh sự tùy tiện của hội đồng xét xử, pháp luật đã quy định mức mức bồi thường tối thiểu và tối đa được xác định theo phương pháp này. Đồng thời, quy định này phù hợp với nguyên tắc nguyên đơn phải có nghĩa vụ chứng minh và nó cũng có vai trò kích thích nguyên đơn tích cực trong việc chứng minh thiệt hại để đạt được mức bồi thường thiệt hại cao hơn.
Chi phí hợp lý để thuê luật sư cũng là một khoản bồi thường thiệt hại bên cạnh các khoản bồi thường thiệt hại trên. Đây là quy định tương đối rộng theo quy định rộng nhất của TRIPS và BTA, nhiều nước không chấp nhận khoản chi phí này là một khoản bồi thường thiệt hại. Ví dụ, pháp luật Hoa Kỳ chỉ chấp nhận phí luật sư là một loại thiệt hại được bồi thường trong một số ít trường hợp ngoại lệ khi có đủ căn cứ để xác định hành vi xâm phạm là cố ý nghiêm trọng hoặc lừa dối. Pháp luật Trung Quốc quy định không rõ ràng về
loại phí này, chỉ cho rằng, các chi phí hợp lý phát sinh trong quá trình ngăn cản hành vi xâm phạm gồm chi phí hợp lý phát sinh trong quá trình khởi kiện hoặc quá trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ để chứng minh bất cứ hành vi xâm phạm nào có thể được tính gộp vào khoản tiền bồi thường. Về nguyên tắc, không phải tất cả chi phí thuê luật sư đều được chấp nhận mà nó phải bảo đảm tính hợp lý. Tính hợp lý ở đây được xác định dựa trên các yếu tố: (1) tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc; (2) uy tín, kinh nghiệm và trình độ của tổ chức hành nghề luật sư và luật sư tham gia vụ kiện; (3) thời gian, giá cả của dịch vụ tư vấn… Đây là các yếu tố có thể xác định được trên thực tế vì yếu tố đầu tiên đã được xác định thông qua các yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất, các yếu tố sau đều có thể xác định trên cơ sở thị trường dịch vụ luật sư tương đối mở.
Chƣơng 3