2.1.1.1. Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu
Đây là hành vi sử dụng dấu hiệu giống hệt hoặc khó phân biệt về tổng thể cấu tạo và cách trình bày với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ cùng bản chất, chức năng và phương thức thực hiện chức năng với hàng hoá, dịch vụ đăng ký theo nhãn hiệu. Hàng hoá trong trường hợp trên là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu (Khoản 5, Điều 11, Nghị định 105/2006/NĐ-CP) và hành vi trên là hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo nhãn hiệu (Khoản 1, Điều 213, Luật SHTT 2005). Đây là hành vi xâm phạm nhãn hiệu ở mức độ nghiêm trọng nhất, hàng hoá, dịch vụ có khả năng gây nhầm lẫn cao nhất nên khách hàng khó phát hiện ra hành vi này nhất. Chúng ta có thể phân chia hành vi thành hai trường hợp để phân tích sâu hơn: (1) Sử dụng dấu hiệu giống hệt với nhãn hiệu bảo hộ cho cùng loại hàng hoá, dịch vụ; và (2) sử dụng dấu hiệu khó phân biệt với nhãn hiệu cho cùng loại hàng hoá, dịch vụ.
Ví dụ 1, hành vi của Công ty trách nhiệm hữu hạn và xuất nhập khẩu Long Đỗ(Hà Nội, năm 2006)
Sản phẩm xâm phạm Nhãn hiệu được bảo hộ
Sử dụng trên thực tế Theo Giấy chứng nhận
Công ty Long Đỗ đã bán, vận chuyển, tàng trữ để bán sản phẩm sen vòi và bao bì của sản phẩm mang dấu hiệu "INAX và hình" không phải do Công ty Inax Corporation (Nhật Bản) sản xuất hoặc cho phép sản xuất. Đây là hành vi sử dấu hiệu giống hệt với nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm cùng loại với sản phẩm được đăng ký kèm theo nhãn hiệu. Nhãn hiệu "INAX và hình" hiện đang được bảo hộ theo Giấy chứng nhận số 24690, ngày 28/07/1997 cho các sản phẩm thuộc Nhóm 11, 19 và 20, trong đó có "các thiết bị cung cấp, phân phối nước và thiết bị vệ sinh". Về mặt dấu hiệu, dấu hiệu xâm phạm trên sản phẩm xâm phạm không thể phân biệt nổi với nhãn hiệu được bảo hộ (đều gồm phần chữ "INAX" kết hợp với phần hình chữ "L"), điểm khác nhau giữa màu xanh da trời đậm hơn của dấu hiệu so với nhãn hiệu rất khó phát hiện và không tạo nên sự khác biệt vì nhãn hiệu được đăng ký dưới dạng màu đen trắng sẽ bảo hộ cho tất cả các phương án màu sắc còn lại. Về mặt sản phẩm, sen vòi là sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa đăng ký kèm
theo nhãn hiệu. Vì vậy, hành vi trên đã được Cục SHTT xác nhận và bị Công an Quận Hoàn Kiếm xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm phạm nhãn hiệu.
Ví dụ 2, hành vi của hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Thị Hồng (Hà Nội, năm 2006)
Dấu hiệu xâm phạm Nhãn hiệu
INAX
Chị Hồng đã bán và tàng trữ để bán sản phẩm sen vòi mang dấu hiệu "INAX" không phải do Inax Corporation (Nhật Bản) sản xuất hoặc cho phép sản xuất. Đây là hành vi sử dụng dấu hiệu khó có thể phân biệt với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá trùng với hàng hoá đăng ký kèm theo nhãn hiệu. Nhãn hiệu "INAX" của Inax Corporation được bảo hộ theo Giấy chứng nhận số 274, ngày 20/02/1986 cho các sản phẩm thuộc Nhóm 11 và 19, bao gồm cả "sản phẩm thiết bị cung cấp và phân phối nước và thiết bị vệ sinh". Về mặt dấu hiệu, dấu hiệu xâm phạm và nhãn hiệu là giống hệt nhau, chỉ khác nhau ở đặc điểm rất khó phát hiện là nhãn hiệu có kiểu chữ không chân (INAX) còn dấu hiệu có kiểu chữ có chân (INAX). Về mặt hàng hoá, hàng hoá mang dấu hiệu nằm trong danh mục hàng hoá được đăng ký bảo hộ của nhãn hiệu. Vì vậy, hành vi trên đã bị Cục SHTT xác nhận và Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm phạm nhãn hiệu.
2.1.1.2. Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ
Đây là hành vi sử dụng dấu hiệu giống hệt hoặc khó phân biệt về tổng thể cấu tạo và cách trình bày với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch
vụ tương tự hoặc liên quan về bản chất, tính năng, công dụng, phương thức thực hiện chức năng hoặc phương thức lưu thông trên thị trường đến mức gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ. Hành vi thể hiện mức độ nguy hiểm và tính chất dễ nhầm lẫn đứng thứ hai trong các hành vi xâm phạm nếu xét dưới góc độ khách hàng nhưng lại thể hiện sự phức tạp, khó phân biệt đứng hàng thứ hai nếu đứng dưới góc độ các cơ quan chức năng và người bị xâm phạm. Đặc điểm trên do tính chất của hàng hoá, dịch vụ quyết định. Các ví dụ dưới đây sẽ chứng minh điều đó:
Ví dụ 1, hành vi của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Trường Sinh (Hà Nội, năm 1998). Công ty Trường Sinh đã sử dụng dấu hiệu "TRƯỜNG SINH" cho sản phẩm sữa đậu nành xâm phạm nhãn hiệu "TRƯỜNG SINH" được bảo hộ theo Giấy chứng nhận số 27280, cấp ngày 15/6/1998 cho sản phẩm sữa đặc có đường và sữa bột (Nhóm 29) của Công ty sữa TNHH Việt Nam Foremost. Về dấu hiệu, dấu hiệu xâm phạm và nhãn hiệu là trùng lặp hoàn toàn. Về hàng hoá, sữa đậu nành (Nhóm 32) là tương tự với các sản phẩm sữa đặc có đường và sữa bột vì tương tự về chức năng và phương thức thực hiện chức năng. Vì vậy, người tiêu dùng sẽ dễ bị nhầm lẫn sản phẩm sữa đậu nành mang dấu hiệu xâm phạm là một sản phẩm mang nhãn hiệu của Công ty Foremost Việt Nam. Đây là quan điểm hợp lý của Cục SHCN (Công văn số 27 ngày 13/01/2000), Toà sơ thẩm toà án nhân dân thành phố Hà Nội (Bản ản sơ thẩm số 08/DSST, ngày 09/3/2000), Toà phúc thẩm toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội (Bản án phúc thẩm ngày 18/9/2000) và Bộ Khoa học-Công nghệ và Môi trường (Công văn số 2403/BKHCNMT-TT ngày 24/8/2001). Tuy nhiên, theo quan điểm của Bộ Thương mại (Công văn số 2275/BTM-QLCL, ngày 13/6/2002) và cán bộ Chi cục Thi hành án thành phố Hà Nội, hành vi trên không phải là hành vi xâm phạm nhãn hiệu vì dấu hiệu không trùng với nhãn hiệu trên thực tế được sử dụng (nhãn hiệu "Trường Sinh" được sử dụng kèm với hình vẽ dãy núi và cây đại thụ) và hàng hóa mang dấu hiệu xâm phạm không tương tự hay gây ra cảm giác cùng loại vì
không cùng nhóm. Điều này chứng tỏ, trong cùng một vụ việc, các cơ quan chức năng vẫn có các quan điểm và mức độ nhận thức rất khác nhau trong việc đánh giá hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu.
Ví dụ 2, hành vi của Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch Thương mại & Dịch vụ Khám phá mới (Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2004). Công ty đã sử dụng dấu hiệu "BVKI và hình" trùng với nhãn hiệu "BVKI và hình"của Công ty BUREAU VERITAS (Pháp) được bảo hộ theo Đăng ký quốc tế số 791126, ngày 08/7/2002 cho việc quảng cáo dịch vụ du lịch của mình là dịch vụ liên quan tới các dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu thuộc Nhóm 42, trong đó có các dịch vụ tư vấn về quản lý chất lượng, đào tạo, thử nghiệm, kiểm tra, kiểm định... trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất và dịch vụ; cấp chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng các loại chứng chỉ khác cho các hoạt động của doanh nghiệp. Về dấu hiệu, dấu hiệu "BVKI và hình" là rất khó phân biệt với nhãn hiệu "BVKI và hình" vì giống nhau cả phần chữ, phần hình và tổng thể (chữ BVKI màu trắng có chữ V cao nhô cao so với các chữ khác nổi bật trên một nền hình chữ nhật), chỉ khác nhau ở chỗ nền hình chữ nhật của nhãn hiệu là màu đen còn của dấu hiệu xâm phạm là màu đỏ. Tuy nhiên, đặc điểm này không tạo ra sự khác biệt giữa dấu hiệu với nhãn hiệu và nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ với màu đen trắng là có phạm vi bảo hộ rộng nhất đã bao gồm tất cả các phương án màu khác của nhãn hiệu. Về dịch vụ, dịch vụ du lịch có sự liên hệ về chức năng với các dịch vụ đăng ký theo nhãn hiệu (các dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu là để nhằm thực hiện hoặc bảo đảm cho việc thực hiện dịch vụ du lịch). Vì vậy, việc sử dụng dấu hiệu trên trong quảng cáo dịch vụ du lịch sẽ làm cho khách hàng lầm tưởng đó là dịch vụ do chủ sở hữu nhãn hiệu, người được chủ sở hữu uỷ quyền cung cấp hoặc được bảo đảm bởi chủ sở hữu. Do đó, hành vi trên đã bị Cục SHTT xác nhận là hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu.
2.1.1.3. Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ
Đây là hành vi sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu về cấu tạo và cách trình bày cho hàng hoá, dịch vụ cùng loại với hàng hoá, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu. Ở đây, dấu hiệu tương tự là yếu tố quyết định tính chất của nhóm, cũng là yếu tố khó xác định và phụ thuộc nhiều vào quan điểm của người đánh giá. Các ví dụ dưới đây sẽ làm sáng tỏ lập luận này.
Ví dụ 1, hành vi sử dụng dấu hiệu "AQUAVISA và hình" của các cơ sở
sản xuất, kinh doanh cho sản phẩm nước tinh khiết đóng chai (Hà Nội, năm 2005)
Dấu hiệu xâm phạm Nhãn hiệu
Nhãn hiệu "AQUAFINA" được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 41971, cấp ngày 09/07/2002 của Pepsi Co, Inc (Hoa Kỳ) cho các sản phẩm thuộc Nhóm 32, trong đó có nước khoáng. Về dấu hiệu, dấu hiệu xâm phạm là tương tự với nhãn hiệu vì tương tự về phần chữ (phần "mạnh" của nhãn hiệu), phần hình và tổng thể kết hợp giữa hai phần này. Điểm khác nhau giữa dấu hiệu xâm phạm và nhãn hiệu trong điều kiện trí nhớ thông thường của khách hàng là rất khó nhận ra. Về hàng hoá, hàng hoá mang dấu hiệu xâm phạm là trùng lặp với hàng hoá được đăng ký kèm theo nhãn hiệu. Bên cạnh đó, tính chất của hàng hóa (hàng tiêu dùng thông thường), kênh phân phối hàng hóa (thông thường), thói quen mua bán hàng hóa của người tiêu dùng (lựa chọn theo thói quen, ít xem xét kỹ) và uy tín của
nhãn hiệu "AQUAFINA" cũng góp phần vào việc làm cho khách hàng dễ lầm tưởng hàng hóa mang dấu hiệu xâm phạm là một loại hàng hóa mang nhãn hiệu. Vì vậy, hành vi trên là hành vi xâm phạm nhãn hiệu.
Ví dụ 2, hành vi sử dụng nhãn "BIA VIỆT HÀN" trên sản phẩm bia của các cơ sở sản xuất bia (Thanh Xuân, Hà Nội, năm 2006)
Dấu hiệu xâm phạm Nhãn hiệu
Nhãn hiệu màu " BIA HÀ NỘI, HABECO và Hình " được bảo hộ theo Giấy chứng nhận số 49309, cấp ngày 20/06/2003 của Tổng Công ty Bia- Rượu-Nước giải khát Hà Nội cho các sản phẩm bia thuộc Nhóm 32. Về dấu hiệu, dấu hiệu xâm phạm là tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ vì có phần chữ (phần "mạnh" của nhãn hiệu), phần hình và tổng thể kết hợp giữa hai phần này tương tự với nhau. Điểm khác nhau giữa dấu hiệu xâm phạm và nhãn hiệu trong điều kiện trí nhớ thông thường của khách hàng là khó nhận ra. Về hàng hóa là trùng lặp hoàn toàn. Do đó, Cục SHTT đã xác định hành vi trên là hành vi xâm phạm nhãn hiệu (Quyết định 600/SHTT-TTKN ngày 30/03/2006).
Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ dưới đây, hành vi trên chưa chắc đã là hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Vì ngoài cấu trúc và phong cách trình bày, tất cả các nội dung của các phần cấu thành dấu hiệu xâm phạm và nhãn hiệu đều khác nhau. Hơn thế nữa, phần chữ đóng vai trò là phần "mạnh" của nhãn hiệu là "BIA HÀ NỘI" với "BIA VIỆT HÀN" là rất khác nhau, sự giống nhau về phong cách chữ in hoa thông thường không phải là điểm cơ bản. Bên cạnh đó, khách hàng chủ yếu của mặt hàng bia là những
người thường xuyên uống bia, hiểu biết rõ về nhãn hiệu cũng là tên gọi và chất lượng các loại bia nên họ ít có khả năng bị nhầm lẫn giữa hai loại bia này.
2.1.1.4. Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ
Đây là trường hợp sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu về cấu tạo và cách trình bày cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan với hàng hoá, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu về bản chất, chức năng, cách thức thực hiện chức năng, công dụng và phương thức lưu thông. Việc đánh giá tính chất "tương tự gây nhầm lẫn" của nhóm hành vi này được coi là khó khăn và mang tính chủ quan nhất trong các nhóm hành vi xâm phạm quyền SHCN mang tính chất tương đối. Đặc điểm trên do tính chất "tương tự" của dấu hiệu và hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu quy định. Các ví dụ dưới đây sẽ làm sáng tỏ điều này.
Ví dụ 1, hành vi của Công ty mỹ phẩm An Hoà (Hà Nội, năm 2002)
Dấu hiệu xâm phạm Nhãn hiệu
Công ty đã sử dụng dấu hiệu "EDENR & hình" cho sản phẩm trà chanh. Nhãn hiệu "CLEAR & hình" được bảo hộ theo Giấy chứng nhận số 35150, cấp ngày 10/10/2000, của UNILEVER N.V (Anh và Hà Lan) cho các hàng hóa thuộc Nhóm 3 là các chất tẩy rửa và mỹ phẩm. Về dấu hiệu, dấu hiệu xâm phạm được coi là tương tự với nhãn hiệu vì tương tự về phần chữ (phần "mạnh" của nhãn hiệu), phần hình và tổng thể kết hợp giữa hai phần này. Về hàng hóa, hai hàng hóa có sự liên hệ chặt chẽ về phương thức lưu
thông trên thị trường (được bày bán tại khu vực hàng tiêu dùng). Bên cạnh đó, các yếu tố như tính chất của hàng hóa (hàng tiêu dùng thông thường), thói quen mua hàng hóa của khách hàng (mua hàng hóa theo thói quen, ít xem xét kỹ hàng hóa trước khi mua) và uy tín của nhãn hiệu "UNILEVER" cũng góp phần vào việc làm cho khách hàng dễ nhầm lẫn hàng hoá xâm phạm là một loại hàng hóa do công ty UNILEVER tự mình hoặc cho phép người khác sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, hành vi trên đã bị Cục SHTT xác nhận là hành vi xâm phạm nhãn hiệu (Công văn số 429/KN ngày 18/04/2002).
Tuy nhiên, nếu phân tích ở góc độ dưới đây, hành vi trên chưa chắc đã là hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Về dấu hiệu, dấu hiệu xâm phạm gồm phần chữ, phần hình và tổng thể kết hợp giữa hai phần này vẫn có những điểm khác biệt cơ bản với nhãn hiệu. Về hàng hóa, trà chanh là loại đồ uống thuộc Nhóm 30 không tương tự với các sản phẩm mỹ phẩm thuộc Nhóm 03. Các yếu tố khác không phải là các yếu tố cơ bản xác định tính tương tự gây nhầm lẫn giữa dấu hiệu và nhãn hiệu vì thực tế có rất nhiều loại hàng hóa mang các nhãn hiệu khác nhau như vậy vẫn đang tồn tại. Hơn nữa, "CLEAR & hình" không phải là nhãn hiệu nổi tiếng để khách hàng khi mua trà chanh "EDENR" có thể lầm tưởng đó là một loại hàng hóa mang nhãn hiệu.
Ví dụ 2, hành vi của Công ty liên doanh Nhà máy rượu bia Hubico- Thăng Long (Đà Nẵng, năm 2001)
Công ty đã sử dụng dấu hiệu hình "Heineken " tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hình "Heineken" của Công ty liên doanh Nhà máy bia Việt Nam, được bảo hộ theo Đăng ký quốc tế số 746068, ngày 23/11/2000 cho các sản phẩm bia các loại thuộc Nhóm 32. Về dấu hiệu, dấu hiệu xâm phạm tương tự với nhãn hiệu ở dạng nhãn hiệu ba chiều vì tương tự về nhãn sản phẩm, hình dáng bao bì sản phẩm và sự kết hợp giữa chúng. Về hàng hoá, bia và