Như trên đã trình bày, do đặc thù của phạm vi và phương thức bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng nên hành vi xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng có nội dung rất rộng (việc đánh giá chỉ dựa trên việc sử dụng dấu hiệu xâm phạm cho các loại hàng hoá, dịch vụ có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu). Đây cũng là các nhóm hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu mang tính chất tương đối nên việc đánh giá cũng rất phức tạp dựa vào việc có thể chứng minh việc sử dụng trên có khả năng gây nhầm lẫn hay không. Việc phân loại hành vi này cũng dựa vào dấu hiệu xâm phạm.
Trong các nhóm hành vi này, đa phần các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới đều được Việt Nam công nhận và bảo hộ dựa trên cơ sở cam kết quốc tế (Điều 6Bis, Công ước Paris và Khoản 2, 3, Điều 16 TRIPS), thoả thuận song phương (Khoản 6, Điều 6, BTA) hoặc theo nguyên tắc có đi có lại. Vì vậy, việc chứng minh một hành vi xâm phạm nhãn hiệu thuộc nhóm này sẽ dễ dàng hơn. Với các nhãn hiệu nổi tiếng quốc gia, việc công nhận sẽ khó hơn dựa trên việc nhãn hiệu phải được chứng minh thoả mãn các tiêu chí của Điều 75, Luật SHTT 2005. Do đó, các hành vi xâm phạm nhóm đối tượng này cũng khó xác định hơn.
2.1.2.1. Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng
Đây là hành vi sử dụng dấu hiệu giống hệt hoặc khó phân biệt về tổng thể cấu trúc và cách trình bày với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ (cả trùng và tương tự) nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn.
Ví dụ 1, hành vi sử dụng dấu hiệu "McDonald" cho các sản phẩm đồ ăn nhanh, dịch vụ ăn uống của một Công ty Australia
Năm 1992, một công ty của Australia đã sử dụng nhãn hiệu "McDonald" cho các sản phẩm đồ ăn nhanh, dịch vụ ăn uống. Tại thời điểm đó, nhãn hiệu "McDonald’s" được coi là nhãn hiệu nổi tiếng dựa trên các cơ sở: (1) McDonald vừa là tên thương mại vừa là nhãn hiệu được hình thành từ các nhãn hiệu riêng lẻ của tập đoàn kinh doanh đồ ăn nhanh hàng đầu thế giới MCDONALD`S CORPORATION (Hoa Kỳ) bắt đầu hoạt động từ năm 1940, đến năm 1992 đã có gần 10.000 nhà hàng tại 34 quốc gia; (2) McDonald’s Corporation nổi tiếng với việc cung cấp hàng loạt các thực đơn ăn nhanh từ kiểu truyền thống đến hiện đại theo các mô hình kinh doanh dịch vụ đa dạng; (3) nhãn hiệu "McDonald" đang được bảo hộ theo 02 đăng ký quốc tế, 68 đăng ký tại Hoa Kỳ và hàng chục đăng ký tại các nước khác cho các sản phẩm, dịch vụ, trong đó có đồ ăn nhanh (Nhóm 30) và kinh doanh dịch vụ nhà hàng
(Nhóm 43).... Về dấu hiệu, hàng hóa và dịch vụ, chúng ta thấy đơn đăng ký là trùng lặp hoàn toàn với nhãn hiệu nổi tiếng "McDonald". Vì vậy, hàng hoá và dịch vụ theo đơn đăng ký sẽ có khả năng gây nhầm lẫn cao cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa và mối liên hệ giữa Công ty trên với MCDONALD`S CORPORATION. Mặc dù trên thực tế, nhãn hiệu "McDonald" chưa được đăng ký tại Việt Nam và MCDONALD`S CORPORATION cũng chưa có hoạt động kinh doanh nào tại Việt Nam, nhưng hành vi trên vẫn được coi là hành vi xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng "McDonald" trên cơ sở Điều 6Bis của Công ước Paris và Điểm e, Khoản 1, Điều 6, Nghị định 63/CP.
Ví dụ 2, hành vi sử dụng dấu hiệu TOYOTA cho sản phẩm máy công cụ của một Công ty Nhật Bản, năm 2008
"TOYOTA" là nhãn hiệu nổi tiếng của Toyota Motor Corporation (Nhật Bản) dùng cho các sản phẩm và dịch vụ, trong đó chủ yếu là ôtô, phụ tùng ôtô ở Nhóm 12 và các dịch vụ liên quan đến Nhóm 12 (Nhóm 36, 37 và 39) dựa trên các tiêu chí: (1) "TOYOTA" vừa là nhãn hiệu, vừa là tên thương mại của công ty hàng đầu thế giới về ôtô ra đời đã hơn 70 năm hiện có 500 công ty con và gần 300.000 nhân viên. Thành lập ở Việt Nam từ năm 1995, đến nay Công ty ôtô Toyota Việt Nam đã có hệ thống 16 đại lý và trạm dịch vụ được uỷ quyền tại các tỉnh thành lớn với hơn 1.000 nhân viên; (2) thu nhập của Công ty chủ yếu là từ ôtô và dịch vụ liên quan đến ôtô là hơn 200 tỷ USD/năm; (3) nhãn hiệu "TOYOTA" được bảo hộ thông qua gần 200 đăng ký tại Nhật Bản, hơn 20 đăng ký tại các nước thuộc Cộng đồng chung Châu Âu, hàng trăm đăng ký tại các nước khác và 09 đăng ký tại Việt Nam; (4) "Thương hiệu" "TOYOTA" (chủ yếu là nhãn hiệu TOYOTA) được Công ty Interbrand đánh giá là thương hiệu sản xuất ôtô đứng đầu thế giới và "đứng thứ 6 trong 100 thương hiệu hàng đầu thế giới trị giá hơn 30 triệu USD (năm 2007-2008)"… [77]. Mặc dù về mặt hàng hoá, máy công cụ (Nhóm 7) là hàng hoá tương tự với các hàng hoá mang nhãn hiệu TOYOTA (Nhóm 12), tuy nhiên, do sự nổi tiếng của nhãn hiệu TOYOTA, việc sử dụng nhãn hiệu theo đơn đăng ký sẽ có nguy cơ cao gây nhầm lẫn cho khách
hàng. Vì vậy, Cục SHTT đã từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho đơn đăng ký trên.
Ví dụ 3, sử dụng dấu hiệu "Honda" cho sản phẩm kẹo của một hãng kẹo ở Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2008
Nhãn hiệu "Honda"của Honda Motor Company, Ltd. (Nhật Bản) được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng dựa trên các cơ sở: (1) "Honda" vừa là nhãn hiệu, vừa là tên thương mại của Công ty Honda ra đời gần 60 năm, gồm 500 công ty con và chi nhánh trên toàn thế giới, thu hút hơn 130.000 lao động, cung cấp nhiều hàng hoá và dịch vụ trong đó chủ yếu là các hàng hóa, dịch vụ liên quan đến phương tiện giao thông đường bộ (Nhóm 12). Thành lập ở Việt Nam từ năm 1996, đến nay Công ty Honda Việt Nam đã có hệ thống các cửa hàng, đại lý do Honda uỷ nhiệm trên tất cả các tỉnh thành cung cấp hàng hóa và dịch vụ mang nhãn hiệu Honda; (2) doanh thu của Công ty Honda từ việc bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu "Honda" đạt hơn 10 tỷ Yên/năm (2005- 2007); (3) nhãn hiệu " Honda" hiện đang được bảo hộ theo 06 đăng ký quốc tế, gần 300 đăng ký tại Nhật Bản, hơn 60 đăng ký tại Cộng đồng chung Châu Âu, hàng trăm đăng ký tại các nước khác và hơn 30 đăng ký tại Việt Nam cho các hàng hóa và dịch vụ, trong đó chủ yếu là các hàng hóa thuộc Nhóm 12 và dịch vụ liên quan đến nhóm này; (4) nhãn hiệu "Honda" được Trung tâm trọng tài và Trung tâm hoà giải của WIPO công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng trong các phán quyết giải quyết tranh chấp về tên miền (vụ việc D2005-1069 năm 2005). "Năm 2007, thương hiệu "Honda" (thành phần chính là nhãn hiệu "Honda") được Công ty Interbrand định giá là gần 18 triệu USD, xếp thứ 19 trong 500 thương hiệu trị giá nhất trên thế giới…" [77]. Về hàng hoá, kẹo (Nhóm 30) không có bất cứ sự liên hệ nào với các hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu "Honda" (chủ yếu thuộc Nhóm 12). Tuy nhiên, do nhãn hiệu đã được đông đảo người tiêu dùng Việt Nam biết đến nên khách hàng sẽ dễ nhầm lẫn sản phẩm kẹo trên cũng là một loại hàng hóa mang nhãn hiệu "Honda". Do đó, hành vi trên là hành vi xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng Honda.
nghỉ của Nhà nghỉ Sóng Hồng (Hà Nội, 2008)
Dựa trên các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng tại Điều 75, Luật SHTT 2005, có thể coi "FPT" là một nhãn hiệu nổi tiếng của Việt Nam. Thứ nhất, "FPT" vừa là nhãn hiệu vừa là tên thương mại của Công ty Cổ phần FPT là công ty đa quốc gia, hoạt động trên bốn lĩnh vực, trong đó chủ yếu là công nghệ thông tin và viễn thông, được thành lập từ năm 1988, bao gồm 16 đơn vị thành viên với hơn 9.000 lao động. Thứ hai, FPT có doanh thu và tốc độ tăng trưởng kinh doanh cao (doanh thu thuần từ năm 2006-2008 đạt từ 730 triệu -1 tỷ USD/năm với mức tăng trưởng khoảng 20%/năm). Thứ ba, những năm qua, FPT liên tục được bạn đọc tạp chí PC World Việt Nam bình chọn là Tập đoàn tin học uy tín nhất Việt Nam, nhiều năm nhận giải thưởng "Đối tác doanh nghiệp xuất sắc nhất năm" của Cisco, IBM, HP… Năm 2008, FPT được người tiêu dùng bình chọn là thương hiệu nổi tiếng ngành công nghệ thông (khảo sát do hãng Nielsen Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiến hành). Thứ tư, nhãn hiệu "FPT" hiện được bảo hộ theo 21 đăng ký tại Việt Nam cho các sản phẩm, dịch vụ, trong đó có thiết bị viễn thông, tin học (Nhóm 9), dịch vụ liên quan đến viễn thông, tin học, tài chính và ngân hàng giáo dục và đào tạo (Nhóm 35-39, 41 và 42)… [70]. Mặc dù dịch vụ kinh doanh nhà nghỉ (Nhóm 43) không có mối liên hệ với các nhóm hàng hoá và dịch vụ mang nhãn hiệu "FPT". Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng sâu rộng của nhãn hiệu, việc sử dụng nhãn hiệu "FPT" sẽ làm cho khách hàng lầm tưởng rằng đó cũng là một dịch vụ do công ty FPT hoặc được FPT cho phép cung cấp. Và sự nhầm lẫn này thực tế đã xảy ra dựa trên số lượng khách hàng tăng gấp đôi sau khi chủ nhà nghỉ gắn nhãn hiệu này trên nhà nghỉ.
2.1.2.2. Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng
Đây là hành vi sử dụng dấu hiệu tương tự (theo nghĩa rộng nhất, bao gồm cả trường hợp dịch nghĩa, phiên âm) với nhãn hiệu nổi tiếng về tổng thể cấu trúc và cách trình bày cho các hàng hoá, dịch vụ nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn. So với nhóm hành vi trên, hành vi xâm phạm thuộc nhóm này có độ nhầm lẫn thấp hơn nếu đánh giá dưới góc độ khách hàng, nhưng lại phức tạp và khó chứng minh hơn nếu nhìn từ góc độ những cơ quan thực thi và người bị xâm phạm. Dưới đây là các ví dụ minh họa.
Ví dụ 1, sử dụng dấu hiệu TESC TOYOTA Đông Sài Gòn và hình cho các sản phẩm và dịch vụ của Công Ty Cổ Phần Toyota Đông Sài Gòn tại Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2007
Dấu hiệu xâm phạm Nhãn hiệu TOYOTA Giấy chứng nhận số 16481, ngày 19/04/1995 Giấy chứng nhận số 16695, ngày 16/05/1995 Đơn số 4-2008- 03158, ngày 20/02/2008 TOYOTA Nhóm 35: mua bán ô tô, phụ tùng và máy móc ô tô; Nhóm 37: sửa chữa, bảo hành, bảo trì ôtô;
Nhóm 39: chuyên chở hành khách; vận tải; chuyên chở hàng hóa; cho thuê xe chở khách.
Nhóm 36: dịch vụ bảo hiểm và tài chính;
Nhóm 37: sửa chữa, bảo dưỡng xe cơ giới; Nhóm 39: cho thuê xe cơ giới.
Nhóm 39: cho thuê xe cơ giới;
Nhóm 36: dịch vụ tài chính liên quan đến ô tô, xe có động cơ.
Về mặt dấu hiệu, đơn đăng ký chứa phần tên thương mại của Toyota Motor Corporation (Nhật Bản) là trùng lặp hoàn toàn với nhãn hiệu hoặc phần dấu hiệu chữ "mạnh" nhất của nhãn hiệu theo các đăng ký, chỉ khác ở phần hình. Trong khi đó, các dịch vụ đăng ký theo đơn là trùng lặp hoàn toàn với các dịch vụ được sử dụng dưới nhãn hiệu nổi tiếng. Do TOYOTA là một nhãn
hiệu nổi tiếng nên việc sử dụng dấu hiệu theo đơn đăng ký trên sẽ có nguy cơ làm cho khách hàng nhầm lẫn rằng đó cũng là một nhãn hiệu dịch vụ của Toyota Motor Corporation. Vì vậy, theo quy định tại Điều 75, Luật SHTT 2005, hành vi trên được coi là hành vi xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng.
Ví dụ 2, hành vi sử dụng dấu hiệu "MC" của Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nội, năm 2008
Về mặt dấu hiệu, đơn đăng ký chỉ chứa một phần dấu hiệu của nhãn hiệu nổi tiếng "MCDONALD", về mặt hàng hóa, mỹ phẩm thuộc Nhóm 3 là khác biệt hoàn toàn với các sản phẩm, dịch vụ thuộc Nhóm 29, 30 và 42 mang nhãn hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, do uy tín và tầm ảnh hưởng sâu rộng của nhãn hiệu "MCDONALD" nên khách hàng vẫn có khả năng bị nhầm lẫn rằng hàng hoá theo đơn đăng ký cũng là một dòng sản phẩm mang nhãn hiệu "MCDONALD" của MCDONALD`S CORPORATION hoặc do người của Công ty uỷ quyền cung cấp. Vì vậy, căn cứ vào Điều 75, Luật SHTT 2005, hành vi trên được coi là hành vi xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng "MCDONALD".
Tuy nhiên, Khoản 2, Điều 125, Luật SHTT 2005 cùng loại trừ các trường hợp sử dụng nhãn hiệu không phải là hành vi xâm phạm quyền để cân đối giữa quyền của chủ sở hữu và những người liên quan trong xã hội:
Thứ nhất, lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu đưa ra thị trường nước ngoài.
Đây là quy định dựa trên nguyên tắc "cạn quyền" hay "khai thác hết quyền sở hữu công nghiệp", nghĩa là khi sản phẩm được chủ sở hữu trực tiếp hay uỷ quyền cho người khác bán hàng hoá ra thị trường thì những người khác có quyền sử dụng sản phẩm mà chủ sở hữu không có quyền can thiệp.
Đồng thời, quy định này cũng chứng tỏ pháp luật Việt Nam thừa nhận cả hành vi "nhập khẩu song song", không coi hành vi này là hành vi xâm (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
phạm quyền đối với nhãn hiệu. Đây là một quy định có lợi cho các nước đang phát triển trong việc nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu bị kiểm soát độc quyền bởi các công ty đa quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực dược phẩm. Tổ chức Y tế Thế giới mô tả trường hợp này là:
Nếu một nhà sản xuất sở hữu một sản phẩm ở vài nước, họ có thể quyết định bán sản phẩm này với các mức giá khác nhau ở mỗi nước. Nếu giá ở nước A thấp hơn đáng kể so với ở nước B, các nhà nhập khẩu ở nước B có thể mua sản phẩm với giá rẻ ở nước A và bán ở nước B với mức giá thấp hơn giá do nhà sản xuất quy định.
Tại Việt Nam, Điều 3, Quyết định số 1906/2004/QĐ-BYT ngày 28/05/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về nhập khẩu song song thuốc phòng và chữa bệnh cho người quy định: "Nhập khẩu song song thuốc là việc nhập khẩu thuốc có cùng tên biệt dược với thuốc đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam khi các công ty dược phẩm nước ngoài định giá thuốc ở nước này thấp hơn ở nước kia" [7]. Và quan điểm này cũng phản ánh trong quá trình đàm phát ký kết BTA, trong đó, "quyền chống nhập khẩu song song" sẽ do pháp luật của từng nước điều chỉnh (pháp luật Hoa Kỳ cấm nhập khẩu song song còn pháp luật Việt Nam thì không).
Ví dụ, nhãn hiệu ZINNAT dùng cho các sản phẩm dược phẩm thuộc Nhóm 05 do Glaxo Operations UK., Ltd (Anh) sở hữu và sản xuất các sản phẩm mang nhãn hiệu. Tại Việt Nam, các sản phẩm mang nhãn hiệu ZINNAT được đăng ký lưu hành, nhập khẩu và phân phối bởi Glaxo SmithKline Pte., Ltd (Bỉ). Tuy nhiên, trong thời điểm từ năm 2004-2008, giá dược phẩm mang nhãn hiệu ZINNAT cao hơn rất nhiều so với các loại sản phẩm cùng loại do Công ty Glaxo tại Anh sản xuất và xuất khẩu vào thị trường Ấn Độ. Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi của khách hàng tại Việt Nam và trên cơ sở quy định trên, Bộ Thương mại (Nay là Bộ Công thương) đã cho phép một số doanh nghiệp nhập khẩu các dược phẩm mang nhãn hiệu ZINNAT từ Ấn Độ. Các
doanh nghiệp này có quyền lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của