Theo Khoản 1, Điều 204, Luật SHTT 2005, dựa trên tiêu chí tính chất của thiệt hại vật chất, thiệt hại do hành vi xâm phạm nhãn hiệu được chia thành bốn loại: (1) Các tổn thất về tài sản; (2) mức giảm sút về thu nhập và lợi nhuận; (3) tổn thất về cơ hội kinh doanh; (4) chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại. Dựa trên mối quan hệ giữa thiệt hại và hành vi xâm phạm, thiệt hại được chia thành hai nhóm là: (1) Thiệt hại trực tiếp (các tổn thất về tài sản và chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại); (2) thiệt hại gián tiếp (mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận, và tổn thất về cơ hội kinh doanh).
2.3.2.1. Nhóm thiệt hại trực tiếp
Thiệt hại trực tiếp là những thiệt hại đã xảy ra và có thể dễ dàng xác định trên thực tế. Đây là nhóm thiệt hại dễ xác định hơn nhóm thiệt hại gián tiếp dựa trên các bằng chứng dễ dàng thu thập.
Về tổn thất về tài sản, được xác định theo mức độ giảm sút hoặc bị mất về giá trị tính được thành tiền của nhãn hiệu được bảo hộ. Khi người bị thiệt hại yêu cầu bồi thường về tổn thất về tài sản, thì phải nêu rõ giá trị tính được thành tiền của nhãn hiệu tại thời điểm bị xâm phạm và căn cứ xác định nó (Mục B.I.1.4, Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-
BVHTT&DL-BKH&CN-BTP, ngày 03/4/2008 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền SHTT tại Toà án nhân dân). Để xác định giá trị bị mất và giảm sút của nhãn hiệu bị xâm phạm, trước hết cần xác định giá trị của nhãn hiệu sau đó so sánh với giá trị tài sản đó tại thời điểm trước và sau khi có hành vi xâm phạm. Giá trị của nhãn hiệu phải được xác định trên cơ sở thị trường, nghĩa là "giá trị nhãn hiệu được tính bằng giá trị mà người mua sẵn sàng bỏ ra và mong muốn đạt được nó trong tương lai"
(WIPO). Giá trị của nhãn hiệu được xác định theo một hoặc các căn cứ tại Điều 17, Nghị định 105/2006/NĐ-CP. Đây cũng chính là các phương thức định giá nhãn hiệu mà dưới đây sẽ được tác giả làm rõ.
Thứ nhất, giá chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc giá chuyển giao quyền
sử dụng nhãn hiệu. Dựa trên cơ sở định giá theo thị trường, giá nhãn hiệu được xác định dựa trên cơ sở giá chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tương tự được giao dịch trên thị trường vào thời điểm định giá. Để áp dụng phương pháp này, cần phải có thị trường chuyển giao nhãn hiệu với số lượng các giao dịch đủ lớn, đa dạng và cơ chế thông tin minh bạch để có thể lấy đó làm cơ sở so sánh. Tuy nhiên, thực tế tại Việt Nam, mới chỉ có một số ít các hoạt động chuyển giao nhãn hiệu theo hợp đồng lixăng được đăng ký tại Cục SHTT với mức giá tượng trưng (1 USD) hoặc là giá trị rất thấp nhằm mục đích trốn thuế. Thị trường giao dịch quyền SHTT nói chung và thị trường giao dịch nhãn hiệu nói riêng vì vậy mà chưa hình thành. Do đó, việc áp dụng phương thức định giá nhãn hiệu này ở Việt Nam hiện tại chưa phản ánh đúng giá trị của nhãn hiệu và chưa chuẩn xác.
Thứ hai, giá trị góp vốn kinh doanh bằng nhãn hiệu. Theo phương thức này, giá trị nhãn hiệu chính là giá được ghi vào trong các văn bản, giấy tờ của doanh nghiệp và được đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Đây là cơ sở tương đối đáng tin cậy vì nó liên quan trực tiếp đến quyền sở hữu doanh
nghiệp của các bên nên thông tin tương đối trung thực, được công khai hoá và được báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, do hạn chế trong việc định giá mà nhãn hiệu thường không được định giá hoặc được định giá với giá trị thấp hơn giá trị trên thị trường rất nhiều. Ví dụ, khi góp vốn xây dựng Nhà máy sản xuất kem đánh răng Elida P/S, giá trị nhãn hiệu P/S của phía Việt Nam được định giá là 4 triệu USD và sau đó được phía Hà Lan mua lại với giá 5 triệu USD (năm 1996). Giá trị nhãn hiệu tại thời điểm góp vốn và chuyển giao được coi là giá cả hợp lý vì P/S là một nhãn hiệu nổi tiếng của Công ty Hoá mỹ phẩm P/S được sử dụng mấy chục năm và chiếm hơn 2/3 thị phần sản phẩm kem đánh răng tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước khi góp vốn vào các doanh nghiệp khác đều không tính đến giá trị nhãn hiệu.
Thứ ba, giá trị nhãn hiệu trong tổng số tài sản của doanh nghiệp.
Không chỉ giá trị nhãn hiệu mà tổng số tài sản của doanh nghiệp cũng phải được xác định trên cơ sở thị trường, không phải trên cơ sở sổ sách kế toán. Điều đó do các nguyên nhân sau: Thứ nhất, quyền SHCN đối với nhãn hiệu vừa là một tài sản cố định vô hình được hạch toán vào sổ sách kế toán vừa là một tài sản được lưu thông trên thị trường nên nó phải tuân theo các quy luật thị trường; thứ hai, tương quan giữa giá trị sổ sách và giá trị thị trường của tài sản ngày càng chênh lệch, trong khi đó giá trị tài sản vô hình (chủ yếu là nhãn hiệu) lại không ngừng tăng lên trong tổng số tài sản của doanh nghiệp. Theo Liên đoàn quốc tế các nhà kế toán (IFAC), vào năm 1998, tương quan giữa giá trị sổ sách (cân đối tài sản) và giá trị thị trường (cổ phiếu) là 1/6 (trong khi tỉ lệ này năm 1970 là 1/1)” [65], 50-90% giá trị một công ty tạo ra là nhờ giá trị các tài sản vô hình. Ngày nay, "giá trị tài sản vô hình của các công ty có thể chiếm tới 99% tổng tài sản của công ty như trường hợp của Yahoo Southeast Asia Pte. Ltd. (Singapore)" [41]. Trên thế giới, việc xác định giá trị nhãn hiệu và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp đa số là dựa vào phương thức định giá theo giá thị trường và việc định giá nhãn hiệu đã bắt đầu chuyển
từ xu hướng định giá khi chuyển nhượng sang định giá trong quá trình xây dựng nhãn hiệu hàng năm. Tuy nhiên, tại Việt Nam giá trị nhãn hiệu thường không được định giá hoặc chỉ được định giá dựa trên cơ sở sổ sách kế toán và việc định giá chỉ được xác định khi có các hoạt động cơ cấu lại doanh nghiệp hay chuyển nhượng. Ví dụ 1, hàng loạt các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá chỉ tính giá trị tài sản cố định mà không tính đến giá nhãn hiệu trong tổng giá trị tài sản như nhãn hiệu "Vinamilk" (Công ty Cổ phần sữa Việt Nam), "Phả Lại" (Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại)… Ví dụ 2, Công ty Kem Tràng Tiền khi cổ phần hoá năm 2000 định giá tổng tài sản bao gồm nhà xưởng, hệ thống phân phối và giá trị nhãn hiệu "TRÀNG TIỀN" trị giá có 3,2 tỷ VND. Theo tính toán, số tiền trên chỉ đủ chi phí cho 80 lần quảng cáo nhãn hiệu trên truyền hình. Rõ ràng, đây là con số quá thấp so với nhãn hiệu "TRÀNG TIỀN" nổi tiếng hơn 50 năm qua. Tiếp đó, năm 2006, "nhãn hiệu "Vinaconex" (Tổng công ty Vinaconex) chỉ được định giá có 3,5 tỷ VND, chiếm chưa tới 1/1.000 tổng giá trị tài sản của Tổng công ty" [41].
Thứ tư, giá trị đầu tư cho việc tạo ra và phát triển nhãn hiệu, bao gồm các chi phí tiếp thị, nghiên cứu, quảng cáo, lao động, thuế và các chi phí khác.
Đây là phương thức định giá nhãn hiệu theo chi phí vì nó dựa trên tổng chi phí quá khứ đã phát sinh trong quá trình tạo dựng và phát triển nhãn hiệu. Để có thể sử dụng được phương thức này, cần phải có đủ các bằng chứng về quá trình xây dựng và phát triển nhãn hiệu cũng như xem xét các yếu tố khác như về xu thế phát triển của thị trường, thời hạn hiệu lực của văn bằng… Đây là phương thức có thể sử dụng tại Việt Nam trong điều kiện phương pháp định giá theo thị trường không phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, phương pháp này có một số hạn chế sau: (1) Nó không chính xác vì nhãn hiệu trong đa số trường hợp được xây dựng thành công đều có giá trị lớn gấp nhiều lần so với chi phí bỏ ra để xây dựng nó; (2) để sử dụng được phương pháp trên, chủ thể quyền phải bộc lộ các báo cáo tài chính trong đó có khoản chi phí cho xây dựng nhãn hiệu là yếu tố có thể không tốt cho chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.
Về chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại, chi phí này gồm chi phí cho việc tạm giữ, bảo quản, lưu kho, lưu bãi đối với hàng hoá xâm phạm, chi phí thực hiện các biện pháp khẩn cấp tạm thời, chi phí hợp lý để thuê dịch vụ giám định, ngăn chặn, khắc phục hành vi xâm phạm và chi phí cho việc thông báo, cải chính trên phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến hành vi xâm phạm (Điều 20, Nghị định 105/2006/NĐ-CP). Đây là những chi phí thực tế, cần thiết, hợp lý mà chủ thể quyền đã dùng để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại do hành vi xâm phạm nhãn hiệu gây ra. Mục đích của chi phí này là để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra, vì vậy, nó có thể có hoặc không ngăn chặn, khắc phục được những thiệt hại này trên thực tế, miễn là vẫn bảo đảm các tiêu chí trên. Tuy nhiên, việc đánh giá các chi phí theo tiêu chí trên là rất phức tạp và tốn kém trong khi khoản bồi thường này cũng không lớn như các cách xác định trên. Việc đánh giá được thực hiện dựa trên các yếu tố tính chất, mức độ hành vi xâm phạm, đánh giá tương quan giữa hành vi xâm phạm và các biện pháp mà chủ thể quyền đã áp dụng cũng như khả năng chứng minh của chủ thể quyền về các chi phí này.
2.3.2.2. Nhóm thiệt hại gián tiếp
Thiệt hại gián tiếp là những thiệt hại chưa xảy ra trên thực tế nhưng có mối quan hệ nhân quả với hành vi xâm phạm và có thể xác định được thông qua các suy đoán khoa học dựa trên các bằng chứng gián tiếp chứng minh có mối liên hệ trên. So với nhóm thiệt hại trực tiếp, nhóm này khó chứng minh hơn vì đây là những thiệt hại suy đoán dựa trên hành vi xâm phạm và mối quan hệ giữa hành vi xâm phạm và các khoản lợi ích vật chất bị mất.
Về mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận, để xác định được trước hết phải xác định được là chủ thể quyền có thu nhập, lợi nhuận trước khi xảy ra hành vi xâm phạm. Thu nhập, lợi nhuận sẽ bao gồm: (1) Thu nhập, lợi nhuận thu được do sử dụng, khai thác trực tiếp nhãn hiệu; (2) thu nhập, lợi nhuận thu được do chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Trên cơ sở thu nhập, lợi
nhuận đã được xác định mới xác định mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận. Mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận được xác định theo một hoặc các căn cứ: (1) So sánh trực tiếp mức thu nhập, lợi nhuận thực tế trước và sau khi xảy ra hành vi xâm phạm, tương ứng với từng loại thu nhập; (2) so sánh sản lượng, số lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thực tế tiêu thụ hoặc cung ứng trước và sau khi xảy ra hành vi xâm phạm; (3) so sánh giá bán thực tế trên thị trường của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ trước và sau khi xảy ra hành vi xâm phạm. Nếu thu nhập, lợi nhuận của người bị thiệt hại, sau khi xảy ra hành vi xâm phạm thấp hơn thu nhập, lợi nhuận trước khi xảy ra hành vi đó, thì khoản chênh lệch đó là thu nhập, lợi nhuận thực tế của người bị thiệt hại bị giảm sút. Tuy nhiên, việc xác định này có hai lưu ý là: (1) Tính đến các yếu tố khách quan tác động đến việc sự tăng hoặc giảm thu nhập, lợi nhuận của người bị thiệt hại không liên quan đến hành vi xâm phạm nhãn hiệu để bảo đảm xác định thu nhập, lợi nhuận thực tế của người bị thiệt hại bị giảm sút; và (2) đối với trường hợp có hành vi xâm phạm nhãn hiệu, nhưng khi xác định thiệt hại tại thời điểm xảy ra hành vi xâm phạm so với thời điểm trước khi xảy ra hành vi xâm phạm, thu nhập, lợi nhuận của bên bị xâm phạm tuy không giảm sút, nhưng so với thu nhập, lợi nhuận thực tế đáng lẽ ra họ phải có được nếu không có hành vi xâm phạm vẫn bị giảm đi, thì trường hợp này cũng được coi là thu nhập, lợi nhuận bị giảm sút (Điều 18, Nghị định 105/2006/NĐ-CP; Mục B.I.1.5, Thông tư 02/2008/TTLT). Việc xác định thiệt hại trên thực tế tương đối khó khăn và và phức tạp. Do việc xác định đòi hỏi phải có kỹ năng trong việc tính toán thiệt hại và chủ thể quyền phải bộc lộ các thông tin về tài chính trong báo cáo tài chính vốn là cái mà các doanh nghiệp phải cân nhắc. Dưới đây tác giả sẽ lần lượt làm rõ những thiệt hại thuộc nhóm này.
Thứ nhất, thu nhập, lợi nhuận bị giảm sút từ việc sử dụng, khai thác trực tiếp nhãn hiệu. Đây là những khoản thu nhập mà chủ thể quyền sẽ đạt được trong quá trình sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu
trên thực tế nếu không có hành vi xâm phạm. Thu nhập, lợi nhuận bị mất phải có mối quan hệ nhân quả mật thiết với hành vi xâm phạm. Thiệt hại được xác định dựa trên việc so sánh các yếu tố như từng loại thu nhập, lợi nhuận và tổng thể các loại thu nhập, số lượng hoặc giá cả hàng hoá, dịch vụ trước và sau khi có hành vi xâm phạm. Tuy nhiên, các yếu tố trên chịu tác động bởi rất nhiều yếu tố, vì vậy việc phân tách những khoản giảm sút nào chịu tác động của hành vi xâm phạm là rất khó khăn. Thực tế là, chỉ khi nào chứng minh được mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa hành vi xâm phạm với các giảm sút về thu nhập, lợi nhuận thì nó mới được ghi nhận là thiệt hại do hành vi xâm phạm.
Thứ hai, thu nhập, lợi nhuận giảm sút do chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Đây là những khoản lợi ích vật chất mà chủ thể quyền có khả năng nhận được từ việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nếu không có hành vi xâm phạm xảy ra. Đối với hợp đồng lixăng đã ký kết, thiệt hại ở đây chính là phần giá trị hợp đồng bị giảm so với giá trị ban đầu hoặc toàn bộ giá trị hợp đồng nếu hợp đồng bị huỷ hoàn toàn. Trong trường hợp khác, thiệt hại được xác định dựa trên những yếu tố liên quan như: Nhu cầu chung của thị trường về chuyển giao nhãn hiệu, khách hàng tiềm năng có nhu cầu chuyển giao nhãn hiệu, giá mà người mua đã trả cho lixăng sử dụng, ý kiến định giá của các chuyên gia, … Vì vậy, để có thể xác định được thiệt hại loại này cần phải chứng minh chính xác mối liên quan chặt chẽ, nhân quả giữa hành vi xâm phạm và các khoản giảm sút trên.
Về tổn thất về cơ hội kinh doanh, trong đócơ hội kinh doanh được định nghĩa là hoàn cảnh thuận lợi, khả năng thực tế để chủ thể quyền SHCN đối với nhãn hiệu sử dụng, khai thác trực tiếp, cho người khác thuê, chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền SHTT, chuyển nhượng đối tượng quyền SHTT cho người khác... để thu lợi nhuận. Cơ hội kinh doanh có thể là một trong các trường hợp sau: Khả năng thực tế sử dụng, khai thác trực tiếp nhãn hiệu trong kinh doanh; khả năng thực tế chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, chuyển nhượng nhãn hiệu cho người khác; cơ hội kinh doanh khác bị mất do hành vi xâm phạm
trực tiếp gây ra. Tổn thất về cơ hội kinh doanh là thiệt hại về giá trị tính được