Khoản 2, Điều 16, TRIPS và Khoản 6, Điều 6 của BTA, để xác định một nhãn hiệu nổi tiếng phải xem xét "danh tiếng của nhãn hiệu" hoặc "sự hiểu biết về nhãn hiệu" trong bộ phận công chúng có liên quan đạt được nhờ hoạt động "quảng cáo" hoặc "khuyếch trương" nhãn hiệu. Như vậy, nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trong phạm vi lãnh thổ nhất định (quốc gia, khu vực hoặc toàn thế giới) thông qua việc nhãn hiệu được sử dụng. Trên cơ sở phạm vi nhãn hiệu được biết đến có thể chia nhãn hiệu nổi tiếng thành nhãn hiệu nổi tiếng quốc gia, khu vực và thế giới. Khoản 20, Điều 4, Luật SHTT 2005 quy định: "Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam" và Điều 75, Luật SHTT 2005 đã đưa ra các tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng.
Liên quan tới tiêu chí phân loại này có một dạng nhãn hiệu khác không được quy định chính thức trong văn bản pháp luật nhưng được thừa nhận rộng rãi trong thực tiễn là "nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi" tức là các nhãn hiệu mới đạt được một trong ba tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng là "được sử dụng liên tục", "có uy tín" và "được biết đến một cách rộng rãi" theo quy định tại Khoản 8B, Điều 2, Nghị định 63/CP [14]. Thực tiễn này hiện nay vẫn được thừa nhận.
1.1.3. Khái niệm hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu với nhãn hiệu
Cùng với quy định về việc bảo hộ, việc thực thi quyền chống lại các hành vi xâm phạm quyền SHTT nói chung và xâm phạm nhãn hiệu nói riêng cũng được các điều ước quốc tế chú trọng. Công ước Paris không quy định cụ
thể về hành vi xâm phạm quyền nói chung và hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng mà chỉ quy định về nghĩa vụ của các thành viên trong việc "thu giữ hàng hoá nhập khẩu… gắn trái phép nhãn hiệu hàng hoá" (Điều 9), "thu giữ khi nhập khẩu hàng hoá có chỉ dẫn sai lệch về nguồn gốc hoặc về người sản xuất" (Điều 10). Hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu có thể tìm thấy trong các hành vi: gắn trái phép nhãn hiệu hàng hóa lên hàng hóa, xuất nhập khẩu hoặc các hành vi khác đối với hàng hóa trên; xuất nhập khẩu, sản xuất, chế tạo hoặc buôn bán các hàng hoá có chỉ dẫn sai lệch về nguồn gốc hoặc về người sản xuất. Đến TRIPS, tuy cũng không quy định các nội dung cụ thể nhưng thông qua việc sử dụng thuật ngữ "xâm phạm quyền SHTT" (infringements of intellectual property rights) và các quy định về thực thi quyền SHTT tại các Điều 41-61, Phần III, Hiệp định đã trở thành cơ sở quan trọng trong việc làm rõ bản chất pháp lý của hành vi xâm phạm SHCN đối với nhãn hiệu. Các nội dung trên cũng được thể hiện trong Điều 11, BTA.
§1114, Chương II, Luật nhãn hiệu hàng hoá Hoa Kỳ (Lanham Act) quy định:
Người nào không được sự cho phép của người đăng ký nhãn hiệu (registrant) có hành vi sử dụng trong thương mại bất cứ dấu hiệu xâm phạm nhãn hiệu nào cho các hàng hóa, dịch vụ của mình và việc sử dụng này có khả năng gây nhầm lẫn (likelihood of confusion) cho khách hàng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ thì có thể bị người đăng ký khởi kiện vì hành vi xâm phạm nhãn hiệu (trademark infringements) [75].
"Khả năng gây nhầm lẫn" được hiểu rất rộng gồm việc có cơ sở để gây nhầm lẫn, nhầm lẫn trên thực tế hoặc có mục đích lừa dối. Các căn cứ cụ thể xác định trường hợp này là theo các án lệ, ví dụ như vụ việc giữa Polaroid Corp. và Polarad Elect. Corp, 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961) [73] và vụ việc giữa AMF, Inc và Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (CA9. 1979) [72]..
Mục 10, Phần I, Luật Nhãn hiệu thương mại năm 1994 (Trade Marks Act 1994) của Anh quy định:
Người xâm phạm nhãn hiệu (infringer) là người sử dụng với mục đích thương mại một dấu hiệu trùng (identical) hoặc tương tự (similar) với nhãn hiệu thương mại cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà việc sử dụng này có khả năng gây nhầm lẫn (likelihood of confusion) về nguồn gốc (bao gồm cả sự liên hệ) với nhãn hiệu thương mại cho một bộ phận người dân [80].
Điều L716-1, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2003 (Intellectual Property Code 2003) của Pháp quy định:
Hành vi xâm phạm quyền của chủ nhãn hiệu (infringement of the rights of the owner of a mark) là các hành vi sau không được sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu: (1) Tái sản xuất, sử dụng,
gắn một nhãn hiệu hoặc sử dụng một nhãn hiệu sao chép đối với hàng
hoá, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ trong đăng ký; (2) loại bỏ
hoặc sửa đổi một nhãn hiệu gắn hợp lệ; (3) tái sản xuất, sử dụng, gắn
một nhãn hiệu hoặc sử dụng một nhãn hiệu sao chép đối với hàng hóa, dịch vụ tương tự với hàng hóa, dịch vụ trong đăng ký, giả nhãn hiệu hoặc sử dụng một nhãn hiệu bắt chước đối với hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ trong đăng ký nếu việc sử dụng này có khả năng gây nhầm lẫn cho người dân theo trí nhớ của họ; (4) sử dụng hàng hóa đã được đưa vào Thị trường
chung Châu Âu hoặc Khu vực Châu Âu xâm phạm các quyền của chủ sở hữu theo văn bằng bảo hộ trong trường hợp người này có lý do chính đáng, đặc biệt là trong trường hợp các điều kiện của hàng hóa đã bị thay đổi hoặc không được bảo đảm [78].
Như vậy, các nước theo hệ thống Common Law quy định rất khái quát về hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Việt xác định một hành
vi cụ thể có phải là hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu hay không là theo phán quyết của tòa án trên cơ sở hệ thống án lệ. Còn ở các nước theo hệ thống Civil Law, các hành vi xâm phạm được quy định theo hình thức liệt kê chi tiết trong luật.
Tại Việt Nam, Nghị định số 175/TTg lần đầu tiên đã quy định về hành vi vi phạm các quy định về nhãn hiệu thương phẩm tại Điều 12. Tuy nhiên, các hành vi trên mang đặc điểm của hành vi vi phạm hành chính trong việc ghi nhãn và đăng ký lưu hành sản phẩm hơn là hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu.
Tiếp đến, Khoản 1, Điều 14,Nghị định 197/HĐBTvà Khoản 1, Điều 12, Pháp lệnh Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp 1989 là các quy định đầu tiên xác định đúng bản chất của hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Theo đó, "hành vi vi phạm độc quyền sử dụng của chủ nhãn hiệu" hay "hành vi bị coi là xâm phạm quyền của chủ Văn bằng bảo hộ" bao gồm hai nhóm hành vi: (1) Sử dụng nhãn hiệu của người khác mà không được phép của "chủ nhãn hiệu" ("chủ Văn bằng bảo hộ"); và (2) sử dụng dấu hiệu "giống" hoặc "tương tự" ("giống đến mức") với nhãn hiệu cho hàng hóa cùng loại ("các loại hàng hóa được liệt kê trong danh mục"). Tuy nhiên, các quy định trên vẫn có nhiều điểm hạn chế: Thứ nhất, các hành vi sử dụng nhãn hiệu hàng hoá còn rất hẹp; thứ hai, việc đánh giá tính chất gây nhầm lẫn của hành vi không tính đến loại hàng hóa tương tự (văn bản thứ nhất), các loại hàng hóa (văn bản thứ hai); thứ ba, chưa có quy định riêng về hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng.
Đến khi Bộ luật dân sự 1995 ra đời, hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu là một nhóm của hành vi xâm phạm quyền SHTT được quy định chung tại Mục 5, Chương II, Phần VI về Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Khoản 1, Điều 804 đưa ra khái niệm hành vi xâm phạm quyền SHCN và Khoản 3, Điều 805 đã liệt kê các nhóm hành vi xâm phạm quyền SHCN
đối với nhãn hiệu. Các quy định trên không chỉ phản ánh kết quả của việc pháp điển hoá thành công các quy định về hành vi xâm phạm quyền SHTT mà còn thể hiện cam kết ở mức cao hơn trong việc bảo hộ các đối tượng SHTT của Việt Nam. Do cách quy định theo cả kiểu nội dung và hình thức nên khái niệm hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu vừa được mở rộng về nội hàm vừa được cụ thể về ngoại diên. Các quy định trên là cơ sở cho việc ban hành các văn bản điều chỉnh về thực thi quyền SHCN nói chung và hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng. Khoản 1, Điều 53, Nghị định 63/CP quy định:
Việc một người không phải là chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp thực hiện một trong các hành vi sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong thời hạn bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu đồng thời người thực hiện hành vi đó không phải là người có quyền sử dụng theo quy định của pháp luật thì bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp [14].
Ngoài các hành vi trên, các hành vi sau đây cũng được Nghị định trên xác định là hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu:
- Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu cho hàng hoá, dịch vụ cùng loại, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;
- Sử dụng dấu hiệu trùng, tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu với chủ thể có nhãn hiệu.
Các quy định trên đã chứng tỏ hệ thống văn bản về bảo hộ quyền SHCN ban hành sau khi Bộ luật Dân sự 1995 ra đời đã điều chỉnh tương đối đầy đủ về hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Hành vi này không chỉ được làm rõ bản chất mà còn được liệt kê cụ thể các dạng hành vi
cụ thể. Tuy nhiên, các quy định trên còn khá tản mát, thể hiện kỹ thuật lập pháp chưa cao, quy định dàn trải nhưng lại chưa đủ, nhiều nội dung chưa tương thích với quy định về thực thi quyền SHTT của TRIPS.
Với mục tiêu khắc phục các hạn chế trên, sau khi Bộ luật Dân sự 2005 ra đời, Luật SHTT 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành về cơ bản đã xây dựng được một hệ thống pháp luật SHTT thống nhất và hiệu quả. Khoản 1, Điều 129, Luật SHTT 2005 quy định: "Các hành vi sau đây thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu" [54] và sau đó là liệt kê 06 nhóm hành vi được coi là hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Tiếp đến, Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 (Nghị định 105/2006/NĐ-CP) đã xác định các yếu tố cấu thành hành vi xâm phạm quyền SHTT. Nghị định 106/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về SHCN và Nghị định 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN thay thế Nghị định trên sau này đã phân biệt hành vi xâm phạm quyền SHCN bị xử phạt vi phạm hành chính với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về SHCN bị xử phạt vi phạm hành chính.
Liên quan đến khái niệm hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu, tác giả thấy cần phải làm rõ một khái niệm hẹp hơn nằm trong khái niệm này là "hành vi giả mạo nhãn hiệu". Lần đầu tiên hành vi này được nhắc tới là hành vi "giả mại nhãn hiệu thương phẩm của người khác đã đăng ký, tàng trữ, lưu hành thương phẩm mang nhãn hiệu giả mạo" (Điều 12, Nghị định 175/TTg) tuy chưa thật chuẩn nhưng bước đầu đã ghi nhận một số đặc điểm bản chất của hành vi. Tiếp đến, Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn
bán hàng giả và Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA- BKHCN ngày 27/04/2000 của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả là các văn bản đầu tiên quy định đúng bản chất của hành vi sản xuất và buôn bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu, phân biệt nó với hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả về chất lượng hoặc công dụng (gọi chung là hàng giả về chất lượng). Theo Mục III.2.1 của Thông tư 10/2000/TTLT, hàng giả về nhãn hiệu hàng hoá là hàng hoá có nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đang được bảo hộ cho cùng loại hàng hoá mà không được phép của chủ nhãn hiệu. Và hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả về nhãn hiệu gồm các hành vi sản xuất, gia công, chế biến, bao gói, lắp ráp, buôn bán, tàng trữ, xuất khẩu, vận chuyển, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại hàng giả về nhãn hiệu (Mục I.2). Các quy định trên tương đối đầy đủ và phù hợp nên trong một thời gian dài, chúng đã trở thành cơ sở pháp lý quan trọng cho việc bảo hộ và thực thi quyền SHCN nói chung và nhãn hiệu nói riêng. Đến Luật SHTT 2005, Điều 213 quy định: "Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý" [54].
Hành vi các tổ chức, cá nhân tự mình hoặc giao cho người khác thực hiện các hành vi sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu thuộc nhóm hành vi xâm phạm quyền SHTT bị xử phạt hành chính (Khoản 1, Điều 211, Luật SHTT năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật SHTT năm 2009). Như vậy, so với quy định tại Thông tư 10/2000/TTLT, các quy định trên hợp lý, khoa học và khả thi hơn. Thứ nhất,
hàng hoá giả mạo nhãn hiệu bao gồm cả hàng hoá giả mạo chỉ dẫn (là đối tượng có sự liên quan chặt chẽ và rất khó tách bạch theo quy định cũ) và được xác định dựa trên tiêu chí mang dấu hiệu "trùng" và "khó phân biệt" (thay vì
"tương tự gây nhầm lẫn" rất rộng và khó xác định theo quy định cũ). Thứ hai,
các hành vi "quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại" hàng hoá giả mạo nhãn hiệu đã được loại bỏ ra khỏi nhóm các hành vi giả mạo nhãn hiệu bị xử phạt vi phạm hành chính vì tính chất không thực tiễn của chúng. Đồng thời, việc quy định hành vi nhập khẩu hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là một hành vi giả mạo nhãn hiệu bị xử phạt hành chính là hợp lý, có khả năng ngăn chặn các hành vi lách luật bằng cách nhập khẩu hàng hoá giả mạo nhãn hiệu nhưng không bán tại Việt Nam nên không thể xử lý được bằng quy định về hành vi buôn bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu. Từ đó có thể kết luận: hành vi giả mạo nhãn hiệu là hành vi xâm phạm nhãn hiệu trong trường hợp sử dụng dấu hiệu trùng hoặc khó có thể phân biệt với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ cùng loại với hàng hoá, dịch vụ được đăng ký theo nhãn hiệu.
Ở đây cũng cần phân biệt hành vi giả mạo nhãn hiệu và hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả về chất lượng. Đó là hành vi sản xuất, kinh doanh