Khi xác định một hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với kiểu dáng công nghiệp phải chứng minh có yếu tố xâm phạm quyền trong đối tượng bị xem xét.
Theo từ điển tiếng Việt thì yếu tố được định nghĩa như sau: “Yếu tố là bộ phận cấu thành sự vật, sự việc hoặc hiện tượng”[54]. Khoản 4, Điều 3, Nghị định 105/2006/NĐ-CP thì “Yếu tố là sản phẩm, quy trình hoặc là một phần, bộ phận cấu thành sản phẩm hoặc quy trình” và yếu tố xâm phạm được định nghĩa như sau “Yếu tố xâm phạm là yếu tố được tạo ra từ hành vi xâm phạm” [5, Khoản 4, Điều 3]. Tiếp theo việc đưa ra định nghĩa chung nhất về yếu tố xâm phạm quyền SHCN, Nghị định 105/2006/NĐ-CP cũng đã đưa ra định nghĩa về yếu tố xâm phạm quyền SHCN đối với kiểu dáng công nghiệp tại Khoản 1, Điều 10 như sau:
“Yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp là sản phẩm hoặc phần của sản phẩm mà hình dáng bên ngoài không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ” [5, Khoản 1, Điều 10].
Yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp có thể thuộc một trong các dạng sau đây:
-Trên sản phẩm hoặc phần sản phẩm bị xem xét, kể cả trường hợp đã được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, có tập hợp các đặc điểm tạo dáng hợp thành một tổng thể là bản sao hoặc về bản chất là bản sao (gần như không phân biệt được sự khác biệt) kiểu dáng công nghiệp của chủ sở hữu khác đã được bảo hộ mà không được sự đồng ý của người đó.
Theo quy định tại Thông tư số 37/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN thì việc xác định yếu tố xâm phạm quyền
SHCN đối với kiểu dáng công nghiệp thì: sản phẩm/phần sản phẩm bị xem xét được coi là bản sao với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu sản phẩm/phần sản phẩm đó có tập hợp các đặc điểm tạo dáng (hình dáng) bên ngoài chứa tất cả các đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ. Đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ được hiểu là đặc điểm tạo dáng dễ dàng nhận biết, ghi nhớ, được dùng để phân biệt tổng thể kiểu dáng công nghiệp này với kiểu dáng công nghiệp khác. Tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản có thể là hình khối, đường nét, tương quan giữa các đặc điểm hình khối và/hoặc đường nét, các đặc điểm màu sắc được xác định trên cơ sở bộ ảnh chụp/bản vẽ, phần mô tả kiểu dáng công nghiệp kèm theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Ví dụ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hàn đã sản xuất sản phẩm “bao gói băng vệ sinh” có cách trình bày, sắp xếp hình ba bông hoa hồng, hình cô gái tương tự như sản phẩm “bao gói băng vệ sinh” của Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Ý đã được trình bày tại ví dụ 1, phần 2.1.1. Sản phẩm “bao gói băng vệ sinh” của Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hàn có tập hợp các đặc điểm tạo dáng bên ngoài chứa các đặc điểm tạo dáng cơ bản và có thể được coi là bản sao của kiểu dáng công nghiệp “bao gói băng vệ sinh” của Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Ý.
-Trên sản phẩm hoặc phần sản phẩm bị xem xét có tập hợp các đặc điểm tạo dáng hợp thành một tổng thể là bản sao hoặc về bản chất là bản sao của kiểu dáng công nghiệp của ít nhất một sản phẩm trong bộ sản phẩm được bảo hộ của người khác.
Sản phẩm/phần sản phẩm bị xem xét được coi bản chất là bản sao của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu sản phẩm/phần sản phẩm đó có tập hợp các đặc điểm tạo dáng bên ngoài gần như chứa tất cả các đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, chỉ khác biệt về những
đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ được. Ví dụ, yếu tố xâm phạm kiểu dáng công nghiệp “Dép mát –xa” được bảo hộ cho Công ty Long Anh đã được phân tích tại ví dụ 3, phần 2.1.2 và phần 2.1.3 là trên sản phẩm dép nhựa do Công ty Quân Sơn sản xuất, đế dép có mặt trên được tạo bởi các nút có dạng mặt cầu rỗng, sắp theo các hàng ngang dọc và tạo thành bề mặt hở thoáng khí, một đường gờ bao quanh mặt trên, mặt dưới của đế dép có các đường gân thẳng bố trí theo các hàng ngang dọc và liên kết với mặt dưới của các nút có dạng mặt cầu rỗng; quai dép làm bằng nhựa trong, có đường gân bao quanh đường bao và có một lỗ thủng hình ôvan ở mặt trên của quai dép. Đây được coi là những đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp “Dép mát –xa”. Tuy nhiên, kiểu dáng “Dép mát –xa” của Công ty trách nhiệm hữu hạn Quân Sơn có khác biệt ở đường gân bao quanh đường bao sau, lỗ thủng hình ôvan ở mặt trên và có độ khoét sâu ở quai dép so với kiểu dáng công nghiệp “Dép mát –xa” của Công ty Long Anh nhưng đây không phải là đặc điểm tạo dáng cơ bản, dễ nhận biết và ghi nhớ. Như vậy, sản phẩm “Dép mát –xa” của Công ty trách nhiệm hữu hạn Quân Sơn được coi là bản chất là bản sao của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ cho kiểu dáng “Dép mát –xa” của Công ty Long Anh.
Trường hợp tổng thể các đặc điểm tạo dáng bên ngoài của một sản phẩm/phần sản phẩm bị coi là bản sao hoặc về bản chất là bản sao của tập hợp các đặc điểm tạo dáng bên ngoài của ít nhất một sản phẩm trong bộ sản phẩm thuộc kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ thì cũng bị coi là xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đó. Ví dụ, sản phẩm xe máy của Công ty cổ phần xe máy, điện máy Phương Đông đã phân tích tại ví dụ 2, phần 2.1.2 có các bộ phận, chi tiết nhựa có tập hợp các đặc điểm tạo dáng hợp thành kiểu dáng xe máy về tổng thể xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp của xe máy, bộ phận sản phẩm của xe máy đang được bảo hộ tại Việt Nam cho
Công ty Honda (Nhật Bản) theo bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 4306, 8924, 9658, 9032, 9189.
Như vậy, yếu tố xâm phạm đối với kiểu dáng công nghiệp là sản phẩm mà hình dáng bên ngoài của nó hoặc hình dáng bên ngoài của một bộ phận trùng với một kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ hoặc trùng với thành phần tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ. Căn cứ để xác định yếu tố xâm phạm quyền SHCN đối với kiểu dáng công nghiệp là phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được xác định theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Để khẳng định một sản phẩm có yếu tố xâm phạm đối với kiểu dáng công nghiệp hay không, cần phải so sánh tất cả các đặc điểm tạo dáng (đường nét, hình khối, màu sắc) của sản phẩm, bộ sản phẩm với các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp được xác định tại Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Chỉ khi nào tất cả các đặc điểm của toàn bộ sản phẩm hoặc phần của sản phẩm đều trùng với các đặc điểm tạo dáng cơ bản nêu trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp thì mới khẳng định sản phẩm đó có yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp.