Quyền sử dụng bí mật kinh doanh là một quyền quan trọng đối với chủ sở hữu. Bỡi lẽ, quyền sử dụng bí mật kinh doanh sẽ mang lại lợi Ých một cách trực tiếp cho chủ sở hữu, bù đắp lại các chi phí, sự đầu tư về vốn hoặc thời gian mà chủ sở hữu phải bỏ ra tạo ra hoặc có được bí mật kinh doanh.
Theo khoản 4 - Điều 124 – Luật SHTT thì chủ sở hữu được quyền sử dơng bí mật kinh doanh thơng qua việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hành vi sau đây:
“a) áp dụng bí mật kinh doanh để sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch
b) Bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán, nhập khẩu các sản phẩm được sản xuất do áp dụng bí mật kinh doanh.”
Nh vậy, quyền sử dụng của chủ sở hữu bí mật kinh doanh bao gồm việc áp dụng bí mật kinh doanh và quyền thực hiện các hành vi thương mại liên quan đến việc cung ứng sản phẩm được sản xuất do áp dụng bí mật kinh doanh ra thị trường.
Chủ sở hữu bí mật kinh doanh có tồn quyền trong việc áp dụng bí mật kinh doanh. Chủ sở hữu có quyền lùa chọn áp dụng bí mật kinh doanh để sản xuất loại sản phẩm nào, nhiều hay Ýt, bán ở đâu; cung ứng dịch vụ ở đâu, cho ai v.v… Đồng thời chủ sở hữu cũng có quyền quảng cáo về việc đã áp dụng bí mật kinh doanh trong việc sản xuất sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ nhằm thúc đẩy việc bán sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ do mình sản xuất hoặc cung ứng nếu hàng hố hoặc dịch vụ đó được sản xuất hoặc cung ứng có áp dụng bí mật kinh doanh.
Người khơng phải là chủ sở hữu bí mật kinh doanh cũng có quyền sử dụng bí mật kinh doanh kinh doanh trên cơ sở ý chí của chủ sở hữu. Việc cho phép chủ thể khác sử dụng bí mật kinh doanh phải được thực hiện thơng qua hợp đồng chuyển quyền sử dụng bí mật kinh doanh (li – xăng bí mật kinh doanh). Thơng qua li – xăng bí mật kinh doanh chủ sở hữu có thể cho phép chủ thể khác sử dụng bí mật kinh doanh của mình. Chủ sở hữu có thể cho phép chủ thể khác thực hiện một, hay một số hành vi hoặc toàn bộ các hành vi như : áp dụng bí mật kinh doanh để sản xuất hàng hoá, cung ứng dịch vụ, bán, quảng cáo để bán, nhập khẩu để bán, tàng trữ để bán sản phẩm được sản xuất do áp dụng bí mật kinh doanh.
Li – xăng bí mật kinh doanh phải là hợp đồng bằng văn bản (theo khoản 2 - Điều 141 – Luật SHTT), có thể là li – xăng độc quyền hoặc li – xăng không độc quyền. Nội dung của li – xăng phải có các điều khoản chủ yếu như: tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền; căn cứ chuyển giao quyền sử dụng; dạng dạng li – xăng; phạm vi
chuyển giao, bao gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ; thời hạn li xăng; giá chuyển giao quyền sử dụng; quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.
Trên thực tế, việc chuyển giao quyền sử dụng bí mật kinh doanh thường được thực hiện thông qua các dạng li – xăng sau[7]:
- Li – xăng dạng phân phối đơn giản: Đây là loại li – xăng mà theo đó bên nhận li- xăng chỉ có thể bán sản phẩm, quảng cáo để bán sản phẩm, tàng trữ để bán sản phẩm, hoặc nhập khẩu sản phẩm có áp dụng bí mật kinh doanh của bên cấp li – xăng. Loại li – xăng này gần giống với hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng đại lý hàng hoá hơn là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ.
- Li – xăng lắp ráp: Là loại li – xăng thường được sử dụng trong các lĩnh vực kỹ thuật. Theo li – xăng này thì bên nhận chuyển quyền sử dụng được quyền sử dụng các cách thức, phương pháp do bên chuyển nhượng cung cấp để lắp ráp các sản phẩm kỹ thuật.
- Li – xăng sản xuất đầy đủ: Là loại li – xăng mà bên cấp li – xăng cho phép bên nhận li – xăng thực hiện tất cả các hành vi sử dụng bí mật kinh doanh thuộc quyền sử dụng của bên cấp li – xăng.
Ngoài ra, việc chuyển quyền sử dụng bí mật kinh doanh cịn có thể được thực hiện thơng qua các loại hợp đồng sau:
- Hợp đồng liên doanh: là hợp đồng sử dụng bí mật kinh doanh theo đó một trong các bên liên doanh thực hiện việc góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng bí mật kinh doanh mà bên liên doanh đó đang sở hữu.
- Hợp đồng nhượng quyền: Là loại hợp đồng theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành sản xuất, kinh doanh hoặc cung ứng dịch vụ theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định, được gắn nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại.v.v… của bên nhận quyền. Bên nhượng quyền cũng phải chuyển giao bí mật kinh
doanh cho bên nhận quyền để bên nhận quyền sản xuất, kinh doanh cung ứng dịch vụ theo bí mật kinh doanh.
Mặt khác, nhằm đảm bảo khuyến khích hoạt động sáng tạo và quyền cạnh tranh lành mạnh hợp đồng chuyển quyền sử dụng bí mật kinh doanh khơng được ghi nhận các điều khoản không xuất phát từ quyền của bên chuyển quyền, bao gồm:
- Cấm bên được chuyển quyền cải tiến bí mật kinh doanh; buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí các cải tiến bí mật kinh doanh do bên được chuyển quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp đối với các cải tiến đó.
- Trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hoá, cung ứng dịch vụ được sản xuất theo hợp đồng sử dụng bí mật kinh doanh đến các vùng lãnh thổ là nơi mà bên chuyển quyền không nắm giữ độc quyền nhập khẩu hàng hố đó.
- Buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỉ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyên quyền hoặc mua của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà khơng nhằm mục đích đảm bảo chất lượng hàng hoá, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp.
- Cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về quyền chuyển giao của bên chuyển quyền.
Những hạn chế này là cần thiết và phù hợp với pháp luật cịng nh thơng lệ quốc tế về chuyển quyền sử dụng bí mật kinh doanh.
Thực tế là ở các nước phát triển cũng như ở Việt Nam, bí mật kinh doanh khơng chỉ được sử dụng trong phạm vi các hành vi đã kể trên. Việc sử dụng bí mật kinh doanh cịn thể hiện ở hành vi góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu cơng nghiệp đối với bí mật kinh doanh và quyền cầm cố, thế chấp quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh.
Theo pháp luật Việt Nam, hành vi góp vốn vào doanh nghiệp bằng giá trị quyền sở hữu cơng nghiệp nói chung được quy định trong một số văn bản pháp luật. Điều 7 - Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Điều 3 - Luật Doanh nghiệp 1999, Điều 3 - Luật khuyến khích đầu tư trong nước đều quy định rõ vấn đề này.
Mặt khác, Điều 318 - BLDS 2005 quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự trong đó có các biện pháp cầm cố, thế chấp tài sản. Tài sản, theo quy định tại Điều 163 - BLDS 2005 quy định bao gồm “vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản”. Đồng thời, điều 181 - BLDS 2005 còng quy định “quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự, kể cả quyền sở hữu trí tuệ”. Nh vậy, bí mật kinh doanh là một loại quyền tài sản và đương nhiên cũng có thể mang ra bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ dân sự bằng biện pháp cầm cố hoặc thế chấp.
Tuy ở các văn bản pháp luật khác nhau đã có sự ghi nhận quyền góp vốn, quyền cầm cố, thế chấp bằng quyền đối với bí mật kinh doanh nhưng chưa có một sự hướng dẫn cụ thể nào về vấn đề này. Điều này gây ra sự khó khăn cho các chủ thể trong việc thực hiện quyền sử dụng đối với bí mật kinh doanh. Chẳng hạn, khi một chủ thể muốn góp vốn hoặc cầm cố hoặc thế chấp bằng quyền sở hữu bí mật kinh doanh thì việc định giá bí mật kinh doanh sẽ được thực hiện nh thế nào? dùa trên các căn cứ nào? quyền và nghĩa vụ của bên góp vốn, bên nhận góp vốn, bên cầm cố hoặc thế chấp và bên nhận cầm cố hoặc thế chấp sẽ ra sao? Có gì giống và khác so với quyền của bên cầm cố, thế chấp và bên nhận cầm cố thế chấp trong việc thế chấp các loại tài sản hữu hình khác.
Như vậy, việc liệt kê hành vi sử dụng bí mật kinh doanh trong Luật SHTT cũng nên ghi nhận cả việc sử dụng để góp vốn, để cầm cố, thế chấp nhằm mở rộng phạm vi sử dụng quyền cho các chủ sở hữu bí mật kinh doanh đồng thời cũng thể hiện sự tương thích với BLDS 2005 trong việc ghi nhận quyền sử dụng của chủ thể quyền đối với bí mật kinh doanh. Mặt khác, việc
góp vốn hoặc cầm cố hoặc thế chấp bí mật kinh doanh cũng cần phải được quy định một các cụ thể về phương thức định giá, căn cứ để định giá, thủ tục pháp lý và hậu quả pháp lý của việc thực hiện các hành vi đó.
Đối với hành vi góp vốn vào doanh nghiệp bằng quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh theo tinh thần của pháp luật của Cộng hoà Pháp được thể hiện dưới hai dạng: (i) góp vốn bằng quyền sở hữu bí mật kinh doanh ( Điều 1844-9 Bộ luật Dân sự Pháp) và (ii) góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng bí mật kinh doanh ( Điều 1843-3 Bộ luật Dân sự Pháp).
Trong trường hợp góp vốn bằng quyền sở hữu bí mật kinh doanh, người góp vốn sẽ bị mất quyền sở hữu đối với bí mật kinh doanh đó. Doanh nghiệp được góp vốn sẽ trở thành chủ sở hữu của bí mật kinh doanh, có quyền độc quyền. Khi doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản người góp vốn khơng thể lấy lại bí mật kinh doanh đã góp vốn (Điều 1844 - 9 Bộ luật Dân sự Pháp). Hợp đồng góp vốn vào doanh nghiệp bằng bí mật kinh doanh gần giống với hợp đồng chuyển nhượng các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp khác, và cũng gần giống nh hợp đồng bán hàng. Điểm giống nhau thể hiện ở chỗ: trong các hợp đồng này, chủ sở hữu “bán đứt” quyền sở hữu bí mật kinh doanh của mình. Tuy nhiên, sự khác biệt ở đây là: trong hợp đồng bán hàng, chủ sở hữu bán quyền đối với bí mật kinh doanh của mình để nhận một khoản tiền, cịn trong hợp đồng góp vốn vào doanh nghiệp, bên góp vốn chuyển quyền sở hữu để có các quyền của thành viên cơng ty, nắm giữ cổ phần của công ty. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trong trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng bí mật kinh doanh, người góp vốn vẫn có quyền sở hữu đối với bí mật kinh doanh đã mang ra góp vốn. Doanh nghiệp được góp vốn chỉ có quyền sử dụng bí mật kinh doanh trong phạm vi và trong thời hạn được xác định trong hợp đồng góp vốn. Theo quy định của pháp luật, người góp vốn bằng quyền sử dụng bí mật kinh doanh phải dành cho doanh nghiệp sự bảo đảm về quyền đối với bí mật kinh doanh nh là sự bảo đảm của một người cho thuê dành cho người đi thuê. Về điểm này, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng bí mật kinh doanh nh là
hợp đồng licence. Tuy nhiên, các hợp đồng này phải có điểm khác nhau. Sự khác nhau này tương tự sự khác nhau giữa hợp đồng chuyển nhượng bí mật kinh doanh và hợp đồng góp vốn vào doanh nghiệp bằng quyền sở hữu đối với bí mật kinh doanh. [9,tr63]
Theo quy định của pháp luật Pháp, thủ tục góp vốn bằng quyền sở hữu cơng nghiệp đối với bí mật kinh doanh được quy định trong luật công ty.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, thể hiện trong Điều 22 - Luật Doanh nghiệp thì hành vi góp vốn vào doanh nghiệp được coi là sự chuyển nhượng quyền sở hữu của người góp vốn cho doanh nghiệp được góp vốn. Quy định này có thể được coi là sự hạn chế quyền của chủ sở hữu bí mật kinh doanh trong việc sử dụng bí mật kinh doanh. Nh vậy, cần phải mở rộng quyền sử dụng của chủ sở hữu bí mật kinh doanh hơn bằng cách quy định đa dạng hình thức góp vốn vào doanh nghiệp bằng giá trị quyền của bí mật kinh