Thông thường, pháp luật các nước luôn đảm bảo cho các chủ thể được tự do kinh doanh trong một môi trường bình đẳng và có được sự cân bằng lợi ích giữa bên. Theo đó, pháp luật luôn đảm bảo một tài sản trí tuệ do chính doanh nghiệp đầu tư xây dựng nên sẽ được bảo hộ hợp pháp. Tuy nhiên, pháp luật cũng đưa ra những trường hợp loại trừ để không xảy ra tình trạng lợi dụng những quy định này mà xâm phạm tới lợi ích của chủ thể khác. Quy định về tính chức năng của dấu hiệu là một trong những quy định ấy. Cụ thể, pháp luật của một số nước sẽ không công nhận những dấu hiệu mang tính chức năng được bảo hộ là nhãn hiệu hay hình ảnh tổng thể thương mại vì như vậy các dấu hiệu này sẽ được bảo hộ độc quyền trong thời gian vô hạn.
Vì như vậy, chủ sở hữu dấu hiệu này sẽ có nhiều lợi thế trong sản xuất, kinh doanh hơn các đối thủ cạnh tranh, tạo ra một sự không công bằng về lợi ích.
Pháp luật của các nước có quy định về hình ảnh tổng thể thương mại đã đưa điều kiện về tính phi chức năng của dấu hiệu là một trong những điều kiện cần thiết khi đánh giá xem một dấu hiệu có được bảo hộ hay không. Pháp luật của một số nước (như liên minh Châu Âu) mặc dù không có quy định về hình ảnh tổng thể thương mại nhưng trong nội dung bảo hộ nhãn hiệu cũng không thừa nhận dấu hiệu mang tính chức năng224. Pháp luật Việt Nam hiện nay không có quy định về vấn đề này, cho nên đã gây ra một số vướng mắc trong quá trình thẩm định đơn xin bảo hộ nhãn hiệu vì không có căn cứ rõ ràng trong việc chấp nhận hay từ chối những dấu hiệu mang tính chức năng. Chính vì vậy, việc bổ sung quy định về dấu hiệu mang tính chức năng trong điều kiện bảo hộ nhãn hiệu là cần thiết để bảo vệ quyền lợi công cộng và không gây ảnh hưởng đến hoạt động cạnh tranh trên thị trường.
Dấu hiệu chức năng có thể chia thành dấu hiệu hữu ích và dấu hiệu thẩm mỹ. Thông thường, dấu hiệu thẩm mỹ thường không chấp nhận rộng rãi bằng dấu hiệu hữu ích, do dấu hiệu thẩm mỹ thường khó đánh giá qua các tiêu chí cụ thể. Vì chúng thường là yếu tố hấp dẫn khách mua hàng từ kiểu dáng bên ngoài nhiều hơn là thực hiện chức năng chỉ nguồn gốc sản phẩm. Ngay tại Hoa Kỳ, hay Châu Âu dấu hiệu mang tính thẩm mỹ vẫn còn là vấn đề đang tranh cãi và có những quy định rõ ràng trong pháp luật các nước225. Chính vì vậy, đối với vấn đề về dấu hiệu mang tính chức
224 Tại Điều 7 (1) (e), Quy chế Nhãn hiệu liên minh Châu Âu quy định sẽ không bảo hộ độc quyền cho những dấu hiệu sau:
- Hình dáng có được từ bản chất tự nhiên của hàng hoá: có thể tìm thấy hoặc sử dụng cho các sản phẩm cùng loại khác..
- Hình dáng của hàng hoá có được do kết quả của quá trình kỹ thuật: theo pháp luật về sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp
- Hình dáng mang lại giá trị gia tăng đáng kể cho hàng hoá: liên quan đến dấu hiệu mang chức năng thẩm mỹ.
225 Vương Thanh Thuý (2009), Dấu hiệu mang chức năng trong pháp luật về nhãn hiệu - Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng tại Hoa Kỳ, Châu Âu, Luận án Tiến sĩ, Đại học Luật Hà Nội.
năng, trước mắt pháp luật Việt Nam chỉ nên xây dựng các quy định xác định dấu hiệu mang tính hữu ích.
Các dấu hiệu mang chức năng hữu ích thường là kiểu dáng sản phẩm, cho nên nội dung về điều kiện bảo hộ dấu hiệu mang tính chức năng, pháp luật Việt Nam nên đưa vào quy định về bảo hộ nhãn hiệu là hình dáng ba chiều. Theo đó, pháp luật bổ sung căn cứ để từ chối bảo hộ những nhãn hiệu ba chiều có tính chức năng có thể bao gồm:
-Dấu hiệu có nguồn gốc từ một sáng chế.
Quy định này phù hợp với pháp luật Hoa Kỳ, Châu Âu và một số nước khác. Căn cứ để xác định yếu tố này chính là xét xem dấu hiệu có là một phần hoặc toàn bộ giải pháp kỹ thuật cấu thành nên sáng chế hay không. Một số chủ thể có thể đăng ký một sáng chế hết hạn là nhãn hiệu; hoặc cải biến sáng chế đó, những vẫn dựa trên những kết cấu cơ bản ban đầu226. Trong trường hợp này có thể dựa vào hồ sơ nộp xin bảo hộ sáng chế lưu tại Cục SHTT để xác định những yếu tố kỹ thuật đã sử dụng. Hoặc dựa trên các chứng cứ từ việc thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật giống như điều kiện bảo hộ một sáng chế. Bao gồm: có tính mới, có tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp227.
-Dấu hiệu có được từ bản chất tự nhiên của hàng hoá.
Dấu hiệu này được hiểu là những hình dạng được tạo ra do bản chất ban đầu của sản phẩm228. Nghĩa là những dấu hiệu này cũng có thể được tìm thấy trong sản phẩm tương tự của các đối thủ cạnh tranh. Quy định này nhằm ngăn chặn việc sử dụng độc quyền các dấu hiệu có cùng chức năng hoặc ít nhất cũng hạn chế quyền tự do lựa chọn những dấu hiệu có cùng chức năng. Quy định này cũng thực hiện mục tiêu vì lợi ích cộng đồng.
-Dấu hiệu có thể tìm thấy trong quảng cáo, chào bán sản phẩm.
226 Như trong trường hợp của án lệ TraFfic – Hoa Kỳ.
227 Điều 58 – Luật SHTT Việt Nam: Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ.
228 Dinwoodie, Graeme B.Janis, & D., Mark (2010), Trade dress and design law, New York: Aspen Publishers.
Để tạo ra sự hấp dẫn cho người tiêu dùng, một số chủ thể kinh doanh sẽ giới thiệu những ưu điểm vượt trội của sản phẩm nhằm khẳng định chất lượng của chúng. Ví dụ như quảng cáo: kết cấu đặc biệt của cây đàn tạo ra cho âm thanh của nó vang hơn. Đây sẽ được coi là dấu hiệu mang chức năng, mà không cần xét đến quảng cáo này có đúng sự thật hay không. Điều này cũng một phần nhằm loại bỏ những yếu tố phóng đại trong quảng cáo, tạo ra sự cạnh tranh không công bằng giữa các đối thủ.
Đối với một số tiêu chí đánh giá khác, tác giả không khuyến nghị đưa vào trong quy định mới của pháp luật. Vì theo quan điểm của tác giả thì nhưng tiêu chí này khó áp dụng trên thực tế. Ví dụ như: (1) tiêu chí về “sự sẵn có của các thiết kế thay thế”, khi áp dụng tiêu chí này thì trước tiên cần phải xác định thị trường sản phẩm cạnh tranh, sau đó sẽ tìm kiếm những tính năng tương tự trong các sản phẩm này. Việc lựa chọn thị trường lớn hay nhỏ rất mang tính chủ quan của người có thẩm quyền, do đó cũng có thể dẫn tới kết quả kiểm định sai lệch. (2) Hoặc để áp dụng tiêu chí về “sản
phẩm được tạo ra từ phương pháp tương đối đơn giản hoặc rẻ tiền” cũng sẽ gây tốn
kém về thời gian và tiền bạc khi cần phải so sánh kỹ thuật giữa các sản phẩm, cũng như tính toán giá thành tạo ra sản phẩm. Đây là một đánh giá cần phải có sự kết hợp của nhiều chuyên môn và yếu tố khác nhau. Cho nên các tiêu chí này chưa phù hợp khi triển khai tại tình hình hiện nay của Việt Nam.