Nếu căn cứ vào hình thức bên ngoài của sản phẩm thì tính chức năng có thể chia thành dấu hiệu hữu ích và dấu hiệu thẩm mỹ156.
3.2.2.1 Dấu hiệu hữu ích
Dấu hiệu hữu ích là loại dấu hiệu chức năng “truyền thống”. Ban đầu, vấn đề dấu hiệu chức năng được áp dụng với dấu hiệu hữu ích. Đó là những dấu hiệu xác định sự vượt trội về thiết kế, hay tính kinh tế trong sản xuất tạo nền móng cho cạnh tranh hiệu quả157. Xác định dấu hiệu hữu ích với mục đích chính là xem xét dấu hiệu đó thuộc phạm vi bảo hộ là sáng chế hay nhãn hiệu. Bên cạnh đó, dấu hiệu hữu ích cũng có thể xác định dựa trên các yếu tố về cạnh tranh. Thông thường, để xác định xem dấu hiệu có tính hữu ích hay không thì sẽ dựa vào việc kiểm tra xem dấu hiệu đó có là cần thiết cho việc sử dụng hoặc mục đích của sản phẩm hoặc ảnh hưởng đến chi phí hay chất lượng của sản phẩm. Hay hiểu một cách khác, dấu hiệu hữu ích là những kết cấu kỹ thuật chính yếu tạo thành sản phẩm và mang lại cho sản phẩm những tính năng, công dụng vượt trội hơn so với các sản phẩm cùng loại khác trên
156 Vương Thanh Thuý (2009), Dấu hiệu mang chức năng trong pháp luật về nhãn hiệu - Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng tại Hoa Kỳ, Châu Âu, Luận án Tiến sĩ, Đại học Luật Hà Nội.
157 Dinwoodie, Graeme B.Janis, & D., Mark (2010), Trade dress and design law, New York: Aspen Publishers.
thị trường; đồng thời tạo thành những lợi thế cạnh tranh nhất định (không phải là lợi thế cạnh tranh dựa vào danh tiếng) cho sản phẩm. Ví dụ trong vụ việc Vornado158 sở hữu kiểu dáng của một lồng quạt hình xoắn ốc. Ban đầu, nó được bảo hộ là sáng chế, sau khi hết hạn bảo hộ nhưng công ty Vornado vẫn tiếp tục kinh doanh và đã có đơn kiện với Duracarft vi phạm nhãn hiệu do sản xuất loại quạt tương tự. Nhưng toà án đã kết luận, kết cấu xoắn ốc giúp quạt tạo ra luồng gió mạnh hơn, do vậy đây là dấu hiệu mang tính chức năng và không được bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại. Hay hình dáng đặc biệt của một miếng lót nền bằng kim loại đã bị từ chối bảo hộ do có mục đích chống trượt159.
3.2.2.2 Dấu hiệu thẩm mỹ
Khác với dấu hiệu hữu ích, dấu hiệu thẩm mỹ không phát sinh từ yêu cầu bảo hộ tính hữu ích của hàng hoá. Thuật ngữ “thẩm mỹ” chỉ về cái đẹp. Nếu dấu hiệu hữu ích mang tính cơ học thì dấu hiệu thẩm mỹ mang tính mỹ thuật (Aesthetic). Do đó, biện pháp phổ biến được sử dụng để xác định dấu hiệu này là thẩm định tính tác động vào cạnh tranh của các giá trị thẩm mỹ tồn tại trong sản phẩm. Hay, một dấu hiệu mang tính thẩm mỹ nếu đặc điểm đó cần thiết cho cộng đồng. Ví dụ, một loại kem được làm từ nhiều loại viên kem nhỏ có màu sắc khác nhau, liên quan đến vị kem: màu hồng là vị dâu, màu trắng vị vanilla, màu nâu là chocolate… Với nhiều màu sắc bắt mắt như vậy đã tạo nên yếu tố mỹ thuật nhằm thu hút khách hàng160. Thực tế, do tính phức tạp cũng như trừu tượng của dấu hiệu thẩm mỹ nên mặc dù được pháp luật của một số quốc gia quy định bảo hộ nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều về sự tồn tại của dấu hiệu này, cũng như khó xác định trên thực tế, vì quá nhiều cách tiếp cận để xác định loại dấu hiệu này. Do đó, hầu hết các tiêu chí dùng để xác định tính chức năng đều áp dụng cho dấu hiệu hữu ích. Trong nội dung của Luận án, cũng chỉ giới
158 Án lệ Vornado Air Circulation Systerms Inc. V, Duracraft Corporation, 58 F. 3d.1498, 1500, 35 USPQ 2d (BNA) 1332, 1333, 1334 (10th Cir 1995).
159 Án lệ Alan Wood Steel Co. V. Watson, 150 F Supp 861, 113 USPQ 311 (DC 157).
160 Brett Ira Johnson (2011), ‘Trade dress functionality: A doctrine in need of clarification’, Campbell Law Rivew, 34, 125-154.
hạn đến cách thức xác định các dấu hiệu mang tính chức năng hữu ích, không đề cập đến cách thức xác định các dấu hiệu mang chức năng thẩm mỹ.