Như đã phân tích trong phần khái niệm về hình ảnh tổng thể thương mại, nhiều dấu hiệu khác nhau thể hiện bề ngoài của một sản phẩm, có tính phân biệt, đều có thể đủ điều kiện để pháp luật bảo hộ theo quy định về nhãn hiệu. Điều này, không chỉ đặt gánh nặng lên cơ quan quản lý nhãn hiệu mà đôi khi còn gây ra một sự bất cập trong vấn đề cạnh tranh. Nhất là, khi một số doanh nghiệp lợi dụng quy định ban đầu về bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại là thiết kế sản phẩm, bằng cách họ đăng ký bảo hộ cho các sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp đã hết hạn. Vì sau thời gian được bảo hộ độc quyền là sáng chế hay kiểu dáng công nghiệp, thì một thiết kế có thể chứng minh được sự phân biệt một cách dễ dàng. Một số thiết kế dạng này mang tính chức năng, nếu được bảo hộ vô thời hạn theo cơ chế của nhãn hiệu sẽ ảnh hưởng rõ ràng tới khả năng cạnh tranh trên thị trường, tạo ra những lợi thế nhất định cho doanh nghiệp sở hữu. Do đó, những dấu hiệu mang tính chức năng phải được bảo hộ trong thời gian hữu hạn, hết thời gian đó, dấu hiệu này trở thành tài sản chung của toàn xã hội, ai cũng có quyền sử dụng tự do, từ đó có thể tạo ra những sản phẩm sáng tạo khác. Đây là cơ sở để hệ thống pháp luật của một số nước có quy định thêm một điều kiện nữa khi bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại là nó không mang tính chức năng. Để hiểu thế nào là dấu hiệu phi chức năng thì trước hết cần đề cập đến khái niệm dấu hiệu mang tính chức năng.
Trong Luật Laham của Hoa Kỳ không có khái niệm về dấu hiệu mang tính chức năng nhưng các nhà làm luật cũng thể hiện rõ quan điểm là không bảo hộ những dấu hiệu mang tính chức năng: “bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hoá của doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác sẽ được đăng ký nhãn hiệu theo quy định
của pháp luật, trừ trường hợp dấu hiệu đó mang chức năng”148. Hoặc: “Trong vụ kiện dân sự liên quan đến hình ảnh tổng thể thương mại chưa được đăng ký trong Sổ đăng ký chính, nguyên đơn phải chứng minh dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể
thương mại đó không mang tính chức năng”149. Như vậy, hình ảnh tổng thể thương
mại muốn được pháp luật bảo hộ (kể cả đã đăng ký bảo hộ hay chưa đăng ký bảo hộ) thì dấu hiệu đang xem xét cần phải đáp ứng các điều kiện bảo hộ, trong đó có điều kiện là không có chức năng.
Còn trong quá trình thực thi pháp luật, khái niệm về dấu hiệu mang tính chức năng lần đầu được pháp luật Hoa Kỳ ghi nhận trong bản Thuyết minh về bồi thường của Viện Luật Hoa Kỳ, liên quan đến nội dung về cạnh tranh không lành mạnh (năm 1938). Sau đó, dần được hoàn thiện thông qua các án lệ150. Và lần gần đây nhất, bản Thuyết trình được sửa đổi vào năm 1995, đã đưa ra quy định mới về dấu hiệu mang tính chức năng:“là những dấu hiệu đem lại những lợi ích cho việc sản xuất, marketing hoặc việc sử dụng hàng hoá, dịch vụ mà những lợi ích này không liên quan đến việc chỉ ra nguồn gốc sản xuất, những đối tượng này rất cần thiết cho các chủ thể khác sử dụng để đạt được hiệu quả cạnh tranh và không có đối tượng tương đương thay thế”151. Khái niệm này đã được khá nhiều toà án tại Hoa Kỳ áp dụng, vì nó vừa đưa ra các tiêu chí xác định dấu hiệu mang tính chức năng, vừa đảm bảo nhu cầu cạnh tranh của các chủ thể. Tuy nhiên, vì Hoa Kỳ là hệ thống pháp luật Common Law cho nên phán quyết của một số toà án cũng có thêm nhiều cách thức khác để tiếp cận khái niệm dấu hiệu chức năng.
Khái niệm về dấu hiệu mang tính chức năng cũng được nhiều nhà nghiên cứu đề cập tới, nhưng về cơ bản vẫn dựa theo khái niệm của bản Thuyết trình. Theo J.
148 Điều 1052 (e) (5) – Đạo Luật Lanham Hoa Kỳ.
149 Điều 43 (a) (3) – Đạo luật Lanham (15 U.S.C. § 1125(a) (3)): “In a civil action for trade dress infringement under this chapter for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional”.
150 Các án lệ Morton – Norwich, Inwood, Qualitex… đã đưa ra những định nghĩa cơ bản về dấu hiệu mang tính chức năng (xem mục 1.3.4.1 của Luận án).
Abbott & J. Lanza (1994): “dấu hiệu được coi là có chức năng nếu chúng cần thiết cho việc sử dụng hoặc ảnh hưởng đến chi phí hay chất lượng của sản phẩm. Dấu hiệu "không có chức năng" nghĩa là chúng không cần thiết cho hiệu quả cạnh tranh, không phủ nhận những đối thủ cạnh tranh khác”152.
Tác giả (Judith Beth Prowda, 1998) thì định nghĩa: “tính chức năng của hình ảnh tổng thể thương mại được xác định theo nhu cầu cạnh tranh. Nếu cấu hình của sản phẩm (là một phần của sản phẩm) có thể cạnh tranh hiệu quả trên thị trường và không đảm bảo chức năng chỉ dẫn nguồn gốc sản phẩm, dịch vụ thì sẽ không thể đăng ký là hình ảnh tổng thể thương mại”153.
Đối với tác giả Cohen (2010) định nghĩa chi tiết và đầy đủ hơn về dấu hiệu mang tính chức năng. Đó là: “các dấu hiệu thiết yếu cho việc sử dụng hoặc mục đích của sản phẩm; hay thiết kế đó có chi phí sản xuất rẻ hơn hoặc chất lượng tốt hơn các sản phẩm cạnh tranh khác. Ngay cả khi, thiết kế đó không phải là tốt nhất, nếu có
quá ít lựa chọn cho sự cạnh tranh thìvẫn có thể bị từ chối bảo hộ là hình ảnh tổng
thể thương mại”154. Chủ sở hữu dấu hiệu có thể chứng minh ngược lại bằng cách chỉ
ra những thiết kế thay thế khác, cũng có ưu điểm tương đương, để các đối thủ cạnh tranh có thể sử dụng thì dấu hiệu của họ có thể được kết luận là không có tính chức năng. Trong nghiên cứu của mình, tác giả Cohen (2010) cũng đề xuất một định nghĩa về chức năng đó là “một tính năng mà một người tiêu dùng mong muốn vì bất kì lý do gì, mang tính thực dụng hoặc thẩm mỹ, khác với chức năng nhận dạng nguồn sản
phẩm”. Đặc tính chức năng còn được định nghĩa là những thứ có thể được chia sẻ
bởi các doanh nghiệp khác nhau cùng sản xuất một sản phẩm155.
152 J. Abbott, & Lanza, J. (1994), ‘Trade dress: Legal interpretations of what constitutes distinctive appearance’, The Cornell hotel and restaurant administration quarterly, 35(1), tr56.
153 Judith Beth Prowda (1998), ‘The trouble with trade dress protection of product design’, Albany Law Review, 61, 1312.
154 Amy B. Cohen (2010), ‘Following the direction of traffix: trade dress law and functionality revisited’.,IDEA - The intellectual property law review, 50(4), 610.
155 Brett Ira Johnson (2011), ‘Trade dress functionality: A doctrine in need of clarification’, Campbell Law Rivew, 34, 125-154.,
Nói tóm lại, dấu hiệu chức năng là dấu hiệu mang tính hữu ích hoặc thẩm mỹ, là thiết yếu cho việc sử dụng sản phẩm, hay có thể được quyết định bởi tính chất của vật, dấu hiệu này cũng có thể ảnh hưởng đến chi phí hoặc chất lượng của sản phẩm, tạo nên sự cạnh tranh hiệu quả trên thị trường. Ví dụ, hình dáng của một chai nước được coi là hình ảnh tổng thể thương mại có mang tính chức năng trong trường hợp sản xuất ra chai nước đó tốn ít nguyên vật liệu hơn nhưng lại chứa được nhiều dung tích nước hơn so với những chai có hình dáng khác. Việc không bảo hộ một dấu hiệu mang tính chức năng theo cơ chế hình ảnh tổng thể thương mại để tạo sự cạnh tranh công bằng giữa các chủ thể và ngăn chặn việc lợi dụng bảo hộ một sáng chế nào đó trong khoảng thời gian vô hạn định. Vậy dấu hiệu mang tính phi chức năng là những dấu hiệu không có những đặc điểm trên.