Tại Diều 76 Luật Sở hữu trí tuệ, đề tên thương mại của một chủ thể kinh doanh được bảo hộ, nó phải có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thê kinh doanh
Trang 1BÀI THẢO LUẬN THỨ NĂM
MÔN: LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Trang 2
Mục lục
1 Điều kiện bảo hộ của tên thương mại là gì - se se ccsersecsrserseseesrse 2
2 So sánh sự khác nhau của tên thương mại và nhãn hiệu ««- + << «+ 5
3 Khái niệm “tên gọi xuất xứ hàng hóa” là gì? Thuật ngữ này và “chỉ dẫn địa lý”
1 Bản án số 1075/2012/KDTM-ST ngày 27/7/2012 của Tòa án nhân dân Thành
Trang 3
I Lý thuyết
1 Điều kiện bảo hộ của tên thương mại là gì?
Hiện nay, với ngày càng nhiều sự xuất hiện của các cá nhân, tô chức tham gia hoạt động, tên thương mại là một trong những nội dung quan trọng trong việc phân biệt các chủ thể kinh doanh với nhau trong các lĩnh vực, khu vực kinh doanh, từ đó giúp cho
khách hàng, bạn hàng, đối tác có thể nhận diện được, thúc đây hiệu quả kinh doanh!' Thế
nên, việc bảo hộ tên thương mại của chủ thê kinh doanh được cho là rất quan trọng
Tại Diều 76 Luật Sở hữu trí tuệ, đề tên thương mại của một chủ thể kinh doanh được bảo hộ, nó phải có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó
với chủ thê kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh Pháp luật sở hữu
trí tuệ không quy định việc tên thương mại cần phải được đăng ký đề được bảo hộ, tuy nhiên để được coi là có khả năng phân biệt thì tên thương mại cần đáp ứng ba điều kiện sau đây:
(i) Chira thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi khi sử dụng Theo bản chất của tên riêng trong ngôn ngữ học, tên riêng mang bản chất là “dùng
để chỉ một người, một sự vật riêng rể”, tức là mỗi một tên riêng biểu thị một người, một
vùng đất, một cơ quan, tô chức, đoàn thẻ nào đó cụ thê Đối chiều với pháp luật sở hữu trí tuệ, tên riêng là một yêu tô có khả năng “cá thê hóa chủ thê kinh đoanh này với chủ thê
kinh doanh khác”” Ở một tên thương mại, ta thường thấy có hai thành phân: (i) la thành phần mô ta, (ii) 1a thanh phân tên riêng Ví dụ: Công ty TNHH CLC45A, cụm từ “Công ty
TNHH” là mô tả loại hình doanh nghiệp, còn “CLC45A” là tên riêng Căn cứ vào quy định này, khi tên thương mại của một chủ thê kinh doanh không có phân tên riêng mà chí
có phần mô tả sẽ không tạo được khả năng phân biệt cho tên thương mại đó Cho nên, hai hoặc nhiều chủ thê kinh doanh có thê có phần mô tả giống nhau, nhưng phần tên riêng bắt buộc phải có và phải khác nhau đề có khả năng phân biệt cho những chủ thê đó Tuy pháp luật sở hữu trí tuệ không quy định cách thức đặt tên riêng và cách xác định tên riêng trong tên thương mại, hiện nay vẫn có các văn bản pháp luật chuyên ngành của từng loại hình
kinh doanh được áp dụng đề điều chỉnh tên riêng của chủ thê kinh doanh
Một trường hợp ngoại lệ của điều kiện này là ở những tên riêng có tính chất mô tả chung, phố biến mà ai cũng có thê sử đụng được, nhưng tên gọi đó thông qua thời gian sử
! Trường Đại học Luật TP.HCM, Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ, NXB Hong Đức — Hội Luật gia Việt Nam, tr 357
? Trường Đại học Luật TP.HCM, Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ, NXB Hồng Đức — Hội Luật gia Việt Nam, tr 359
2|Page
Trang 4
dụng lại gắn liền với chủ thể một cách lâu dài, từ đó tạo khả năng nhận biết chủ thê kinh
doanh với tên gọi đó, không bị nhằm lẫn với chủ thể khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh Đối với thành phần tên riêng trong các tên như Công ty rượu bia Hà Nội, Công ty bánh mứt kẹo Hà Nội, vốn đï không được bảo hộ độc quyền cho bất kỳ chủ thê kinh doanh nào do những tên riêng trên đều là những cụm từ mô tả rất chung và đời sống Trong thời gian hoạt động kinh doanh, tên thương mại đó đã luôn gắn liền với chủ thê kinh doanh và không có tranh chấp với chủ thê kinh doanh khác về tên gọi, cho nên là những người tiêu đùng tại Việt Nam đã có thê ghi nhớ và nhận biết được tên gọi của doanh nghiệp này và tạo ra sự khác biệt cho chính doanh nghiệp đó bằng tên thương mại
và khu vực kinh doanh Việc mô phỏng và sử dụng tên thương mại của chủ thể kinh
doanh khác đã có trước nhằm mục đích hưởng lợi từ tên thương mại đó đó được coI là
xâm phạm đến tên thương mại của cá nhân, tổ chức kinh doanh khác Hiện nay, pháp luật
có đưa ra 03 nội dung yêu cầu để một tên thương mại có thê thỏa mãn được điều kiện này: (¡) tên thương mại không được trùng hay tương tự dẫn đến nhằm lẫn với tên thương mại khác, có thể xác định việc này bằng cách so sánh thành phần tên riêng giữa các tên thương mại với nhau; (ii) cần phải xác định được thời điểm sử dụng tên thương mại để nhận biết được chủ thê kinh đoanh nào sử dụng tên thương mại đang xem xét trước; (i11) xác định lĩnh vực và khu vực kinh doanh xem có cùng hay không
(1i) Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhằm lẫn với nhãn hiệu, chỉ dan địa
lý của người khác đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng
Tương tự như ở điều kiện (¡), để thỏa mãn được điều kiện này, tên thương mại của cần phải được xác định 03 vấn đề sau: (i) so sánh tên thương mại và nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý xem có bị trùng hay tương tự nhau không: (1) xác định hàng hóa, dịch vụ mang tên thương mại và nhãn hiệu, chỉ dẫn địa ly; (iii) xac định thời điểm bảo hộ của tên thương mại và nhãn hiệu, chỉ dẫn địa ly để biết đối tượng nào được xác lập quyền trước Việc
3 Trường Đại học Luật TP.HCM, Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ, NXB Hồng Đức — Hội Luật gia Việt Nam, tr 36
Trang 5
điều kiện này chỉ đưa ra yêu cầu phân biệt giữa tên thương mại với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa
lý mà không phải là đối tượng khác của quyền sở hữu công nghiệp là vì ở bản chất của ba đối tượng trên “đều là những dấu hiệu có thê gắn trên hàng hóa, dịch vụ trên thị trường và
thông qua những dau hiệu này người tiêu dùng nhận biết được chủ thê kinh doanh sản
xuât, cung ứng cũng như nguồn gộc của hàng hóa, dịch vụ””
Ngoài ra, việc pháp luật sở hữu trí tuệ đặt ra điều kiện này là xuất phát từ nguyên
tac một kết quả sáng tạo có thê được báo hộ dưới các hình thức khác nhau của quyền SỞ
hữu trí tuệ, hoặc có thể được hiểu là hiện tượng chồng lấn quyền” Chồng lẫn quyền sở hữu trí tuệ có thể được hiểu theo nhiều cách, thông thường được hiểu là việc chủ thể quyền (hoặc chủ sở hữu quyèn) yêu cầu nhiều hơn một hình thức bảo hộ cho một đôi
tượng bảo hộ hoặc yêu cầu sự bảo hộ liên tục từ cơ quan bảo hộ Ví dụ, chủ thê có quyền
có thê đăng ký quyền tác giả cho một sản phẩm khoa học của mình dưới dạng tác phâm khoa học hoặc có thê đăng ký bảo hộ dưới dạng sáng chế Hay chủ thê có thê đăng ký bảo
hộ logo dưới đanh nghĩa là nhãn hiệu và tác phẩm mỹ thuật ứng dụng Nói cách khác, chồng lắn quyền sở hữu trí tuệ là sự tích chứa các quyền sở hữu trí tuệ, đây là yêu cầu của chủ thể có quyền đề lấp đầy các lỗ hỗng trong việc bảo hộ đưới một hình thức bảo hộ
bằng một hoặc nhiều hình thức bảo hộ khác Trên thực tiễn cho thấy, hiện nay có rất
nhiều đoanh nghiệp sử dụng phân tên riêng trong tên thương mại của doanh nghiệp dé
làm nhãn hiệu hoặc thành phân mạnh trong nhãn hiệu Một ví dụ cụ thé la Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam sở hữu nhãn hiệu “Coca - Cola” Hiện tượng chồng
lan nay có thê dẫn đến vấn đề xung đột quyền giữa các chủ sở hữu mà có tên thương mại,
nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý trùng hay tương tự nhau Thế nên việc Luật Sở hữu trí tuệ đưa ra
quy định này là để có thê đảm bảo được khả năng phân biệt cho tên thương mại của chủ thê kinh doanh mà cũng có thể hạn chế vấn đề xâm phạm tên thương mại và nhãn hiệu,
chỉ dẫn địa lý
Nói tóm lại, tuy Luật Sở hữu trí tuệ không yêu cầu tên thương mại cần phải tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ để được bảo hộ mà quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử đụng hợp pháp tên thương mại
đó (điểm b khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ), và đáp ứng đủ 03 điều kiện quy định tại
Điều 76 Luật Sở hữu trí tuệ Ngoài ra, khi chủ thể kinh doanh đặt tên thương mại của
mình cần phải phù hợp với quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, đặc biệt là thành phần
* Trường Đại học Luật TP.HCM, Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ, NXB Hong Đức — Hội Luật gia Việt Nam, tr 365
3 Trường Đại học Luật TP.HCM, Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ, NXB Hồng Đức — Hội Luật gia Việt Nam, tr 366
4|Page
Trang 6
tên riêng của tên thương mại không được thuộc những trường hợp được quy định tại Điều
77 Luật Sở hữu trí tuệ
2 So sánh sự khác nhau của tên thương mại và nhãn hiệu
khác nhau (khoản 16 Điều
4 Luật Sở hữu trí tuệ)
- Có khả năng phân biệt
Khác nhau:
Tiêu chí Nhãn hiệu Tên thương mại
Khái nệm | Nhãn hiệu là đấu hiệu dùng | Tên thương mại là tên gọi của tô chức, cá
nhân dùng trong hoạt động kinh doanh dé
phan biét chu thé kinh doanh mang tén goi
đó với chủ thể kimh doanh khác trong cùng
lĩnh vực và khu vực kinh doanh (khoản 2l
Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ)
Dấu hiệu Có thể kết hợp giữa ngôn | Chỉ bao gồm ngôn ngữ và có hai thành phần
ngữ và cả hình ảnh là mô tả và phân biệt
Ban chat Phân biệt hàng hóa dịch vụ | Phân biệt chủ thể tạo ra sản phâm này với
này với hàng hóa dịch vụ | chủ thể tạo ra sản phâm khác (giữa các khác doanh nghiệp với nhau)
Căn cứ xác | Đăng ký đối với nhãn hiệu | Việc bảo hộ không nhất thiết phụ thuộc vào
lập và |thông thường và không | việc đăng ký, bảo hộ trong khu vực hoặc
phạm vi | đăng ký đối với nhãn hiệu | lĩnh vực kinh doanh nhất định
Trang 7
Điều kiện |Phải được cấp văn bằng | Chỉ cần sử dụng hợp pháp tên thương mại
bảo hộ trên phạm vị toàn
quôc
Thời hạn | 10 năm và có thể gia hạn | Bảo hộ chỉ chấm dứt khi không còn sử dụng
bảo hộ nhiều lần liên tiếp, mỗi lần
10 năm
Chuyển Nhãn hiệu có thể là đối |Chỉ có thể là đối tượng của hợp đồng
giao tượng của hợp đồng | chuyển nhượng với điều kiện là việc chuyên
chuyển nhượng và hợp |nhượng tên thương mại kèm theo việc đồng chuyển quyền sử | chuyển nhượng toàn bộ cơ sở sản xuất kinh
sử dụng thuật ngữ “tên gọi xuất xứ hàng hóa”, song khái niệm này cũng đã từng được quy
định tại Điều 786 Bộ luật Dân sự 1995 và không xuất hiện lại trong Bộ luật Dân sự 2015 Theo quy định tại Điều 786 Bộ luật Dân sự 1995: “7ên gọi xuất xứ hàng hoá là tên địa lý
của nước, địa phương dùng đề chỉ xuất xứ của mặt hàng từ nước, địa phương đó với điễu
kiện những mặt hàng này có các tỉnh chát, chất lượng đặc thù dựa trên các điều kiện địa
lý độc đáo và ưu việt, bao gồm yếu tổ tự nhiên, con người hoặc kết hợp cả hai yếu tổ đó” Vậy tên gọi xuất xứ hàng hóa cũng có điểm tương đồng với “chỉ dẫn địa lý”, cùng là đấu hiệu để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia
cụ thê
Bên cạnh đó thì “tên gọi xuất xứ hàng hóa” và “chỉ dẫn địa lý” khác nhau như sau:
6|Page
Trang 8Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ)
Tên gọi xuất xứ hàng hoá là tên địa lý của
nước, địa phương dùng đề chỉ xuất xứ của mặt hàng từ nước, địa phương đó với điều
kiện những mặt hàng này có các tính chất,
chất lượng đặc thù dựa trên các điều kiện địa
lý độc đáo và ưu việt, bao gồm yếu tổ tự
nhiên, con người hoặc kết hợp cá hai yếu tô
đó (Điều 786 Bộ luật Dân sự 1995)
quá trình sản xuất hàng hóa
sẽ được thực hiện ở một vùng địa lý, một khu vực
đó Tên gọi xuất xứ hàng hóa có mối quan hệ
phụ thuộc Toản bộ quá trình sản xuất phải
được thực hiện tại vùng địa lý đăng ký bảo
Trang 9
II Bai tap
1 Bản án số 1075/2012/KDTM-ST ngày 27/7/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố
Hồ Chí Minh°
a Tên thương mại trong tên gọi của nguyên đơn và bị đơn là gì? Tên thương mại giữa hai chủ thể này giống, tương tự hay khác nhau? Vì sao?
Khoản 21 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ định nghĩa tên thương mại là tên gọi của tô
chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh đề phân biệt chủ thê kinh doanh mang tên
gọi đó với chủ thê kinh đoanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh
Tên thương mại của nguyên đơn:
- Từ ngày 13/9/2001: tên thương mại là “Công ty TNHH Quốc tế Phúc Sinh”
- Từ ngày 05/4/2007: đôi thành “Công ty TNHH Phúc Sinh”
- Từ ngày 31/5/2010: đôi thành “Công ty cổ phần Phúc Sinh”
Tên thương mại của bị đơn: “Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khâu Nông sản Phúc Sinh”
Tên thương mại của hai chủ thê này tuy không trùng nhau nhưng tên thương mại của bị đơn được coi là tương tự đến mức gây nhằm lẫn (khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ) so với tên thương mại của nguyên đơn bởi yếu tô “Phúc Sinh” trong tên Theo điểm a
khoản 3 Điều 13 Nghị định 105/2006/NĐ-CP, một dấu hiệu bị coi là tương tự với tên
thương mại được báo hộ nếu tương tự về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với chữ cái,
gây nhằm lẫn cho người tiêu dùng về chủ thê kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động
kinh doanh dưới tên thương mại được bảo hộ Tên thương mại “Công ty TNHH Phúc
Sinh” (thời điểm năm 2007, 2008) là tên thương mại được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp với cơ sở là Công ty TNHH Phúc Sinh sử dụng hợp pháp tên này sau khi đổi tên
từ tên cũ trong sản xuất, kinh doanh (điểm b khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ) Yếu tô
“Phúc Sinh” trong tên thương mại của bị đơn có cầu tạo từ, chữ cái, có cách phiên âm,
phát âm chữ cái giống hệt với “Phúc Sinh” trong tên thương mại của nguyên đơn, hai chủ thê này hoạt động trong một số lĩnh vực giống nhau (vận tải, buôn bán lương thực, thực phâm, .) từ đó có khả năng gây nhằm lẫn cho người tiêu dùng Do đó, tên thương mại của bị đơn dù không trùng nhưng lại có dấu hiệu tương tự với tên thương mại của nguyên đơn
* Kênh Youtube TS Nguyễn Thái Cường
8|Page
Trang 10
b Lĩnh vực kinh doanh của nguyên đơn và bị đơn là gì? Hai chủ thể có cùng lĩnh vực kinh doanh không, vì sao? Lưu ý: với câu hỏi này sinh viên phải trả lời ở hai góc độ: theo Tòa án (bản án xác định thế nào) và theo bảng Danh mục phân loại ngành,
nghề kinh doanh của chủ thể kinh doanh biện hành (sinh viên tự tìm và đối chiếu để
xác định)
Lĩnh vực kinh doanh của nguyên đơn (theo Toa an) la mua ban máy móc, thiết bị - linh kiện điện tử, vật liệu điện, hàng kim khí điện máy, máy móc thiết bị văn phòng —
phục vụ các ngành sản xuất, phân mềm tin học, điện thoại đi động, máy fax, tổng đài điện
thoại 32 số, phương tiện vận tải, văn phòng phẩm, đồ chơi trẻ em, hàng thủ công mỹ nghệ, lương thực, thực phâm công nghệ, thực phẩm chế biến, thức ăn gia súc, nguyên vật liệu, bán thành phẩm, hàng nông sản, vải sợi, nguyên phụ liệu ngành may, giày đép, mũ nón, hàng da — giả da, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, đồ gỗ gia dụng, hoá chất (trừ hoá chất có tính độc hại mạnh), hàng gia dụng, băng đĩa, sách báo thiết bị vật tư
trường học ngành ảnh, dụng cụ thể thao, thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, thiết bị sân
khấu: đại lý mua bán ký gửi hàng hoá, địch vụ giao nhận hàng hoá, địch vụ thương mại, dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách đường bộ - thuỷ, dịch vụ đóng gói bao bị,
cho thuê phương tiện vận tải kho bãi, dịch vụ kiểm đếm hàng hoá; sản xuất chế biến hàng
nông san, gia vi, san xuat bao bi tir plastic, ban buôn hạt nhựa, nhựa tổng hợp, kimh doanh
bat động san,
Lĩnh vực kmh doanh của bi don (theo Toa an) là ban buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nửa) và động vật sông (trừ kinh doanh động vật hoang đã); bán lẻ lương thực, thực pham, bán buôn cà phê, thuỷ san, gạo, thực phâm; sản xuất bột thô, sản xuất
tinh bột và các sản phâm từ tinh bột; vận tải hàng hoá, dịch vụ giao nhận hàng hoá, đại lý
ký gửi hàng hoá
Như vậy, theo thông tin từ bản án, nguyên đơn và bị đơn có cùng nhiều ngành
nghé kinh doanh trong một số lĩnh vực giao thông vận tải, nông nghiệp, ., thể hiện qua
nhận định của Toà án rằng nguyên đơn và bị đơn là hai doanh nghiệp có nhiều ngành
Trang 11
nông nghiệp, máy khác; bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, máy móc, thiết bị
và phụ tùng máy dệt, may, da giày, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng):
(ii) Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh (mã 474, trong đó có bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn
thông, thiết bị nghe nhìn);
(11) Ban lé hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh (mã 476, trong
đó có bán lẻ văn phòng phẩm, trò chơi, đồ choi);
(v) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (mã 462);
(v) Bán buôn, bán lẻ lương thực, thực phâm, đỗ uống và sản phâm thuốc lá, thuốc lào (mã 463, 472);
(vi) Bán buôn, bán lẻ đồ dùng, thiết bị gia đình (mã 464, 475, trong đó có bán lẻ xi
măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng khác mã 47524);
(vi) Bán buôn chuyên doanh khác (mã 466, trong đó có bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây đựng);
(viii) Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (mã 477);
(ix) Vận tái hành khách đường bộ (mã 4931, 4932);
(x) Vận tải hành khách đường thuy (mã 5011, 5021);
(xi) Van tải hàng hoá đường sắt, đường bộ, đường thuỷ, đường không, đường ống (mã 4912, 4933, 4940, 5012, 5022, 5120);
(x1) Kho bãi và lưu giữ hàng hoá (mã 5210);
(xi) Hoat động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (mã 5229);
(xiv) Kinh doanh bắt động sản (mã 68);
(xv) Sản xuất bao bì từ plastic (mã 2220 1);
(xvi) Dich vu dai lý, giao nhận vận chuyên (mã 52291)
Lĩnh vực kimh doanh của bị đơn (theo Danh mục phân loại ngành, nghề kinh
doanh) là:
() Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sông (mã 462);
10|Page
