Để được cấp bảo hộ, nhãn hiệu mùi phải thỏa mãn những điều kiện bắt buộc của tiêu chuẩn bảo hộ nhãn hiệu. Nếu một nhãn hiệu không thỏa mãn các tiêu chí bảo hộ này thì sẽ bị từ chối bảo hộ theo Điều 7 (1) (a)63 của Quy chế EUTMR. Vì
59 Marilena Shambarta (2014), “Can non-traditional signs, such as colours, scents and sounds be protected under Trade Mark law? If not, what are the alternatives to do so? A comparative analysis between Europe and United
States of America”, p.1, truy cập trên trang http://www.mslawyers.eu/images/publication_ documents/Can_non-
traditional_signs,_such_as_colours,_scents_and_sounds_be_protected_under_Trade_Mark_ Law.pdf, ngày 10 tháng 6 năm 2020.
60 Linda (2003), tlđd (40), p.10. 61 Kumar (2016), tlđd (58), p.1.
62 Franco Galbo (2017), “Making Sense of the Nonsensical: A look at Scent Trademarks and their
Complexities”, truy cập trên trang https://www.ipwatchdog.com/2017/12/21/scent-trademarks-complexities/
id=91071/ ngày 30 tháng 12 năm 2020.
63Điều 7 (1) (a) của Quy chế EUMTR. Cơ sở tuyệt đối để từ chối bảo hộ:
“Những trường hợp sau đây sẽ bị từ chối bảo hộ:
pháp luật của EU hiện hành không có quy định dành riêng cho nhãn hiệu mùi nên có thể áp dụng các tiêu chuẩn bảo hộ nhãn hiệu thông thường khi đánh giá loại nhãn hiệu này. Theo đó, tiêu chuẩn bảo hộ nhãn hiệu được quy định theo Điều 4 Quy chế EUTMR như sau64:
Một nhãn hiệu có thể bao gồm bất kỳ dấu hiệu nào, chẳng hạn như các từ ngữ, tên riêng, bản thiết kế, chữ cái, chữ số, màu sắc, hình dạng hoặc bao bì của sản phẩm hoặc âm thanh, miễn là các dấu hiệu đó có khả năng:
1. Phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một chủ thể này với một chủ thể khác; và
2. Được mô tả trong Sổ đăng ký nhãn hiệu của EU theo cách cho phép các cơ quan có thẩm quyền và công chúng có thể xác định rõ ràng và chính xác của nhãn hiệu được bảo hộ gắn liền với sản phẩm.
Có thể thấy, quy định này của EU bao gồm ba phần cơ bản: phần mở đầu và hai điều khoản tương ứng với các điều kiện bảo hộ nhãn hiệu, đó là khả năng phân biệt của nhãn hiệu và cách mô tả nhãn hiệu. Cách quy định trên tạo thuận lợi cho quá trình thẩm định về mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ của nhãn hiệu được đăng ký, giúp các cơ quan chức năng có thể đánh giá chính xác và cấp bảo hộ cho nhãn hiệu. Đây là một kinh nghiệm lập pháp mà Việt Nam có thể xem xét và tiếp thu khi sửa đổi quy định về nhãn hiệu theo pháp luật SHTT hiện hành, cụ thể như sau:
Ở phần mở đầu của Điều 4 về tiêu chuẩn bảo hộ nhãn hiệu, EU lựa chọn cách liệt kê các loại nhãn hiệu có thể được đăng ký bảo hộ. Quy định này được đánh giá là một cải cách quan trọng về tiêu chuẩn bảo hộ của nhãn hiệu theo pháp luật về SHTT của EU. Trước đó, tiêu chuẩn bảo hộ nhãn hiệu được quy định trong Điều 4 của Quy định nhãn hiệu cộng đồng (CMTR) như sau: “Nhãn hiệulà bất kỳ dấu hiệu
(b) Nhãn hiệu không có tính phân biệt rõ ràng […]
Article 7. Absolute grounds for refusal 1. The following shall not be registered:
(a) signs which do not conform to the requirements of Article 4; (b) trade marks which are devoid of any distinctive character;
64 Article 4 EUMTR. Signs of which an EU trade mark may consist
An EU trade mark may consist of any signs, in particular words, including personal names, or designs, letters, numerals, colours, the shape of goods or of the packaging of goods, or sounds, provided that such signs are capable of:
(a) distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings; and
(b) being represented on the Register of European Union trade marks (‘the Register’), in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the clear and precise subject matter of the protection afforded to its proprietor.
nào có khả năng được biểu thị bằng đồ họa, đặc biệt là các từ ngữ bao gồm tên riêng, bản thiết kế, chữ cái, chữ số, hình dạng hoặc bao bì của hàng hóa, miễn là các dấu hiệu đó có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của chủ thể kinh doanh này và chủ thể kinh doanh khác”.
Như vậy, trong khi Quy chế CTMR yêu cầu nhãn hiệu phải là “bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng được biểu thị bằng đồ họa” thì quy định này đã được sửa đổi trong Quy chế EUTMR hiện nay thành “một nhãn hiệu có thể bao gồm bất kỳ dấu hiệu nào” và không còn yêu cầu phải được biểu thị bằng đồ họa. Nội dung sửa đổi này là bài học kinh nghiệm được đúc kết trong quá trình giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc cấp bảo hộ cho các nhãn hiệu phi truyền thống, đặc biệt là nhãn hiệu mùi trong vụ kiện Sieckmann65. Đây là vụ kiện do Tiến sĩ Sieckmann, một luật sư về sở hữu trí tuệ của Đức, đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu mùi hương quế các nhóm 35, 41 và 4266 trong bảng phân loại của Thỏa thuận Nice về Phân loại Quốc tế Hàng hóa và Dịch vụ để đăng ký nhãn hiệu nhưng nhãn hiệu này bị từ chối bảo hộ do không thỏa mãn các tiêu chuẩn bảo hộ theo pháp luật hiện hành. Vụ kiện trở thành nền tảng cho quá trình cải cách hệ thống pháp luật SHTT của EU với một trong những nội dung chủ yếu liên quan đến việc sửa đổi tiêu chuẩn bảo hộ nhãn hiệu, đặc biệt là việc loại bỏ yêu cầu biểu thị bằng đồ họa. Nội dung này sẽ được phân tích cụ thể ở phần hình thức của nhãn hiệu.
Bên cạnh đó, các loại nhãn hiệu được liệt kê trong Điều 4 chỉ mang tính chất tương đối mà không phải là một danh sách đầy đủ và bắt buộc. Danh sách trên cũng được bổ sung thêm nhiều loại nhãn hiệu mới như nhãn hiệu màu sắc, nhãn hiệu âm thanh. Mặc dù nhãn hiệu mùi chưa được nhắc đến trong quy định này nhưng vì đây là một điều khoản linh hoạt nên vẫn có khả năng được bảo hộ theo điều khoản này. Cách quy định này chỉ nhằm đơn giản hóa quá trình áp dụng vào thực tiễn quản lý nhãn hiệu của các cơ quan hành chính và việc đưa ra phán quyết của Tòa án trong giải quyết tranh chấp. Khi đó, Tòa án của mỗi quốc gia hoặc Tòa án Công lý Châu Âu sẽ chịu trách nhiệm cho việc xác định liệu một dấu hiệu có thể được xem là một nhãn hiệu thương mại theo pháp luật hiện hành hay không. Đặc biệt, cách sử dụng từ ngữ trong điều khoản này là “may” thay vì từ “must” đã tạo ra sự linh hoạt cho các quốc gia thành viên khi áp dụng quy định
65 Vụ kiện Sieckmann Case C-273/00, tlđd (14).
66 Lĩnh vực quảng cáo, quản trị kinh doanh, và các chức năng văn phòng, Bảng phân loại Nice, truy cập trên trang WIPO: http://www.wipo.org/classifications/fulltext/nice8/enmain.htm ngày 29 tháng 12 năm 2020
này. Nhờ đó, các nhãn hiệu phi truyền thống không được liệt kê trong danh sách trên vẫn có khả năng được bảo hộ. Quy định tại Điều 4 Quy chế EUTMR cho thấy EU đã lựa chọn cách tiếp cận mở rộng hơn đối với khái niệm nhãn hiệu so với trước đây. Điều này đã mở ra một tương lai mới cho các đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống, trong đó có nhãn hiệu mùi.
Đặc biệt, một bước ngoặt mới trong quan điểm của các nhà lập pháp của EU là việc thay đổi thứ tự ưu tiên của các tiêu chuẩn bảo hộ nhãn hiệu. Đây là một điểm tiến bộ quan trọng trong tư duy lập pháp của EU mà Việt Nam có thể tham khảo. Nếu như trong Quy chế CTMR trước đó, yêu cầu biểu thị bằng đồ họa phải được xem xét trước khi đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu, thì trong Quy chế EUTMR hiện hành, nhãn hiệu cần phải được đánh giá về khả năng phân biệt trước khi đánh giá về hình thức thể hiện nhãn hiệu. Quy định này đã khẳng định được khả năng phân biệt của nhãn hiệu (nói chung) và nhãn hiệu mùi (nói riêng) mới là chức năng quan trọng nhất của nhãn hiệu. Do đó, khả năng phân biệt của nhãn hiệu mùi là điều kiện đặc biệt quan trọng trong tiêu chuẩn bảo hộ nhãn hiệu mùi nhằm mục đích phân biệt giữa sản phẩm của các chủ thể khác nhau. Tuy nhiên, với những đặc điểm đặc thù, việc xác định khả năng phân biệt của nhãn hiệu mùi hoàn toàn khác so với nhãn hiệu thông thường.
Như đã biết, nhãn hiệu chỉ được coi là có tính phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ67. Trong khi đó, nhãn hiệu mùi rất khó để mô tả nên khả năng phân biệt của nhãn hiệu mùi là một vấn đề gây tranh cãi. Hiện nay trên thế giới có hai luồng quan điểm trái ngược về khả năng phân biệt của nhãn hiệu mùi như sau:
Trước hết, một số nhà lập pháp cho rằng do không thể biểu thị bằng các hình thức có thể nhìn thấy được68 nên rất khó để xác định nhãn hiệu mùi có đủ khả năng phân biệt cho các sản phẩm hay không và do đó không nên được bảo hộ. Đồng thời, tác động của mùi hương đối với quyết định lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng cũng không thể hiện rõ ràng. Câu hỏi đặt ra là người tiêu dùng có thể tiếp cận với mùi hương trước khi mua sản phẩm và liệu mùi hương có thể gợi nhớ cho người tiêu dùng
67 Khoản 1, Điều 74 Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
68 Mezulanik E “The Status of Scents as Trade Marks: An International Perspective” truy cập trên trang http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TheStatusofScentsasTrademarksAnInternationalPerspective.aspx ngày 16 tháng 6 năm 2020.
đủ để nhận biết được hay không. Ngoài ra, nếu được cấp bảo hộ, liệu chủ sở hữu nhãn hiệu có khả năng để chứng minh rằng các mùi hương tương tự sẽ có khả năng gây nhầm lẫn hay không69. Đây là vấn đề làm cho nhiều chuyên gia pháp luật trên thế giới đã nghi ngờ về khả năng bảo hộ của nhãn hiệu mùi70 và là nguyên nhân mà nhiều nước trên thế giới từ chối bảo hộ nhãn hiệu mùi, trong đó có Việt Nam.
Trái lại, một số quan điểm khác cho rằng việc bảo hộ nhãn hiệu không nên tạo ra một sự phân biệt đối xử giữa nhãn hiệu truyền thống và nhãn hiệu phi truyền thống, trong đó có nhãn hiệu mùi. Các loại nhãn hiệu đều có thể được đăng ký miễn là chúng có khả năng phân biệt.71 Mùi hương vẫn có thể được xem là dấu hiệu vì chúng có thể truyền tải thông tin72. Giữa mùi hương và trí nhớ của con người tồn tại một mối quan hệ chặt chẽ, làm cho người tiêu dùng có thể lựa chọn sản phẩm có mùi hương phù hợp. Nếu các nhãn hiệu không thể nhận biết bằng mắt nhưng có thể tạo ra khả năng phân biệt giữa sản phẩm của các nhà sản xuất khác nhau thì đều có thể được bảo hộ.73
Theo quan điểm của tác giả, quan điểm thứ hai phù hợp hơn vì xác định được bản chất của nhãn hiệu mùi và thừa nhận khả năng phân biệt của loại nhãn hiệu này. Mặc dù việc đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu mùi có thể gặp khó khăn do những đặc điểm riêng biệt của nhãn hiệu mùi nhưng không thể viện dẫn lý do này để phủ nhận hoàn toàn khả năng phân biệt của loại nhãn hiệu này. Thậm chí một số nhãn hiệu mùi còn có khả năng phân biệt rõ ràng như mùi hương hoa hồng cho lốp xe, mùi cỏ tươi mới cắt cho bóng tennis. Do vậy, nhãn hiệu mùi vẫn được đánh giá là có khả năng phân biệt trong pháp luật về SHTT của EU hiện hành.
Về khả năng phân biệt của nhãn hiệu mùi, có thể chia làm hai loại, đó là khả năng tự phân biệt (inherent distinctiveness) hoặc khả năng phân biệt thông qua sử dụng (acquired distinctiveness)74.
69 Kumar (2016), tlđd (58), p.136.
70 Vand. J. Ent. & Tech. L. (2012), “A Semiotic Analysis: Developing a New Standard for Scent Marks”, p. 695, truy cập trên trang https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/vanep14&div=25&id= &page ngày 29 tháng 12 năm 2020.
71 Mitchell Adams & Amanda Scardamaglia (2018), “Non-Traditional Trade Marks in Europe: An Historical
Snapshot of Applications and Registrations”, truy cập trên trang https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=3264994 ngày 29 tháng 12 năm 2020.
72 Eleonora Rosati (2018), tlđd (11).
73 LL.M. Inês Ribeiro da Cunha, Dr. Jurgita Randakevičiūtė-Alpman (2020), “New types of marks available
after the European Union Trade Mark Reform An Analysis in the light of the U.S. Trade mark law”, truy cập trên trang https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-10-3-2019/5032 ngày 15 tháng 6 năm 2020.