Ngoài những nhãn hiệu mùi có khả năng tự phân biệt, pháp luật hiện hành của EU cũng thừa nhận khả năng phân biệt của các nhãn hiệu mùi nếu có được thông qua quá trình sử dụng theo khoản 3 Điều 7 Quy chế EUTMR. Từ thực tiễn áp dụng tại Châu Âu cho thấy việc đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu mùi trong trường hợp này có thể được thực hiện ở cả hai giai đoạn, đó là giai đoạn trước hoặc sau khi bán sản phẩm ra thị trường.
Tòa án ECJ giải thích rằng một dấu hiệu không có tính phân biệt nhưng “có thể được đăng ký là nhãn hiệu nếu qua quá trình sử dụng, nhãn hiệu đó có thể giúp phân biệt được sản phẩm có nguồn gốc từ một nhà cung cấp cụ thể và do đó nó được dùng để phân biệt sản phẩm của các nhà sản xuất khác nhau. Để chứng minh tính phân biệt có được thông qua quá trình sử dụng, trước hết dấu hiệu đó phải được sử dụng trong khối EU và phải được một bộ phận dân cư đủ để nhận ra tính khác biệt của dấu hiệu này132. Trong thực tế, về thời điểm tiếp cận nhãn hiệu mùi, người tiêu dùng có thể tiếp xúc với nhãn hiệu mùi ở cả hai giai đoạn trước và sau khi mua sản phẩm.
Thứ nhất, trong giai đoạn trước khi mua sản phẩm, nhãn hiệu mùi thường
được gắn cho các sản phẩm mẫu để người tiêu dùng thử nghiệm ngay tại cửa hàng, siêu thị có bày bán sản phẩm. Nhờ các nhãn hiệu mùi gắn liền với sản phẩm, người tiêu dùng có thể phân biệt được sản phẩm của các nhà sản xuất khác nhau và lựa chọn các sản phẩm đạt chất lượng, phù hợp với nhu cầu của mình. Để đạt được mục đích này, mùi hương phải được gắn bên ngoài bao bì của sản phẩm nhằm đảm bảo cho người tiêu dùng có thể tiếp xúc với nhãn hiệu mùi trước khi quyết định mua sản phẩm.
Tuy nhiên, có một số trường hợp chỉ khi mở bao bì sản phẩm thì người tiêu dùng mới có thể cảm nhận được nhãn hiệu mùi gắn với sản phẩm.Vì không thể tiếp xúc với nhãn hiệu mùi trước khi mua sản phẩm nên người tiêu dùng chỉ có thể lựa chọn sản phẩm thông qua kiểu dáng, loại bao bì thay vì nhờ vào nhãn hiệu mùi. Khi đó, nhãn hiệu này không có tác động đáng kể đối với quyết định lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng. Trong trường hợp này, vấn đề đặt ra là nếu nhãn hiệu mùi không thể hiện được tính phân biệt thì liệu có thể được bảo hộ như một nhãn hiệu thông thường hay không. Đồng thời, nhãn hiệu mùi có bắt buộc phải được gắn bên ngoài bao bỉ sản phẩm để giúp người tiêu dùng phân biệt được sản phẩm của các nhà sản xuất khác nhau hay không.
Hiện nay, pháp luật của EU chỉ thừa nhận về khả năng phân biệt của nhãn hiệu mùi thông qua sử dụng tại Điều 7 (3) Quy chế EUMTR nhưng không có hướng dẫn cụ thể về trường hợp này. Trong khi đó, một số nước chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu mùi đã quy định tương tự. Chẳng hạn như tại Hoa Kỳ, quy định này đã được vận dụng thành công cho nhãn hiệu mùi hương hoa đại (Plumeria) dành cho sản phẩm chỉ khâu và chỉ thêu của Clarke133. Theo đó, vì Văn phòng sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) yêu cầu mùi hương phải được quảng cáo bên ngoài sản phẩm nên bao bì sản phẩm của Clarke cho phép người mua được ngửi mùi hương hoa đại trước khi mua các sản phẩm này134. Đồng thời, Clarke đã sử dụng các chiến dịch quảng cáo để người tiêu dùng có thể tiếp cận thông tin về nhãn hiệu mùi một cách dễ dàng. Từ đó, Tòa án kết luận rằng người nộp đơn đã tạo được ấn tượng cho người tiêu dùng thông qua việc quảng cáo sản phẩm của mình bằng nhãn hiệu mùi hương này và người nộp đơn cũng chứng minh được rằng khách hàng, các đại lý phân phối sản phẩm của mình đều thừa nhận nhận mùi hương này là nhãn hiệu của sản phẩm135. Nhờ vậy, mùi hương của sản phẩm chỉ thêu, chỉ khâu của Clarke được công nhận là nhãn hiệu mùi do có khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng và tiếp thị sản phẩm.
Như vậy, để chứng minh được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng đối với trường hợp trước khi bán sản phẩm, người nộp đơn phải chỉ ra được rằng trong các chiến dịch quảng cáo của mình, dấu hiệu mùi đã được giới thiệu và sử dụng để giúp người tiêu dùng phân biệt sản phẩm. Đặc biệt, dấu hiệu mùi đó đã được trải
133 Vụ kiện In re Clarke năm 1990 tại Hoa Kỳ, tlđd (4). 134 Vụ kiện In re Clarke năm 1990 tại Hoa Kỳ, tlđd (4).para. 6. 135 Loraine M (2003), tlđd (40), p.11
nghiệm thực tế bởi người tiêu dùng và có đủ bằng chứng về tính phân biệt đối với sản phẩm của các nhà sản xuất khác nhau. Điều này còn được hiểu là một mùi hương “có thể có khả năng phân biệt như một nhãn hiệu thương mại nếu mùi hương đó được thêm vào để nhận biết hàng hóa, dịch vụ của họ và được cộng đồng công nhận là một dấu hiệu chỉ ra nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ đó”136.
Trong quá trình thu thập các tài liệu minh chứng về sự công nhận của người tiêu dùng đối với tính phân biệt của nhãn hiệu mùi thông qua sử dụng, chủ nhãn hiệu có thể tiến hành các cuộc khảo sát theo từng quy mô và đối tượng. Kết quả phân tích về cảm nhận về nhãn hiệu mùi của các nhóm đối tượng người tiêu dùng khác nhau sẽ cho thấy mức độ tác động của các nhãn hiệu mùi này đối với họ trong việc nhận biết nguồn gốc thương mại của các sản phẩm trên thị trường. Tuy nhiên, cách thức này có thể tốn nhiều chi phí và thời gian để thực hiện khảo sát. Do đó, mặc dù pháp luật của EU cho phép người nộp đơn chứng minh khả năng phân biệt của nhãn hiệu bằng các kết quả khảo sát nhưng cho đến nay ở Châu Âu vẫn chưa có bất kì trường hợp nào sử dụng quy định này.
Trong tương lai, với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ, các thiết bị điện tử sẽ cho phép người tiêu dùng ngửi được các nhãn hiệu mùi gắn với sản phẩm tại các điểm bán hàng thông qua máy tính hoặc màn hình cảm ứng khi chạm vào hình ảnh của sản phẩm. Điều này đảm bảo được chức năng của nhãn hiệu mùi là giúp người tiêu dùng phân biệt được sản phẩm của các nhà sản xuất khác nhau trên thị trường và lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Đây là vấn đề mà Việt Nam có thể tham khảo trong quá trình xây dựng khung pháp lý cho việc bảo hộ nhãn hiệu mùi như hướng dẫn cụ thể về yêu cầu gắn nhãn hiệu mùi bên ngoài sản phẩm. Có như vậy, mùi hương mới thể hiện được tính phân biệt vốn có của mình khi được sử dụng làm nhãn hiệu cho một sản phẩm bất kì.
Thứ hai, trường hợp sau khi mua sản phẩm,
Bên cạnh đó, thay vì được cảm nhận trên bao bì của sản phẩm, người tiêu dùng còn có thể cảm nhận dấu hiệu mùi thông qua quá trình sử dụng sản phẩm lâu dài. Mặc dù theo nguyên lý bay hơi thông thường thì mùi hương có thể biến đổi so với mùi gốc sau một thời gian nhất định. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp mùi hương được lưu lại lâu dài sau khi được lấy ra khỏi bao bì. Do đó, các nhà sản xuất có
khuynh hướng lựa chọn những mùi hương này vì có thể tạo ấn tượng quen thuộc cho người tiêu dùng mỗi khi sử dụng sản phẩm. Như đã đề cập ở chương trước, mùi hương có thể tác động trực tiếp đến bộ não của mỗi người để gợi nhớ về một sự vật, hiện tượng cụ thể. Nhà sản xuất đã vận dụng đặc điểm này của mùi hương để tạo ra các nhãn hiệu mùi đặc biệt cho sản phẩm của mình. Thông qua quá trình sử dụng sản phẩm hàng ngày, nhãn hiệu mùi được sử dụng sẽ được lưu giữ trong ký ức của người tiêu dùng và gợi nhớ cho họ khi tiếp xúc lại với nhãn hiệu mùi này. Do đó, họ có thể lựa chọn sản phẩm có gắn nhãn hiệu mùi quen thuộc mà không bị nhầm lẫn với các sản phẩm của nhà sản xuất khác.
Tranh luận về trường hợp này, có ý kiến cho rằng người tiêu dùng phải tiếp cận được với mùi hương của sản phẩm trước khi mua sản phẩm vì chỉ khi đó thì mùi hương mới có thể chỉ ra nguồn gốc thương mại của sản phẩm cũng như ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Nếu họ phải đợi đến khi sản phẩm được đưa vào sử dụng tại nhà và mới cảm nhận được mùi hương thì mùi hương không thể hiện được chức năng của nhãn hiệu. Tuy nhiên, quan điểm này chưa thực sự hợp lý. Bởi lẽ, mùi hương có thể tác động đến tâm lý và hành vi của người tiêu dùng ở cả trước và sau khi mua sản phẩm, miễn là nhà sản xuất đảm bảo được mùi hương được sử dụng làm nhãn hiệu cho sản phẩm của mình có khả năng lưu giữ như ban đầu. Nhờ vào mức độ quen thuộc với mùi hương gắn liền với sản phẩm trong quá trình sử dụng mà người tiêu dùng có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.
Để nộp đơn đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu mùi ở trường hợp này, người nộp đơn cần cung cấp các bằng chứng cho thấy khả năng phân biệt sản phẩm mà dấu hiệu mùi có thể mang lại cho người tiêu dùng. Nếu như trong trường hợp người tiêu dùng tiếp xúc được với dấu hiệu mùi trước khi bán sản phẩm, các bằng chứng nhằm chứng minh khả năng phân biệt của dấu hiệu mùi chủ yếu được thu thập từ quá trình quảng cáo, tiếp thị sản phẩm thì việc tổng hợp các minh chứng trong trường hợp sau khi bán sản phẩm được thực hiện tương đối dễ dàng hơn. Bởi vì khi đó, người tiêu dùng đã có những trải nghiệm thực tế về nhãn hiệu mùi đủ để công nhận khả năng phân biệt của nhãn hiệu này. Do đó, những nội dung cần thiết để chứng minh về khả năng phân biệt của nhãn hiệu mùi bao gồm các thông tin cụ thể về địa điểm, thời gian sử dụng sản phẩm, mức độ tác động đối với quyết định lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng cũng như các yếu tố khác có liên quan như bao bì, bảng giá, hình ảnh tiếp thị và quảng cáo.
Ngoài ra, về bằng chứng liên quan đến thời gian sử dụng nhãn hiệu mùi, có ý kiến cho rằng mùi hương này phải được sử dụng thực tế trên thị trường trước khi nộp đơn đăng ký bảo hộ. Tuy nhiên, điều này có thể làm cho nhãn hiệu dễ bị xâm phạm do các đối thủ cạnh tranh sẽ bắt chước và sử dụng cho các sản phẩm tương tự. Khi đó, nhãn hiệu mùi này không còn là ý tưởng độc đáo và duy nhất của chủ nhãn hiệu nên không thể được công nhận và bảo hộ. Do đó, pháp luật EU cho phép nộp đơn đăng ký bảo hộ ngay cả sau khi sử dụng nhãn hiệu theo khoản 3 Điều 7 Quy chế EUTMR.
Tóm lại, để đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu mùi thông qua quá trình sử dụng, có thể xem xét mức độ tác động của nhãn hiệu này từ các hoạt động quảng cáo, tiếp thị sản phẩm cho đến hoạt động phân phối và bán lẻ trong thực tế. Khi nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mùi, người nộp đơn cần nộp kèm theo các bằng chứng để chứng minh rằng người tiêu dùng, các đại lý hoặc nhà phân phối sản phẩm của mình có thể nhận biết được sản phẩm này nhờ vào nhãn hiệu mùi đính kèm. Đây là căn cứ quan trọng để các cơ quan thẩm định nhãn hiệu đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu mùi.
Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định cho phép nhãn hiệu chứng minh khả năng phân biệt của nhãn hiệu thông qua quá trình sử dụng. Cụ thể, theo Điều 74 Luật SHTT, “nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”. Rõ ràng, theo quy định này, khả năng phân biệt của nhãn hiệu chỉ mới được đánh giá bằng việc xác định mức độ đáp ứng yêu cầu hình thức thể hiện của nhãn hiệu thay vì xem xét về bản chất của nhãn hiệu. Cách tiếp cận này chỉ phù hợp với các nhãn hiệu là dấu hiệu có thể nhìn thấy được mà chưa thực sự phù hợp với các nhãn hiệu phi truyền thống, trong đó có nhãn hiệu mùi. Vì vậy, trong quá trình hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ, Việt Nam cần học hỏi kinh nghiệm lập pháp của EU, theo đó, cần bổ sung quy định cụ thể về khả năng phân biệt của nhãn hiệu, bao gồm khả năng tự phân biệt hoặc khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng. Kết hợp với nội dung phân tích về cách đánh giá khả năng tự phân biệt của nhãn hiệu, có thể sửa đổi Điều 74 Luật SHTT hiện hành như sau:
Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Riêng nhãn hiệu mùi được coi là có khả năng phân biệt nếu
được gắn với các sản phẩm không mùi hoặc nhãn hiệu mùi độc đáo đủ để thu hút được người tiêu dùng. Đồng thời, nhãn hiệu cũng có khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trên thị trường.
Trong lộ trình hoàn thiện pháp luật về nhãn hiệu, khả năng phân biệt của nhãn hiệu là một trong những nội dung quan trọng mà Việt Nam cần chú trọng để xây dựng thành các quy định cụ thể. Điều này sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhãn hiệu và người nộp đơn có thể xác định chính xác tính phân biệt của một nhãn hiệu mùi trong thực tế.
Tóm lại, từ những phân tích trên, có thể rút ra kết luận về tiêu chuẩn bảo hộ
của nhãn hiệu mùi để định hướng cho quá trình hoàn thiện pháp luật SHTT của Việt Nam. Cụ thể, một nhãn hiệu mùi được cấp bảo hộ phải thỏa mãn các tiêu chuẩn sau:
(a) Mùi có khả năng phân biệt sản phẩm của các chủ thể khác nhau (xuất phát từ chính sản phẩm hoặc thông qua sử dụng)
(b) Mùi được sử dụng duy nhất cho một sản phẩm cụ thể mà không có các sản phẩm tương tự nào sử dụng mùi này;
(c) Mùi không phải là đặc tính tự nhiên của sản phẩm hay gắn với chức năng chính của sản phẩm.