Theo hệ thống pháp luật của EU hiện hành, các quy định về bảo hộ nhãn hiệu cho phép việc đăng ký bảo hộ chỉ cần được thực hiện tại Văn phòng SHTT của châu Âu thì được xem là đã được đăng ký trên toàn bộ lãnh thổ các nước
98 Roberto (2016), tlđd (31), p.43. 99 Roberto (2016), tlđd (31), p. 41.
thuộc EU100. Nhãn hiệu được cấp bảo hộ sẽ có hiệu lực như nhau tại các nước này. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng bất kỳ hành vi xâm phạm nhãn hiệu nào xảy ra ở một nước thành viên EU đều có thể bị xử lý, cho dù nhãn hiệu đó chỉ được đăng ký tại một quốc gia của EU.
Hiện nay, do nhãn hiệu mùi chưa được phổ biến rộng rãi trên thế giới, kể cả ở châu Âu nên không có một quy trình riêng cho nhãn hiệu mùi. Tương tự như nhãn hiệu thông thường, quy trình bảo hộ nhãn hiệu mùi được thực hiện theo các thủ tục thẩm định hình thức, công bố đơn đăng ký và thẩm định nội dung:
Thứ nhất, về thủ tục thẩm định hình thức,
Đây là thủ tục mà cơ quan quản lý nhãn hiệu của EU chỉ đánh giá về mặt hình thức của đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu để đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn. Đơn đăng ký bảo hộ phải gồm các nội dung cơ bản như sau:
(a) yêu cầu đăng ký nhãn hiệu thương mại của EU; (b) thông tin xác định người nộp đơn;
(c) danh sách các hàng hóa hoặc dịch vụ được yêu cầu đăng ký;
(d) đại diện của nhãn hiệu, đáp ứng các yêu cầu nêu trong Điều 4 (b)101. Trong một thời hạn nhất định kể từ ngày nộp đơn theo quy định của một quốc gia, đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được thẩm định tính hợp lệ về mặt hình thức cũng như các tài liệu đính kèm. Cụ thể, Văn phòng EUIPO sẽ kiểm tra về ngày nộp đơn theo Điều 32, các điều kiện và yêu cầu đối với nhãn hiệu theo Điều 31 (3) và lệ phí theo quy định. Các thông tin cần được kiểm tra bao gồm: bản mô tả nhãn hiệu, mẫu nhãn hiệu, thông tin người nộp đơn, tên gọi nhãn hiệu102. Nếu đơn đăng ký có thiếu sót thì Văn phòng EUIPO sẽ thông báo để người nộp đơn có thể phản hồi hoặc bổ sung, sửa chữa các thiếu sót.
Đối với nhãn hiệu mùi, quá trình thẩm định hình thức là rào cản lớn nhất do rất khó để xác định được hình thức phù hợp với nhãn hiệu mùi. Thông thường, các
100 Chikere C. (2020), “The Protection Of Olfactory Marks (Fragrance, Scents Or Smells) As A Non- Traditional/Non-Conventional Trademark In Nigeria”, truy cập trên trang web https://www.linkedin.com/pulse/ protection-olfactory-marks-fragrance-scents-smells-chikere-chidera?articleId=6620436872571301889 ngày 29 tháng 12 năm 2020.
101 Điều 31 Quy chế EUTMR, tlđd 34.
102 Điều 43 Quy chế EUMTR, Guidelines Part B, Section 1, truy cập trên trang: https://euipo.europa.eu/ ohimportal/en/guidelines ngày 22 tháng 2 năm 2021.
đơn đăng ký nhãn hiệu mùi đều bị từ chối bảo hộ ngay từ giai đoạn này. Vì nhãn hiệu mùi rất khó để mô tả nên mặc dù hệ thống công nghệ hiện đại cho phép sử dụng nhiều hình thức khác nhau để mô tả loại nhãn hiệu này nhưng có rất ít hình thức được đánh giá là phù hợp và đủ để mô tả một cách chính xác và rõ ràng nhãn hiệu mùi. Do đó, khác với nhãn hiệu thông thường, khi thẩm định hình thức, Văn phòng EUIPO phải xem xét và đánh giá mức độ thể hiện của bản mô tả nhãn hiệu mùi. Đối với những đơn đăng ký nhãn hiệu mùi có sự kết hợp của các hình thức thể hiện khác nhau thì cơ quan thẩm định phải xem xét và đánh giá từng hình thức riêng biệt, đồng thời xem xét tác động của việc kết hợp các hình thức này đối với yêu cầu mô tả nhãn hiệu. Điều này làm cho việc lựa chọn cách thức thể hiện nhãn hiệu mùi có ý nghĩa rất quan trọng.
Ngoài ra, nhờ sự tiến bộ vượt bậc của hệ thống công nghệ thông tin trên thế giới hiện nay, việc nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có thể được thực hiện thông qua fax và nhiều loại phương tiện điện tử khác. Điều này giúp cho quá trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được thực hiện thuận tiện và nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra vấn đề nếu đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mùi được nộp bằng thư điện tử hoặc fax thì nhãn hiệu mùi này cũng phải được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử hoặc ở dạng có thể nhìn thấy được. Trong khi đó, thông thường, nhãn hiệu mùi phải được cảm nhận trực tiếp. Do đó, hình thức thể hiện của nhãn hiệu mùi phải được quy định sao cho đảm bảo khả năng nhãn hiệu mùi được thể hiện rõ ràng, chính xác và phù hợp.
Thứ hai là thủ tục công bố đơn,
Thủ tục này được thực hiện nếu đơn đăng ký nhãn hiệu EU được đánh giá là hợp lệ. Trong trường hợp sau khi công bố mà đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối theo Điều 42 thì quyết định từ chối bảo hộ sẽ là quyết định cuối cùng103. Mục đích của việc công bố đơn đăng ký nhằm cung cấp các thông tin cần thiết để bên thứ ba có thể dễ dàng theo dõi104 và yêu cầu phản đối105 nếu phát hiện nhãn hiệu đăng ký bảo hộ có dấu hiệu trùng hoặc nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được cấp bảo hộ. Đối với những nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ, đối thủ cạnh tranh hoặc người nộp đơn yêu cầu hủy bỏ nhãn hiệu có thể tiếp cận được thông tin trên Sổ đăng bạ nhãn hiệu
103 Điều 44 Quy chế EUTMR, tlđd (34). 104 Điều 45 Quy chế EUTMR, tlđd (34). 105 Điều 46 Quy chế EUTMR, tlđd (34).
của Văn phòng SHTT. Đồng thời, Văn phòng EUIPO cũng công nhận tất cả cơ sở dữ liệu của các văn phòng SHTT mỗi quốc gia và khu vực của EU. Hệ thống TMview của EU được chấp nhận như một cổng thông tin để các văn phòng quốc gia có thể truy cập. Thời hạn yêu cầu phản đối là trong khoảng thời gian ba tháng sau khi đơn đăng ký nhãn hiệu của EU được công bố, theo đó, thông báo phản đối việc đăng ký nhãn hiệu có thể được đưa ra với lý do nhãn hiệu đó có thể không được đăng ký theo Điều 8 Quy chế EUTMR106.
Kể từ ngày nộp đơn, theo yêu cầu của người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu EU, Văn phòng EUIPO sẽ thành lập một nhóm tra cứu và xác minh các thông tin liên quan đến nhãn hiệu107. Nhiệm vụ của nhóm này là rà soát để xem liệu nhãn hiệu được đăng ký có bị trùng hoặc tương tự với các nhãn hiệu đã được bảo hộ hay không. Việc đánh giá mức độ trùng hoặc tương tự của nhãn hiệu mùi hoàn toàn khác biệt so với nhãn hiệu thông thường, cụ thể là:
Đối với nhãn hiệu mùi, rất khó để chứng minh và phản đối một đơn đăng ký nhãn hiệu đã vi phạm quyền SHTT được bảo hộ. Để chứng minh hành vi vi phạm nhãn hiệu mùi, theo Điều 9 (1) (b) Quy chế EUTMR, nguyên đơn phải chứng minh được: “dấu hiệu được đăng ký bị trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu thương mại của EU và được sử dụng liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu thương mại của EU được đăng ký, có khả năng gây nhầm lẫn cho một bộ phận công chúng; khả năng nhầm lẫn này bao gồm khả năng liên kết giữa dấu hiệu và nhãn hiệu”.
Tuy nhiên, việc đánh giá mức độ giống hoặc tương tự của nhãn hiệu mùi phải dựa vào ý thức và sự hồi tưởng của người tiêu dùng về một mùi hương đã được cảm nhận trước đó. Phương pháp thông dụng nhất để tổng hợp được ý kiến đánh giá của người tiêu dùng là tiến hành khảo sát theo từng nhóm đối tượng. Kết quả phản hồi được phân tích và tổng hợp để đưa ra kết luận chung về mức độ trùng hoặc nhầm lẫn đối với nhãn hiệu đăng ký bảo hộ.
Do mùi hương được cảm nhận một cách chủ quan nên kết quả đánh giá thường không phản ánh chính xác liệu nhãn hiệu mùi đăng ký bảo hộ có thực sự trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ hay không. Thậm chí nếu người
106 Điều 8 Quy chế EUTMR, tlđd (34).
tiêu dùng bị nhầm lẫn khi nhận diện nhãn hiệu mùi thì có thể dẫn đến kết luận sai về mức độ trùng hoặc tương tự của nhãn hiệu mùi.
Bên cạnh đó, để đưa ra kết luận chính xác, cơ quan quản lý SHTT của EU hoặc các cơ quan giải quyết tranh chấp phải tham khảo ý kiến từ chuyên gia. Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy rằng, các chuyên gia thẩm định mùi hương sẽ có được khướu giác nhạy bén hơn so với người khác, do đó, kết luận từ các chuyên gia sẽ không thể phản ánh cho ý kiến chung của bộ phận người tiêu dùng.
Có thể nói, việc đánh giá mức độ trùng hoặc nhầm lẫn của nhãn hiệu mùi là bước quan trọng và khó khăn nhất trong quá trình thẩm định nhãn hiệu mùi. Chỉ những nhãn hiệu mùi thực sự khác biệt và độc đáo đến mức người tiêu dùng có thể ngay lập tức nhận ra nó thì mới có thể chứng minh được mức độ trùng hoặc tương tự đối với các nhãn hiệu khác. Vì những đặc điểm riêng biệt của nhãn hiệu mùi làm cho cơ quan chức năng rất khó để đưa ra được các kết luận chính xác và khách quan. Đây cũng là nguyên nhân mà EU trước đây và một số nước trên thế giới yêu cầu phải thể hiện nhãn hiệu mùi dưới hình thức đồ họa để có thể dễ dàng đánh giá mức độ trùng hoặc nhầm lẫn của nhãn hiệu mùi. Tuy nhiên, như đã phân tích, cách quy định này sẽ giới hạn phạm vi bảo hộ nhãn hiệu. Do đó, quy định về hình thức bảo hộ nhãn hiệu mùi trở thành một vấn đề thách thức đối với các cơ quan lập pháp để đảm bảo quá trình thẩm định mùi được chính xác, khách quan.
Thứ ba làquá trình thẩm định nội dung,
Thẩm định nội dung là thủ tục xem xét và đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu. Kết quả của quá trình này là kết luận chính thức từ Văn phòng EUIPO về việc đồng ý hay từ chối cấp bảo hộ cho nhãn hiệu đã đăng ký.Theo Điều 42 Quy chế EUTMR, Văn phòng EUIPO sẽ xem xét liệu đơn đăng ký bảo hộ có đáp ứng được các yêu cầu về ngày nộp đơn theo Điều 32 hay không:
1. Trường hợp, theo Điều 7, nhãn hiệu không đủ điều kiện để đăng ký đối với một số hoặc tất cả hàng hóa hoặc dịch vụ được đề cập trong đơn đăng ký nhãn hiệu của EU, đơn đăng ký sẽ bị từ chối đối với hàng hóa hoặc dịch vụ đó.
2. Đơn đăng ký sẽ không bị từ chối trước khi người nộp đơn có cơ hội rút lại hoặc sửa đổi đơn đăng ký hoặc nộp các quan sát của mình. Để có hiệu lực này, Văn phòng sẽ thông báo cho người nộp đơn về lý do từ chối đăng ký và quy định thời hạn mà người đó có thể rút lại hoặc sửa đổi đơn đăng ký hoặc nộp các quan sát của
mình. Trường hợp người nộp đơn không khắc phục được các căn cứ từ chối đăng ký thì Văn phòng sẽ từ chối đăng ký toàn bộ hoặc một phần.
Trong thủ tục này, đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được xem xét về mặt nội dung để kiểm tra về mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ nhãn hiệu theo Điều 7 Quy chế EUTMR như sau:
1. Những điều sau đây sẽ không được đăng ký:
(a) các dấu hiệu không phù hợp với các yêu cầu của Điều 4;
(b) các nhãn hiệu thương mại không có bất kỳ đặc điểm phân biệt nào;
(c) nhãn hiệu thương mại chỉ bao gồm các dấu hiệu hoặc chỉ dẫn có thể phục vụ, trong thương mại, chỉ định loại, chất lượng, số lượng, mục đích dự kiến, giá trị, xuất xứ địa lý hoặc thời điểm sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, hoặc các đặc tính khác của hàng hóa hoặc dịch vụ;
(d) các nhãn hiệu thương mại chỉ bao gồm các dấu hiệu hoặc chỉ dẫn đã trở thành thông lệ trong ngôn ngữ hiện tại hoặc trong các thông lệ thương mại trung thực và được thiết lập;
(e) các dấu hiệu chỉ bao gồm:
(i) hình dạng, hoặc một đặc điểm khác, là kết quả của bản chất của hàng hóa;
(ii) hình dạng hoặc một đặc tính khác của hàng hóa cần thiết để đạt được kết quả kỹ thuật;
(iii) hình dạng, hoặc một đặc điểm khác, mang lại giá trị đáng kể cho hàng hóa;[…]
3. Đoạn 1 (b), (c) và (d) sẽ không áp dụng nếu nhãn hiệu đã trở nên đặc biệt liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ được yêu cầu đăng ký do việc sử dụng nó.
Đối với những nhãn hiệu mùi không có khả năng tự phân biệt, ngay khi nộp đơn hoặc sau đó, người nộp đơn có quyền viện dẫn Điều 7 (3) Quy chế EUTMR về khả năng phân biệt của nhãn hiệu thông qua quá trình sử dụng như một điều khoản bổ sung hoặc thay thế. Nếu kết quả cho thấy nhãn hiệu đăng ký không có khả năng tự phân biệt thì người nộp đơn có quyền chứng minh khả năng phân biệt của nhãn hiệu thông qua sử dụng. Việc sử dụng nhãn hiệu không bắt buộc phải được thực hiện trước khi nộp đơn đăng kí bảo hộ mà có thể sử dụng ngay cả sau khi nộp đơn.
Nếu nhãn hiệu được đánh giá là đủ điều kiện cấp bảo hộ thì cơ quan quản lý SHTT sẽ tiến hành cấp văn bằng bảo hộ. Đối với các nhãn hiệu không đủ điều kiện thì sẽ được thông báo kết quả từ chối bảo hộ và người nộp đơn có quyền khiếu nại để được xem xét bởi cơ quan quản lý nhãn hiệu ở cấp quốc gia. Giai đoạn này là cực kì quan trọng đối với nhãn hiệu mùi do khả năng phân biệt của nhãn hiệu này là một vấn đề rất khó để xác định. Việc đưa ra kết luận liệu một nhãn hiệu có khả năng phân biệt hay không phụ thuộc vào ý kiến đánh giá của cơ quan quản lý SHTT nên người nộp đơn phải cân nhắc lựa chọn hình thức thể hiện nhãn hiệu sao cho có thể mô tả đầy đủ và chính xác nhãn hiệu.
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Cùng với sự phát triển của kinh tế và khoa học công nghệ, các nhãn hiệu phi truyền thống ngày cảng được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Đây là những loại nhãn hiệu tác động đến tất cả các giác quan của mỗi người thay vì chỉ được cảm nhận bằng thị giác như nhãn hiệu truyền thống, chẳng hạn như nhãn hiệu âm thanh, nhãn hiệu mùi. Tuy chỉ mới xuất hiện từ những năm 1990 nhưng nhãn hiệu mùi được nhiều nhà sản xuất sử dụng để làm nhãn hiệu cho các sản phẩm của mình do tính độc đáo của nó. Mùi hương có thể tác động trực tiếp đến bộ não của con người tiêu dùng, từ đó giúp họ phân biệt được sản phẩm của các chủ thể khác nhau một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, mùi hương cũng ảnh hưởng đến tâm lý và hành vi của người tiêu dùng khi quyết định lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Tuy nhiên, mùi hương có những đặc điểm đặc thù nên khả năng phân biệt của nhãn hiệu mùi là vấn đề gây tranh cãi. Hiện nay, nhiều nước trên thế giới từ chối cấp bảo hộ cho nhãn hiệu mùi, trong đó có Việt Nam. Chỉ có một số nước công nhận nhãn hiệu mùi như một loại nhãn hiệu thông thường, điển hình như Hoa Kỳ, các nước thuộc EU, Úc,…
Trải qua quá trình xây dựng và hoàn thiện, hệ thống pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu của EU đã đạt được những thành tựu nổi bật và tạo cơ hội cho các nhãn hiệu phi truyền thống được bảo hộ, trong đó có nhãn hiệu mùi. Kể từ khi được sửa đổi vào năm 2016, các tiêu chí bảo hộ nhãn hiệu của EU đã được quy định phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt nhấn mạnh về khả năng phân biệt của nhãn hiệu. Bên