Ngay từ khi nhãn hiệu mùi được đăng ký bảo hộ, yêu cầu biểu thị nhãn hiệu bằng đồ họa là một vấn đề được quan tâm hàng đầu. Bởi lẽ, hầu hết các nhãn hiệu mùi đều không dễ dàng để biểu thị bằng hình thức đồ họa. Do đó, pháp luật nhiều nước trên thế giới đã cho phép sử dụng các hình thức phù hợp khác để đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu mùi. Ở Châu Âu, một trong những cải cách quan trọng của pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu là việc loại bỏ yêu cầu biểu thị bằng đồ họa đối với nhãn hiệu. Thay vào đó, nhãn hiệu chỉ cần đáp ứng điều kiện theo Điều 4 (b) của Quy chế EUTMR. Cụ thể là “nhãn hiệu phải được mô tả trong Sổ đăng bạ nhãn hiệu theo cách cho phép các cơ quan có thẩm quyền và công chúng có thể xác định rõ ràng và chính xác của nhãn hiệu được bảo hộ gắn liền với sản phẩm137”.
Tuy nhiên, những hình thức thể hiện được xem là mô tả “rõ ràng” và “chính xác” nhãn hiệu mùi chưa được hướng dẫn chi tiết. Hai tiêu chí này là kết quả từ
phán quyết của Tòa ECJ trong vụ kiện Sieckmann về nhãn hiệu mùi ở Châu Âu. Do đó, để hiểu thêm về cách đánh giá các tiêu chí này, có thể xem xét bối cảnh cảnh từ phán quyết của Tòa ECJ trong vụ kiện Sieckmann138 năm 2002 tại Châu Âu.
Vụ kiện bắt đầu từ việc Tiến sĩ Sieckmann, một luật sư về sở hữu trí tuệ của Đức, đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu mùi cho Văn phòng nhãn hiệu và bằng sáng chế của Đức (Deutsches Patent- und Markenamt - GPTO) cho các sản phẩm của mình về các lĩnh vực quảng cáo, kinh doanh. Để đáp ứng điều kiện về biểu thị bằng đồ họa, ông đã sử dụng công thức hóa học của mùi (C6H5-CH = CHCOOCH3) và một bản mô tả cụ thể về mùi này, đó là “mùi trái cây pha với một chút hương quế”. Kèm với đó là các tài liệu tham khảo về các cơ sở có thể cung cấp các mẫu mùi hương của nhãn hiệu được đăng ký.139
Tuy nhiên, Văn phòng sáng chế của Đức đã từ chối cấp bảo hộ mùi hương này như một nhãn hiệu vì không đáp ứng được biểu thị bằng đồ họa. Do đó, Tiến sĩ Sieckmann đã kháng cáo quyết định lên Tòa phúc thẩm Bundespatentgericht. Tòa phúc thẩm cũng kết luận tương tự và bác bỏ đơn yêu cầu của Sieckmann. Theo kết luận của Tòa phúc thẩm Bundespatentgericht, khả năng biểu thị bằng đồ họa của nhãn hiệu là một yêu cầu bắt buộc và phải được xem xét ưu tiên khi đưa ra quyết định từ chối bảo hộ như quy định Đoạn 8 (2) của Luật Markengesetz. Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm cũng cho rằng Đoạn 8 (1) của Markengesetz phải được giải thích theo cách phù hợp với Điều 2 của Chỉ thị, vì vậy Tòa phúc thẩm đã chuyển vụ việc cho Tòa ECJ để xử lý những vấn đề cơ bản như sau:140
Thứ nhất, “Điều 2 của Chỉ thị Hội đồng Liên minh Châu Âu (89/104/EEC)
ngày 21 tháng 12 năm 1988 với cụm từ “các dấu hiệu có khả năng được biểu diễn bằng đồ họa” có nên được hiểu là “chỉ bao gồm những dấu hiệu có thể được tái tạo trực tiếp dưới dạng nhìn thấy của chúng hay nó cũng được hiểu là những dấu hiệu không thể nhận biết bằng mắt thường nhưng có thể được tái tạo gián tiếp bằng cách sử dụng một số phương tiện hỗ trợ không (chẳng hạn như mùi hương)?”
Theo quy định của pháp luật EU vào thời điểm đó, yêu cầu biểu thị bằng đồ họa được áp dụng bắt buộc đối với các đơn đăng ký nhãn hiệu141. Điều 4 Quy chế EUTMR quy định: “Nhãn hiệu thương mại có thể bao gồm bất kỳ dấu hiệu nào,
138 Vụ kiện Sieckmann Case 273/00, tlđd (14).
139 Vụ kiện Sieckmann Case C-273/00, tlđd (14), para. 11. 140 Vụ kiện Sieckman, Case 273/00, para 19.
miễn là nó, thứ nhất, có khả năng được thể hiện bằng đồ họa và thứ hai, có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một chủ thể với những chủ thể khác”.
Do đó, người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu phải thể hiện một bản mô tả đồ họa chính xác và toàn diện thông qua chữ cái, hình ảnh, đồ thị142. Bản mô tả này phải đảm bảo cung cấp thông tin rõ ràng, chi tiết để bên thứ ba có thể hiểu được chính xác về nhãn hiệu này143.
Liên quan đến vấn đề này, Chính phủ một số nước ở Châu Âu đã bày tỏ các quan điểm như sau:
Theo Chính phủ Cộng hòa Áo, cần phải đánh giá về mức độ có thể biểu thị bằng đồ họa đối với các nhãn hiệu đặc biệt như nhãn hiệu âm thanh và nhãn hiệu mùi. Thông lệ của Cơ quan Sáng chế nước này cũng cho phép các dấu hiệu được đăng ký bảo hộ không chỉ là các dấu hiệu có khả năng thể hiện bằng đồ thị mà còn dành cho cả những nhãn hiệu khác và được quy định cụ thể trong thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu144.
Tương đồng với quan điểm trên, Chính phủ Vương quốc Anh cho rằng trong Chỉ thị không có giới hạn về cách thức mà một nhãn hiệu có thể được thể hiện bằng đồ họa. Cũng theo đó, nhãn hiệu có thể biểu thị ở một hình thức đủ để xác định được một cách rõ ràng và chính xác đối với nhãn hiệu được đăng ký145. Cụ thể, bản mô tả đồ họa chỉ cần đáp ứng các yêu cầu sau: một là, bản mô tả này phải trình bày đầy đủ về nhãn hiệu được đăng ký, hai là, nó phải thể hiện rõ ràng và chính xác sự khác biệt của nhãn hiệu đó; và cuối cùng, nó phải đảm bảo thẩm định viên có thể xác định được nhãn hiệu này thông qua bản mô tả. Vì vậy, không có lý do gì để cho rằng một nhãn hiệu mùi hương không thể được biểu thị bằng hình họa theo Điều 2 của Chỉ thị146.
Rõ ràng, với chức năng quan trọng là chỉ ra nguồn gốc thương mại của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, nhãn hiệu phải đảm bảo được khả năng phân biệt cho người tiêu dùng. Nhãn hiệu còn là sự cam kết về chất lượng của sản phẩm dựa trên uy tín của nhà sản xuất. Do đó, khung pháp lý bảo hộ nhãn hiệu được thiết lập để bảo vệ độc quyền của chủ nhãn hiệu. Mục đích của Chỉ thị EC 89/104/EEC là điều
142 Karapapa S (2010), tlđd (15), p. 1348.
143 OHIM-Decision of the Second Board of Appeal, February 11th, 1999, 30 (3) I.I.C. 1999, 309, para. 13 144 Vụ kiện Sieckman, Case 273/00, tlđd (14), para 28 – 29.
145 Sieckmann Case C-273/00, tlđd (14), para 29 – 34. 146 Sieckmann Case C-273/00, tlđd (14), para 29 – 30.
chỉnh sao cho pháp luật thương mại hiện hành ở các quốc gia thành viên được xây dựng và áp dụng tương tự nhau ở tất cả các nước thuộc EU. Điều này nhằm xóa bỏ những nội dung không đồng nhất trong pháp luật của các quốc gia và đảm bảo cho nhãn hiệu có thể được đăng ký ở bất kì nước nào thuộc EU147. Xem xét các từ ngữ được sử dụng trong Điều 2 Chỉ thị cho thấy danh sách liệt kê các dấu hiệu có thể được bảo hộ không phải là một danh sách đầy đủ và không loại trừ khả năng bảo hộ của nhãn hiệu mùi một cách rõ ràng148.
Để giải quyết vụ việc này, Cộng đồng châu Âu cũng cho rằng, cách diễn đạt của Điều 2 Chỉ thị 89/104/EEC không đưa ra một danh sách đầy đủ những nhãn hiệu có thể được đăng ký bảo hộ mà nhãn hiệu có thể là các dấu hiệu tuy không thể nhận biết được bằng mắt thường nhưng có thể được biểu diễn bằng đồ họa, chẳng hạn như nhãn hiệu mùi149. Mục đích của yêu cầu biểu thị bằng đồ họa là nhằm cung cấp một hình ảnh rõ ràng, chính xác và khách quan về nhãn hiệu. Tuy nhiên, dấu hiệu chỉ được đăng ký bảo hộ nếu nhãn hiệu đó được thể hiện ở hình thức rõ ràng và chính xác150.
Như vậy, cả Chính phủ Áo, Vương quốc Anh và Cộng đồng Châu Âu đều tin tưởng rằng với sự phát triển của khoa học công nghệ, có khá nhiều hình thức khác nhau để biểu thị nhãn hiệu mùi mà không cần thiết phải biểu thị bằng đồ họa. Hiện nay, các hình thức thông thường được sử dụng để mô tả nhãn hiệu mùi như: công thức hóa học của mùi hương, từ ngữ hoặc hình ảnh mô tả mùi hương hoặc một mùi hương mẫu. Từ đó, vấn đề đặt ra là hình thức nào sẽ thể hiện được chính xác nhãn hiệu mùi? Liệu việc kết hợp các hình thức này có được xem là đáp ứng yêu cầu biểu thị bằng đồ họa theo Điều 2 hay không?151 Đồng thời, cách đánh giá những hình thức này được các cơ quan có thẩm quyền áp dụng như thế nào? Đây là chủ đề thường xuyên được tranh luận kể từ khi nhãn hiệu mùi hương bắt đầu xuất hiện trên thị trường. Có thể xem xét thực tiễn đánh giá hình thức thể hiện của nhãn hiệu mùi của pháp luật Liên minh Châu Âu đối với từng hình thức cụ thể như sau: