Do đặc trưng của mùi hương thường phụ thuộc nhiều vào các yếu tố chủ quan và chỉ được cảm nhận bằng khướu giác nên mùi hương rất khó có thể sử dụng từ ngữ hoặc hình ảnh để mô tả. Thêm vào đó, mùi không có tên gọi rõ ràng và riêng biệt để mô tả một cách chính xác156.Nguyên nhân chủ yếu là do mùi hương thường được nhắc đến gắn liền với đối tượng phát ra mùi157 chẳng hạn như mùi dâu tây, mùi bạc hà,… Tuy nhiên, khi đó, cơ quan quản lý nhãn hiệu và người tiêu dùng có thể nhầm lẫn rằng nhà sản xuất đang sử dụng nhãn hiệu từ ngữ, hình ảnh cho sản phẩm thay vì nhãn hiệu mùi.
Có thể xem xét trường hợp của Eden SARL với nhãn hiệu mùi dâu tây158. Nhãn hiệu mùi dâu tây này đã được mô tả bằng từ ngữ “mùi dâu tây chín” và đính kèm hình ảnh quả dâu tây. Theo đó, đơn đăng ký nhãn hiệu khẳng định rằng mùi dâu tây chín không có nhiều loại nên bản mô tả nhãn hiệu là rõ ràng, chính xác và khách quan. Tuy nhiên, Tòa ECJ nhận định rằng từ ngữ sử dụng để mô tả nhãn hiệu mùi này không khách quan và rõ ràng, chính xác do có thể gây nhầm lẫn với những mùi hương khác tương tự. Kết quả nghiên cứu cho thấy mùi dâu tây chín không phải là duy nhất mà có nhiều mùi khác nhau159.
Về hình ảnh đại diện, Tòa ECJ còn cho rằng nó ít chính xác hơn so với bản mô tả bằng từ ngữ vì hình ảnh này chỉ đại diện cho quả dâu tây phát ra mùi hương chứ không phải chính mùi dâu tây. Điều này gây ra sự mơ hồ cho người tiêu dùng vì họ có thể hiểu rằng nhãn hiệu là hình ảnh chứ không phải là nhãn hiệu mùi. Thực tế cũng cho thấy một hình ảnh không thể xác định được mùi hương một cách dễ hiểu, rõ ràng và chính xác.
Một trường hợp khác cũng sử dụng từ ngữ để mô tả nhãn hiệu mùi. Trong trường hợp của John Lewis ở Hungerford plc. ở Anh. Ban đầu, Hungerford cho rằng đơn đăng ký bảo hộ không nhất thiết phải được thể hiện bằng hình thức trực quan ở Vương quốc Anh, song không đưa ra hướng dẫn rõ ràng nào về hình thức của nhãn hiệu. Thay vào đó, Hungeford yêu cầu nhãn hiệu phải được thể hiện ở một hình thức khác mà có thể nhận biết trực tiếp. Đồng thời, tên gọi của nhãn hiệu mùi phải được
156 Linda (2003), tlđd (42), p.29 157 Carsten S (2003), tlđd (30).
158 Vụ kiện Eden SARL Case T-305/04, truy cập trên trang: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid= 65903&doclang=en ngày 29 tháng 12 năm 2020.
nêu một cách “rõ ràng và chính xác” (clear and umambigously). Tuy nhiên, Tòa án ở Hungerford không xác định cách đánh giá mức độ rõ ràng và chính xác của hình thức thể hiện nhãn hiệu mùi. Các vấn đề liên quan đến hình thức của nhãn hiệu cũng chưa được quy định cụ thể trong pháp luật của Anh. Hệ quả là, người nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mùi không thể xác định được yêu cầu về hình thức của nhãn hiệu.
Ngay cả trong vụ kiện Sieckmann, Tòa ECJ cũng cho rằng bản mô tả bằng từ ngữ của nhãn hiệu mùi không được xem là một hình thức thể hiện phù hợp và đủ rõ ràng, chính xác để mọi người có thể hiểu được160.
Liên quan đến nội dung này, trong Sổ tay hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu của Anh đã có hướng dẫn cụ thể như sau:
Trước hết, các bản mô tả nhãn hiệu bằng từ ngữ không có khả năng được chấp nhận như là một hình thức thể hiện bằng đồ họa của một nhãn hiệu thương mại. Tuy nhiên, có thể có những trường hợp từ ngữ mô tả sẽ được chấp nhận nếu đủ chính xác.
Thứ hai, từ ngữ rất khó để sử dụng cho việc mô tả nhãn hiệu mùi một cách chính xác và đủ để được xem là đáp ứng yêu cầu biểu thị bằng đồ họa161.
Rõ ràng, trong một số trường hợp thực tế, các bản mô tả bằng từ ngữ không đủ để thể hiện chi tiết những đặc điểm cơ bản của nhãn hiệu mùi và tạo ra khả năng phân biệt đối với sản phẩm. Đó là lý do mà mùi cỏ mới cắt của sản phẩm bóng tennis bị từ chối bảo hộ trong phiên xử phúc thẩm. Kết luận thẩm định nhãn hiệu mùi này cho rằng: Các từ "mùi cỏ tươi mới cắt" không phải là biểu thị bằng đồ họa của nhãn hiệu mùi và dấu hiệu được đăng ký trên thực tế chỉ là mô tả của dấu hiệu162”. Cụ thể hơn, thẩm phán A.James – người trực tiếp xét xử vụ việc này cho rằng: “Mặc dù nhãn hiệu mùi đã được mô tả bằng từ ngữ như một hình thức biểu thị trực quan nhưng đây chỉ là một bản mô tả về nhãn hiệu chứ không thể hiện được chính nhãn hiệu đó. Bản mô tả này không thể xác định được giới hạn phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu. Chẳng hạn như “mùi cỏ tươi mới cắt" có khác mùi cỏ tươi hay mùi cỏ mới cắt ở điểm nào? Phạm vi bảo hộ có bao gồm tất cả các mùi cỏ tươi mới cắt hay không?163.Do đó, mùi hương này thuộc trường hợp bị từ chối bảo hộ theo quy định tại Điều 7 (1) (a) Quy chế CTMR.
Như vậy, hình thức thể hiện nhãn hiệu mùi bằng từ ngữ và hình ảnh không được xem là một hình thức rõ ràng và chính xác.
160 Vụ kiện Sieckmann, Case C 273/00, tlđd (14). 161 Juhana (2018), tlđd (12), p.40.
162 Vennootschap, Case R 156/1998-2, tlđd (5), para 2. 163 Vennootschap, Case R 156/1998-2, tlđd (5), para 4.