Yếu tố giả mạo về nhón hiệu, chỉ dẫn địa lý là những dấu hiệu được gắn trờn hàng húa, bao bỡ hàng húa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cỏo và cỏc phương tiện kinh doanh khỏc, trựng hoặc là khú phõn biệt với nhón hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ. Hiện nay việc đỏnh giỏ yếu tố xõm phạm quyền SHTT đối với nhón hiệu và chỉ dẫn địa lý được cho là khú và phức tạp hơn so với việc đỏng giỏ yếu tố xõm phạm cỏc đối tượng SHTT khỏc. Một trong cỏc lý do căn bản dẫn đến việc đỏnh giỏ yếu tố xõm phạm quyền SHTT đối với nhón hiệu và chỉ dẫn địa lý phức tạp xuất phỏt từ điểm đặc trưng của dấu hiệu dựng làm nhón hiệu và chỉ dẫn địa lý để đăng ký đú chớnh là cỏc dấu hiệu là chữ hoặc hỡnh hoặc kết hợp giữa chữ và hỡnh... tớnh phõn biệt của cỏc dấu hiệu này được thể hiện thụng qua cỏc yếu
tố như cấu trỳc, cỏch phỏt õm, cỏch trỡnh bày... và trờn thực tế việc đỏnh giỏ yếu tố xõm phạm này ở nhiều vụ việc mang tớnh định tớnh, chủ quan nờn thường cú những khú khăn nhất định. Căn cứ vào cỏc quy định hiện hành của phỏp luật cũng như thực tiễn làm việc, để cú thể xỏc định được yếu tố giả mạo nhón hiệu, chỉ dẫn địa lý thỡ cần phải căn cứ vào những cơ sở sau đõy:
Xỏc định yếu tố giả mạo nhón hiệu:
Căn cứ để xem xột yếu tố xõm phạm quyền đối với nhón hiệu là phạm vi bảo hộ nhón hiệu, gồm mẫu nhón hiệu và danh mục hàng húa, dịch vụ được xỏc định tại Giấy chứng nhận đăng ký nhón hiệu (nếu là nhón hiệu quốc gia) hoặc Xỏc nhận đăng ký quốc tế nhón hiệu được bảo hộ tại Việt Nam (nếu là đăng ký quốc tế nhón hiệu cú chỉ định bảo hộ tại Việt Nam).
- Về mẫu nhón hiệu được bảo hộ: Việc xỏc định phạm vi bảo hộ của
mẫu nhón hiệu là rất quan trọng bởi nú là một trong những cơ sở để xem xột giữa dấu hiệu bị nghi ngờ xõm phạm với dấu hiệu được bảo hộ cú trựng hoặc khú phõn biệt với nhau khụng. Để xỏc định được cơ sở này cần phải xem mẫu nhón hiệu được bảo hộ tổng thể hay bảo hộ một phần, hay núi một cỏch khỏc, trong mẫu nhón hiệu được bảo hộ đú cú phần nào được bảo hộ độc quyền, phần nào khụng được bảo hộ độc quyền. Căn cứ để xỏc định phạm vi bảo hộ này là dựa vào văn bằng hoặc bản trớch lục Đăng bạ quốc gia (nếu là nhón hiệu quốc gia) hoặc trớch lục Đăng ký quốc tế (nếu là đăng ký quốc tế nhón hiệu cú chỉ định bảo hộ tại Việt Nam) do Cục SHTT cấp. Sau khi xỏc định được phạm vi bảo hộ của mẫu nhón hiệu rồi thỡ tiếp tục so sỏnh với yếu tố bị nghi ngờ xõm phạm để xỏc định yếu tố bị nghi ngờ đú cú thuộc phạm vi bảo hộ hay khụng. Theo quy định tại Nghị định số 105/NĐ-CP sửa đổi, một dấu hiệu bị coi là trựng với nhón hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu cú cựng cấu tạo, cỏch trỡnh bày (kể cả màu sắc). Một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gõy nhầm lẫn với nhón hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu cú một số đặc điểm hoàn toàn trựng nhau hoặc tương tự đến mức khụng dễ dàng phõn biệt với nhau về cấu tạo, cỏch phỏt õm, phiờn õm đối với dấu hiệu, chữ, ý nghĩa, cỏch trỡnh bày, màu sắc và gõy nhầm
lẫn cho người tiờu dựng về hàng húa, dịch vụ mang nhón hiệu.
Vớ dụ: Nhón hiệu "SAMSUNG MOBILE" của Cụng ty Samsung Hàn Quốc được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam cho sản phẩm điện thoại bàn, thuộc nhúm 9. Trong văn bằng cấp bảo hộ nhón hiệu này, Cục SHTT ghi nhón hiệu được bảo hộ phần chữ "samsung", khụng bảo hộ phần chữ "mobile". Theo đú, phạm vi bảo hộ nhón hiệu trờn là phần chữ "samsung" cho sản phẩm điện thoại bàn. Nếu cú một chủ thể nào đú sử dụng trỏi phộp nhón hiệu này thỡ cần phải so sỏnh dấu hiệu đú với phần chữ "samsung", khụng cần so sỏnh với phần chữ mobile vỡ đõy là thành phần mang tớnh mụ tả sản phẩm, khụng được bảo hộ, và sản phẩm cần so sỏnh là sản phẩm "điện thoại bàn" như được đăng ký. Trong vớ dụ trờn, nếu nhón hiệu xõm phạm được gắn lờn cỏc sản phẩm điện thoại như là điện thoại di động, điện thoại thụng minh hoặc bất kỳ loại điện thoại nào khỏc khụng phải là điện thoại bàn, thỡ loại hàng húa mang nhón hiệu "SAMSUNG MOBILE" khụng phải là hàng húa giả mạo về SHTT mà sẽ được xỏc định là hàng húa xõm phạm quyền SHTT bởi theo quy định của Luật SHTT: "hàng húa giả mạo nhón hiệu là hàng húa, bao bỡ của hàng húa cú gắn nhón hiệu, dấu hiệu trựng hoặc khú phõn biệt với nhón hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dựng cho chớnh mặt hàng đú mà khụng được phộp của chủ sở hữu nhón hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý" [40, Điều 213].
- Về danh mục sản phẩm được bảo hộ: Danh mục sản phẩm được bảo hộ là danh mục ghi chi tiết những hàng húa hoặc dịch vụ được đăng ký bảo hộ cho một nhón hiệu nào đú. Theo quy định tại TT số 01/2007 ngày 14 thỏng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP sửa đổi của Chớnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về SHCN, được sửa đổi, bổ sung theo TT số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 thỏng 7 năm 2010 và TT số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 thỏng 7 năm 2011, hai hàng húa hoặc hai dịch vụ bị coi là trựng nhau (cựng loại) khi hai hàng húa hoặc hai dịch vụ đú cú cỏc đặc điểm sau đõy: cú cựng bản chất (thành phần, cấu tạo...) và cựng chức năng, mục đớch sử dụng; hoặc cú bản
chất gần giống nhau và cựng chức năng, mục đớch sử dụng; Hai hàng húa hoặc hai dịch vụ bị coi là tương tự nhau khi hai hàng húa hoặc hai dịch vụ đú cú cỏc đặc điểm sau đõy: tương tự nhau về bản chất; hoặc tương tự nhau về chức năng, mục đớch sử dụng; và được đưa ra thị trường theo cựng một kờnh thương mại (phõn phối theo cựng một phương thức, được bỏn cựng nhau hoặc cạnh nhau, trong cựng một loại cửa hàng...). Do đú, chỉ khi sản phẩm được gắn lờn dấu hiệu bị nghi ngờ là hàng húa giả mạo về nhón hiệu, cũng chớnh là hàng húa đang được bảo hộ cho nhón hiệu được dựng làm căn cứ xem xột, thỡ mới bị coi là hàng húa giả mạo về nhón hiệu. Trong trường hợp, cú sự trựng lặp về nhón hiệu nhưng chỉ cú sự tương tự về sản phẩm hoặc cú sự trựng lặp về sản phẩm nhưng chỉ cú sự tương tự về nhón hiệu thỡ đú chỉ là hàng húa xõm phạm về nhón hiệu, khụng phải là hàng húa giả mạo về nhón hiệu.
Vớ dụ: Sanofi-Aventis Việt Nam là chủ sở hữu của nhón hiệu "panadol" đang được bảo hộ cho sản phẩm thuốc giảm đau hạ sốt dựng cho người theo văn bằng số 123656. Nhận thấy, sản phẩm này cú uy tớn và được rất nhiều người tiờu dựng tin dựng nờn Cụng ty dược phẩm A đó gắn dấu hiệu chữ "fanadol" lờn cũng loại sản phẩm thuốc giảm đau hạ sốt dựng cho người bỏn trờn thị trường. Để xỏc định dấu hiệu này cú phải là hàng húa giả mạo về nhón hiệu, xõm phạm quyền SHTT của cụng ty Sanofi-Aventis Việt Nam hay khụng, cần tiến hành so sỏnh như sau: về mặt nhón hiệu đú là hai phần chữ "panadol" và "fanadol" tuy cựng cú bảy ký tự, trong đú cú đến sỏu ký tự được sắp xếp ở những vị trớ giống hệt nhau tạo thành ba õm tiết nhưng do cú sự khỏc nhau ở nguyờn õm "p" và "f" nờn trường hợp này cú thể kết luận hai nhón hiệu này cú sự tương tự nhau về mặt nhón hiệu; về mặt sản phẩm: cả hai dấu hiệu trờn đều được sử dụng để gắn lờn sản phẩm cựng loại thuốc giảm đau hạ sốt dựng cho người nờn cú thể kết luận sản phẩm mang hai nhón hiệu trờn cú cựng tớnh năng, cụng dụng và mục đớch sử dụng. Do đú, trong trường hợp này sản phẩm "fanadol" của cụng ty A núi trờn chỉ bị coi là hàng húa xõm phạm nhón hiệu, khụng phải là hàng húa giả mạo về nhón hiệu.
"Nhón hiệu nổi tiếng là nhón hiệu được người tiờu dựng biết đến rộng rói trờn tồn lónh thổ Việt Nam" [40]. Điểm đặc thự, khỏc biệt của nhón hiệu nổi tiếng so với cỏc nhón hiệu thụng thường khỏc là khụng phải tiến hành thủ tục đăng ký, bởi nú được thừa nhận trờn cơ sở sử dụng sau khi nhón hiệu đú đó đạt những tiờu chớ cụ thể về nhón hiệu nổi tiếng theo như định tại Điều 75, Luật SHTT như: số lượng người tiờu dựng liờn quan đó biết đến nhón hiệu, phạm vi lónh thổ mà hàng húa, dịch vụ mang nhón hiệu đó được lưu hành, doanh số từ việc bỏn hàng húa hoặc cung cấp dịch vụ mang nhón hiệu, thời gian sử dụng liờn tục nhón hiệu, uy tớn rộng rói của hàng húa, dịch vụ mang nhón hiệu, số lượng quốc gia bảo hộ nhón hiệu, số lượng quốc gia cụng nhận nhón hiệu là nổi tiếng, giỏ chuyển nhượng, giỏ chuyển giao quyền sử dụng, giỏ trị gúp vốn đầu tư của nhón hiệu; và nhón hiệu nổi tiếng cú phạm vi bảo hộ rộng hơn so với cỏc nhón hiệu thụng thường, cụ thể chỉ cần sử dụng một dấu hiệu cú một số đặc điểm hoàn toàn trựng nhau hoặc tương tự đến mức khụng dễ dàng phõn biệt với nhau về cấu tạo, cỏch phỏt õm, phiờn õm đối với dấu hiệu chữ, ý nghĩa, cỏch trỡnh bày của nhón hiệu nổi tiếng là cú thể bị coi đú là hành vi xõm phạm quyền SHTT đối với nhón hiệu dự dấu hiệu đú được sử dụng cho bất kỳ sản phẩm dịch vụ nào, kể cả sản phẩm, dịch vụ khụng trựng, khụng tương tự hoặc khụng liờn quan đến sản phẩm, dịch vụ của nhón hiệu nổi tiếng. Vớ dụ: hiện tại nhón hiệu "HONDA" được coi là nhón hiệu nổi tiếng ở Việt Nam nờn khi xỏc định một dấu hiệu nào đú cú xõm phạm quyền đối với nhón hiệu này khụng, thỡ chỉ cần so sỏnh về mặt dấu hiệu là nhón hiệu xem giữa chỳng cú trựng, tương tự gõy nhầm lẫn với nhau hay khụng, khụng cần so sỏnh về mặt hàng húa /dịch vụ. Giả sử một cụng ty sản xuất, bỏnh kẹo A ở Hà Nội sử dụng chữ "honda" lờn bao bỡ bỏnh, kẹo (dự mặt hàng này cụng ty Honda khụng sản xuất, kinh doanh) nhưng hành vi của cụng ty Bỏnh kẹo A núi trờn vẫn coi là hành vi xõm phạm quyền SHTT đối với nhón hiệu của cụng ty Honda. Tuy nhiờn, sản phẩm bỏnh kẹo của cụng ty Bỏnh kẹo A chỉ bị coi là hàng húa xõm phạm quyền SHTT đối với nhón hiệu của cụng ty Honda,
khụng phải là hàng húa giả mạo về nhón hiệu.
Xỏc định yếu tố giả mạo chỉ dẫn địa lý:
Căn cứ để xem xột yếu tố xõm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý là phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý hoặc trớch lục Đăng bạ chỉ dẫn địa lý do Cục SHTT cấp. Việc xỏc định phạm vi bảo hộ của chỉ dẫn địa lý cũng phải xem xột để xỏc định phạm vi bảo hộ của chỉ dẫn địa lý ghi trong văn bằng là như thế nào, bảo hộ cho sản phẩm gỡ, dấu hiệu bị nghi ngờ xõm phạm cú thuộc phạm vi bảo hộ của chỉ dẫn địa lý hay khụng. Để xỏc định một dấu hiệu bị nghi ngờ cú phải là yếu tố xõm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ hay khụng, cần phải so sỏnh dấu hiệu đú với chỉ dẫn địa lý và so sỏnh sản phẩm mang dấu hiệu bị nghi ngờ với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ dựa trờn cỏc căn cứ sau đõy: thứ nhất, dấu hiệu bị nghi ngờ trựng hoặc khú phõn biệt với chỉ dẫn địa lý, trong đú một dấu hiệu bị coi là trựng với chỉ dẫn địa lý nếu giống với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ về cấu tạo từ ngữ, kể cả cỏch phỏt õm, phiờn õm đối với chữ cỏi, ý nghĩa hoặc về hỡnh ảnh, biểu tượng thuộc phạm vi bảo hộ của chỉ dẫn địa lý; một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gõy nhầm lẫn với chỉ dẫn địa lý nếu tương tự đến mức gõy nhầm lẫn với chỉ dẫn địa lý đú về cấu tạo từ ngữ, kể cả cỏch phỏt õm, phiờn õm đối với chữ cỏi, ý nghĩa hoặc về hỡnh ảnh, biểu tượng thuộc phạm vi bảo hộ của chỉ dẫn địa lý. Thứ hai, sản phẩm mang dấu hiệu bị nghi ngờ trựng hoặc tương tự với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, trong đú sản phẩm bị coi là trựng hoặc tương tự nếu giống nhau hoặc tương tự nhau về bản chất, chức năng, cụng dụng và kờnh tiờu thụ. Trường hợp sản phẩm mang dấu hiệu trựng hoặc khú phõn biệt về tổng thể cấu tạo và cỏch trỡnh bày so với chỉ dẫn địa lý được dựng cho chớnh sản phẩm cựng loại thuộc phạm vi bảo hộ thỡ bị coi là hàng hoỏ giả mạo về chỉ dẫn địa lý quy định tại Điều 213 của Luật SHTT.
Vớ dụ: Trong văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý cú tờn gọi Rượu Bàu đỏ được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ cho sản phẩm rượu trắng 45 độ thuộc nhúm 33 cú ghi chỉ dẫn địa lý được bảo hộ phần chữ "Bàu đỏ", khụng bảo hộ
phần chữ "rượu". Do đú, phạm vi bảo hộ của chỉ dẫn địa lý này chỉ là phần chữ "Bàu đỏ" cho sản phẩm núi trờn, phần chữ "rượu" cú trong mẫu nhón hiệu bị loại trừ nờn nú khụng thuộc phạm vi bảo hộ của chỉ dẫn địa lý này. Trong vớ dụ nờu trờn, nếu cú một chủ thể nào đú sử dụng dấu hiệu trựng với chỉ dẫn địa lý núi trờn cho cỏc sản phẩm đồ uống cú cồn khỏc như: rượu thuốc, rượu màu, rượu gạo…, thỡ cỏc sản phẩm này khụng phải hàng húa giả mạo về chỉ dẫn địa lý, mà là hàng húa xõm phạm quyền SHTT với chỉ dẫn địa lý.
2.2.3.3. Xỏc định chủ thể thực hiện hành vi vi phạm
Chủ thể thực hiện hành vi giả mạo về nhón hiệu và chỉ dẫn địa lý là những tổ chức, cỏ nhõn thực hiện hành vi xõm phạm quyền SHTT. Để cú thể xỏc định chớnh xỏc cỏc chủ thể này, cần lưu ý một số điểm sau đõy:
Đối tượng xem xột là nhón hiệu:
Theo quy định của Luật SHTT, cỏc chủ thể sau đõy khụng thuộc cỏc trường hợp bị xem xột là người thực hiện hành vi xõm phạm quyền SHTT:
- Chủ thể là chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp phỏp nhón hiệu. Chủ sở hữu nhón hiệu là người được ghi trong văn bằng bảo hộ, chủ sử dụng hợp phỏp quyền SHTT đối với nhón hiệu là người được ghi trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhón hiệu giữa chủ sở hữu nhón hiệu và người được nhận chuyển giao quyền sử dụng nhón hiệu. Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhón hiệu cú thể là hợp đồng độc quyền hoặc hợp đồng khụng độc quyền, hoặc cũng cú thể là hợp đồng thứ cấp sử dụng nhón hiệu (hợp đồng sử dụng nhón hiệu thứ cấp là hợp đồng được thực hiện giữa người nhận chuyển giao quyền sử dụng nhón hiệu và bờn nhận thứ cấp sử dụng nhón hiệu). Dưới đõy là vớ dụ về chủ sử dụng hợp phỏp quyền SHTT đối với nhón hiệu:
Vớ dụ 1: Cụng ty A là chủ sở hữu nhón hiệu "TIVA & hỡnh" được bảo hộ cho mỹ phẩm thuộc nhúm 3 tại Việt Nam. Do chưa cú nhu cầu sử dụng nhón