Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm tại việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI LÊ THỊ BÍCH THUỶ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN DƯỢC PHẨM TẠI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC Hà Nội - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI LÊ THỊ BÍCH THUỶ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN DƯỢC PHẨM TẠI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chuyên ngành: Luật quốc tê Mã số: 38 01 08 LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Phước Hiệp TS Trần Minh Ngọc Hà Nội - 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các số liệu trích dẫn nêu Luận án đảm bảo độ tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng, xác, trung thực trích dẫn theo quy định Những kết luận khoa học Luận án chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực Luận án TÁC GIẢ LUẬN ÁN Lê Thị Bích Thuỷ LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin tỏ lòng biết ơn đặc biệt tới PGS.TS Hoàng Phước Hiệp TS Trần Minh Ngọc, người hướng dẫn em suốt trình thực luận án Mặc dù với lịch làm việc dày đặc Thầy dành cho em buổi nói chuyện quý báu lời khuyên thật bổ ích, truyền cho em kinh nghiệm niềm đam mê nghiên cứu khoa học Với tất lòng biết ơn, em xin gửi lời cảm ơn đến người đọc lại, sửa chữa cho nháp luận án, đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ em q trình hồn thiện luận án Em xin dành cho bố mẹ, gia đình người thân yêu bao bọc, đồng hành em suốt năm tháng qua Khơng có họ, em khơng đến đích thành công DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ASEAN Association of South – East Asian Hiệp hội quốc gia Đông Nation Nam Á BBCGQSDSC Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế BLDS Công ước Paris Bộ luật Dân năm 2015 Paris Convention for the Protection Công ước Paris bảo hộ of Industrial Property 1883 quyền sở hữu công nghiệp năm 1883 CPTPP Comprehensive Agreement and for Progressive Hiệp định Đối tác toàn diện Trans-Pacific tiến xuyên Thái Bình Partnership Dương Điều ước quốc tế ĐƯQT EPO European Patent Office Cơ quan Sáng chế Châu Âu EPC European Patent Convention Công ước Sáng chế Châu Âu EVFTA European-Vietnam Free Trade Agreement Hiệp định thương mại tự Việt Nam Liên minh châu Âu GPHI HIV - AIDS Giải pháp hữu ích Human immunodeficiency virus Hội chứng suy giảm miễn dịch người nhiễm phải virus Luật SHTT Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 NOIP National Office of Intellectual Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam Property (of Vietnam) OECD Organization for Economic Co- Tổ chức Hợp tác Phát operation and Development triển Kinh tế PCT Patent Cooperation Treaty Hiệp ước Hợp tác sáng chế QCN Human rights Quyền người R&D Research & Development Hoạt động nghiên cứu phát triển SCLQĐDP Phamaceutical inventions Sáng chế liên quan đến dược phẩm SHTT Sở hữu trí tuệ SHCN Sở hữu công nghiệp Thuốc Generic Thuốc sản xuất tương tự với thuốc gốc hết thời hạn bảo hộ độc quyền sáng chế TRIPS TPP Agreement on Trade-Related Hiệp định khía cạnh Aspects of Intellectual Property liên quan đến thương mại Rights quyền sở hữu trí tuệ Trans-Pacific Partnership Agreement UNDP United Nations Thái Bình Dương Development Programme USPTO Hiệp định Đối tác xuyên Chương trình phát triển Liên hợp quốc United States Patent and Trademark Cơ quan Sáng chế Nhãn Office hiệu Hoa Kỳ WHO World Health Organization Tổ chức Y tế giới WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại giới WIPO World Intellectual Property Tổ chức Sở hữu trí tuệ Organization giới DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC, BẢNG BIỂU CỦA LUẬN ÁN Phụ lục Phụ lục Hệ thống văn pháp luật bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm Việt Nam từ năm 1981 đến Bảng biểu tầm quan trọng việc bảo hộ sáng chế để phát triển sản phẩm sáng tạo ngành công nghiệp khác Phụ lục Tóm lược vụ việc điển hình BBCGQSDSC Việt Nam Phụ lục Tóm lược vụ việc điển hình BBCGQSDSC Ấn Độ Phụ lục Phụ lục Phụ lục Phụ lục Phụ lục Tóm lược tranh chấp thời hạn bảo hộ sáng chế khuôn khổ WTO (Canada-Term of Patent Protection) Bằng sáng chế liên quan đến dược phẩm Việt Nam Ví dụ đơn đăng ký sáng chế liên quan đến dược phẩm Cơ quan sáng chế Châu Âu EPO Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế Mẫu tờ khai chấm dứt/huỷ bỏ hiệu lực văn bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp Phụ lục 10 Mẫu tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế Phụ lục 11 Mẫu tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế Phụ lục 12 Chi phí dành cho nghiên cứu – phát triển thuốc số hãng dược hàng đầu giới Thống kê tình hình đăng ký sáng chế liên quan đến dược phẩm Phụ lục 13 cấp văn bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm giai đoạn từ năm 1981 đến hết 2018 Bản án TANDCC TP Hồ Chí Minh số 41/2020/DS-PT ngày Phụ lục 14 28/7/2020 tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ sáng chế (sáng chế liên quan đến dược phẩm) MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC, BẢNG BIỂU CỦA LUẬN ÁN v MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở NƯỚC NGỒI VÀ Ở VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Các công trình nghiên cứu khoa học cơng bớ liên quan đên đề tài Luận án 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu nước liên quan đến đề tài Luận án 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu Việt Nam liên quan đến đề tài Luận án .13 1.2 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề thuộc phạm vi nghiên cứu Luận án 16 1.2.1 Về khái niệm ““sáng chế liên quan đến dược phẩm”” .16 1.2.2 Về đặc trưng “sáng chế liên quan đến dược phẩm” 17 1.2.3 Về sở lý luận việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ “sáng chế liên quan đến dược phẩm” 18 1.2.4 Về sở lý luận việc hạn chế quyền chủ sở hữu SCLQĐDP sức khỏe cộng đồng 19 1.2.5 Về vấn đề pháp lý liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ SCLQĐDP hạn chế quyền chủ sở hữu SCLQĐDP 20 1.2.6 Về thực tiễn bảo hộ cân cán cân lợi ích việc cung cấp chế độ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ SCLQĐDP 22 1.3 Đánh giá chung cơng trình nghiên cứu có liên quan đên đề tài vấn đề Luận án cần tiêp tục nghiên cứu 22 1.3.1 Đánh giá chung tình hình nghiên cứu 22 1.3.2 Những vấn đề tiếp tục nghiên cứu Luận án 23 1.4 Câu hỏi nghiên cứu giả thuyêt nghiên cứu Luận án .25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN DƯỢC PHẨM 29 2.1 Khái niệm đặc trưng sáng chê liên quan đên dược phẩm 29 2.1.1 Khái niệm sáng chế liên quan đến dược phẩm 29 2.1.2 Đặc trưng sáng chế liên quan đến dược phẩm 40 2.1.3 Các dạng yêu cầu bảo hộ điển hình sáng chế liên quan đến dược phẩm49 2.1.4 Bảo hộ thơng tin bí mật liệu khoa học sáng chế liên quan đến dược phẩm (pharmaceutical test data) 53 2.2 Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đới với sáng chê liên quan đên dược phẩm điều kiện hội nhập kinh tê quốc tê 55 2.2.1 Khái niệm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sáng chế liên quan đến dược phẩm 56 2.2.2 Cơ sở lý luận việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sáng chế liên quan đến dược phẩm điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 58 2.3 Cơ sở pháp lý để tiên hành bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chê liên quan đên dược phẩm 66 2.3.1 Pháp luật quốc tế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sáng chế liên quan đến dược phẩm 67 2.3.2 Pháp luật quốc gia bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sáng chế liên quan đến dược phẩm 75 2.3.3 Mối quan hệ tương tác pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sáng chế liên quan đến dược phẩm 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 CHƯƠNG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ QUỒC GIA VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN DƯỢC PHẨM 88 3.1 Nguyên tắc pháp lý q́c tê bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chê liên quan đên dược phẩm 88 3.2 Phạm vi bảo hộ, điều kiện bảo hộ thời hạn bảo hộ đối với sáng chê liên quan đên dược phẩm 90 3.2.1 Phạm vi sáng chế bảo hộ 90 3.2.2 Điều kiện bảo hộ 97 3.2.3 Thời hạn bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm 104 3.3 Quyền nghĩa vụ chủ sở hữu sáng chê liên quan đên dược phẩm.107 3.3.1.Vấn đề xác lập quyền sở hữu trí tuệ sáng chế liên quan đến dược phẩm 107 3.3.2 Nội dung quyền nghĩa vụ chủ sở hữu sáng chế liên quan đến dược phẩm 114 3.3.3 Hạn chế quyền chủ sở hữu sáng chế liên quan đến dược phẩm 115 3.4 Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chê liên quan đên dược phẩm 123 3.4.1 Nhận xét chung 123 3.4.2 Các biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ sáng chế liên quan đến dược phẩm 124 KẾT LUẬN CHƯƠNG 129 CHƯƠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM VỂ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN DƯỢC PHẨM VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 130 4.1 Tổng quan lịch sử hình thành, phát triển hội nhập quốc tê pháp luật Việt Nam bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đới với sáng chê liên quan đên dược phẩm 130 4.1.1 Giai đoạn phát triển kinh tế kế hoạch hoá tập trung từ năm 1981 đến năm 1986 130 4.1.2 Giai đoạn đổi bước đầu hội nhập quốc tế từ năm 1987 với dấu mốc Bộ luật Dân 1995 đời 132 4.1.3 Giai đoạn hội nhập quốc tế đầy đủ, tồn diện mạnh mẽ từ có Luật Sở hữu trí tuệ 2005 đến 135 4.2 Thực trạng pháp luật hành bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đới với sáng chê liên quan đên dược phẩm Việt Nam 136 4.2.1 Điều kiện bảo hộ, phạm vi bảo hộ thời hạn bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm 136 4.2.2 Vấn đề xác lập quyền sở hữu trí tuệ sáng chế liên quan đến dược phẩm 140 4.2.3.Quyền nghĩa vụ chủ sở hữu sáng chế liên quan đến dược phẩm 144 4.2.4 Thực thi quyền sở hữu trí tuệ sáng chế liên quan đến dược phẩm.152 4.3 Thực tiễn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đới với sáng chê liên quan đên dược phẩm Việt Nam 156 Sơ đồ: Tỷ trọng số sáng chế liên quan đến dược phẩm tổng số sáng chế lĩnh vực khoa học - kỹ thuật Sáng chế dược phẩmSáng chế nói chung (Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ, Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ qua năm, từ năm 1981 đến năm 2018) PHỤ LỤC 14 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẢN ÁN 41/2020/DS-PT NGÀY 28/07/2020 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ngày 28 tháng năm 2020 trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm cơng khai, vụ án thụ lý số: 13/2020/TLPTDS ngày 13 tháng 02 năm 2020 "Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ” Do Bản án dân sơ thẩm số 1030/2019/KDTM-ST ngày 21/08/2019 Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo Theo Quyết định đưa vụ án xét xử phúc thẩm số: 910/2020/QĐ- PT ngày 28 tháng năm 2020, Quyết định hỗn phiên tịa số: 135/2020/QĐ- PT ngày 23 tháng năm 2020, Quyết định đưa vụ án xét xử phúc thẩm số: 1343/2020/QĐ- PT ngày 25 tháng năm 2020 đương sự: Nguyên đơn: M Corp (US) Địa chỉ: 126 E Avenue, Rahway, N J 07065, Hoa Kỳ Đại diện hợp pháp nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Anh T (có mặt) văn ủy quyền ngày 06/9/2018 hợp pháp hóa lãnh ngày 02/10/2018) Địa chỉ: Phòng số 5, Tầng 15, Tòa nhà H, 4A đường L, phường T1, quận B, thành phố Hà Nội Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nguyên đơn: Ơng Lê Xn L1 ơng Nguyễn Huy T2, luật sư - Công ty Luật TNHH T&G , thuộc đồn luật sư Thành phố Hà Nội ( có mặt) Bị đơn: Công ty H1 Địa chỉ: 12 đường N, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Đại diện hợp pháp bị đơn: Bà Danh Thị Kim X(có mặt) (Theo giấy ủy quyền ngày 08/6/2020) Người tham gia tố tụng khác: Công ty G Địa chỉ; 29-30/27 K- 74900, Pakistan Văn phòng đại diện Việt Nam: 70 Lầu đường P, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Đại diện: Bà Phạm Thị Quế T3, Giấy ủy quyền ngày 24/7/2020 (có mặt) Địa liên hệ: Tầng 4, số 31 đường N1, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Cơng ty G: Ông Kiều Anh V, luật sư Công ty Luật K1, thuộc Đồn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh Người kháng cáo: Bà Nguyễn Thị Anh T đại diện theo ủy quyền nguyên đơn NỘI DUNG VỤ ÁN Trong đơn hởi iện đ hợp pháp hóa lãnh ng y nguyên đơn M Corp US sau gọi Nguyên đơn phiên tịa người đại diện ngun đơn trình bày: Ngun đơn chủ sở hữu sáng chế hoạt chất Sitagliptin cấp phép Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ vào ngày 17/10/2006 Ngày 05/7/2002, Nguyên đơn với tư cách chủ độc quyền nộp đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế mang tên: Hợp chất Beta-Mino Tetrahydro (1,2-A) Pyrazin Tetrahydrotriazolo (4,3-A Pyrazin để sử dụng làm chất ức chế Dipeptidiy Peptidaza dược phẩm chứa chúng ứng dụng chúng Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ khoa học Công nghệ Việt Nam cấp bảo hộ độc quyền sáng chế số 5684 theo Quyết định số A 5108/QĐ-ĐK ngày 02/6/2006 thời hạn hiệu lực 20 năm tính từ ngày nộp đơn Ngày 18/6/2004, Nguyên đơn với tư cách chủ độc quyền nộp đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế mang tên: Muối Axit Photsphoric chất ức chế Dipeptidiyl Peptidaza-IV quy tr nh điều chế dược phẩm chứa chúng ứng dụng chúng Cục Sở hữu trí tuệ t2huộc Bộ khoa học Công nghệ Việt nam cấp bảo hộ độc quyền sáng chế số 7037 theo Quyết định số 8018/QĐSHTT ngày 05/5/2008 thời hạn hiệu lực 20 năm tính từ ngày nộp đơn Do nguyên đơn biết Công ty H1( sau gọi Bị đơn ) nhập khẩu, lưu trữ phân phối sản phẩm thuốc “GETSITALIP 100mg” “ GETSITALIP 50mg” Việt Nam Tại Bằng độc quyền sáng chế ( sau viết tắt BĐQSC) số 5684 (cụ thể điểm yêu cầu bảo hộ số 15,16,18) hợp chất Sitagliptin dạng bazơ tự muối dược dụng hợp chất bảo hộ BĐQSC số 7037 ( cụ thể điểm yêu cầu bảo hộ số 1) muối Sitagliptin phosphat monohydrat bảo hộ Cả hai thuốc GETSITALIP 100mg GETSITALIP 50mg mà Bị đơn nhập khẩu, lưu trữ phân phối chứa hoạt chất Sitagliptin phosphat monohydrat có chung mục đích sử dụng sáng chế Nguyên đơn bảo hộ BĐQSC số 5684 BĐQSC số 7037 Trước khởi kiện, Nguyên đơn có đơn yêu cầu Viện khoa học Sở hữu trí tuệ giám định hai sản phẩm Theo Bản kết luận giám định số SC014-13YC/KLGĐ Viện khoa học Sở hữu trí tuệ hoạt chất Sitagliptin sản phẩm thuốc “GETSITALIP 100mg” “GETSITALIP 50mg” trùng với sáng chế bảo hộ Nguyên đơn cụ thể trùng với điểm yêu cầu bảo hộ số BĐQSC số 7037 điểm yêu cầu bảo hộ số 15,16,18 BĐQSC số 5684 Như vậy, việc bị đơn nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm thuốc “GETSITALIP 100mg” “ GETSITALIP 50mg” xâm phạm quyền sáng chế Nguyên đơn theo quy định khoản Điều 126 Luật Sở hữu trí tuệ Căn Điều 13 Thơng tư 44/2014/TT-BYT việc bị đơn cấp số đăng ký lưu hành khơng có nghĩa sản phẩm thuốc „GETSITALIP 100mg‟‟ „GETSITALIP 50mg‟‟ không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ BĐQSC số 5684 BĐQSC số 7037 Yêu cầu khởi kiện Nguyên đơn: Căn vào khoản Điều 124, khoản Điều 125, khoản Điều 126, khoản Điều 202, Điều 204, Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ, Nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải vấn đề sau: - Buộc bị đơn chấm dứt tất hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ độc quyền sáng chế, bao gồm không giới hạn việc nhập khẩu, khai thác, lưu thông, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo, chào bán lưu trữ để lưu thông sản phẩm xâm phạm quyền BĐQSC số 5684 số 7037 nguyên đơn áp dụng biện pháp hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gồm: Buộc Bị đơn thu hồi tất sản phầm thuốc có tên thương phẩm “GETSITALIP 100mg” “ GETSITALIP 50mg” xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Bằng độc quyền sáng chế số 5684 7037 thị trường; Buộc Bị đơn xin lỗi cải cơng khai với ngun đơn tạp chí Dược Mỹ phâm, tạp chí Sức khỏe Đời sống Đăng ba kỳ liên tiếp báo Thanh Niên hành vi xâm phạm quyền sáng chế; Buộc Bị đơn tiêu hủy tất sản phẩm “GETSITALIP 100mg” “ GETSITALIP 50mg” tồn kho thị trường trước chứng kiến nguyên đơn; Buộc Bị đơn không đăng ký Cục quản lý dược Việt Nam sản phẩm chứa hợp chất họăc dược chất bảo hộ thời hạn hiệu lực BĐQSC số 5684 7037 cục quản lý dược Việt Nam - Buộc Bị đơn trả 300.000.000 đồng chi phí mà nguyên đơn thuê luật sư; - Buộc Bị đơn bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn 500.000.000 đồng Đại diện Bị đơn Danh Thị Kim X ơng Nguyễn Thanh P1 trình bày: Bị đơn nhà phân phối G1( sau gọi tắt G1) chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm Getsitalip thị trường Việt Nam theo Hợp đồng phân phối ký ngày 01/01/2016 bị đơn G1 G1 nhà sản xuất nhà đăng ký lưu hành thuốc Getsitalip Việt Nam theo quy định Khoản Điều 13 Thông tư số 44/2014/TT-BYT đăng ký thuốc G1 chịu trách nhiệm sở hữu trí tuệ thuốc Getsitalip đăng ký lưu hành Bị đơn nhà phân phối, không chịu trách nhiệm vấn đề sở hữu trí tuệ thuốc Getsitalip Mặt khác, G1 chủ sở hữu sản phẩm thuốc Getsitalip Việt Nam, chưa có án hay định quan nhà nước có thẩm quyền việc sản phẩm Getsitalip xâm phạm quyền sở hữu nguyên đơn Theo quy định Điều 6.5 Hợp đồng phân phối Công ty H1 G1 G1 đảm bảo vấn đề sở hữu trí tuệ sản phảm G1 cung cấp, trường hợp phát sinh tranh chấp G1 phải chịu hoàn toàn trách nhiệm Hiện nay, bị đơn ngừng nhập khẩu, ngừng tham gia đấu thầu sản phẩm Getsitalip Việt Nam để thể thiện chí trình giải vụ án Vì lý nêu Bị đơn không đồng ý với tất yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Căn vào khoản Điều 68 khoản 17 Điều 70 Bộ luật tố tụng dân nguyên đơn đề nghị Tòa án triệu tập G1 với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để đảm bảo quyền lợi bên Bản án dân sơ thẩm số 1030/2019/KDTM - ST ngày 21 tháng năm 2019 Quyết định sửa chữa, bổ sung án số 489/2019/QĐ-SCBSBA ngày 16/9/2019 Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh định: Khơng chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn: Không chấp nhận yêu cầu nguyên đơn M Corp (US) việc: Buộc Bị đơn- Công ty H1chấm dứt tất hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ độc quyền sáng chế, bao gồm không giới hạn việc nhập khẩu, khai thác, lưu thông, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo, chào bán lưu trữ để lưu thông sản phẩm xâm phạm quyền Bằng độc quyền sáng chế số 5684 Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ khoa học Công nghệ Việt Nam cấp bảo hộ theo Quyết định số A 5108/QĐ-ĐK ngày 02/6/2006 Bằng độc quyền sáng chế số 7037 Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ khoa học Công nghệ Việt Nam cấp theo Quyết định số 8018/QĐ-SHTT ngày 05/5/2008 Không chấp nhận yêu cầu nguyên đơn M Corp (US) việc buộc Bị đơn - Công ty H1phải bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn 500.000.000 đồng chi phí thuê luật sư 300.000.000 đồng tổng cộng 800.000.000 đồng Ngoài ra, án sơ thẩm cịn tun án phí dân sơ thẩm quyền kháng cáo theo quy định pháp luật Ngày 30/8/2019, bà Nguyễn Thị Anh T đại diện cho nguyên đơn kháng cáo toàn án sơ thẩm, đề nghị sửa án theo hướng chấp nhận yêu cầu nguyên đơn Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Nguyễn Thị Anh T đại diện cho nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, người khởi kiện giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đương không tự thỏa thuận với việc giải vụ án Ý kiến trình bày Luật sư Nguyên đơn ông L1: Bản án sơ thẩm áp dụng sai pháp luật Đề nghị Hội đồng xét xử sửa án sơ thẩm, chấp nhận toàn yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Nguyên đơn xác định kiện bị đơn Cơng ty H1, khơng có kiện Cơng ty G1 Cơng ty G1 có trụ sở Pakistan, có văn phịng đại diện Việt Nam Nguyên đơn kiện bị đơn người trực tiếp lưu thông sản phẩm Việt Nam Nguyên đơn ghi nhận thiện chí, thái độ tích cực bị đơn hòa giải dừng sản phẩm nhập Bị đơn nhận thức hành vi vi phạm Nguyên đơn có sáng chế bảo hộ Việt Nam Kết luận giám định nguyên đơn thực để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện có Bị đơn khơng có phản bác kết luận giám định Kết luận giám định Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ kết luận sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg 50mg có chứa hoạt chất Sitagliptin trùng với sáng chế Nguyên đơn bảo hộ Nguyên đơn khơng có liên quan đến hợp đồng phân phối bị đơn với Công ty G1 Nguyên đơn kiện bị đơn đối tượng yêu cầu đưa hợp lý, có Bị đơn xác định có hành vi vi phạm phân phối thuốc Getsitalip Tablets 100mg 50mg Các chi phí thuê luật sư có chứng kèm theo, mức bồi thường theo quy định pháp luật Ý kiến trình bày Luật sư Nguyên đơn ông T2: Yêu cầu bị đơn đưa Công ty G1 không quan hệ tranh chấp, không phù hợp quy định pháp luật khoản Điều Điều Bộ luật tố tụng dân Đương yêu cầu Tòa án giải đơn khởi kiện nguyên đơn Bị đơn nhập khẩu, tàng trữ để phân phối thuốc Getsitalip Tablets 100mg 50mg chứa yêu tố xâm phạm độc quyền sáng chế nguyên đơn Nguyên đơn khơng có kiện nhà sản xuất Ngun đơn khơng kiện Công ty G1 Hợp đồng phân phối bị đơn với Công ty G1 hợp đồng độc lập với nguyên đơn Nguyên đơn không tham gia đàm phán, phân phối liên quan đến hợp đồng này.Bị đơn phải chịu trách nhiệm hành vi vi phạm sáng chế Tranh chấp khác bên giải vụ án khác, phù hợp ý chí bên pháp luật Việt Nam bảo vệ Bản án sơ thẩm cố tình đánh tráo khái niệm Hành vi sử dụng sáng chế có hành vi sản xuất hành vi khai thác Án sơ thẩm cho bị đơn hành vi sản xuất nên khơng có hành vi sai phạm không Nguyên đơn kiện hành vi bị đơn có khai thác sáng chế ngun đơn, khơng bao trùm hành vi sản xuất Tịa án cấp sơ thẩm xét xử không Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn, sửa án sơ thẩm theo yêu cầu nguyên đơn Đại diện bị đơn trình bày: Bị đơn có thiện chí tạm ngừng nhập q trình Tịa án giải Bị đơn khơng đồng ý tất yêu cầu nguyên đơn Bị đơn nhập thuốc hợp pháp, có hợp đồng phân phối Cơng ty G1 có đăng ký thuốc lưu hành Cơng ty G1 chịu trách nhiệm sở hữu trí tuệ hợp đồng phân phối có quy định vấn đề sở hữu trí tuệ Cơng ty G1 chịu trách nhiệm Nguyên đơn dựa vào Kết luận giám định số SC 014-13 YC/KLGĐ Kết luận giám định số SC 017-19 YC/KLGĐ Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học Cơng nghệ chưa đủ sở theo quy định Điều 205,206 Luật Sở hữu trí tuệ, văn kết luận giám định không đưa kết luận việc giải tranh chấp Kết luận giám định coi chứng tiến hành theo qui định pháp luật Ngun đơn khơng có u cầu Tịa án tiến hành trưng cầu giám định nên không coi chứng cứ, không đảm bảo thủ tục luật quy định Hơn nữa, chưa có án tuyên xử sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg 50mg xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Ngun đơn khơng kiện Cơng ty G1 nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn, y án sơ thẩm u cầu bồi thường thiệt hại khơng có Nguyên đơn không chứng minh nguyên đơn bị thiệt hại nào, khơng đưa chứng theo quy định khoản Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ Thơng tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP Yêu cầu trả khoản phí luật sư 300 triệu đồng: Theo qui định Điều 204 chi phí phù hợp với quy định Ngun đơn xuất trình 05 hóa đơn, hợp đồng dịch vụ pháp lý, hóa đơn xuất trước ký hợp đồng, hóa đơn khơng ghi nội dung cụ thể, ghi phí tư vấn dịch vụ sở hữu trí tuệ chung chung Các yêu cầu khác: đăng báo, xin lỗi công khai…bị đơn không đồng ý chưa đủ sở chứng minh sản phẩm thuốc Getsitalip Tablets 100mg 50mg xâm phạm sở hữu trí tuệ Ý kiến trình bày Luật sư Công ty G1: Đồng ý với ý kiến nguyên đơn, không đồng ý với ý kiến bị đơn việc đưa Công ty G1 tham gia tố tụng Nguyên đơn khẳng định kiện bị đơn, bị đơn khơng có u cầu độc lập Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét Cơng ty G1 có phải người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan hay khơng Quan hệ Công ty G1 với bị đơn hợp đồng phân phối Tranh chấp nguyên đơn với bị đơn khơng có ràng buộc với Cơng ty G1 Theo qui định Điều 12.1 hợp đồng tranh chấp giải tinh thần thương lượng, không giải Trọng tài thương mại Tòa án phải từ chối thụ lý giải Trách nhiệm sở hữu trí tuệ theo qui định Điều 5.11 5.13 bị đơn chịu trách nhiệm pháp lý lãnh thổ Việt Nam Nguyên đơn kiện bị đơn, khơng kiện Cơng ty G1 có liên quan đến Cơng ty G1 ngun đơn cho sản phẩm thuốc Getsitalip Tablets 100mg 50mg Cơng ty G1 vi phạm sở hữu trí tuệ Căn khoản Điều Nghị định 105/2006 kết luận giám định có giá trị tham khảo chuyên mơn Ngun đơn chưa đáp ứng trình tự thủ tục cung cấp chứng cho Tòa án Nguyên đơn tự ý trưng cầu giám định, khơng đảm bảo trình tự thủ tục nên không xem xét kết luận giám định chứng Công ty G1 không vi phạm độc quyền sáng chế nguyên đơn Việt Nam Ý kiến trình bày Luật sư Nguyên đơn ông L1: Bị đơn trình bày vô Đại diện bị đơn đại diện Công ty G1 cho kết luận giám định không hợp pháp không Kết luận giám định không xác định vi phạm, kết luận sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg 50mg có chứa hoạt chất Sitagliptin trùng với sáng chế Nguyên đơn bảo hộ Ở Việt Nam, Tịa án có thẩm quyền kết luận việc xâm phạm sở hữu trí tuệ Ý kiến trình bày Luật sư Nguyên đơn ông T2: Bị đơn người bảo vệ cho Cơng ty G1 có lẫn lộn lĩnh vực sở hữu trí tuệ đặc thù Bị đơn cho nhập thuốc hợp pháp Công ty G1 xin phép đăng ký lưu hành thuốc Việt Nam Giấy phép lưu hành không loại trừ lĩnh vực sở hữu trí tuệ Bộ Y tế khẳng định khơng có liên quan sở hữu trí tuệ Do đó, khơng thể lẫn lộn nhập hợp pháp, lưu thơng có giấy phép để loại trừ sở hữu trí tuệ Ở Việt Nam, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học Cơng nghệ quan có chức giám định sở hữu trí tuệ, đơn vị hợp pháp giám định sở hữu trí tuệ Theo quy định Bộ luật tố tụng dân sự, đương phải cung cấp chứng để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện có Nguyên đơn yêu cầu quan chuyên môn giám định để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện Kết luận giám định quan giám định theo qui định pháp luật, không xác định vi phạm, xác định sản phẩm có chứa yếu tố xâm phạm hay không Kết luận giám định tài liệu chun mơn để Tịa án tham khảo giải Tại phiên tòa, bị đơn xác định bị đơn người nhập thuốc Getsitalip Tablets 100mg 50mg Đại diện bị đơn trình bày: Nguyên đơn khởi kiện khơng có cứ, u cầu bồi thường khơng phù hợp pháp luật Kết luận giám định không xem nguồn chứng khơng thu thập trình tự thủ tục, khơng phải kết luận giám định bất hợp pháp Kết luận giám định có giá trị tham khảo Ý kiến trình bày Luật sư Cơng ty G1: Cần xác định có hay khơng có hành vi vi phạm Cơng ty G1 bị đơn Kết luận giám định cho hoạt chất trùng với độc quyền sáng chế, trùng không khẳng định vi phạm độc quyền sáng chế Ý kiến trình bày Luật sư Nguyên đơn ơng L1: Ngun đơn khởi kiện có cứ, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến Viện kiểm sát việc tuân theo pháp luật trình giải vụ án giai đoạn phúc thẩm: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa Hội đồng xét xử thực theo quy định Bộ luật tố tụng dân sự; đương tham gia tố tụng chấp hành quyền nghĩa vụ theo quy định Bộ luật tố tụng dân Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử có triệu tập Cơng ty G1 để làm rõ việc tranh chấp Công ty G1 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, xác định nguyên đơn M Corp (US) bị đơn Công ty H1nên không vi phạm tố tụng Nguyên đơn kiện bị đơn cho có phân phối sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg 50mg, chứa hoạt chất Sitagliptin sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg 50mg trùng với sáng chế bảo hộ thuộc BĐQSC số 5684 số 7037 Nguyên đơn Kết luận giám định số SC 014-13 YC/KLGĐ Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học Cơng nghệ 8do Nguyên đơn xuất trình kết luận sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg 50mg có chứa hoạt chất Sitagliptin sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg 50mg trùng với sáng chế nguyên đơn bảo hộ Tịa án cấp sơ thẩm bác tồn u cầu khởi kiện nguyên đơn không Viện Khoa học sở hữu trí tuệ đủ điều kiện giám định Kết luận giám định phù hợp Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định 105/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Sở hữu trí tuệ Viện Khoa học sở hữu trí tuệ đơn vị giám định sở hữu trí tuệ, Kết luận Viện Khoa học sở hữu trí tuệ pháp lý để giải Nguyên đơn khởi kiện hành vi sử dụng, khơng khởi kiện hành vi sản xuất Tịa án cấp sơ thẩm xem xét hành vi sản xuất khơng Do đó, cần chấp nhận u cầu khởi kiện nguyên đơn buộc bị đơn chấm dứt hành vi vi phạm chấm dứt tất hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ độc quyền sáng chế, bao gồm không giới hạn việc nhập khẩu, khai thác, lưu thông, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo, chào bán lưu trữ để lưu thông sản phẩm xâm phạm quyền BĐQSC số 5684 số 7037 nguyên đơn Bị đơn thu hồi tất sản phầm thuốc có tên thương phẩm “GETSITALIP 100mg” “ GETSITALIP 50mg” xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Bằng độc quyền sáng chế số 5684 7037 thị trường Nguyên đơn không xác định thiệt hại cụ thể nên không chấp nhận yêu cầu buộc bị đơn bồi thường số tiền 500 triệu đồng Bị đơn có lỗi làm nhà phân phối thuốc cho Công ty G1 Không xem xét kỹ sản phẩm nhập hàng phân phối Buộc bị đơn trả chi phí luật sư cho phía ngun đơn theo hóa đơn chứng từ xuất trình hợp pháp Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện nguyên đơn, buộc bị đơn chấm dứt hành vi vi phạm chấm dứt tất hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ độc quyền sáng chế, bao gồm không giới hạn việc nhập khẩu, khai thác, lưu thông, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo, chào bán lưu trữ để lưu thông sản phẩm xâm phạm quyền BĐQSC số 5684 số 7037 nguyên đơn Bị đơn thu hồi tất sản phầm thuốc có tên thương phẩm “GETSITALIP 100mg” “ GETSITALIP 50mg” xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Bằng độc quyền sáng chế số 5684 7037 thị trường Không chấp nhận yêu cầu nguyên đơn buộc bị đơn bồi thường số tiền 500 triệu đồng Buộc bị đơn trả chi phí luật sư cho phía ngun đơn theo hóa đơn chứng từ xuấ9t trình hợp pháp NHẬN ĐỊNH CỦA TỊA ÁN [1] Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật tranh chấp, thụ lý giải vụ án thẩm quyền theo quy định Bộ luật tố tụng dân [2] Xét kháng cáo bà Nguyễn Thị Anh T đại diện cho nguyên đơn, Hội đồng xét xử nhận thấy: [2.1] Căn vào BĐQSC số 5684 Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ khoa học Công nghệ Việt Nam cấp theo Quyết định số A 5108/QĐ-ĐK ngày 02/6/2006 thời hạn hiệu lực 20 năm tính từ 05/7/2002, BĐQSC số 7037 Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ khoa học Công nghệ Việt Nam cấp theo Quyết định số 8018/QĐ-SHTT ngày 05/5/2008 thời hạn hiệu lực 20 năm tính từ ngày 18/6/2004: Nguyên đơn chủ sở hữu độc quyền bảo hộ Việt Nam sáng chế mang tên “Hợp chất Beta-Mino Tetrahydro (1,2-A) Pyrazin Tetrahydrotriazolo (4,3-A) Pyrazin để sử dụng làm chất ức chế Dipeptidiyl Peptidaza, dược phẩm chứa chúng ứng dụng chúng” sáng chế mang tên “Muối Axit Photsphoric chất ức chế Dipeptidiyl Peptidaza-IV, quy trình điều chế dược phẩm chứa chúng ứng dụng chúng” [2 2] Bị đơn Nguyên đơn thừa nhận nhà sản xuất thuốc Getsitalip Tablets 100mg 50mg G1 [2.3] Kết luận giám định số SC 014-13 YC/KLGĐ Kết luận giám định số SC 017-19 YC/KLGĐ Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Nguyên đơn xuất trình Kết luận giám định thực tổ chức giám định có thẩm quyền Nguyên đơn yêu cầu trước khởi kiện đến Tòa án sau Tòa án cấp sơ thẩm xét xử Bị đơn khơng có ý kiến phản đối tài liệu có yêu cầu giám định lại nên tài liệu xem chứng liên quan đến vụ án Theo kết luận giám định thì: Hoạt chất Sitagliptin sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg 50mg trùng với sáng chế bảo hộ thuộc BĐQSC số 5684 số 7037 Nguyên đơn Bị đơn nhập khẩu, khai thác, lưu thông, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo, chào bán lưu trữ để lưu thông sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg 50mg G1 sản xuất Tại phiên tịa sơ thẩm, bị đơn có đề nghị đưa Công ty G vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Tịa án cấp sơ thẩm khơng đưa Công ty G tham gia tố tụng Bị đơn có cung cấp Hợp đồng phân phối sản phẩm Cơng ty G với bị đơn Tịa án cấp sơ thẩm cho đơn kiện nguyên đơn kiện bị đơn không kiện Công ty G1 yêu cầu khởi kiện nguyên đơn bị đơn khơng có nội dung liên quan đến Cơng ty G1 nên không chấp nhận ý kiến bị đơn khơng Tại phiên tịa phúc thẩm, bị đơn có cung cấp Cơng ty G, có địa 2930/27 K- 74900, Pakistan Văn phòng đại diện Việt Nam: 70 Lầu đường P, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Theo quy định khoản Điều 68 Bộ luật tố tụng dân "… Trường hợp việc giải vụ án dân có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ người mà khơng có đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Tịa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan" Tịa án cấp sơ thẩm không đưa Công ty G vào tham gia tố tụng với tư cách người có có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vi phạm tố tụng, ảnh hưởng đến quyền bảo vệ Công ty G1 bị đơn Việc thu thập chứng chưa đầy đủ để chứng minh sản phẩm Công ty G1 có hay khơng có vi phạm sáng chế mà nguyên đơn bảo hộ Từ chưa có xác định việc bị đơn phân phối sản phẩm Getsitalip Tablets 100mg 50mg G1 sản xuất có hay khơng có vi phạm Bằng độc quyền sáng chế mà nguyên đơn bảo hộ Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện nguyên đơn chưa đủ sở vững chắc, chưa đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp bên [3] Từ phân tích nhận định nêu trên, Tịa án cấp sơ thẩm có vi phạm thủ tục tố tụng Do đó, Hội đồng xét xử hủy án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm giải lại theo thủ tục sơ thẩm Ý kiến người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho đương đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh khơng phù hợp với nhận định Hội đồng xét xử nên không chấp nhận [4] Về án phí dân phúc thẩm: Ngun đơn khơng phải chịu Vì lẽ trên; QUYẾT ĐỊNH Căn khoản Điều 308 Bộ luật tố tụng dân năm 2015; Căn Khoản Điều 30; Khoản Điều 37; Điểm a Khoản Điều 35 Bộ Luật tố tụng dân 2015 Căn điểm c, d khoản Điều 124; khoản Điều 126 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2009) Căn Nghị số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí tịa án Căn Điều 26 Luật Thi hành án dân Hủy Bản án dân sơ thẩm số 1030/2019/KDTM - ST ngày 21 tháng năm 2019 Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giải lại theo thủ tục sơ thẩm Hồn tạm nộp án phí 2.000.000 đồng cho Ngun đơn M Corp (US) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0024568 ngày 24/9/2019 Cục Thi hành án dân Thành phố Hồ Chí Minh Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án