4. Cơ sở pháp lý của việc bảo hộ nhãn hiệu
4.2.2 Các trường hợp không được bảo hộ do thiếu tính phân biệt
Pháp luật các nước cũng như pháp luật Việt đều quy định những trường hợp không được đăng ký do thiếu tính phân biệt. Tuy nhiên, từng trường hợp cụ thể thì pháp luật các nước lại có những quy định khác nhau, cụ thể là:
* Dấu hiệu trùng hay tương tự tới mức gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu khác
Các dấu hiệu này được coi là thiếu tính phân biệt khi xét chúng trong mối tương quan so sánh với các nhãn hiệu đối chứng mà chúng trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng. Các nhãn hiệu đối chứng không chỉ là các nhãn hiệu đang được bảo hộ mà còn bao gồm các nhãn hiệu chưa được bảo hộ, hết hiệu lực bảo hộ.
Theo pháp luật Mỹ thì các nhãn hiệu đối chứng bao gồm nhãn hiệu đã được
đăng ký tại Cơ quan Sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) hoặc nhãn hiệu hay tên thương mại đã được sử dụng tại Hoa Kỳ trước thời điểm đăng ký bởi một chủ thể khác và không bị từ bỏ. Việc xác định một dấu hiệu tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng là một vấn đề phức tạp. Ở Hoa Kỳ, người ta thiết kế một biên độ tương đối rộng, linh hoạt các căn cứ, cách thức so sánh cho cơ quan có thẩm quyền quyết định một dấu hiệu là tương tự ở mức độ nào. Khả năng về các nhân tố gây nhầm lẫn thông thường phụ thuộc vào các yếu tố như sức mạnh của nhãn hiệu đối chứng, sự tương tự của nhãn hiệu, hàng hóa, quảng cáo và các kênh bán hàng, mức độ cẩn thận mà khách hàng có khi chọn mua hàng, bằng chứng về sự nhầm lẫn thực sự, ý đồ của người có dấu hiệu đăng ký.
35
Pháp luật Việt Nam quy định các trường hợp không có khả năng phân biệt
do trùng hay tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác tại Điều 74.2e,g,h,i,k,l,m,n Luật SHTT 2005:
- Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên ;
- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm;
- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng;
- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;
- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá;
- Dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh
36
nếu dấu hiệu được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó;
- Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.
Các văn bản hiện hành của pháp luật Việt Nam cũng như Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam chưa có quy định về việc xác định mức gây nhầm lẫn của tính tương tự của một nhãn hiệu đối với nhãn hiệu đối chứng. Tuy nhiên, trên thực tế trong quá trình thẩm định nội dung Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cũng áp dụng một số nguyên tắc như xem xét tương tự về mặt cấu trúc, ý nghĩa và hình thức thể hiện với nhãn hiệu đối chứng, bản chất hàng hóa dịch vụ có tương tự với bản chất hàng hóa dịch vụ của nhãn hiệu đối chứng, sự nổi tiếng của nhãn hiệu đối chứng....Pháp luật Mỹ, Anh, Nhật Bản cũng không có những văn bản chính thức quy định cách thức xác định vấn đề này, nhưng các cơ quan có thẩm quyền đăng ký nhãn hiệu thì thường có những tài liệu hướng dẫn xác định mức độ tương tự có thể gây nhầm lẫn.
Pháp luật Nhật Bản quy định một dấu hiệu có khả năng được đăng ký phải
là một dấu hiệu không được không được gây nhầm lẫn về hàng hóa có xuất xứ từ doanh nghiệp hoặc nguồn thương mại khác hay dẫn tới sự hiểu nhầm của công chúng đối với chất lượng của hàng hóa. Các trường hợp cụ thể là:
- Các dấu hiệu trùng hay tương tự với những nhãn hiệu nổi tiếng đốivới người tiêu dùng và được dùng đối với những hàng hóa, dịch vụ cùng loại đối với hàng hóa,dịch vụ của nhãn hiệu đối chứng đó. Một nhãn hiệu Nhật Bản không chỉ nổi tiếng với người tiêu dùng mà còn phải nổi tiếng đối với những nhà phân phối hàng hóa, dịch vụ đó;
- Các dấu hiệu trùng hay tương tự các nhãn hiệu đã đăng ký trước hay nộp đơn với ngày ưu tiên trước đối với hàng hóa, dịch vụ cùng loại;
37
- Các dấu hiệu trùng hay tương tự với các nhãn hiệu lân cận, hay còn gọi là nhãn hiệu phòng vệ (defensive mark) đã đăng ký của người khác và cũng được dùng với hàng hóa, dịch vụ cùng loại;
- Các dấu hiệu trùng hay tương tự với các nhãn hiệu đã đăng ký đối với hàng hóa cùng loại của người khác trong thời hạn một năm kể từ ngày nhãn hiệu đối chứng hết hạn hay bị hết hiệu lực theo quy định của tòa án hay cơ quan có thẩm quyền. Quy định này về cơ bản giống với quy định của pháp luật Việt Nam, tuy nhiên thời hạn ngắn hơn có một năm trong khi đó theo pháp luật Việt Nam là năm năm.
- Các dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên gọi của một họ hạt giống đã được đăng ký theo luật về nhân giống và hạt giống nông nghiệp Nhật Bản (Luật số 83 năm 1998) và được sử dụng trên hạt giống của họ hạt giống đó hay trên các hàng hóa, dịch vụ tương tự.
Luật nhãn hiệu Mỹ 1946 Điều 2.d (U.S.C 1052) quy định đơn xin đăng ký
nhãn hiệu sẽ không bị từ chối, trừ khi nó giống một nhãn đã đăng ký tại Cục nhãn hiệu và sáng chế, hoặc một nhãn hiệu hay tên thương mại trước đó đã được sử dụng ở lãnh thổ Hoa Kỳ bởi một người khác mà chưa bị người này từ bỏ quyền sử dụng, khi nhãn hiệu hay tên thương mại này cũng được sử dụng đối với các hàng hóa của người nộp đơn, tới mức có thể gây ra sự hiểu lầm hoặc dối trá. So với pháp luật Việt
Nam, Nhật Bản quy định của Mỹ có sự khác biệt: thứ nhất, việc đăng ký nhãn hiệu
có thể bị từ chối ngay cả khi nó giống với một tên thương mại, mà một người đã sử
dụng trước đó; thứ hai, việc đăng ký có thể bị từ chối ngay cả khi nhãn đối chứng
chưa phải là nhãn đã đăng ký mà chỉ cần là nhãn đã sử dụng trước so với nhãn đang xin đăng ký.
Tuy nhiên, pháp luật Mỹ cũng quy định trường hợp ngoại lệ, nếu Cục trưởng cục SHCN Mỹ quả quyết rằng tuy hai nhãn hiệu tương tự nhau nhưng việc sử dụng đồng thời chúng vẫn không thể dẫn tới sự nhầm lẫn hoặc dối trá thì vẫn có thể cho phép đăng ký nhãn hiệu xin đăng ký sau. Ngoại lệ này cũng có thể cho phép áp dụng với nhiều hơn hai nhãn hiệu tương tự nhau.
38
Pháp luật Anh, theo Điều 5.2b, Điều 5.3 Luật nhãn hiệu 1994, thì một nhãn
hiệu sẽ không được đăng ký trong trường hợp:
Nhãn hiệu giống với nhãn hiệu đã đăng ký trước và hàng hóa hoặc dịch vụ mà nó xin đăng ký trùng hoặc tương tự với sản phẩm hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu đăng ký trước đã được bảo hộ
Trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký trước, khi nhãn hiệu đăng ký trước đã có danh tiếng ở Anh và việc sử dụng nhãn hiệu đó không phải là nguyên nhân dẫn đến sự mất cân bằng, gây thiệt hại cho, dấu hiệu đặc biệt hoặc danh tiếng
của nhãn hiệu đăng ký trước.
Pháp luật Trung Quốc, theo Điều 10 Luật Nhãn hiệu Trung Quốc quy định
những dấu hiệu sau sẽ không được sử dụng làm nhãn hiệu khi:
Các dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên quốc gia, quốc kỳ, quốc huy, cờ quân sự hoặc huy chương của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa;
Các dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên quốc gia, quốc kỳ, quốc huy, cờ quân sự của bất kỳ quốc gia nào trừ trường hợp được sự đồng ý của quốc gia đó;
Các dấu hiệu trùng hoặc tương tự với cờ, tên hoặc biểu tượng của bất kỳ tổ chức quốc tế liên chính phủ trừ trường hợp được sự đồng ý của tổ chức đó;
Các dấu hiệu trùng hoặc tương tự với dấu hiệu chính thức hoặc dấu hiệu phân biệt mà chỉ rõ đã được kiểm soát và có quyền đối với dấu hiệu đó, trừ khi được sự cho phép;
Các dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên hoặc biểu tượng của Hội chữ thập đỏ hoặc Trăng lưỡi liềm đỏ.
Tuy nhiên, có một điểm khác biệt với quy định của pháp luật Việt Nam là nhãn hiệu sẽ không được bảo hộ nếu trùng hoặc tương tự với tên địa danh mà cơ quan nhà nước Trung Quốc đặt trụ sở hoặc tên hoặc các dấu hiệu của tòa nhà thuộc quyền sở hữu của Cơ quan nhà nước Trung Quốc.
* Dấu hiệu thiếu tính phân biệt do sử dụng các thuật ngữ gốc hay thuật ngữ áp dụng chung (generic terms).
39
Một dấu hiệu là thuật ngữ chung khi nó trở thành tên gọi thông thường (thuật ngữ gốc, áp dụng chung) của một loại hay một nhóm hàng hóa, dịch vụ trong một ngôn ngữ nào đó. Ví dụ, thuật ngữ “đồ gia dụng” (furniture) chỉ đồ gia dụng nói chung và cũng chỉ bàn, ghế...; “đồ uống”, “cà phê” và “cà phê hòa tan”.
Dấu hiệu là thuật ngữ chung hoàn toàn thiếu tính phân biệt và do đó không được bảo hộ. Đăng ký bảo hộ cho các dấu hiệu là thuật ngữ chung sẽ ngăn cản các chủ thể kinh doanh cạnh tranh sử dụng các thuật ngữ cần thiết để xác định hàng hóa, dịch vụ của họ. Một nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại là đảm bảo tính công bằng, lành mạnh trong cạnh tranh và cho phép người tiêu dùng có được khả năng lựa chọn hàng hóa, dịch vụ mong đợi mà không ai được phép độc quyền sở hữu những thuật ngữ gốc đó.
Pháp luật các nước quy định khá thống nhất về thuật ngữ gốc không thể được
đăng ký bảo hộ như là nhãn hiệu. Pháp luật Việt Nam quy định “nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu, biểu tượng quy ước,
hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hoá, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến” điểm b khoản 2
Điều 74 Luật SHTT 2005.
Giống với Việt Nam, pháp luật Trung Quốc quy định “các dấu hiệu là tên
gọi hoặc hình dáng bên ngoài thông thường của hàng hóa gắn với dấu hiệu đó được nhiều người biết đến thì không được đăng ký dưới danh nghĩa nhãn hiệu” (Điều 11.1 Luật nhãn hiệu Trung Quốc).
Pháp luật Nhật Bản quy định những dấu hiệu này thuộc diện những dấu
hiệu được sử dụng chung trong thương mại và được định nghĩa là những dấu hiệu mà một người không thể dùng nó để làm cho hàng hóa, dịch vụ của mình phân biệt với hàng hóa, dịch vụ của người khác được, bởi vì chúng quá chung chung chỉ được sử dụng để chỉ ra những chủng loại của hàng hóa, dịch vụ. Vì vậy, pháp luật không cho phép những nhãn hiệu này thuộc quyền sử dụng riêng của người nào. Ví dụ, “sake”rượu sakê, “mứt bánh bột gạo”, “dịch vụ nhà ở”, “nhôm”, “xử lý văn bản”, “bảo hiểm phi nhân thọ”...
40
Pháp luật Anh và Mỹ không quy định một cách rõ ràng về vấn đề này. Theo
quy định của pháp luật Mỹ, những thuật ngữ gốc mặc dù có thể đạt được ý nghĩa thứ cấp vẫn không thể được đăng ký bảo hộ và xếp loại nhãn hiệu chung này vào các loại dấu hiệu đơn thuần mang tính mô tả tại Điều 2.e (U.S.C. 1052).
Một dấu hiệu có thể là thuật ngữ gốc ngay từ đầu, tức là ngay từ khi một chủ thể kinh doanh lựa chọn dấu hiệu là thuật ngữ gốc để xin đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Một nhãn hiệu có thể trở thành thuật ngữ gốc thông qua quá trình sử dụng, điển hình là nhãn hiệu ASPIRIN sử dụng cho thuốc giảm đau và nhãn hiệu CELLOPHANE sử dụng cho giấy bóng kính.
* Dấu hiệu thiếu tính phân biệt do sử dụng các dấu hiệu đơn thuần mang tính mô tả (Descriptive signs)
Dấu hiệu đơn thuần mang tính mô tả là những dấu hiệu được sử dụng trong thương mại, trực tiếp xác định chủng loại, chất lượng, công dụng, thành phần, giá trị, xuất xứ, thời gian sản xuất hoặc bất kỳ đặc tính nào của hàng hóa, dịch vụ dự định mang nhãn hiệu mà không cần có sự liên tưởng của người tiêu dùng.
Một dấu hiệu đơn thuần mang tính mô tả không thể được bảo hộ vì nó chứa đựng những thông tin mà các đối thủ cạnh tranh với chủ thể xin đăng ký dấu hiệu cần để kinh doanh các sản phẩm cùng loại. Những dấu hiệu đơn thuần mang tính mô tả không có khả năng phân biệt vì nó có thể gắn lên các sản phẩm của người khác để mô tả hàng hóa hay một thuộc tính của hàng hóa.
Ví dụ, về dấu hiệu đơn thuần mang tính mô tả như từ “tốt”, “rẻ”, “đẹp nhất”, “tốt nhất”, “mới nhất”, “rẻ nhất”... đều là những thuật ngữ chung mà mọi hàng hóa, dịch vụ nào đều có thể dùng. Do đó, pháp luật Việt Nam, Nhật Bản, Mỹ, Anh và Trung Quốc đều quy định các dấu hiệu đơn thuần mang tính mô tả đều không được đăng ký bảo hộ làm nhãn hiệu.
Những dấu hiệu phức hợp có thể tránh được tính mô tả nếu sự kết hợp giữa các thành phần của dấu hiệu không hoàn toàn mô tả. Nói cách khác, các dấu hiệu thuần mô tả được kết hợp với nhau tạo thành một dấu hiệu mới thì ý tưởng tổng thể của dấu hiệu có thể được xem xét. Hơn nữa, nếu có những phần của dấu hiệu không
41
mang tính mô tả thì tổng thể dấu hiệu không thể bị coi là thuần mô tả và do vậy có khả năng được đăng ký bảo hộ.
* Các dấu hiệu thiếu tính phân biệt (distinctiveness) thuộc các trường hợp
khác.
Các dấu hiệu thiếu tính phân biệt có thể do hình vẽ mà do tính đơn giản hóa hoặc đơn thuần mang đặc điểm trang trí hay minh họa, có thể không thu hút được