4. Cơ sở pháp lý của việc bảo hộ nhãn hiệu
4.2.1 Điều kiện về tính phân biệt
Điều kiện này xuất phát từ chức năng cơ bản của nhãn hiệu, đó là chức năng phân biệt hàng hóa/dịch vụ một doanh nghiệp với hàng hóa/dịch vụ cùng loại của
30
các doanh nghiệp khác. Điều 15.1 TRIPS quy định bất kỳ một dấu hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác đều có thể làm nhãn hiệu. Trường hợp tự thân dấu hiệu không có khả năng phân biệt thì việc đăng ký chỉ được tiến hành nếu xác định được qua quá trình sử dụng dấu hiệu vẫn có thể đạt được tính phân biệt.
Pháp luật Việt Nam quy định khá chi tiết, đầy đủ về khả năng phân biệt của
nhãn hiệu và đặc biệt là cũng như pháp luật Hoa Kỳ, các nhà lập pháp Việt Nam đã ghi nhận cả trường hợp khả năng phân biệt của nhãn hiệu có được qua quá trình sử dụng. Theo tinh thần của Điều 74 Luật SHTT, nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không phải là các dấu hiệu bị loại trừ. Trên thực tế điều kiện về tính phân biệt của nhãn hiệu cũng được đề cập đầy đủ trong pháp luật Trung Quốc, Nhật Bản, Anh. Pháp luật các nước này coi chúng là những trường hợp rõ ràng cần phải từ chối đơn đăng ký chứ không dùng chúng để xây dựng định nghĩa về tính phân biệt. Do vậy, về cơ bản pháp luật Việt Nam quy định về tính phân biệt của nhãn hiệu không khác so với pháp luật các nước nói trên cũng như pháp luật quốc tế.
Với sự đa dạng và phong phú của các loại hàng hóa, dịch vụ thì tính phân biệt của nhãn hiệu cần được đánh giá trong mối liên hệ với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Chẳng hạn từ “APPLE” (quả táo) hoặc hình ảnh quả táo không thể được đăng ký cho hàng hóa là táo, nhưng lại có tính phân biệt cao đối với loại hàng hóa máy tính, do đó được đánh giá là đáp ứng điều kiện về tính phân biệt. Do vậy, tính phân biệt cần phải được đánh giá trong mối liên hệ với những hàng hóa mà nhãn hiệu được áp dụng.
Nhận thức của người tiêu dùng là yếu tố có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu khi xác định nhãn hiệu có mang tính phân biệt hay không, đặc biệt là khi cần giải quyết các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng hoặc liên quan đến vấn đề chống cạnh tranh không lành mạnh. Một nhãn hiệu sẽ
31
mang tính phân biệt đối với hàng hóa khi nó được nhận ra hoặc có khả năng nhận ra được, nhằm giúp xác định đúng nguồn gốc thương mại của hàng hóa.
Tính phân biệt của nhãn hiệu là một khái niệm mang tính tương đối. Phụ thuộc vào các hoạt động của người sử dụng nhãn hiệu hay của bên thứ ba mà nhãn hiệu có thể có được, được tăng cường hay thậm chí mất đi tính phân biệt. Các điều kiện cụ thể như việc sử dụng đối với nhãn hiệu cần phải được các cơ quan quản lý xem xét khi có quan điểm cho rằng dấu hiệu đó không có tính phân biệt vốn có. Có những nhãn hiệu trở thành thuật ngữ gốc cho loại hàng hóa vốn gắn với nhãn hiệu và do vậy mất đi tính phân biệt như nhãn hiệu ASPIRIN cho sản phẩm thuốc giảm đau, CELLOPHANE cho sản phẩm giấy bóng kính.
Có những cấp độ phân biệt khác nhau, căn cứ vào những cấp độ người ta phân thành hai loại tiêu biểu: các nhãn hiệu có tính phân biệt cố hữu (inherently distinctiveness) và các nhãn hiệu có tính phân biệt bằng nghĩa thứ cấp (secondary meaning).
Nhãn hiệu có tính phân biệt cố hữu bao gồm nhãn hiệu tự đặt (fanciful
marks), nhãn hiệu tuỳ chọn (arbitrary marks) và nhãn hiệu gợi ý (suggestive marks).
* Nhãn hiệu tự đặt là những dấu hiệu do chủ nhãn hiệu tự sáng tạo ra. Chúng
thường là những từ ngữ không tồn tại trong bất kỳ ngôn ngữ nào và do đó không hề có mối liên hệ nào với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Mặt khác chúng lại nhận được sự bảo hộ mạnh của pháp luật và có khả năng đăng ký cao vì chúng thường là độc nhất, không chỉ có khả năng phân biệt các hàng hóa, dịch vụ của chủ nhãn hiệu mà còn khác biệt so với bất kỳ ngôn ngữ nào, chúng có tính chất như một vật đặc định nên mang tính phân biệt rất cao. Tuy nhiên, với loại nhãn hiệu này đòi hỏi chủ sở hữu phải đầu tư nhiều thời gian, công sức cũng như tài chính vào việc xây dựng và quảng cáo nhãn hiệu để người tiêu dùng biết về chúng. Ví dụ, nhãn hiệu KODAK cho các sản phẩm phim chụp ảnh, đó là những dấu hiệu do nhà sản xuất tự sáng tạo ra mà trước đó chưa tồn tại trong tự nhiên, từ KODAK không có nghĩa và càng không có nghĩa là phim chụp ảnh.
32
* Nhãn hiệu tuỳ chọn là những từ ngữ, biểu tượng, hình ảnh được sử dụng
hàng ngày và có nghĩa nhất định trong đời sống nhưng ý nghĩa đó không liên quan đến sản phẩm mang nhãn hiệu. Do đó, nhãn hiệu này mang tính phân biệt cao và dễ được các cơ quan Nhà nước cho đăng ký. Nhãn hiệu tuỳ chọn không mô tả hàng hóa/dịch vụ, cũng không chuyển tải bất kỳ đặc tính, thành phần hay chức năng của hàng hóa.Ví dụ nhãn hiệu nổi tiếng CAMEL dùng cho thuốc lá, từ “camel” trong tiếng Anh có nghĩa là con lạc đà và không liên quan gì đến thuốc lá, khi hãng Phillips Morris chọn từ CAMEL cùng hình ảnh con lạc đà làm nhãn hiệu cho thuốc lá của mình thì nó có tính phân biệt cao và người tiêu dùng khi nhìn thấy nó gắn trên bao thuốc lá sẽ biết ngay nhà sản xuất và chất lượng của thuốc.
* Nhãn hiệu gợi ý như tên gọi có tính gợi ý hàng hóa, dịch vụ mang nhãn
hiệu nhưng không thực sự mô tả hàng hóa, dịch vụ đó. Nhãn hiệu có những dấu hiệu làm cho người tiêu dùng liên tưởng đến sản phẩm mang nhãn hiệu bằng những thông tin liên quan đến các đặc điểm hay chất lượng của sản phẩm mang nhãn hiệu. Đây là yếu tố phân biệt quan trọng chỉ rõ sự khác nhau giữa nhãn hiệu gợi ý và nhãn hiệu mô tả. Một nhãn hiệu gợi ý có thể được đăng ký mà không cần ý nghĩa thứ cấp, trong khi đó nhãn hiệu mô tả phải có được ý nghĩa thứ cấp mới có thể được đăng ký. Ví dụ, tại Mỹ nhãn hiệu ORANGE CRUSH được coi là có tính gợi ý (mà không đơn thuần là mô tả) khi được sử dụng cho loại nước khoáng có hương vị; “Điện Quang” có nghĩa là thắp sáng bằng điện được dùng làm nhãn hiệu cho bóng đèn do công ty bóng đèn Điện Quang sản xuất và sẽ làm cho người tiêu dùng liên tưởng tới bóng đèn ngay cả khi chưa dùng bóng đèn Điện Quang.
Loại nhãn hiệu có tính phân biệt bằng nghĩa thứ cấp: Đây chính là trường
hợp nhãn hiệu mô tả (descriptive marks) có ý nghĩa thứ cấp.
*Nhãn hiệu mô tả có ý nghĩa thứ cấp là nhãn hiệu mà bên cạnh công dụng
mô tả, nó còn xác định nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ. Đây là nguyên tắc chung được thừa nhận tại nhiều nước trên thế giới. Ranh giới giữa dấu hiệu thuần mô tả và nhãn hiệu mô tả có ý nghĩa thứ cấp là rất mong manh, trên thực tế nhãn hiệu mô tả được sử dụng trong hoạt động thương mại trong một thời hạn nhất định là yếu tố
33
quan trọng để nhãn hiệu được đăng ký và bảo hộ. Theo quy định tại Luật nhãn hiệu Hoa Kỳ (Lanham Act), nhãn hiệu mô tả có thể được được đăng ký và bảo hộ nếu có ý nghĩa thứ cấp. Ý nghĩa thứ cấp có thể đạt được theo luật định thông qua việc sử dụng nhãn hiệu độc quyền và liên tục trong thời hạn 5 năm (15 U.S.C. Đ1052 (f)Lanham Act). Nếu người tiêu dùng nhận biết được nhãn hiệu như một chỉ dẫn về nguồn gốc của hàng hóa/dịch vụ và có liên hệ trực tiếp với nhãn hiệu thì ý nghĩa thứ cấp đã được xác định và nhãn hiệu không cần đợi qua thời hạn 5 năm để được đăng ký. Đương nhiên, người muốn đăng ký nhãn hiệu mô tả phải có nghĩa vụ chứng minh điều này. Và nhãn hiệu càng có tính mô tả thì việc chứng minh ý nghĩa thứ cấp càng khó khăn. Lúc này, tỷ lệ người tiêu dùng nhận thức được nhãn hiệu là điều vô cùng cần thiết.
Pháp luật Việt Nam không có sự phân định rõ ràng về các loại nhãn hiệu căn cứ vào tính phân biệt của nhãn hiệu, cũng không thừa nhận một nhãn hiệu có tính mô tả có thể được đăng ký bảo hộ vì có ý nghĩa thứ cấp. Theo Điều 74 Khoản 2.c
Luật SHTT 2005 quy định: “Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản
xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ” sẽ không được bảo hộ
dưới dạng nhãn hiệu trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Việc bảo hộ những nhãn hiệu mô tả dù có ý nghĩa thứ cấp vẫn có thể tạo ra nguy cơ nhầm lẫn cho người tiêu dùng vì tính phân biệt của nó rất khó xác định.
Hơn nữa Thuật ngữ “....giữa hàng hóa và dịch vụ cùng loại....” trong định
nghĩa về nhãn hiệu sẽ làm giới hạn bối cảnh xác định tính phân biệt của nhãn hiệu. Một nhãn hiệu gắn lên một hàng hóa, dịch vụ có tính phân biệt hay không thì phải so sánh nó với những hàng hóa, dịch vụ cạnh tranh với nó. Điều nay không hợp lý vì thông qua việc đặt hàng hóa, dịch vụ trong bối cảnh chung với của tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ trên thị trường nhà sản xuất hay phân phối hàng hóa sẽ đạt được mục đích của mình là nhờ nhãn hiệu làm cho người tiêu dùng phân biệt và lựa chọn hàng hóa, dịch vụ của mình trong sự cạnh tranh với những hàng hóa, dịch vụ cùng
34
loại khác, thêm vào đó các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ không cùng loại sẽ lợi dụng đăng ký nhãn nhãn hiệu đó cho mình.
Với những phân tính ở trên chúng ta thấy tính phân biệt của nhãn hiệu có giá trị to lớn. Do đó, các doanh nghiệp cần phải nỗ lực để nâng cao chất lượng, quảng bá sản phẩm và luôn quan tâm đến việc xây dựng, phát triển thương hiệu có nét độc đáo với tính phân biệt cao nhằm tạo ấn tượng cao trong tâm trí người tiêu dùng. Mặt khác dấu hiệu phân biệt của nhãn hiệu còn giúp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép hay không cho phép đăng ký nhãn hiệu.