2.1. Các dạng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với tên
2.1.1. Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với tên
thương mại
Hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM được quy định tại Điều 129.2 Luật SHTT và trong các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật SHTT. Theo đó, hành vi xâm phạm quyền SHCN là hành vi sử dụng các chỉ dẫn thương mại cho các sản phẩm, dịch vụ một cách trùng hoặc tương tự với TTM của một chủ thể kinh doanh khác đã được bảo hộ thong qua hình thức sử dụng trước nhằm gây ra sự nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới TTM này.
Căn cứ quy định tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP thì hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại bị coi là hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM, bị ngăn cấm và phải chịu chế tài xử lý bao gồm các hành vi sau:
- Bán; chào hàng; vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ; trưng bày để bán hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền đối với TTM;
- Thiết kế, chế tạo, gia công, lắp ráp, chế biến, đóng gói hàng hóa mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với TTM;
- In, dán, đính, đúc, dập khuôn hoặc bằng hình thức khác tem, nhãn, vật phẩm khác mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với TTM lên hàng hóa;
- Nhập khẩu hàng hóa mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với TTM; - Hành vi sử dụng dấu hiệu xâm phạm quyền đối với TTM trên biển hiệu, giấy tờ giao dịch kinh doanh, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, bao bì hàng hóa
Các hành vi trên có thể do chính chủ thể có hành vi xâm phạm TTM đầy đủ (tức là hội tụ đầy đủ các yếu tố tạo thành một hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM như đã phân tích tại trên) thực hiện hoặc không do
chủ thể đó thực hiện mà do một chủ thế khác thực hiện trên cơ sở sự đặt hàng, giao việc, thuê của chủ thể có hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM. Trong trường hợp này, việc xác định chủ thể thực hiện các hành vi bán; chào hàng; vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ; trưng bày để bán; thiết kế, chế tạo, gia công, lắp ráp, chế biến, đóng gói hàng hóa; nhập khẩu hàng hóa.... do người khác đặt hàng, giao việc, thuê có phải là hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM hay không, về nguyên tắc sẽ được xem xét trong tổng hòa mối quan hệ pháp lý giữa các yếu tố tạo thành một hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM. Tuy nhiên, căn cứ các đặc điểm của một hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM theo quy định của Luật SHTT Việt Nam thì hành vi của người thực hiện các hành vi trên cơ sở được đặt hàng, giao việc, thuê cũng là chủ thể trực tiếp xâm phạm quyền SHCN đối với TTM. Đồng thời, chủ thể thực hiện việc đặt hàng, giao việc, thuê người khác thực hiện các hành vi bán; chào hàng; vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ; trưng bày để bán; thiết kế, chế tạo, gia công, lắp ráp, chế biến, đóng gói hàng hóa; nhập khẩu hàng hóa.... nhằm gây ra sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ rằng hàng hóa, dịch vụ đó có liên quan đến chủ thể có TTM bị xâm phạm cũng bị coi là hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM. Việc quy định đồng thời cả hai chủ thể trực tiếp/ gián tiếp thực hiện hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM này là một quy định tương đối chặt chẽ để bảo đảm quyền SHCN đối với TTM của chủ thể quyền.
Trong khoa học pháp lý và trên thực tế đều cho thấy rằng: hành vi của một con người sẽ tác động lên thế giới khách quan và ghi dấu lại trên thế giới khách quan về bằng chứng của sự tác động đó. Theo đó, bằng chứng ghi dấu hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM của một chủ thể chính là trên các hàng hóa, dịch vụ có chứa đựng các dấu hiệu xâm phạm quyền SHCN đối với TTM. Pháp luật SHTT không có quy định cụ thể về nguyên tắc, cách thức
xác định về tính trùng và tính tương tự của hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu TTM so với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể có hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM.
Hiểu một cách tương tự, gián tiếp thông qua chế định về bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu trong mục 39.9 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN thì tính tương tự và trùng giữa các hàng hóa, dịch vụ trong chế định xâm phạm quyền SHCN đối với TTM được xác định như sau:
- Hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ bị coi là trùng nhau (cùng loại) khi hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ đó có các đặc điểm sau đây:
+ Có cùng bản chất (thành phần, cấu tạo...) và cùng chức năng, mục đích sử dụng; ví dụ: quần áo và giầy dép, mỹ phẩm và kem trang điểm…
+ Có bản chất gần giống nhau và cùng chức năng, mục đích sử dụng; ví dụ: gạo và miến, rượu và bia, vải và quần áo….
- Hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ bị coi là tương tự nhau khi hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ đó có các đặc điểm sau đây:
+ Tương tự nhau về bản chất; ví dụ: cacao và sô cô la, bánh và kẹo…. + Tương tự nhau về chức năng, mục đích sử dụng; ví dụ: dịch vụ bệnh viện và dịch vụ dược phẩm, dịch vụ hàng ăn và dịch vụ đồ uống….
+ Được đưa ra thị trường theo cùng một kênh thương mại (phân phối theo cùng một phương thức, được bán cùng nhau hoặc cạnh nhau, trong cùng một loại cửa hàng...); ví dụ: nước mắm, nước tương, mì, miến, gạo; mỹ phẩm, dầu gội đầu; kem đánh răng, bàn chải và nước súc miệng, mỹ phẩm và bông tẩy trang….
- Một hàng hoá và một dịch vụ bị coi là tương tự nhau nếu thuộc một hoặc các trường hợp sau đây:
+ Giữa chúng có mối liên quan với nhau về bản chất (hàng hoá, dịch vụ hoặc nguyên liệu, bộ phận của hàng hoá, dịch vụ này được cấu thành từ hàng
hoá, dịch vụ kia); ví dụ: xe máy và dịch vụ sửa chữa xe máy, vật liệu xây dựng và dịch vụ xây dựng….
+ Giữa chúng có mối liên quan với nhau về chức năng (để hoàn thành chức năng của hàng hoá, dịch vụ này phải sử dụng hàng hoá, dịch vụ kia hoặc chúng thường được sử dụng cùng nhau); ví dụ: ô tô và các thiết bị ô tô; mỹ phẩm và mua bán mỹ phẩm…
+ Giữa chúng có mối liên quan chặt chẽ với nhau về phương thức thực hiện (hàng hoá, dịch vụ này là kết quả của việc sử dụng, khai thác hàng hoá, dịch vụ kia...) ví dụ: phần mềm máy tính và thiết kế phần mềm máy tính; quần áo và thiết kế thời trang….
Như vậy, hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM tồn tại dưới rất nhiều dạng trên thực tế được pháp luật quy định bao gồm từ hành vi trực tiếp sản xuất, chế tạo, gắn các dấu hiệu thương mại lên hàng hóa, dịch vụ cho đến hành vi tàng trữ, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ chứa đựng dấu hiệu xâm phạm quyền SHCN đối với TTM. Phạm vi hàng hóa, dịch vụ chứa đựng các dấu hiệu xâm phạm quyền SHCN đối với TTM cũng được pháp luật xác định tương đối rộng thông qua cơ chế xác định tính trùng và tính tương tự của hàng hóa, dịch vụ, tạo điều kiện tối đa trong cơ chế bảo hộ quyền SHCN nói chung và bảo hộ TTM nói riêng. Tuy nhiên, quy định về việc xác định hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM và xác định về tính trùng và tính tương tự của hàng hóa, dịch vụ chứa đựng dấu hiệu xâm phạm quyền SHCN đối với TTM chưa được quy định một cách cụ thể, tập trung trong cùng một văn bản luật/ văn bản hướng dẫn thi hành luật SHTT mà chỉ được quy định một cách gián tiếp thông qua pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN (liệt kê về các hành vi xâm phạm quyền) và thông qua chế định bảo hộ quyền SHCN đối với Nhãn hiệu (xác định tính trùng và tương tự của hàng hóa, dịch vụ). Thiết nghĩ, đây cũng làm một trong những thiếu sót của pháp
luật SHTT trong việc xác định hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với TTM mà pháp luật SHTT cần hoàn thiện sớm.