pháp luật luôn là một khó khăn cho cả nguyên đơn và Thẩm phán xét xử các vụ xâm phạm quyền SHTT. Thực tế cho thấy đôi khi thiệt hại xảy ra cho chủ sở hữu quyền không chỉ do duy nhất hành vi vi phạm SHTT mà còn do sự tác động cùng lúc của nhiều yếu tố nh- rủi ro của thị tr-ờng, thị hiếu của ng-ời tiêu dùng thay đổi, trình độ quản lý kinh doanh yếu kém, ... hoặc thiệt hại xảy ra do hành vi vi phạm của nhiều chủ thể độc lập nh- nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh cùng sử dụng nhãn mác của một chủ sở hữu dẫn đến việc làm mất thị phần và giảm uy tín của nhãn hiệu vốn rất nổi tiếng này. Do vậy rất khó để chứng minh phần thiệt hại của mỗi ng-ời vi phạm gây ra cho chủ thể quyền chính xác là bao nhiêu, hành vi nào có tính chất quyết định đối với thiệt hại xảy ra và hành vi nào chỉ có tính chất tiền đề.
Trong những vụ việc thích hợp, Toà án có thể đ-ợc quyền đ-a ra yêu cầu thu hồi lợi nhuận và/hoặc phải trả những thiệt hại theo mức ấn định tr-ớc (Điều 45, TRLPS), thậm chí trong cả những vụ việc hành vi vi phạm là vô ý nh- ng-ời vi phạm không biết hoặc không có cơ sở hợp lý để biết rằng anh ta đã thực hiện một hành vi vi phạm. Xác định thiệt hại theo mức ấn định tr-ớc còn ngăn cản
việc vi phạm trong t-ơng lai, giảm bớt chi phí tố tụng và khuyến kích các bên giải quyết các vấn đề của họ ngoài Toà án. Hiện tại các quy định của pháp luật Việt Nam ch-a có các quy định về mức bồi th-ờng thiệt hại do vi phạm quyền SHTT đ-ợc ấn định tr-ớc bởi Toà án. Trong t-ơng lai khi cơ chế thực thi quyền SHTT của Việt Nam ngày một hoàn thiện hơn thì chắc hẳn không thể thiếu đ-ợc các quy định về vấn đề này.
Ngoài ra nhằm đảm bảo hiệu quả thực thi quyền SHTT, trong quá trình thực hiện còn có thể áp dụng các chế tài dân sự khác. Điều 46 của TRIPS yêu cầu rằng Toà án của mỗi n-ớc cần đ-ợc trao cho quyền để buộc những hàng hóa vi phạm và những thiết bị dụng cụ đ-ợc sử dụng để làm ra chúng phải bị phá huỷ hoặc loại bỏ ngoài kênh th-ơng mại mà không có bất kỳ sự bồi th-ờng nào cho ng-ời có hành vi vi phạm, trừ khi điều này là trái với quy định của hiến pháp n-ớc đó. Tuy nhiên Toà án phải tính toán đến sự t-ơng xứng giữa tính nghiêm trọng của bị đơn với những yêu cầu nh- là lợi ích của bên thứ ba. Các n-ớc theo hệ thống luật án lệ luôn cho phép cơ quan xét xử có những quyền nh- vậy để phá huỷ những hàng hoá vi phạm hoặc những dụng cụ thiết bị để tạo ra chúng. Toà án trong các n-ớc đang phát triển nh- ấn Độ và Malaysia đã sử dụng những quyền này để tịch thu hàng hoá trong những vụ việc nổi cộm về hàng giả nhãn mác. Các n-ớc theo luật thành văn không có các trình tự thủ tục nh- vậy, chúng chỉ đ-ợc áp dụng khi có quy định cụ thể dẫn ra trong luật về SHTT của họ. Một điều hết sức quan trọng là toàn bộ các chế tài dân sự phải đ-ợc tồn tại sẵn có trong pháp luật của từng n-ớc và phải đ-ợc thực thi nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm tiếp theo (Điều 41 của TRIPS), và các chế tài cụ thể đ-ợc xác định tuỳ vào toà án của mỗi n-ớc.
2.2.2. Biện pháp hình sự và chế tài hình sự
2.2.2.1. Một số yêu cầu của thủ tục tố tụng hình sự:
Pháp luật hình sự có một vai trò rất quan trọng trong đấu tranh phòng chống các vi phạm về quyền SHTT. Phạm vi của biện pháp hình sự trong Hiệp định TRIPS đ-ợc đ-a ra trong cuộc th-ơng l-ợng cuối cùng và bắt đầu giữa tháng
sáu và tháng bảy năm 1990. Một số chủ thể tham gia đàm phán muốn giải pháp hình sự cần phải có sẵn đối với bất kỳ hành vi vi phạm SHTT nào, trong khi các chủ thể đàm phán khác lại muốn giới hạn chúng chỉ đối với những hành vi vi phạm cố ý với quy mô th-ơng mại có ảnh h-ởng trực tiếp đến trật tự công cộng. Điều này cần phải nhắc lại rằng lời nói đầu của Hiệp định đã chỉ rõ: "quyền SHTT chỉ là quyền cá nhân" [39, trang 327]. Theo ý t-ởng đó, kết qủa của cuộc tranh luận là đặt ra nghĩa vụ cho các n-ớc thành viên phải áp dụng các chế tài hình sự trong các vụ việc cố ý làm hàng giả nhãn mác và ăn cắp bản quyền tác giả với quy mô th-ơng mại. Các chế tài hình sự đối với một số loại vi phạm quyền SHTT đã đ-ợc quy định tại Điều 61 của Hiệp định TRIPS. Một điều hết sức quan trọng phải nhận thấy là TRIPS quy định về những chế tài hình sự chỉ hạn chế đối với những hành vi vi phạm về làm hàng giả, vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan và không mở rộng đến các quyền SHTT khác. Hiệp định TRIPS có sự phân biệt giữa các loại vi phạm, mà theo đó có thể áp dụng thủ tục và chế tài hình sự đối với các hành vi "làm giả nhãn hiệu hàng hoá" và "ăn cắp bản quyền tác phẩm". Tr-ờng hợp làm giả hoặc ăn cắp bản quyền, thì phải có các thủ tục bổ sung và biện pháp chế tài, kể cả các biện pháp tại biên giới và các chế tài hình sự. Giả mạo nhãn hiệu hàng hoá và ăn cắp bản quyền tác phẩm của ng-ời khác là hai loại quyền SHTT phổ biến đ-ợc đề cập trong chú thích số 14 tại Điều 51 của TRIPS nh- sau: Hàng giả mạo nhãn hiệu hàng hoá là "bất kỳ hàng hoá nào, kể cả bao bì mang trái phép một nhãn hiệu hàng hoá y hệt nh- nhãn hiệu hàng hoá đã đ-ợc đăng ký một cách hợp pháp đối với nhãn hiệu hàng hoá đó, hoặc không thể phân biệt đ-ợc theo những khía cạnh cơ bản của nhãn hiệu hàng hoá đã đ-ợc đăng ký một cách hợp pháp nói trên, và do đó vi phạm quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá theo pháp luật của n-ớc nhập khẩu" (xem giải thích 14(a), Điều 51, Hiệp định TRIPS). Cần chú ý rằng định nghĩa này không bao gồm hành vi vi phạm đối với nhãn mác dịch vụ, ngoại trừ chừng nào mà chúng cũng đ-ợc đăng ký cho những hàng hoá cụ thể, hơn nữa khái niệm này còn bao gồm cả hàng hoá và bao bì của hàng hoá đó. Hành vi vi phạm nhãn mác
phải t-ơng tự hoặc không thể phân biệt với nhãn mác đã đăng ký và sự đăng ký đó hiện nay vẫn có giá trị và phải đ-ợc xác định là t-ơng tự với hàng hoá của chủ sở hữu hàng hoá của n-ớc nhập khẩu. Hàng hoá ăn cắp bản quyền tác giả là "bất kỳ hàng hoá nào là bản sao không đ-ợc sự cho phép của ng-ời có quyền hoặc ng-ời đ-ợc ng-ời có quyền uỷ quyền một cách lợp lệ ở n-ớc sản xuất và đ-ợc trực tiếp hay gián tiếp làm ra từ một vật trong tr-ờng hợp việc sao chép đó là vi phạm quyền tác giả hoặc các quyền liên quan theo pháp luật của n-ớc nhập khẩu" (xem giải thích 14(b), Điều 51, Hiệp định TRIPS).
Tình trạng làm hàng giả đang là một vấn đề nhức nhối đối với nhiều chính phủ của các quốc gia trên thế giới bởi tốc độ lan tràn một cách vô cùng nhanh chóng và bởi kỹ thuật làm hàng giả ngày càng trở nên tinh vi khó phát hiện. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực này, có thể phân loại hàng giả thành ba thế hệ [36]:
Hàng giả thế hệ thứ nhất: