định viên cũng không thể từ chối yêu cầu bảo hộ cho sáng chế vì lý do thiếu tính hữu ích. Trên thực tế, trường hợp sáng chế bị xem là không thể sử dụng và dẫn đến không đáp ứng yêu cầu về khả năng áp dụng công nghiệp khá hiếm hoi và nếu có thì thường do những nhầm lẫn trong thực tiễn hoặc mâu thuẫn với những lý thuyết về khoa học trong lĩnh vực đó nên việc khai thác sáng chế là không thể thực hiện được.
Ngoài ra, tính hữu ích của sáng chế còn được xem xét dưới góc độ luật pháp và đạo đức xã hội, có nghĩa là văn bằng bảo hộ sẽ không được cấp nếu đối tượng xin bảo hộ là các sáng chế mà việc khai thác chúng trái với các quy định của pháp luật hay trái với đạo đức xã hội. Chất kích thích, thiết bị phá khóa cửa….là những ví dụ sẽ bị từ chối cấp bằng bảo hộ vì chúng có ảnh hưởng xấu đến xã hội. Nếu đối tượng đăng ký bảo hộ là dược phẩm thì nhà sáng chế phải chứng minh tính an toàn của chúng cho người sử dụng và có thể sẽ phải được sự chấp thuận của Liên đoàn thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ mới có thể được bảo hộ. Trong trường hợp yêu cầu bảo hộ bị từ chối do không đáp ứng được điều kiện về tính hữu ích, thẩm định viên sẽ đưa ra lý do cho việc từ chối bảo hộ và có thể kèm theo bằng chứng bằng văn bản.
Khi sáng chế được xác định là có khả năng áp dụng công nghiệp, thẩm định viên sẽ tiếp tục thẩm định hai yêu cầu tiếp theo, đó là tính mới và tính sáng tạo. Sáng chế bị coi là không có tính mới nếu đã được cấp bằng bảo hộ trước đó hoặc đã được miêu tả trong một ấn phẩm tại nước ngoài, hoặc đã được sử dụng rộng rãi hoặc được bán trên thị trường Hoa Kỳ trong hơn một năm tính từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ29. Bản chất của việc kiểm tra tính mới là việc tra cứu hệ thống thông tin sáng chế để xác định liệu kiến thức về sáng chế có thuộc vào hiểu biết của công chúng hay không, nói cách khác là sáng chế đã được bộc lộ hay chưa.
Hiểu biết của công chúng được cấu thành từ nhiều nguồn thông tin sáng chế khác nhau. Trước hết, đó chính là những sáng chế đã được bộc lộ cho công chúng cả trong và ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Kể cả khi patent đã hết hiệu lực thì những thông tin về sáng chế đó vẫn được coi là một phần của hiểu biết công chúng và vì thế chúng sẽ là cơ sở để USPTO từ chối bảo hộ cho những sáng chế tương tự. Đơn sáng 29 35 U.S.C 102
chế hợp lệ và đã được USPTO công bố cũng sẽ là một nguồn tạo nên “prior art”, bao gồm cả những đơn đã bị hủy hoặc đang chờ thẩm định. Hiển nhiên, khi đã được công bố, những sáng chế đã được bộc lộ cho công chúng vì thế bất cứ sáng chế nào có tính chất tương tự sẽ bị từ chối bảo hộ. Ngoài ra, còn có các loại sách báo, tạp chí, ấn phẩm được xuất bản và phát hành trong và ngoài lãnh thổ nước này trước ngày tạo ra sáng chế hoặc quá một năm trước khi đăng ký bảo hộ sáng chế cũng sẽ tạo thành “prior art”.
Việc tạo ra sáng chế có thể bắt nguồn từ một hay nhiều sáng chế khác, và bằng sáng chế cũng có thể được cấp cho những cải tiến mới và hữu ích đối với các sáng chế gốc. Vậy làm thế nào để đối tượng đăng ký bảo hộ đáp ứng được yêu cầu về tính mới? Trước hết, vì đối tượng của bảo bộ sáng chế có thể là các loại máy móc, thiết bị hay sản phẩm công nghiệp, nên các thẩm định viên có thể dựa vào cấu tạo bề ngoài để xem xét sáng chế có đủ mới hay không, có thể là kích thước, màu sắc hay thành phần cấu tạo chưa hề được công chúng biết đến. Việc thay đổi bề ngoài của sáng chế là trường hợp thường gặp nhất khi xem xét tính mới. Nếu người nộp đơn đưa ra một cách bố trí mới so với những sự kết hợp trước đó thì yêu cầu về tính mới có thể được vượt qua . Tính mới ở đây cũng có thể được hiểu là cách sử dụng mới hay sự kết hợp mới. Bản thân các thành phần cấu tạo của sáng chế có thể đã được biết đến trước đó nhưng người nộp đơn đưa ra một cách kết hợp mới các thành phần đó, ví dụ đối với các hợp chất hóa học, hay cách sử dụng mới mà trước đó chưa từng tồn tại thì luật pháp Hoa Kỳ cũng coi sáng chế đó có tính mới.
Tại Hoa Kỳ, nhà sáng chế có một khoảng ân hạn một năm trước khi đơn xin cấp bằng sáng chế phải được nộp. Nói cách khác, sự công bố rộng rãi sáng chế trong một năm trước khi nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế sẽ không cấu thành sự hiểu biết của công chúng và không làm mất đi tính mới của sáng chế tại Hoa Kỳ. Tại các nước khác, việc công bố rộng rãi này sẽ làm mất đi tính mới của sáng chế, do vậy, đơn xin cấp bằng sáng chế phải được nộp trước khi công bố. Do đó, ở các nước khác, sự tự do in ấn của các nhà phát minh bị hạn chế rất nhiều do sự e ngại sẽ vô tình bộc lộ sáng chế của mình và mất đi quyền được bảo hộ.
Yêu cầu cuối cùng mà sáng chế phải vượt qua để được bảo hộ chính là tính sáng tạo, hay tính không hiển nhiên. Một sáng chế không chỉ cần có tính hữu ích và
tính mới so với hiểu biết công chúng mà cần phải có một trình độ sáng tạo, có nghĩa là việc tạo ra sáng chế không hiển nhiên đối với một chuyên gia bất kì có kĩ năng trung bình trong lĩnh vực kĩ thuật tương ứng. Tính sáng tạo được xem là yêu cầu quan trọng nhất đối với một sáng chế bởi văn bằng bảo hộ sẽ trao cho nhà sáng chế độc quyền ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế của mình và điều này sẽ trở thành một rào cản đối với sự phát triển của công nghệ nếu bằng sáng chế được cấp cho những đối tượng không đủ sáng tạo.
Việc thẩm định tính sáng tạo của sáng chế là một quá trình diễn ra một cách chủ quan bởi nó phụ thuộc vào quan niệm của thẩm định viên và thẩm phán, trình độ kĩ thuật của họ trong lĩnh vực kĩ thuật của sáng chế. Tại Hoa Kỳ, để kiểm tra trình độ sáng tạo của sáng chế, thẩm định viên có thể áp dụng bài kiểm tra Graham tiến hành theo các bước như sau:
- Phạm vi và nội dung của tình trạng kĩ thuật: Thẩm định viên phải hiểu rõ về sáng chế và được bộc lộ và yêu cầu bảo hộ trong đơn cần thẩm định. Phạm vi bảo hộ sẽ được xác định bằng việc nghiên cứu tình trạng kĩ thuật
- Sự khác biệt giữa sáng chế yêu cầu bảo hộ và tình trạng kĩ thuật: được xác định bằng cách giải nghĩa, nghiên cứu ngôn ngữ trong yêu cầu bảo hộ đồng thời so sánh, tìm hiểu sáng chế yêu cầu bảo hộ và tình trạng kĩ thuật.
- Trình độ của những người có trình độ kĩ thuật trung bình trong lĩnh vực tương ứng. PHOSITA là những người được giả định là có hiểu biết trong lĩnh vực kĩ thuật tương ứng tại thời điểm tạo ra sáng chế. Những yếu tố để xác định trình độ của PHOSITA có thể là: vấn đề kĩ thuật trong lĩnh vực tương ứng, những giải pháp kĩ thuật trước đó cho vấn đề này, sự phức tạp của công nghệ và trình độ học vấn của những người hoạt động trong lĩnh vực tương ứng.
- Sự xem xét các yếu tố thứ yếu: thành công thương mại, vấn đề tồn tại đã lâu mà chưa được giải quyết, thất bại của những người đi trước…. Một sáng chế có thể không mang lại những kết quả bất ngờ và đột phá nhưng lại có thể giải quyết một vấn đề kĩ thuật đã tồn tại từ lâu mà vẫn chưa có giải pháp hoặc đã được thử nghiệm bởi nhiều chuyên gia trong lĩnh vực kĩ thuật trước đó mà vẫn chưa có ai thành công thì sáng chế đó có thể được công nhận là có tính sáng tạo. Những thành công đạt được khi khai thác thương mại sáng chế vào thời điểm ra quyết định khi thẩm định
cũng sẽ góp phần nâng cao khả năng sáng chế được công nhận có đủ tính sáng tạo để được bảo hộ.
Năm 2007, Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã đưa ra một phương pháp TSM (teaching-suggesting-motivation) để khẳng định rằng sáng chế không có tính hiến nhiên trong vụ tranh chấp giữa KSR Int’l Co và Teleflex , Inc. Mục đích đưa ra phương pháp kiểm tra này chính là tránh việc người sáng chế dựa vào quan điểm chủ quan của mình mà cho rằng sáng chế họ tạo ra đủ sáng tạo để được bảo hộ. Khi thực hiện bài kiểm tra này, thẩm định viên được yêu cầu đưa ra những gợi ý hoặc thúc đẩy tồn tại để kết hợp những yếu tố đã được biết đến là thành phần của sáng chế yêu cầu bảo hộ. Bài kiểm tra TSM này được sử dụng như một phương pháp bổ sung cho bài kiểm tra các nhân tố Graham khi thẩm định tính sáng tạo của sáng chế. “Từ chối bảo hộ do không đủ tính sáng tạo không thể được đưa ra chỉ dựa vào những kết luận mà phải có những lập luận thích hợp với những trích dẫn làm cơ sở cho quyết định pháp lý về sự hiển nhiên”. Những lập luận có thể dẫn đến kết luật về tính hiển nhiên bao gồm: Sự kết hợp các yếu tố của tình trạng kĩ thuật với các phương pháp đã biết để đạt một kết quả có thể dự đoán được, sự thay thế một yếu tố để đạt những kết quả có thể đoán trước được, sử dụng những kĩ thuật đã tồn tại để cải tiến một thiết bị bằng cách tương đương, áp dụng một kĩ thuật đã biết cho một thiết bị đã biết đến để cải tiến nhằm đạt được những mục đích có thể dự báo, thử nghiệm hiển nhiên, kết quả đã được biêt đến trong một lĩnh vực có thể tạo ra những khác biệt trong việc sử dụng trong cùng một lĩnh vực kĩ thuật hoặc một lĩnh vưc khác nhưng chủ yếu dựa vào sự nổi trội về thiết kế kiểu dáng hoặc những sức ép từ thị trường mà PHOSITA có thể dự báo được30….Phương pháp TSM đã được sử dụng trong trường hợp của Perfect Web Technologies, Inc. v. InfoUSA, Inc. để vô hiệu hóa một bằng sáng chế do bản chất tự nhiên của sáng chế yêu cầu bảo hộ.
Có thể nói tính sáng tạo là rào cản cuối cùng và cũng là rào cản khó khăn nhất đối với một sáng chế muốn được bảo hộ tại Hoa Kỳ bởi quốc gia này có mức yêu cầu bảo hộ cao hơn nhiều quốc gia khác. Tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam, Tây Ban Nha, Pháp…. các giải pháp kĩ thuật không đáp ứng được yêu cầu về tính sáng tạo vẫn có thể được bảo hộ dưới dạng giải pháp hữu ích. Tuy