La situation du respect du droit de la marque au Viet Nam - c2: 222112112111 1411110111 8211111 11 xe 10 4 LE plait CU MEM OW Geese svereuecenconae semana Serevent sevween nndei SNE oonlACh Uedaomnnonneereoathisnrsnnnnreeeseannwursennnesinnedtedatenene II
Depuis que l’économie du Viet Nam s’oriente officiellement vers |’économie de marché a partir de 1986, le pays assiste 4 une abondance des produits fabriqués et circulés en accompagnement des marques diversifiées Les consommateurs ont un large choix entre plusieurs produits de bonne qualité et aux prix concurrents, ce qui constitue un bon signe pour le développement du pays Cependant, il est impossible de nier que, d’une part, les atteintes aux droits de propriété intellectuelle en général et aux droits de la marque proprement dit font rage au Viet Nam et que d’autre part, la contrefagon de marque prend des formes diverses I] peut s’agir de lusage de la marque d’autrui pour apposer sur les produits identiques ou similaires de moins bonne qualité ou la contrefagon par imitation du signe provoquant la confusion au public, par exemple la vraie marque de mộdicament ô PANADOL ằ fait lobjet des imitations comme ô PARADOL ằ, ô FANADOL ằ, ô ANADOL ằ ou l’eau minộrale ôLA VIEằ aux couleurs bleues et blanches dont les marques d’imitation sont ô LA VILA ằ ou ô LA VILE ằ exprimées aux mémes couleurs que la vraie marque et utilisées pour |’eau purifiée ou encore ô ALPENLIEBE ằ de la Sociộtộ Perfetti dont la marque contrefaite ô ALIPABELIBE ằ pour les bonbons' On peut en multiplier des exemples La contrefacon provoque la confusion chez le public et cause de grosses pertes aux titulaires de marque et exerce une mauvaise influence sur le développement de léconomie du pays En outre, les marques des entreprises vietnamiennes ont ộtộ ô volộes ằ a l’ộtranger La marque PETRO de la Compagnie Gộnộrale Vietnamienne du Pétrole a été enregistrée aux Etats-Unis par un Vietnamien de nationalité américaine II en va de
' ô La protection de la marque, guide pour les entreprises ằ ou ô Trademark protection, handbook for business persons ằ Japan Patent Office Asia-Pasific Industrial Property Center, JII! page 132. mộme pour la marque du cafộ ô TRUNG NGUYEN ằ qui a ộtộ enregistrộe et usurpộe au Japon’.
On peut multiplier ces exemples Ceci provoque de grosses pertes aux détenteurs de la marque et exerce de mauvais effets sur le développement économique du pays Ainsi, les atteintes aux droits de la marque au Viet Nam deviennent alarmantes La protection de la marque constitue plus que jamais une question urgente et brùlante.
La mise en ceuvre de la politique de ô Renouveau ằ exige l°intộgration du Viet Nam dans la région et dans le monde Dans ce contexte, |’accession 4 1?OMC est envisagée par le Viet Nam depuis sa fondation en 1995 Le 1“ janvier 1995, la candidature du Viet Nam à IOMC a été recue' Le Viet Nam devient donc l’observateur de cette organisation I] a déployé depuis ses efforts particuliers dans la réforme juridique en vue de rendre le systéme du droit vietnamien conforme a celui de l?OMC, c’est-a-dire 4 son ensemble des accords multilatéraux parmi lesquels se trouve l°Accord ADPIC.
Cependant, |’état de lieu de la rèplementation du droit de la marque et de son application au Viet Nam ne répond pas aux exigences nationales et internationales : le droit de la marque est lacunaire, imprécis et difficile à étre appliqué dans la pratique La future intégration du Viet Nam a OMC exige davantage de ce pays la conformité du droit vietnamien de la marque aux régles imposées aux Etats membres et nécessite en conséquence la modification de son systéme juridique.
La France a une longue tradition de droit civil qui exerce historiquement une grande influence sur le système juridique du Viet Nam De surcroit, elle fait partie des pays fondateurs de la premiére convention multilatérale de la propriété intellectuelle II s’agit de la CUP du 10 mai 1883 qui inspire essentiellement 1’ Accord ADPIC La France est également un pays membre de IOMC depuis sa création en 1995.
Dans ce contexte, létude du droit vietnamien de la marque dans les perspectives de Pintégration a IOMC revét une signification d’actualité particuliére Cette étude sera multidimensionnelle dans la mesure of la méthode de comparaison entre le droit vietnamien et le droit frangais y est appliquée en référence aux régles fixées dans |’ Accord ADPIC.
' Dr DINH Van Thanh et avocat DINH Thi Hang “La marque dans le droit civil”, Edition de la Police populaire,
C’est pour toutes ces raisons que nous avons choisi le sujet de recherche dans le cadre du master des affaires internationales suivant: ôLe droit de la marque dans les perspectives de l’intộgration à L’OMC: Etudes comparatives en droit vietnamien et en droit francais ằ.
L’exigence du sujet détermine le développement du mémoire qui se divise en deux grandes parties et les sous — parties, a savoir :
LA PREMIERE PARTIE: L’ACCES A LA PROTECTION DU DROIT SUR LA
MARQUE DANS LE CADRE DE LOMC Chapitre I : Les signes susceptibles d’étre protégés Chapitre II : L’enregistrement de la marque
LA DEUXIEME PARTIE : LA PROTECTION DU DROIT SUR LA MARQUE DANS LE CADRE DE L’OMC
Chapitre I : Le contenu du droit sur la marque Chapitre II : Les moyens d’assurer le respect du droit sur la marque
En traitant le sujet, nous tentons d’utiliser en fonction des taches précises de chacune des parties la méthode de synthése, la méthode analytique et la méthode de droit comparé en vue de répondre successivement aux questions: le droit vietnamien de la marque se conforme — t — il aux exigences de |’Accord ADPIC ? Sinon, en quoi n’y est-il pas conforme ? Comment doit — il étre modifié ? Le sujet est traité en comparaison avec le droit francais qui constitue un bon exemple de sa conformité a ’’OMC.
' PHAM Quang Thao, NGUYEN Kim Dung et NGHIEM Quy Hao “L accession du Viet Nam à l'OMC - les atouts et les dộfis ằ Edition de la Politique Nationale, 2005, page 139.
L’ACCES A LA PROTECTION DU DROIT SUR LA MARQUE
DANS LE CADRE DE LOMC
L’accés au droit sur la marque requiert le choix des signes susceptibles d’étre protégés par la loi et l’accomplissement de certaines formalités d’enregistrement Aux fins de protection internationale du droit de la marque parmi les autres droits de propriété industrielle, 1’ Accord ADPIC impose aux Etat membres les signes susceptibles d’étre protégés ainsi que les différentes restrictions concernant les conditions d’enregistrement de la marque Nous examinons successivement les signes susceptibles d’étre protégés (Chapitre I) et l’enregistrement de la marque (chapitre IT).
LES SIGNES SUSCEPTIBLES D’ETRE PROTEGES
Les signes choisis doivent répondre aux exigences imposées par |’Accord ADPIC aux Etats membres (Section Ij En tant que membre de ÌOMC, les signes protégés en France doivent s’y conformer et la modification du droit vietnamien est nécessaire en la matiére (section II)
SECTION I LES EXIGENCES DE L’OMC CONCERNANT LES SIGNES
Nous étudions en premier temps les signes autorisés (§ 1) et en second temps les signes interdits par l?OMC (§ 2). § 1 Les signes autorisés par l?OMC et par la Convention d’Union de Paris
La marque est internationalement régie par la CUP depuis 1883 mais il n’y a que l’AccordADPIC qui soit le premier accord multilatéral définissant de facon détaillée la marque a son article 15.1 : “Tout signe, ou toute combinaison de signes, propres a distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre a constituer une marque de fabrique ou de commerce De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que de toute combinaison de ces signes, seront susceptibles đ être enregistrés comme marque de fabrique ou de commerce Dans les cas ou les signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits et les services pertinents, les Membres pourront subordonner I’enregistrabilité au caractére distinctif acquis par l’usage Les Membres pourront exiger, comme condition de l’enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement” Par cette disposition, ledit Accord fixe les éléments constitutifs de la marque (A), les critéres de sa validité (B) et les différents types de marque (C).
A Les éléments constitutifs de la marque
La notion de marque selon |’Accord ADPIC reste très large puisque tout signe qui a l’aptitude d’étre distinctif peut devenir une marque L’art 15.1 a également énuméré une liste d’exemple des signes susceptibles d’étre une marque tels que les noms de personnes, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et la combinaison de couleurs ainsi que de toute combinaison de ces signes La liste n’est pas limitative puisque l’art 15.1 précise que “de tels signes, en particulier les noms de personnes ” peuvent constituer une marque les signes qu’il énumére par la suite Il découle de cette disposition et de la législation de certains pays - membres de l’ OMC que les signes suivants sont susceptibles d’étre une marque.
Hs sont constitués d’un ou plusieurs mots de sorte qu’ils peuvent se prononcer, se lire et s’écrire et doivent étre distinctifs Ils peuvent étre les noms de personnes, des noms géographiques, les slogans et les devises ou les termes de fantaisie Ce genre de marque est trés frộquent, par exemple Pierre Cardin pour les vộtements, Bordeaux pour les vins ou ô Une banque à qui parler ằ pour le Crộdit mutuel ou ô Sans parfum, la peau est muette ằ' etc.
2 Les lettres et les chiffres Les lettres et les chiffres sont susceptibles de constituer une marque Cependant, tous les lettres et les chiffres ne peuvent devenir une marque notamment les lettres et les chiffres isolés qui manquent de la distinctivité et ne peuvent donc constituer une marque protégée C’est pour cette raison que plusieurs systèmes juridiques hésitent a protéger les chiffres et les lettres En Allemagne et en Autriche, lorsque les signes déposés ne se composent que de lettres, celles-ci
Lindépendance de la marque par rapport à la licéité des produits ou services marqués
C’est une bonne expérience pour le droit vietnamien de la marque. §2 La modification du droit vietnamien
Les signes susceptibles d”être protégés a titre de marque sont essentiellement prévus dans le Code civil de 1995 mis en application par le Décret no63/CP du 24 octobre 1996, modifié par le Décret 06/CP du 1“ février 2001 et les autres reglements Le nouveau Code civil de 2005 entrée en vigueur le 01/01/1996 rapporte des innovations Il ne fixe que les conditions générales des droits de propriété intellectuelle et ne contient plus les dispositions spécialisées de chacun d’ entre eux Les signes susceptibles de constituer les marques sont énoncés dans le projet de loi de la propriété intellectuelle de 2005 Les textes en vigueur qui restent généraux, incomplets et insuffisants ne s’adaptent plus a la politique d’ouverture économique et d’intégration du pays.
Ainsi, nous envisageons les dispositions 4 modifier, d’abord, en ce qui concerne les signes autorisés (A) ensuite, les signes interdits (B) en droit vietnamien.
Nous examinons successivement les éléments constitutifs de la marque (1), la validité des signes (2), et les différentes catégories de marques (3).
1 Les éléments constitutifs de la marque a Le champ limitatif des signes protégés par la loi vietnamienne
L’art 785 du Code civil vietnamien de 1995 dispose que “/a marque est l'ensemble des signes servant a distinguer les produits ou services de méme catégorie des entreprises distinctes.
La marque est susceptible d’étre des mots, des assemblages de mots, des images, ou la combinaison de ces éléments avec une ou plusieurs couleurs” La liste des signes énumérés peut entendre de deux maniéres Dans le 1“ sens, il s’agit d’une liste limitée c’est-a-dire que la marque ne peut étre composée de signes énumérés Dans le 2° sens, il s’agit d’une liste non exhaustive c’est-a-dire que d’autres signes sont susceptibles de devenir une marque sous réserve d’étre distinctifs La pratique a tendance a appliquer le 2° sens, il s’agit donc d’une liste non exhaustive.
Ii résulte de l’art 785 du Code civil qu’il existe trois types de signes susceptibles de constituer des marques: les mots et l’assemblage des mots, les images ou la combinaison des mots ou l’assemblage des mots avec les images Les mots et l’assemblage des mots se composent des lettres et des chiffres ayant une signification ou non mais qui doivent être prononcables Les images comportent les dessins, les photos La combinaison de ces éléments constitue une marque.
Elle peut étre soit la réunion des dits éléments dont chacun est individuellement protégeable, soit l'association d’éléments qui sont pris individuellement dépourvus de caractère distinctif et arbitraire Elle peut s’exprimer en une ou plusieurs couleurs La couleur qui fait partie, donc, des moyens d’expression des signes, nˆest pas individuellement protégée en droit vietnamien.
Par conséquent, le champs des signes susceptibles de constituer des marques reste trés limité par rapport a celui prévu a |’art 15.1 de l’Accord ADPIC, ainsi qu’a l’art L.711-1 du CPI francais Comme nous |’avons vu, l’art 15.1 de l’Accord ADPIC admet expressément les lettres, les chiffres, les noms de personne, les éléments figuratifs et notamment les combinaisons de couleurs qui sont protégeables soit de facon individuelle, soit de maniére composée.
Conformément audit Accord, L.711-1 du CPI frangais adopte les signes susceptibles de constituer des marques dans sa liste non exhaustive tels que les dénominations: mots, assemblage de mots, noms patronymique et géographique, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles; les signes sonores (sons, phrases musicales); les signes figuratifs: dessins, étiquettes, cachet, lisiéres, reliefs, hologrammes, logos, images de synthése, les formes, le conditionnement, les dispositions, les combinaisons ou nuances de couleurs qui sont également susceptibles être protégés soit de facon individuelle, soit de maniére composée Avec la reconnaissance des signes sonores, le droit francais de la marque est allé plus loin que |’Accord ADPIC sans pour autant y étre contraire.
Cependant, l°Accord bilatéral de commerce entre le Viet Nam et les Etats-Unis en 2000 consacre son article 6.1 a une définition plus large de la marque: “/a marque doit étre constituée par tout signe, ou toute combinaison de signes, propre a distinguer les produits ou les services d'une personne (physique ou morale) de ceux d'autres personnes De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les combinaisons de couleurs, les éléments figuratifs sur les produits ou services, et sur l’emballage de produits, marques de services, marques collectives et marques de certification” Par rapport a l’art 785 du Code civil, cette définition étend le champ des signes constitutifs de la marque aux lettres, aux chiffres, aux combinaisons de couleurs, aux éléments figuratifs sur les produits ou services, et sur 1°emballage des produits Elle est donc plus complete, plus conforme à l°Accord ADPIC et plus adaptable aux exigences du développement économique, aux besoins des entreprises vietnamiennes et étrangéres.
De telles analyses démontrent la nécessité de modifier les dispositions positives vietnamiennes concernant |’étendue les signes autorisés 4 être adoptés en tant que marque. b L’élargissement des signes constitutifs de la marque en conformité avec Ì'Accord ADPIC
Par rapport a lart 15.1 de l’ Accord ADPIC, la défimtion de la marque du Code civil est moins ouverte et moins forte Selon celle de l'Accord ADPIC, “tout signe ou toute combinaison de signes, propre a distinguer les produits ou les services” peut étre enregistré comme marque.
Dans le contexte de |’intégration économique internationale notamment lorsque le Viet Nam devient membre de IOMC, il est obligé d’appliquer les principes fondamentaux imposés par lAccord ADPIC L’application des principes de la clause de la nation la plus favorisée, du traitement national ainsi que |’enregistrement international selon le système de |’ Arrangement de Madrid, obligent le Viet Nam a adopter, en matière de marque, les signes autorisés conformément audit Accord.
De son côté, la mise en oeuvre des conventions bilatérales exige également cet élargissement H est important d’élargir la définition de la marque comme celle en droit francais.
Il est nécessaire d’indiquer expressément dans la loi les signes autorisés : les noms de personne, les chiffres, les lettres, la combinaison des couleurs, les nuances de couleurs, les signes tridimensionnels, les formes, le conditionnement, les signes sonores, ou n’importe quelle combinaison de ces signes A Il’heure actuelle, les signes choisis pour constituer les marques se diversifient Par exemple, aux Etats — Unis, le cri d’un Lyon pour les bandes dessinées de MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) est protégé ou ainsi que |’odeur de la fleur Flumeria pour désigner le fil à coudre ou a broder! Au Viet Nam, le gouvernement est en train d’accorder des priviléges pour attirer les investissements notamment les investissements étrangers Les investisseurs emménent avec eux les produits et les services accompagnés des marques dont les éléments constitutifs sont variés Nous ne pouvons encourager les investisseurs tout en limitant le champ des signes autorisés dans la loi.
Le projet de loi de 2005 dộfinit, a l’art 81, la marque comme ce qui suit : ô la marque protộgộe est le signe visible qui se représente sous forme des lettres, des mots, des dessins, des images voire les images tridimensionnelles ou par la combinaison de ces éléments avec une ou plusieurs couleurs et qui est distinctif ằ Cette dộfinition est dộja plus ouverte et plus large que celle de I’art 785 du Code civil mais plus limitộe que celle de l’accord commercial vietnamo-amộricain et de ẽ°Accord ADPIC.
Les chiffres, les combinaisons de couleur ou lemballage de produits sont toujours absents La
! United Stades Patent and Trademarks Office (2001), Trademarks, the Fingerprints of Commerce, cité par Vu Thi
Hai Yen, dans I’article intitulé “La notion de marque dans le Code civil vietnamien”, Revue du droit de |’Université de droit de Hanoi n°3 2003, p.86 couleur n’est pas protégée isolément mais ne constitue qu’un moyen d’expression Nous espérons que ces signes y seront prévus a la version définitive du projet Dans le cas contraire, le droit vietnamien ne répond pas aux exigences de lOMC.
Par la suite, nous envisageons les conditions de validité des signes choisis.
Les signes choisis doivent remplir les conditions requises par la loi Ainsi, nous examinons successivement la distinctivité des signes (a) la disponibilité des signes (b) la possibilité d’étre perceptible visuellement (c). a La distinctivité des signes
* L’exigence de la distinctivitộ : conformộment a ẽ°art 15.1 de l’ Accord ADPIC, |’exigence de la distinctivié des signes susceptibles de constituer des marques est, comme ce qu’est prévu a lart L.711.1 du CPI frangais, imposée a l’art 785 du Code civil : “la marque est l’ensemble des signes servant a distinguer les produits ou services de méme catégorie des entreprises distincfes ” Ainsi, la marque doit étre intrinsèquement distinctive.
La procédure d’ acquisition de la marque sur le plan int€rn€ óc: nh Hee 60 B L’enregistrement international de la marque selon |’ Arrangement de Madrid
Conformément a 6.1 de la CUP, la réglementation de la procédure d’ acquisition de la marque est réservée aux législateurs des Etats membres Sur ce point, comme dans la plupart des pays au monde, la procédure d’acquisition de la marque en droit frangais se compose de 4 étapes: le dépôt (1), l*examen (2), la délivrance du certificat d’enregistrement (3) et le droit d’ opposition (4).
1 Le đépôt de la demande d'enregistrementEn droit francais, le dépdét est la remise d’une demande d’enregistrement a L’ InstitutNational de la Propriété Industrielle (L’INPI) ou au greffe d’un tribunal de commerce, a défaut au
TGI dans le ressort duquel le demandeur a été établi ou domicilié (l’art R.712-1 CPI) Il peut être effectué directement ou par voie postale ou par télécopie.
L’auteur du đépôt peut étre toute personne physique ou morale qui est habilitée 4 acquérir un droit de la marque (l’art L.711-1 du CPI) Aucune autre qualité que la personnalité juridique n’est exigée par la loi (la capacité d’exploitation, la qualité d’étre commercant etc ) La personne physique ou morale peut effectuer le dépôt elle-méme ou par le biais d’un mandataire ayant son siége ou son domicile ou encore son établissement en France (1’art R.712-2 CPI) Cependant, les marques collectives de certification ne peuvent étre déposées que par une personne morale (1’art.
S’agissant des étrangers des Etats membres de la CUP, ils bénéficient également du principe de l’assimilation aux nationaux, qui est énoncé a l’art 2 de la CUP et introduit en droit francais a l’art L.712-11 Ce principe est élargi aux étrangers non-unionistes, s’ils ne sont ni établis ni domiciliés sur le territoire frangais Ils peuvent acquérir une marque en France a condition qu’ils justifient d’avoir réguli¢rement déposé celle-ci ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement et que leurs pays accordent la réciprocité de la protection aux marques francaises (l’art L.712-11 du CPI) De plus, lorsqu’il s’agit de la pluralité des déposants, |’acquisition de la marque en copropriété est également autorisée a l”art.
On peut dire que les régles frangaises en la matiére sont trés larges et ouvertes Notamment celles qui régissent les étrangers méme non-unionistes peuvent être soumises aux mémes conditions que les étrangers unionistes de l°art 2 de la CUP Ceci, bien stir avec la condition de réciprocité de leurs pays avec la France Ainsi, non seulement le droit francais est conforme a la CUP mais encore 1] a élargi l’art 2 de la CUP aux autres étrangers hors de la CUP.
* Forme et contenu de la demande
Un dépôt ne peut porter que sur une seule marque La demande doit respecter les diverses conditions de forme a peine d’irrecevabilité (les articles L.712-2 et R.712-3) telles que lidentification du déposant, le modéle de la marque, la représentation géographique complétée par une bréve description et lénumération des produits et des services auxquels elles s’appliquent, lénumération des classes correspondantes et la justification d’un droit de priorité prévu a l’art L.712-12 du CPI etc Le dépôt est accompagné du paiement de la redevance (I’art.
R.411-17) L’énumération de ces éléments revét une grande importance puisqu’elle permet de déterminer le futur droit sur la marque à conférer.
Conformément aux dispositions de la CUP et de l’Accord ADPIC qui confrère le pouvoir de fixer les formalités d’enregistrement aux Etats membres, lart L.712-7 impose un double examen des demandes d’enregistrement: un examen de condition de forme (1’ art L.712-7.a) et un examen de condition de fond (I’art L.712-7.b,c)
* [examen des conditions de forme
Le dépôt doit répondre aux conditions de forme prévu aux articles L.712-7; R712-10 Si non, il va être déclaré irrecevable (l’art R.712-7 du CPI).
* L ‘examen des conditions de fond de la demande
L’examen de fond est imposé par les articles L.712-7b, R712-10-2 selon lesquels L’INPI va vérifier si le signe choisi est susceptible de constituer une marque valable et si une opposition est éventuellement formée Le signe doit être susceptible de représentation graphique, d’étre distinctif, d’étre licite, de ne pas étre usuel, générique et nécessaire et de ne pas étre déceptif.
Ceci est conforme a I’art 15 de l’ Accord ADPIC.
3 L’enregistrement et la délivrance de la décision d’enregistrement
Si la demande n’a été ni rejetée ni retirée, la marque sera enregistrée L’enregistrement est la décision du directeur de ]’INPI qui sera inscrite au Registre national des marques (I’art R.714- 2 CPI) De son côté, un certificat est adressé au déposant qui lui accorde le titre de propriété de la marque (l’art R712-23 du CPI).
L’enregistrement produit ses effets 4 compter de la date de dépôt de la demande (I’art.
L.712-1) ou de la date de priorité selon |’art 4 de la CUP La durée de priorité est de six mois a compter du premier dépôt régulier dans |’un des pays de |’ Union.
4 PublicationConformộment a l'art 15.5 de l’Accord ADPIC disposant que ô Les Membres publieront chaque marque de fabrique ou de commerce soit avant qu’elle ne soit enregistrée, soit dans les moindres dộlais aprộs son enregistrementằ, la publication est prộvue avant et aprốs Penregistrement en France (I’art R.712-8) Tout dépôt recevable et l’enregistrement admis sont publiés au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) et s’inscrivent au Registre national des marques (I’art R.714-2) C’est aussi a partir de cette publication que les actes d’utilisation de la marque peuvent étre qualifiés de contrefacon (l’art L.716-2).
Conformément aux articles 15.5 (enregistrement illicite) de ’ Accord ADPIC, la procédure d’opposition est expressément précisée aux articles L.712-4, L.712-5, L.712-6 du CPI qui fixent le délai, les personnes habiles à agir et la procédure d’ opposition L’ opposition peut étre formulée dans le délai de 2 mois (l’art L.712-3) à compter de la publication de la demande d’enregistrement Elle n’est réservée qu’aux marques antérieures Saisi d’une opposition a l’enregistrement, le directeur de I'INPI devra savoir si le dép6t porte atteinte au droit sur la marque antérieure dans un délai de 6 mois tout en rendant une décision motivée L’ opposition est considérée comme rejetée si aucune décision n’est intervenue dans le délai de 6 mois Si Popposition est justifiée, la demande d’enregistrement est rejetée (lart L.712, al.1“, c) Par contre, l’enregistrement provisoire de la marque opposée est admis si cet enregistrement est indispensable a la protection de la marque a l°étranger.
Une autre possibilité est reconnue en droit frangais pour lutter contre l*enregistrement frauduleux L’action en revendication de I’acquisition frauduleuse est indiquée expressément a Part L.712-6 Elle se prescrit par trois ans 4 compter de la publication de la demande d’enregistrement Ceci est en conformité avec l”art 6 septiés de la CUP qui prévoit la radiation de la marque ou le transfert au profit du propriétaire de l’enregistrement frauduleux de la marque.
Les décisions du directeur de l’INPI concernant la délivrance, le rejet ou le maintien des titres de propriété industrielles sont susceptibles d’étre contestées devant les cours d’appel et éventuellement devant la Cour de cassation (l’art L.411-1 du CPI) Ceci se conforme a I’art 41.4 de l’Accord ADPIC.
B L’enregistrement de la marque sur le plan international
En France, l’enregistrement international de la marque est régi par |’Arrangement deMadrid, Le Protocole de Madrid et la marque communautaire par le Réglement du Conseil n°40/94 du 20 décembre 1993.
La demande d’enregistrement international doit préciser les pays ó la protection réclamée doit étre adressée a |’ INPI qui la retransmet par la suite au Bureau international de |’Organisation mondiale de la propriété industrielle qui accomplit les procédures auprès des pays désignés.
La reconnaissance des MAFQUES NOLOITES scerescovesccsreancnuecaeevesscxenvenmuseemaanrnennnorerenereameeeecnnves 64 D., Durộe du dfửit:dE Marque sss csssssesssacsasenass snastoeasedians 33113818S048315561443811858101013.SE48E13SERLSEISISEERKSENEENESEEDOERSO 64 E Les ealises de perté dé la Marque’ .iscuvererserectervssenesttttierera tin tists connate nat ana buna URE enaRMRE ART TITORETOATES 64
Les signes choisis et enregistrés conformément a la loi conférent a leurs titulaires le droit exclusif qui est composé du monopole d’exploitation et du droit d’interdire au tiers de porter atteinte a leur droit C’est en ce sens que l’Accord ADPIC pose des régles régissant le contenu du droit sur la marque (chapitre I) et les moyens d’assurer le respect du droit sur la marque (chapitre II).
CHAPITRE I LE CONTENU DU DROIT SUR LA MARQUE
Nous étudions en premier temps les exigences de la CUP et de 1’ Accord ADPIC à propos du contenu de la marque (Section I) et en second temps la conformité du droit francais et du droit vietnamien en la matiére (Section II).
LES EXIGENCES DE L’OMC RELATIVES AU CONTENU
DU DROIT SUR LA MARQUE Le contenu du droit sur la marque est réglementé par la CUP et |’Accord ADPIC qui imposent des obligations minimales a respecter I] s’agit du droit exclusif du propriétaire de la marque (§1) et des contrats relatifs 4 la marque que ce dernier peut passer (§2). §1 Le droit exclusif du titulaire du droit sur la marque
L’enregistrement régulier de la marque accorde 4 son titulaire le droit exclusif (A) qui est entouré des restrictions (B).
A Le contenu du droit exclusif1, Le droit exclusif du titulaire de la marque
D’une part, le droit exclusif accorde a son titulaire le monopole d’exploitation de la marque réguliérement enregistrée ou reconnue par l’usage ainsi que la liberté de cession D’autre part, le propriétaire de la marque posséde le droit d’interdire au tiers d’utiliser sa marque pour les produits et les services similaires Le propriétaire de la marque notoire peut élargir, par exception, son interdiction méme aux produits et services qui ne sont pas identiques ou similaires C’est pourquoi, |’art 16.1 de l’Accord ADPIC dispose que: ô Le titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrộe aura le droit exclusif d’empécher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d’opération commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services a ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas ou un tel usage entrainerait un risque de confusion En cas đusage d'un signe identique pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera présumé exister Les droits décrits ci-dessus ne porteront préjudice a aucun droit antérieur existant et n’affecteront pas la possibilité de subordonner l’existence des droits a l’usage ằ.
En conséquence, l°enregistrement de la marque offre 4 son titulaire un droit de propriété incorporel qui consiste en un droit exclusif d’exploitation ou un monopole d’exploitation opposable a tous L’Accord ADPIC définit le contenu de son droit tout en précisant ce que les tiers ne peuvent faire sans l°accord du titulaire de la marque En principe, le propriétaire de la marque est le seul a avoir le droit d’exploiter celle-ci, c’est-a-dire de la reproduire, de l’apposer, de l’utiliser, de l’offrir en vente et/ou d’importer les produits revêtant de sa marque ou méme de supprimer la marque pour les produits et services désignés au dépôt.
L’art 16.1 dudit Accord prộcise que les tiers n’ont pas de droit de ô{ ] faire usage au cours d’opération commerciale des signes identiques ou similaires pour des produits et services identiques ou similaires ằ Par la suite, il ộnonce lộtablissement de la prộsomption de confusion dés qu’il y a usage d’un signe identique pour des produits et services identiques par les tiers Cette confusion sera donc réprimée par la loi nationale.
Pour que le droit exclusif soit maintenu, il existe des obligations qui pésent sur son proprictaire.
2 L’obligation de |’exploitation du titulaire de la marque
En général, le droit de la marque s’accompagne de |’ obligation d’exploiter cette marque A défaut d’ exploitation, le titulaire encourt une déchéance de son droit.
La CUP n’impose pas l°obligation d’exploiter la marque, mais fixe les sanctions du défaut d’exploitation L’art 5C1 de la CUP dispose que ô Si, dans un pays, l'utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l'enregistrement ne pourra étre annulé qu après un délai équitable et si l’intộressộ ne justifie pas des causes de son-inaction ằ Il en rộsulte que la non-exploitation sans justes motifs d’une marque pourra entrainer |’annulation de cette marque Cependant, un délai équitable doit être accordé par les Etats membres pour entamer |’exploitation aprés l’enregistrement En réalité, ce délai équitable est combiné avec celui prévu a l’art 19 de P Accord ADPIC.
L’art 19 de l’Accord ADPIC va plus loin en fixant l’obligation d’usage a légard des titulaires de marque et un délai concret Aux termes dudit article, !’usage d’une marque est obligatoire sous peine de radiation en cas de non-usage pendant une période ininterrompue au moins 3 ans sans justes motifs Il en déduit que pendant la durée de protection d’une marque, s’il arrive une période ininterrompue de non-usage de 3 ans au moins de la vie d’une marque, qu’elle soit au commencement ou a la fin, la marque sera radiée Ceci se différencie de la CUP qui prộvoit ô un dộlai ộquitable ằ pour entamer |’exploitation d’une marque C’est un progrộs de
1’Accord ADPIC par rapport 4 la CUP en la matiére En réalité, les Etats membres fixent ce délai a 5 ans tels que les Etats-Unis’, PUnion européenne’, la France ou le Viet Nam.
D’autres obligations pésent aussi sur le propriétaire de la marque, s’il veut conserver son droit.
Il doit veiller 4 renouveler son dépét, a défendre activement sa marque et à prendre des précautions pour que sa marque ne devienne pas générique ou déceptive (L’art 6quinquiés de la CUP).
Les limites du droit exclusifi c cceccscceeseeessceceeeessesteeseseesesesseasaseescsesissescsneasisesesenssenseessnsatensereaseeey 69 §2 Lies €GTitfa(§ SUP lã IAT UG isscececcsees perarrenscexusmeosnerenrmeeeceremmeermnern eer Aero 72 A, la Cession libre du droit dé la:marqué ssc w0sacis cuee.n acne 10 818063538831395011854810103838199549183990308981351008 72 Les différents types de ion nh ố ốố 73 SE GIO NGI, cccsccnes engage evemnweawngngeconnn ez oleae seb SF ap Fav er aa NE pS eae aoanin vce va ART van dU ART ea 74 LA CONFORMITE DU DROIT FRANCAIS ET DU DROIT VIETNAMIEN AUX EXIGENCES DE L’OMC CONCERNANT LE CONTENU DU DROIT SUR LA MARQUE S2 Hư, 74
Le droit exclusif du titulaire de la marque se borne au principe de spécialité (1) et doit respecter les régles de concurrence (2).
Le principe de spécialité signifie que la marque ne peut étre appropriée que pour les produits et services désignés dans le dépôt de !’enregistrement Le monopole d’exploitation accordé au titulaire de la marque n’a pour effet que d’empécher les concurrents d’utiliser le méme signe pour désigner les produits et services identiques, ou les produits et services
! Japan Patent Office, Asia-pacific Industrial Property Center, III, Trade mark protection, Handbook for business persons, page 90
* Japan Patent Office, Asia-pacific Industrial Property Center, III, Trade mark protection, Handbook for business persons, page 99 pré.cité similaires Le titulaire de la marque n’a donc pas une appropriation absolue, mais se limite a certains usages bien déterminés.
Le principe de spécialité n’est expressément prévu ni à la CUP ni a |’Accord ADPIC, mais son existence et son application sont implicitement admises dans ces deux textes Tel est le cas de Part 16.3 de lAccord ADPIC qui applique l'exception du principe de spécialité pour les marques notoires La protection de la marque notoire est étendue méme aux produits et services qui ne sont pas similaires Le titulaire de la marque notoire peut s’opposer a l’emploi du même signe par les tiers pour les produits et les services qui ne sont pas similaires ou identiques Par conséquent, le principe de spécialité constitue une limite du droit exclusif du signe sauf pour la marque notoire.
2 Les limites apportées au droit de marque par le droit de la concurrence
Le monopole d’exploitation de la marque ne doit pas étre contraire aux régles de la concurrence et ne peut constituer des actes de concurrence déloyale L’art 10 bis.1 de la CUP impose aux Etats membres |’ obligation d’assurer une protection effective contre la concurrence dộloyale II donne une dộfinition de l’acte de concurrence dộloyale qui comporte ô fout acte de concurrence contraire aux usages honnộtes en matiộre industrielle et commerciale ằ.
Pour assurer en méme temps la liberté du commerce et la protection des droits de propriété intellectuelle, l’art 8.2 de l’Accord ADPIC prévoit une possibilité d’édicter les mesures appropriộes des Etats membres visant a ô{[ ] ộviter l’usage abusif des droits de propriộtộ intellectuelle par les détenteurs de droits ou le recours a des pratiques qui restreignent de maniére déraisonnable le commerce ou sont préjudiciables au transfert international de technologie ằ Il en dộcoule que ledit article ne se limite pas a interdire des actes de concurrence déloyale comme dans la CUP, mais il exige encore des Etats membres le contréle de toute pratique qui fait obstacle au commerce et qui empéche le transfert international de technologie, exercée par le titulaire du droit de la marque parmi d’autres droits de propriété intellectuelle.
L’abus de position dominante des marques notoires ou les ententes entre les titulaires de marque pour contrdéler ou répartir le marché constituent des pratiques de concurrence déloyale qui empéchent le commerce des produits et des services.
Le contrôle des Etats membres sur l’usage abusif du titulaire de la marque s’étend également a la concession de licences Les Etats membres ont la possibilité de réglementer les conditions qui entourent cette concession de licences afin d’ộviter ô [ ] un usage abusif de droits de propriété industrielle ayant un effet préjudiciable sur la concurrence sur le marché considộrộ ằ (art 40 de Accord ADPIC) notamment en matiộre des clauses de rộtrocession, licences groupées etc.
3 L’épuisement du droit de la marque
Comme les autres droits de propriété intellectuelle, le droit de la marque peut étre ô ộpuisộ ằ, on l’appelle souvent ô/’ộpuisement du droit de la marqueằ ô L’ộpuisement ằ constitue une des limites du droit exclusif du titulaire de la marque Dès qu’un produit dont la marque est protégée, est commercialisé par son titulaire ou par un tiers avec le consentement du titulaire, le droit de marque de celui-ci sur son produit commercialisé n’existe plus, car il est ôộpuisộ ằ Cette limitation est parfois appelộe la ô thộorie de la premiộre vente ằ, car les droits d’exploitation commerciale d’un produit donné expirent avec la premiére vente de ce produit Par conséquent, sauf disposition législative contraire, les actes postérieurs de revente comme location, prét ou autres formes d’utilisation commerciale par des tiers ne peuvent plus étre confrôlés ou contestés par le titulaire de la marque II existe des principes de |’épuisement national, de l’ộpuisement rộgional et de l'ộpuisement international’ Le choix de l’un ou ẽ°autre principe est subordonné 4 la volonté du législateur des pays.
L’Accord ADPIC n/’aborde pas la question d’épuisement mais ne |’interdit pas Les Etats membres sont libres de décider la question, mais sous réserve de la non-discrimination parmi les Etats membres et de respecter le principe du traitement de la nation la plus favorisée (art 3 et 4 ADPIC).
L’article 6 de !’Accord ADPIC confirme ce principe, en disant qu’aucun Etat membre ne peut se baser sur la convention en cas de différend en matiére d’épuisement a |’exception de violation des principes de non-discrimination et du traitement de la nation la plus favorisée.
En pratique, le principe d’épuisement est prévu dans de nombreuses législations au monde telles que celles des Etats-Unis, du Japon, de |’Union européenne ou de la France etc afin de favoriser la libre commercialisation des produits et des services.
Le titulaire de la marque posséde non seulement le droit exclusif, c’est — a — dire le monopole d’exploitation, mais aussi la liberté de passer des contrats sur la marque.
' http//www.wipo/int/petites et moyennes entreprises, Epuisement international et importation en parallèle. §2 Les contrats sur la marque
Le principe de la cession libre du droit de la marque est affirmé par les dits Accords (A) qui imposent également les différents types de contrat (B).
A La cession libre du droit de la marque
Comme nous I’avons vu préalablement, la cession du droit de la marque par son titulaire fait partie de son droit exclusif I] peut y avoir la cession de la propriété de la marque et la cession de son droit d’exploitation.
La CUP et l’Accord ADPIC favorisent la cession du droit de la marque indépendamment du transfert de |’entreprise ou du fonds de commerce auquel la marque appartient L’art.
6quarter.1 dispose que “lorsque, conformément a la législation d’un pays de |'Union, la cession d'une marque n'est valable que si elle a lieu en méme temps que le transfert de Ì 'entreprise ou du fonds de commerce auquel la marque appartient, il suffira pour que cette validité soit admise, que la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce située dans ce pays soit transmise au cessionnaire avec le droit exclusif d'y fabriquer ou d’y vendre les produits portant la marque céđ¿e” II en découle que dans l°hypothèse ó la cession de marque doit être accompagnée du transfert de l°entreprise ou du fonds de commerce auquel la marque appartient, il suffit qu’une partie de l°entreprise ou du fonds de commerce soit transférée avec la marque La cession sera réputée valable.
L’art 21 de l’Accord ADPIC va plus loin que la CUP en précisant que le titulaire d’une marque enregistrộe a le droit de la cộder “sans qu 1ẽ y ait nộcessairement transfert de è enireprise a laquelle la marque appartient” De plus, ledit article interdit clairement les licences obligatoires pour les marques dans les Etats membres: “’étant entendu que la concession de licences obligatoires pour les marques ne sera pas autorisée” Ceci s’explique par le fait que le droit de la marque n’est pas un droit de création, mais un droit d’occupation A la différence du brevet d’invention qui fixe un délai de protection déterminé, la durée de protection de la marque se renouvelle infiniment L’appropriation d’un brevet d’invention dans une longue durée peut entraver le transfert de la technologie, le développent de la science ou les intéréts économiques d’un pays tandis qu’il n’en va pas de méme pour une marque Par conséquent, en matiére de marque, les licences obligatoires ne sont pas autorisées par l°Accord ADPIC Encore une fois,ceci garantit la libre cession de la marque par son titulaire.
B Les différents types de contrat
Ni la CUP ni l’Accord ADPIC ne donne une définition concréte des contrats de cession ou de licence de la marque Cependant, leurs existences sont reconnues à |’art 21 de |’Accord ADPIC C’est aux Etats membres de les définir et de fixer les conditions de forme et de fond En réalité, il existe deux types de contrats répandus: le contrat de cession et la licence d’exploitation (la concession).
Les limites du droit exclusifi cc ố ŨDŨDỪỤỪ: 5
La pratique du droit exclusif du propriétaire de la marque se limite au principe de spécialité (1) et ne doit pas constituer des pratiques anticoncurrentielles ou des actes de concurrence dộloyale (2) et s’incline au principe đe ô l’ộpuisement ằ (3).
Le droit francais de marque applique le principe de spécialité qui consiste a limiter le droit exclusif aux produits et services désignés a l’enregistrement Par conséquent, le propriétaire de la marque n’a pas le droit de s’opposer a l’usage de la méme marque pour les produits et services radicalement différents La seule exception apportée 4 ce principe est destinée aux marques notoires Ceci est conforme a la CUP et al’ Accord ADPIC,
Le principe de spécialité ne constitue pas la seule limite du droit exclusif Celui-ci doit étre également soumis aux régles de la concurrence.
2 Les limites apportées au droit de marque par le droit de la concurrence
Par rapport a |’art 10 bis de la CUP et a I’art 40.1 de l’Accord ADPIC qui imposent auxEtats membres |’obligation d’empécher les pratiques anticoncurrentielles dues a l’usage abusif du propriétaire de la marque, de maniére générale et la concession de licences qui provoque les effets préjudiciables a la concurrence, la loi francaise interdit des pratiques anticoncurrentielles de l'art L.420-1 a larticle L.420-7 du Code francais de commerce Sont prohibées en droit frangais les pratiques anticoncurrentielles telles que les ententes illicites (l’art L.420-1 : l’art 7 de l’Ordonnance du 1” décembre 1986), l’abus de position dominante (I’art L.420-1 : l’art 8 de ladite Ordonnance) lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet d’empécher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence du marché Ces pratiques sont condamnées, lorsqu’elles tendent a limiter laccès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, a faire obstacle a la fixation des prix par le libre jeu du marché, a limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements, ou le progrés de technique et à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.
Or, les contrats de concession exclusive ou de distribution sélective des propriétaires de la marque sont en principe autorisés en droit francais, mais risquent d’étre utilisés aux fins anticoncurrentielles Par exemple, les contrats de distribution peuvent servir à exclure du marché des distributeurs qui, outre les conditions de qualités, n’acceptent pas d’autres conditions relatives au niveau des prix ou des marges bénéficiaires' Ceci viole l’art 7 de ladite Ordonnance.
Quant a |’abus de position dominante exigeant la dépendance économique, la notoriété d’une marque peut étre considérée comme un élément constitutif pour un distributeur en état de dépendance économique vis- à-vis du fournisseur propriétaire de la marque’ En effet, la notoriété de la marque apporte des clients au distributeur qui doit accepter des conditions imposées par le propriétaire de la marque telles que la condition de limite géographique, afin de répartir le marché, ne permet pas au distributeur de vendre ses produits aux clients qui sont hors du territoire géographique prévu Toutes ces pratiques sont sévérement sanctionnées par les peines d’emprisonnement (4ans) et les amendes importantes (jusqu’a 75.000 euros) (1art L.420-7 du Code francais de commerce).
Par rapport aux dispositions de la CUP et de |’Accord ADPIC, la loi frangaise ne prévoit pas de mesures destinées exclusivement a l’empéchement de |’usage abusif du titulaire de la marque dans les concessions de licence, mais ces mesures sont directement régies par les régles de concurrence, lorsqu’elles constituent des actes de concurrence déloyale ou des pratiques anticoncurrentielles Ceci n’est pas contraire à la CUP ni al’ Accord ADPIC.
S’ajoutant au principe de spécialité et aux régles de concurrence, |’épuisement du droit de la marque constitue la troisième limite.
' Michel Pédamon, “Droit commercial”, Editions Dalloz, 2000, page 415.
3 L épuisement du droit de la marque Le droit exclusif offre a son titulaire le droit de contrôler jusqu’a |’acquéreur final du produit la commercialisation des produits et services revêtus de sa marque Mais ce contrôle est entravé par le principe de |’épuisement du droit appliqué par le droit francais de la marque.
L’art L.713-4 du CPI introduit le principe d’épuisement communautaire du droit de la marque avec des conditions strictes en disposant que ô le droit confộrộ par la marque ne permet pas a son titulaire d’interdire Iusage de celle-ci dans le commerce dans la Communauté ộconomique europộenne ô ou de l’espace ộconomique europộenneằ sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ằ Il en rộsulte qu’aprộs la mise en circulation dans l*UE ou dans |’EEE des produits et services revétus de sa marque avec son consentement, le titulaire de la marque na plus le droit de contrôler leurs commercialisations sur ce grand territoire Ce qui permet de protéger la libre circulation et la commercialisation des produits et services sur le marché européen.
Cependant, une exception au principe de l’épuisement du droit est également édictée par le mộme article a l’alinộa 2 permettant a son titulaire de ô s’opposer a tout nouvel acte de commercialisation ằ avec justes motifs lorsqu’il y a la modification ou |’altộration ultộrieurement intervenue de |’état des produits Il a été jugé qu’il y a une représentation inadéquate du produit de nature a nuire a la réputation de la marque et à celle de son titulaire lorsque l’altération des numéros de séries du produit constitue une altération du produit lui - méme qui justifie que le titulaire de la marque s’oppose à la poursuite de sa commercialisation’.
L’article 6 de lAccord ADPIC accorde aux Etats membres la liberté de décider l’épuisement du droit de la marque 4 condition que ces Etats observent le principe de traitement national et celui de la nation la plus favorisée En conséquence, l°application de ce principe en droit francais n’est pas contraire 4 la CUP ni à 1’Accord ADPIC.
Nous avons vu létendue du droit exclusif en droit frangais ainsi que ses restrictions Nous étudions par la suite quels sont les contrats sur la marque admis en droit frangais.
' Michel Pédamon, “Droit commercial”, Editions Dalloz, 2000, page 433.
? TGI, de Paris, 15 novembre 1996 PIBD 1997, III, Note 3 sous l’article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle page 409. §2 Les contrats sur la marque
Le principe de la cession libre de la marque est adopté par le droit francais (A) qui prévoit également les différents types de contrat (B).
A La reconnaissance du principe de la cession libre de la marque
L’art 21 de l’Accord ADPIC impose le principe de la cession libre de la marque: “Je titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit de la céder sans qu 1Ì y ait nécessairement transfert de Ì emreprise a laquelle la marque appartient” Il en découle que la cession de la marque est indépendante de |’établissement sur lequel la marque est exploitée La France a toujours adopté le système de la cession libre de la marque Le principe de la cession libre de la marque soutenu par la doctrine francaise est édicté a l’art L.714-1 : “Les droits attachés a la marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l’entreprise qui les exploite ou qui les fait exploiter ” ' II est également suivi par la jurisprudence Ainsi, ceci est en conformité avec ledit Accord.
B Les différents types de contrat
En droit francais, le droit de marque peut faire l?objet de diverses formes de contrat d’exploitation Il peut s’agir de la cession, de ia licence d’ exploitation (la concession), de l’apport en société et du nantissement Ces contrats sont soumis à l’exigence d’un écrit (1’art L.714-1 al.4 du CPI) et de publicitộ au Registre National des marques (ẽ'art L.714-7 du CPI) Le CPI ne réglemente que les exigences de forme du contrat de cession de marque Concernant les conditions de fond, ce sont les régles de droit commun de la vente posées par les articles 1502 a
Par rapport a |’Accord ADPIC qui admet la libre cession et la licence de la marque a son article 21, le droit francais a élargi l’application du présent accord a d’autres modalités telles que Papport en société en nature ou en jouissance de la marque ou son nantissement En fait, ces derniéres constituent d’autres variétés de cession et d’exploitation de la marque II parait que ceci n’est pas contraire au principe de la cession libre du présent Accord.
En résumé, nous avons vu le droit francais avoir édicté les régles régissant le droit exclusif du propriétaire de la marque et ses limites de la méme maniére que celles de la CUP et de l’Accord ADPIC A noter que le droit exclusif est réglementé de facon plus détaillée et plus élargie en droit francais L’épuisement du droit sur la marque qui n’est ni exigé, ni interdit par les dits Accords est adopté en droit francais Le propriétaire du droit sur la marque peut non seulement passer les contrats de cession et de licence autorisés par ledit Accord, mais aussi en faire des apports a la société ou du nantissement Ceci favorise l’exploitation de la marque et n’est donc pas contraire aux objectifs visés par les dits textes et donne une bonne expérience pour le Viet Nam. §2 La modification du droit vietnamien Par la suite, nous étudions consécutivement le contenu du droit exclusif (A) et les limites de ce droit exclusif (B) en droit vietnamien.
A, Le contenu du droit exclusif
Le respect des obligations générales n
Le respect des obligations générales concerne I’introduction des procédures (1) et l’auto- conformité de ces procédures (2).
Conformément aux exigences de l°Accord ADPIC (l’art 41) relatives a l obligation d’introduire dans les Etats membres les procédures a faire respecter les droits de propriété intellectuelle y compris le droit de la marque, les différentes mesures civiles, pénales ainsi que les mesures provisoires et celles a la frontiéres (la retenue à la douane) sont édictées en droit francais pour réprimer la contrefacon de la marque Nous les étudierons au fur et 4 mesure dans les parties suivantes.
Nous examinons successivement le respect des caractéristiques de procédure (a) et les conditions requises par ledit Accord concernant les décisions judiciaires (b). a) Les caractéristiques de procédure
* Les procédures loyales et équitables : Les procédures loyales et équitables sont exigées a Part 42 dudit Accord qui comporte le droit d’accés aux procédures judiciaires et civiles des détenteurs des droits de propriété intellectuelle y compris le droit de la marque, la notification a temps au défendeur, le droit de représentation par un conseil juridique indépendant et le droit a la preuve Toutes ces exigences sont admises en droit francais avant son adhésion a IOMC.
En droit frangais, l’action en contrefacon de la marque est en principe ouverte au propriétaire de la marque (I'art L.716-5 du CPI) En cas de copropriété, chaque propriétaire peut agir seul Le cessionnaire de la marque peut agir a condition que la cession ait été inscrite au Registre national des marques et a compter de la date de cette inscription Le titulaire d’une marque notoire non enregistrée ne peut donc agir en contrefacon, mais seulement en concurrence déloyale Le licencié exclusif dont le contrat a été publié a le droit d’agir en contrefacon si le contrat le permet En conséquence, le propriétaire, le cessionnaire et le licencié exclusif sont habilités a agir en contrefacon de la marque Ils sont tous les détenteurs du droit de la marque.
Ceci se conforme a l°art 42 dudit Accord.
Le droit de représentation par un conseil juridique indépendant est admis en droit francais (les articles 411 a l"art 420 du NCPC) Chaque partie peut étre représentée par une personne physique ou morale habilitées par la loi (l’art 414 du NCPC) ou au moyen des mandats prévus a l'art 416 du NCPC qui dispose que ô Quiconque entend reprộsenter ou assister une partie doit Justifier qu'il en a recu le mandat ou la mission [ ] ằ
* La compétence du contentieux en matiére de conirefacon de marque : en droit frangais, s”IH s’agit de l’action civile, la contrefacon de la marque reléve du Tribunal de grande instance ; s’il s’agit de l’action pénale, elle relève du Tribunal correctionnel Ceci est conforme a |’ Accord ADPIC qui confie aux autorités judiciaires des Etats membres la compétence de statuer en matiére de respect des droits de propriété intellectuelle. b) Les décisions rendues par les autorités judiciaires
*La motivation des décisions rendues
Conformộment a ẽl°art 41.3 de l°Accord ADPIC qui dispose que ô les dộcisions au fond seront [ ] motivộes ằ L’obligation de motiver les jugements en droit francais prend une source trés ancienne dans la loi des 16-24 aoôt 1790 Elle a aujourd’hui une valeur constitutionnelle en droit frangais' qui s’impose a tous Ceci prouve |’auto-conformité du droit francais aux exigences de l?OMC méme avant son adhésion a l?OMC en 1995,
L’art 41.3 de lAccord ADPIC exige que les dộcisions de fond ô seront mises a la disposition au moins des parties a la procộdure sans retard indu ằ, c’est — a — dire que les décisions rendues seront notifiées aux parties concernées dans le délai le plus court En conformité avec ledit article, la loi francaise a consacré neufs articles du Nouveau Code de procédure civile (NCPC) (les articles de 675 à 682) a la notification des jugements aux parties.
L’art 677 du NCPC édicte que le jugement doit étre notifié aux parties elles-mémes De plus, le caractére obligatoire de la notification des jugements est fixé par la jurisprudence frangaise’.
* La révision des décisions administratives par les autorités judiciaires
Conformément a |’exigence prévue à l°art 41.4 de l’Accord ADPIC, en droit frangais, les décisions du directeur de l’INPI concernant la délivrance, le rejet ou le maintien des titres de propriété industrielle sont susceptibles d’étre contestées devant les cours d’appel et éventuellement devant la Cour de cassation (l’art L.411-4 al.2 du CPI).
Ainsi, le droit frangais répond non seulement aux exigences générales dudit Accord, mais aussi aux régles spéciales qui contiennent des obligations spécifiques.
Le respect des obligations spécifiques c.cccccccccsesscsssseseesesecsesecsecessecseescseseceeesessnseaeeseseseceetenssaeneeaeeeeees 93 §2 Lã Modification en droit VIELHRHHÍETT sessenaesddaenioioniidat0a1183084184156111164818154585866150514853140E51314118164X83431358 98 A Le respect des obligations : 2v) nh
Comme nous !’avons vu préalablement, le droit franeais est bien conforme aux obligations de caractére général en matiére de procédure Par la suite, nous allons voir si le droit francais se conforme aux obligations spécifiques imposées par l’ Accord ADPIC en matière de procédures civiles et administratives (1) et de mesures pénales (2).
1 Les procédures et mesures civiles et administratives
! Décision C consti., no 77-1012, 3 nov.1977, Rec p.70, Décision citée par Jean Vincent, Serge Guinchard, Précis
“Procédure civile”, Editions Dalloz, 25° édition, 1999, page 854.
2 Paris, 29 nov.1979, Bull avoués 1980, no 74.13 (ord du J.A.M), arrét cité par Jean Vincent et Serge Guinchard dans l’ouvrage ô Procộdure civile ằ, Editions Dalloz, 25° ộditions, page 868.
Nous étudions successivement la preuve (a), les sanctions civiles (b) et les mesures provisoires (Cc). a) La preuve
Conformément a l’art 42 de lAccord ADPIC qui impose aux Etats membres |’ obligation d’accorder aux parties la faculté de justifier leurs allégations par la présentation des éléments de preuve raisonnablement accessibles, |’art 9 du NCPC indique expressément cette faculté comme suit : ô/] incombe a chaque partie de prouver conformộment a la loi les faits nộcessaires au succes de sa prộtention ằ Il s’agit donc non seulement de la facultộ de rapporter la preuve a l*appul, mais aussi d’une obligation ou d’une charge pour les parties a prouver leurs allégations.
Ceci est tout a fait conforme a la régle imposée par |’ Accord ADPIC.
De plus, l°art 42 dudit Accord dispose davantage qu’au cas ou les éléments de preuve se trouvent entre les mains de la partie adverse, les autorités judiciaires sont habiles a ordonner a cette partie de produire ces éléments de preuve L’art 11 du NCPC frangais édicte cette possibilitộ : ôLes parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge a _ tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, a la requéte de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin a peine d'astreinte Il peut, a la requéte de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la méme peine, la production de tous documents dộtenus par des tiers s'il n'existe pas dempờchement lộgitimeằ La partie qui dispose des preuves relatives 4 d’autres parties est obligée de les fournir aux juges sous peine d’astreinte I] en va de méme pour les tiers (les articles 139, 140, 141 du NCPC) Ceci est en conformité avec |’art 42 dudit Accord.
En matiére de marque, la contrefacon est un fait illicite qui est prouvé par tous les moyens'.
Le demandeur de |’action en contrefacon peut la prouver par tous les moyens S’il s’agit de la contrefacon constituant une faute civile, le demandeur pourra la prouver par tous les moyens admis par la procédure civile (écrits, témoignages, présomption etc.) S’il s’agit de la contrefacon constituant une faute pénale, le demandeur peut la prouver par tous les moyens admis par la procédure pénale (saisie, perquisition, etc.).
' Cass crim, 23 juin 1930, Annales 1932, p.345, arrét cité par Frédéric Pollaud-Dulian dans I’ ouvrage “Droit de la propriété industrielle, Editions Monchrestien, 1999, page 679
Ainsi, conformément a ]’Accord ADPIC, le droit à la preuve est en matiére de marque accordé en méme temps au demandeur et au défendeur Le demandeur prouve la contrefacon de la marque Le défendeur apporte la preuve pour contester le droit sur la marque du défendeur ou l’atteinte a la marque prétendue Le principe de la preuve libre est appliqué en matiére de marque.
Aux fins de réprimer la contrefagon, les parties peuvent prouver leurs allégations par tous les moyens de preuve admis par la loi frangaise. b) Les injonctions civiles et administratives
Conformément aux articles 44 et 46 de lAccord ADPIC imposant les différentes injonctions émises par les autorités judicaires en vue de réprimer dans le bref délai les actes portant atteinte au droit de marque parmi les autres droits de propriété intellectuelle, les différentes ordonnances émises par le tribunal dans le méme but sont édictées en droit francais pour réprimer les produits contrefaits importés a la douane (I’art L.716-8 du CPI) ainsi que ceux de l’intérieur de la France par |’interdiction du juge en référé de la poursuite des actes argués de contrefacon (l’art L.716-6 du CPI).
Au soutien des dits articles, la saisie-contrefacon est prévue en droit frangais (l’art L.716-7 du CPI) de fagon a faciliter la preuve de la contrefacon II s’agit, au moyen d’un officier public, de la description de la contrefacon et dans certains cas de la saisie (avec ou sans appréhension matérielle) d’échantillons des articles de argués de contrefacon, voire tous ces articles C’est une mesure trés sévére qui est ainsi entourée de conditions strictes prévues par la loi Ceci renforce l*objectif ủxộ de 1? Accord ADPIC. c) les sanctions civiles
Conformément a I’art 45 dudit Accord imposant au contrevenant |’ obligation de verser les dommages-intéréts en vue de réparer le dommage causé au détenteur du droit, la loi francaise engage la responsabilité civile de l’auteur des atteintes au droit de la marque (I’art L.716-1 du
CPI) Dˆaprès la jurisprudence frangaise, la réparation vise au préjudice effectif en déterminant la perte subie et le gain manqué' Le préjudice en matiére de marque découle de l'atteinte a la marque elle-méme, de la dépréciation de la marque, des frais et peines du procès.
' Paris, 16 février 1976, Annales, 1977, p.33, arrét cité par Frédéric Pollaud — Dulian dans I'ouvrage “Droit de propriété industrielle” Editions Montchestien, 1999, page 689
* La publication đe la décision prononcée
En droit frangais, la juridiction qui prononce la condamnation d’un contrefacteur peut ordonner la publication de sa décision (en totalité ou en partie) aux frais du défendeur (l’art.
L.716-13 du CPI) Ceci n’est pas prévu par ledit Accord, mais sans pour autant y est contraire, puisque cette mesure a une valeur dissuasive et renforce |’ objectif de cet Accord.
Hormis des dommages-intéréts et la publication de la décision prononcée présentés ci- dessous, |’interdiction des actes de reproduction et de l’usage du signe contrefait est admise par la jurisprudence frangaise' et assurée par |’astreinte, par la radiation de la marque contrefaite, par la confiscation ou la destruction des objets revêtus de la marque contrefaite et des instruments ayant servi a réaliser la contrefacon.
Toutes ces sanctions sont conformes à lobjectif fixé par lAccord ADPIC visant une protection effective du droit de la marque parmi les autres droits de propriété intellectuelle. c) Les mesures provisoires I] s’agit des mesures judiciaires et de la retenue a la douane.
Conformément à l'art 50 dudit Accord qui contraint les Etats membres à autoriser les autorités judiciaires 4 ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces, l"art L.716-6 du CPI permet d’obtenir du juge, sous astreinte ou par la constitution d’une garantie, |’interdiction provisoire de la poursuite des actes argués de contrefacon en attendant la décision au fond II s’agit là d’une mesure destinée a éviter l’aggravation du préjudice subi par le titulaire de marque ou le licencié exclusif La requéte de ces mesures du détenteur de la marque doit être engagée dans un bref délai.
Conformément à la section IV (de I’art 51 à 60) dudit Accord portant sur les prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontiére, est visée a lart L.716-8 du CPI francais une procédure de retenue en douane relative à la demande de suspension, a sa durée, a l’avis de suspension, ala garantie et a la caution.
' Cass com.23 mai 1990: Ann propr ind.1990, 264, arrét cité par Joanna Schmidt-Szalweski et Jean-Luc Pierre dans l’ouvrage “Droit de propriété industrielle” Editions Litec, page 231.
L’art L.716-8 du CPI permet au titulaire de la marque enregistrée de demander a l’administration des douanes de retenir provisoirement, à |’occasion de ses contrôles, des marchandises prétendues contrefaites Pour cela, une demande écrite suivant les modalités prévues a |’art R.716-1 du CPI et a l’arrété du 6 février 1995 Cette demande peut étre présentée méme préventivement, c’est — 4 — dire avant l’entrée des marchandises contrefaites sur le territoire frangais.
Conformément a |’art 55 dudit Accord, le demandeur a un délai de 10 jours pour entamer la procédure civile ou pénale Une prorogaton de 10 jours de suspension peut être éventuellement accordée au requérant.
Le respect des obligations Spécifiques nh
1 Les procédures et mesures d’ordre civil
Les exigences de l°Accord ADPIC portent sur la preuve (a), les injonctions civiles et administratives (b), les sanctions civiles (c) et les mesures provisoires (d). a) La preuve
* Le droit a la preuve : le droit vietnamien et le droit francais sont conformes 4a I’art 42 dudit Accord imposant aux Etats-membres |’ obligation d’accorder aux parties de justifier leurs allégations par la présentation des éléments de preuve raisonnablement accessibles Les articles 6, 79, 58-2 du CPC vietnamien édictent l’obligation de produire la preuve a l’appui pour défendre les droits et les intéréts légaux des parties concernées.
*L 'accès a la preuve : \’art 42 dudit Accord impose également aux Etats membres qu’au cas ó les éléments de preuve se trouvent entre les mains de la partie adverse, les autorités judiciaires sont compétentes pour ordonner 4 cette partie de produire ces éléments de preuve.
L’art 85 du CPC du Viet Nam impose l"obligation de fournir des preuves aux parties : en cas d’insuffisance de preuves, le juge est habilité 4 demander par écrit aux parties de fournir et de compléter les preuves I] en résulte que cette disposition est conforme 4 l’art 42 dudit Accord.
Cependant, par rapport a I’art 11 du NCPC francais dans lequel l’ordonnance de fournir des preuves du juge est accompagnée de peine d’astreinte, or, lart 85 du CPC du Viet Nam est dépourvu de sanction Par conséquent, ledit article de la loi vietnamienne manque d’efficacité En effet, que pourra faire le juge sans sanctions, si les parties n’acceptent pas de fournir des preuves ordonnées ?
L’art 89 du CPC fixe les éléments de preuve II n’existe pas d’exigence de preuve destinée exclusivement au droit de propriété intellectuelle Les parties peuvent prouver par tous les moyens de preuves prévues par la loi (les documents, les objets, les déclarations des témoins et des parties, le résultat d’expertise et autres éléments).
En bref, il faut compléter les sanctions et le délai dans la loi vietnamienne pour que soit efficace l’ordonnance du juge visant a enjoindre des parties de fournir des preuves. b) Les injonctions
Les différentes injonctions accordées au juge judiciaire, afin de mettre fin aux atteintes à un droit dans un bref délai voire d’écarter et de détruire les marchandises contrefaites, sont imposées aux articles 44 et 46 dudit Accord A la différence du droit frangais, il n’existe pas en droit vietnamien d’injonctions civiles destinées exclusivement aux droits de propriété intellectuelle; il faut avoir recours aux régles de procédure civile qui imposent des injonctions ordonnées par le juge en cas de référé (les articles 100-1 : injonction du juge et 99-2 : pour défendre la preuve).
Les articles 102-12, 115 du CPC interdisent la poursuite d’un acte déterminé Mais la loi ne précise pas quel type d’acte reléve du champ d’application de cet article Ce qui provoque quand méme des difficultés pour la protection des droits de propriété intellectuelle notamment du droit de la marque I] manque des injonctions civiles en matiére de contrefacon de la marque en droit vietnamien Ceci n’est pas conforme audit Accord qui exige des injonctions civiles ordonnées par le juge en matiére de contrefacon des droits de propriété intellectuelle.
En revanche, il existe des injonctions administratives réservées a la contrefacon de la marque Les articles 17, 18, 19 du décret n° 12/1999/ND-CP du 6 mars 1999 portent sur la confiscation, la retenue et la destruction des marchandises contrefaites Ceci est tout a fait conforme aux articles 44 et 46 de l’Accord ADPIC indiqués ci-dessus. c) Les sanctions civiles
Au regard de l'art 45 de !’Accord ADPIC, le contrevenant a |’obligation de verser les dommages-intéréts en vue de réparer le préjudice causé au détenteur du droit I] s’agit en occurrence du droit de la marque A la différence du droit francais a l’art L.716-1 du CPI, aucun texte du droit vietnamien ne prévoit clairement que la responsabilité civile sera engagée en cas de contrefacon de la marque, sauf |’art 54-2 du décret 63/CP/1996 précisant l’application des régles de procédure civile en matiere de contrefacon de la marque En réalité, ce sont les articles 609, 610, 615 du C civil de 1995 ou ẽ°art 604 du C civil de 2005 portant sur la responsabilitộ extra — contractuelle qui s’y appliquent Le contrevenant doit réparer le préjudice causé au détenteur de la marque sur le fondement de la responsabilité civile extra — contractuelle Ceci est conforme a !’art 45 dudit Accord.
En pratique, les sanctions civiles ne sont pas appréciées au Viet Nam Ceci est di a plusieurs raisons Les pertes causées au détenteur de la marque se composent de la perte subie et du gain manqué c’est - a — dire qu’outre la perte économique effective, la dépréciation de la marque entrainant la perte du prestige de l’image de la marque chez les clients a une valeur importante Or, aucun texte n’énonce le calcul du dommage extra — contractuelle qui doit se fonder en réalité sur l’accord des deux parties' Au cas de désaccord des parties, le détenteur de la marque peut — il obtenir le gain manqué ? La réponse affirmative est difficile à obtenir et cela en fonction des cas.
En réalité, au Viet Nam, |’action civile en matiére de marque n’est pas appréciée par les détenteurs du droit 4 cause de la longévité de la procédure et de la non — rentabilité de cette action Ceci explique le nombre trés modeste des décisions rendues” en la matiére malgré la gravité des atteintes au droit de la marque.
Ainsi, il vaut mieux prévoir clairement |’engagement de responsabilité civile en cas de contrefacon de la marque II faut prévoir au moins les principes de détermination et de calcul du dommage en matiéere de propriété intellectuelle et notamment en matiére de contrefacon de marque Pour le moment, ces dispositions sont absentes en droit vietnamien, ce qui fait obstacle au juge, aux parties ainsi qu’a la protection de la marque.
En ce sens, le projet de loi de 2005 se consacre a ces dispositions aux articles 208 (les sanctions civiles), 211 (principe de calcul du dommage), 212 (fondements pour le calcul du dommage) Nous espérons que ces dispositions seront maintenues à la version définitive afin de
! L’avocat DO Thi Minh Thuy, Cabine d’avocat Pham et associés, son intervention intitulé “Le rôle de l’avocat dans la pratique de protection des droits de propriộtộ intellectuelle” au sộminaire sur ô Le mộcanisme de garantie de la protection du droit de propriộtộ intellectuelle dans le processus d’intộgration internationale du Viet Nam ằ en date du 9 avril 2005 précité
? Voir le tableau des statistiques précitées. faciliter la protection des droits de propriété intellectuelle et notamment en matiére de contrefacon de marque.
* La publication de la décision prononcée