Tình huống Năm 2010 Công ty X (THAILAN) nộp đơn đăng ký nhãn hiệu "MANLI & Hình" cho dược phẩm để liên doanh tại Việt Nam sử dụng Tuy nhiên, đơn bị từ chối vì bị coi là tương tự với nhãn hiệu "MANLYX"[.]
Tình huống: Năm 2010 Cơng ty X (THAILAN) nộp đơn đăng ký nhãn hiệu "MANLI & Hình" cho dược phẩm để liên doanh Việt Nam sử dụng Tuy nhiên, đơn bị từ chối bị coi tương tự với nhãn hiệu "MANLYX" công ty Y ( Đài Loan) bảo hộ quốc tế từ năm 2006 có định Việt Nam cho sản phẩm dược phẩm Yêu cầu : Bằng lập luận áp dụng quy định pháp luật nhãn hiệu,hãy trình bày phương án mà Cơng ty X áp dụng để nhãn hiệu MANLI chấp nhận bảo hộ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ PHƯƠNG ÁN 1:Thực khiếu nại định từ chối cấp văn bảo hộ để khẳng định nhãn hiệu “MANLI & Hình” đáp ứng điều kiện bảo hộ Theo Luật sở hữu trí tuệ quy định điều kiện bảo hộ nhãn hiệu gồm có: (theo Điều 72 Luật SHTT) - Là dấu hiệu nhìn thấy dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể hình ba chiều kết hợp yếu tố đó, thể nhiều mầu sắc; - Có khả phân biệt hàng hố, dịch vụ chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ chủ thể khác Như vậy, nhãn hiệu đăng ký vi phạm hai điều kiện nói khơng đăng ký bảo hộ Tuy nhiên, nhóm xin phân tích số ý sau nhằm chứng minh việc MANLI có khơng phải sản phầm tương tự MANLYX, đủ điều kiện cấp văn bảo hộ thực quyền khiếu nại định từ chối Thứ nhất, dấu hiệu hai sản phẩm Theo thông tin nhãn hiệu MANLI MANLYX có đơi nét tương đồng cách phát âm coi tương tự nhãn hiệu có dấu hiệu khác hoàn toàn : Nhãn hiệu MANLI MANLYX có cách phát âm khác Nhãn hiệu mà cơng ty X đăng kí bảo hộ nhãn hiệu « Manli hình », đó, Manli cấu thành từ chữ La tinh, thông thường đọc Man-li, cách phát âm hồn tồn phù hợp với ngơn ngữ người Việt Nam, dễ dàng ghi nhớ dễ nhận biết ; nhãn hiệu MALYX phát âm Man-lích Có thể thấy cách phát âm hai nhãn hiệu hoàn toàn khác nhau.Do vậy, nhãn hiệu Manli bị coi tương tự với nhãn hiệu Manlyx lý nhóm sản phẩm số 05 bị từ chối đăng ký nhãn hiệu chưa đủ Dấu hiệu nhận biết hai nhãn hiệu khác nhau.Công ty X đăng kí nhãn hiệu Manli gồm có dấu hiệu chữ hình ảnh thể sản phẩm, tạo thành tổng thể; nhãn hiệu MANLYX lại khơng có đặc điểm trên, có chữ cái; số lượng chữ thể nhãn hiệu không giống (Manli chữ Manlyx chữ), điều khó coi điểm giống để coi hai nhãn hiệu tương tự Thứ hai, cơng ty X lập luận sản phẩm mà hai công ty cung cấp không trùng nhau, không coi sản phẩm tương tự Theo thông báo số1378/TB-SHTT Cục Sở hữu trí tuệ ngày 9/12/2012 việc áp dụng xuất lần X phân loại quốc tế hàng hóa dịch vụ theo thỏa ước Nice phân loại hàng hóa/ dịch vụ dùng để đăng ký nhãn nhóm sản phẩm số 05 gồm có Các chế phẩm dược, thú y; Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tếChất ăn kiêng dùng ngành y, thực phẩm cho em bé;Cao dán, vật liệu dùng để băng bó;Vật liệu để hàn sáp nha khoa;Chất tẩy uế;Chất diệt động vật có hại;Chất diệt nấm, diệt cỏ theo bảng này, công ty X đưa lập luận sản phẩm cơng ty khơng trùng với cơng ty Y đăng ký trước ( lập luận sản phẩm công ty X chế phẩm dược, thú ý ; sản phẩm công ty Y lại sản phẩm chất diệt nấm, diệt cỏ, hai sản phẩm có cơng dụng, chất, cách sử dụng hồn tồn khác nên gây nên nhầm lẫn) Thứ ba, cơng ty X đưa đồng ý văn chủ nhãn hiệu Manlyx việc đăng ký nhãn hiệu Manli hình Luật sở hữu trí tuệ quy định nhãn hiệu pháp luật bảo hộ gồm có loại sau : 17 Nhãn hiệu tập thể nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ thành viên tổ chức chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hố, dịch vụ tổ chức, cá nhân thành viên tổ chức 18 Nhãn hiệu chứng nhận nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng hàng hóa, dịch vụ tổ chức, cá nhân để chứng nhận đặc tính xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ xác, độ an tồn đặc tính khác hàng hố, dịch vụ mang nhãn hiệu 19 Nhãn hiệu liên kết nhãn hiệu chủ thể đăng ký, trùng tương tự dùng cho sản phẩm, dịch vụ loại tương tự có liên quan với (khoản 17, 18, 19 Điều Luật SHTT) Trong trường hợp này, cơng ty X có quyền đăng kí nhãn hiệu Manli hình theo nhãn hiệu liên kết Nhãn hiệu liên kết có nhứng đặc điểm bật như: + Cùng chủ sở hữu (người đăng ký nhãn hiệu) + Tương tự nhãn hiệu nhóm sản phẩm dịch vụ, + Liên quan tới mẫu nhãn hiệu nhóm ngành sản phẩm dịch vụ cung cấp Theo trên, cơng ty X cơng ty Y có chung sản phẩm nhóm số 05, có tương tự mẫu nhãn hiệu nhóm sản phẩm, Nếu công ty X công ty Y có mối quan hệ với (như tập đồn, chủ đầu tư, ) nhằm chứng minh nguồn gốc sản phẩm cơng ty X đăng ký nhãn hiệu có văn đồng ý công ty Y việc chấp thuận đăng ký nhãn hiệu hồn tồn đưa để xin cấp lại nhãn hiệu Từ phân tích nói trên, cơng ty X dựa vào để đưa lập luận nhằm khiếu nại đơn từ chối Cục SHTT, yêu cầu cấp văn bảo hộ nhãn hiệu “Manli hình” PHƯƠNG ÁN 2: Thực chấm dứt hiệu lực văn bảo hộ nhãn hiệu “MANLYX” Công ty Y Trước hết, sở pháp lý để Công ty X nộp đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bảo hộ nhãn hiệu “MANLYX” Khoản Khoản Điều 95 Luật sở hữu trí tuệ 2005 Khoản Điều 95 Luật SHTT có quy định: “Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu quan quản lý nhà nước quyền sở hữu công nghiệp chấm dứt hiệu lực văn bảo hộ trường hợp quy định điểm c, d, đ, e g khoản Điều với điều kiện phải nộp phí lệ phí,…” Khoản Điều 95 Luật SHTT có quy định: “Quy định khoản 1, Điều áp dụng chấm dứt hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu” Như vậy, nhãn hiệu “MANLYX” công ty Y đăng ký bảo hộ quốc tế bị chấm dứt hiệu lực văn bảo hộ có u cầu chấm dứt từ cơng ty X thỏa mãn nêu Khoản Điều 95 Luật SHTT (bao gồm: điểm c, d, đ e g Khoản Điều này) Tại Điểm c, d, đ, e g Khoản Điều 95 Luật SHTT có quy định: “c) Chủ văn bảo hộ khơng cịn tồn chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu khơng cịn hoạt động kinh doanh mà khơng có người kế thừa hợp pháp; d) Nhãn hiệu không chủ sở hữu người chủ sở hữu cho phép sử dụng thời hạn năm năm liên tục trước ngày có u cầu chấm dứt hiệu lực mà khơng có lý đáng,…đ) Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu tập thể không kiểm sốt kiểm sốt khơng có hiệu việc thực quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; e) Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận khơng kiểm sốt,kiểm sốt khơng có hiệu việc thực quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; g) Các điều kiện địa lý tạo nên danh tiếng,chất lượng,đặc tính sản phẩm mang dẫn địa lý bị thay đổi làm danh tiếng,chất lượng,đặc tính sản phẩm đó.” Tuy nhiên, thực tế công ty Y: - Đăng ký nhãn hiệu “MANLYX” vào năm 2006, đến 2010 ( tức bốn năm sau) công ty X xin đăng ký nhãn hiệu “MANLI” Vì vậy, cơng ty X khơng thể gửi u cầu chấm dứt hiệu lực văn bảo hộ nhãn hiệu “MANLYX” theo điểm d khoản Điều 95 Luật SHTT - Việc đăng ký độc quyền nhãn hiệu công ty Y thuộc trường hợp điểm đ Khoản Điều 95 Luật sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu tập thể (là nhãn hiệu mà nhiều chủ thể có quyền sử dụng nó) - Nhãn hiệu “MANLYX” khơng mơ tả đến nguồn gốc hàng hóa từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể vậy, quy định điểm g Khoản Điều 95 Luật SHTT không áp dụng làm yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bảo hộ nhãn hiệu Vì vậy, cơng ty X vào điểm c điểm e Khoản Điều 95 Luật SHTT trường hợp cụ thể để nộp đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bảo hộ nhãn hiệu “MANLYX” công ty Y Căn điểm b Mục 21.2 Thông tư số 01/2007/ TT-BKHCN ngày 14/2/2007 thi nộp đơn, công ty X cần chuẩn bị giấy tờ sau: - Tờ khai yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bảo hộ, làm theo mẫu 04-CDHB quy định Phụ lục C Thông tư này; - Chứng liên quan đến quy định điểm c; điểm e Khoản Điều 95; - Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp văn yêu cầu thông qua đại diện); - Bản giải trình lý yêu cầu (nêu rõ số văn bằng, lý do, pháp luật, nội dung đề nghị chấm dứt phần toàn hiệu lực văn bảo hộ) tài liệu liên quan theo quy định tương ứng điểm 7.2, 22.2 22.3 Thông tư này; - Chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định Như vậy, đáp ứng yêu cầu phân tích trên, nhãn hiệu “MANLYX” bị chấm dứt việc hiệu lực văn bảo hộ kể từ thời điểm có định chấm dứt văn bảo hộ Khi đó, cơng ty X đăng ký bảo hộ với nhãn hiệu “MANLI” PHƯƠNG ÁN 3: Để nhãn hiệu “MANLI hình” đăng ký bảo hộ Việt Nam, công ty X cần phải thực yêu cầu hủy bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu MANLYX công ty Y để loại bỏ nhãn hiệu Để làm điều này, công ty X cần phải tiến hành việc chứng minh hai trường hợp sau: Trường hợp thứ nhất: Chứng minh Nhãn hiệu “MANLI hình” sử dụng thừa nhận rộng rãi trước nhãn hiệu MANLYX đăng ký Pháp luật Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định điều kiện nhãn hiệu bảo hộ nhãn hiệu phải có khả phân biệt hàng hóa, dịch vụ chủ sở hữu với hàng hóa, dịch vụ chủ thể khác Theo đó, điểm g khoản điều 74 Luật sở hữu trí tuệ quy định “Nhãn hiệu bị coi khơng có khả phân biệt nhãn hiệu dấu hiệu thuộc trường hợp sau đây: g Dấu hiệu trùng tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu người khác sử dụng thừa nhận rộng rãi cho hàng hóa, dịch vụ trùng tương tự từ trước ngày nộp đơn ngày ưu tiên trường hợp đơn hưởng quyền ưu tiên” Do đó, để hủy bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu MANLYX công ty Y, công ty X cần phải đưa chứng, chứng minh nhãn hiệu MANLYX nhãn hiệu có dấu hiệu trùng tương tự đến mức nhầm lẫn với nhãn hiệu “MANLI hình” – nhãn hiệu sử dụng thừa nhận rộng rãi cho dược phẩm thuộc nhóm 05 từ trước thời điểm năm 2006 – năm công ty Y nộp đơn đăng ký Mặc dù Luật sở hữu trí tuệ văn có liên quan khơng quy định cách cụ thể nhãn hiệu sử dụng thừa nhận cách rộng rãi, không đưa tiêu chí, điều kiện để chứng minh nhãn hiệu coi sử dụng thừa nhận rộng rãi Tuy nhiên, dựa thực tế, để chứng minh việc nhãn hiệu “MANLI hình” cho dược phẩm số 05, cơng ty X cung cấp tài liệu để chứng minh yếu tố sau đây: Thứ nhất, Để chứng minh nhãn hiệu “MANLI hình” thừa nhận cách rộng rãi Công ty X cần phải đưa tài liệu chứng về: Thời gian bắt đầu sử dụng nhãn hiệu (tối thiểu năm trước năm 2006 thị trường Việt Nam); Phạm vi sử dụng nhãn hiệu (sử dụng rộng rãi toàn lãnh thổ Việt Nam tối thiểu năm trước năm 2006 có nhiều quốc gia khác đồng ý bảo hộ nhãn hiệu trước đăng ký thị trường Việt Nam); Mức độ sử dụng nhãn hiệu MANLI trước năm 2006 vòng khoảng năm (nhiều người sử dụng, doanh thu từ việc bán dược phẩm ngày cao, nhiều người tiêu dùng ưa chuộng); chi phí bỏ lợi nhuận thu vào từ việc sử dụng nhãn hiệu này… Thứ hai, để chứng minh nhãn hiệu “MANLI hình” nhãn hiệu sử dụng Công ty X cần đưa tài liệu chưng minh nhãn hiệu tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, quảng cáo, tiếp thị hợp pháp Ngồi ra, cơng ty X cần phải đưa chứng khả phân biệt nhãn hiệu dược phẩm thuộc nhóm công ty Trong trường hợp này, nhãn hiêu “MANLI hình” thừa nhận có khả phân biệt thể dạng dạng mà sử dụng liên tục phổ biến thực tế Trường hợp thứ hai: Chứng minh Nhãn hiệu “MANLI hình” nhãn hiệu tiếng trước nhãn hiệu MANLYX đăng ký Khoản Điều 20 Luật sở hữu trí tuệ quy định: “ Nhãn hiệu tiếng nhãn hiệu người tiêu dùng biết đến rộng rãi toàn lãnh thổ Việt Nam” Đồng thời, điều 75 Luật quy dịnh tiêu chí đánh giá nhãn hiệu tiếng sau: “Các tiêu chí sau xem xét đánh giá nhãn hiệu tiếng: Số lượng người tiêu dùng liên quan biết đến nhãn hiệu thơng qua việc mua bán, sử dụng hàng hố, dịch vụ mang nhãn hiệu thông qua quảng cáo; Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu lưu hành; Doanh số từ việc bán hàng hoá cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu số lượng hàng hoá bán ra, lượng dịch vụ cung cấp; Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu; Uy tín rộng rãi hàng hố, dịch vụ mang nhãn hiệu; Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu; Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu tiếng; Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư nhãn hiệu.” Thêm vào Điều 42 khoản Thơng tư 01/2007 Bộ Khoa học Công nghệ hướng dấn thi hành nghị định số 100/2006 quy định: “Tài liệu chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu chứng minh tiếng nhãn hiệu bao gồm thông tin phạm vi, quy mơ, mức độ, tính liên tục việc sử dụng nhãn hiệu, có thuyết minh nguồn gốc, lịch sử, thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu; số lượng quốc gia nhãn hiệu đăng ký thừa nhận nhãn hiệu tiếng; danh mục loại hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; phạm vi lãnh thổ mà nhãn hiệu lưu hành, doanh số bán sản phẩm cung cấp dịch vụ; số lượng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu sản xuất, tiêu thụ; giá trị tài sản nhãn hiệu, giá chuyển nhượng chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư nhãn hiệu; đầu tư, chi phí cho quảng cáo, tiếp thị nhãn hiệu, kể cho việc tham gia triển lãm quốc gia quốc tế; vụ việc xâm phạm, tranh chấp định, phán tồ án quan có thẩm quyền; số liệu khảo sát người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu thông qua mua bán, sử dụng quảng cáo, tiếp thị; xếp hạng, đánh giá uy tín nhãn hiệu tổ chức quốc gia, quốc tế, phương tiện thông tin đại chúng; giải thưởng, huy chương mà nhãn hiệu đạt được; kết giám định tổ chức giám định sở hữu trí tuệ” Như vậy, bản, việc chứng minh nhãn hiệu “MANLI hình” nhãn hiệu tiếng cần phải thực cung cấp số giấy tờ chứng minh việc nhãn hiệu sử dụng thừa nhận rộng rãi trường hợp thứ 1, khác việc chứng minh nhãn hiệu tiếng cần đáp ứng đầy đủ yếu tố theo pháp luật quy định điều 75 luật sở hữu trí tuệ, quan trọng phải chứng minh “ghi nhận” quốc gia, tổ chức quốc tế “nổi tiếng” nhãn hiệu Như vậy, Công ty X đưa đầy đủ tài liệu nói chứng minh “MANLI hình” nhãn hiệu tiếng trước trước năm 2006 nhãn hiệu MANLYX cơng ty Y bị hủy bỏ hiệu lực đăng ý bảo hộ quốc tế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Trường đại học Luật Hà Nội,Giáo trình luật Sở hữu trí t 2.Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 Thơng tư số 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn Sở hữu công nghiệp 4.http://thanhtra.most.gov.vn/vi/cac-bai-nghien-cuu-shtt/ap-d-ngphap-lu-t-trong-danh-gia-kh-nang-t-ng-t-gay-nh-m-l-n-c-a-nhan-hiu 5.Thông báo số 1378/TB-SHTT Cục Sở hữu trí tuệ ngày 9/12/2012 việc áp dụng xuất lần X phân loại quốc tế hàng hóa dịch vụ theo thỏa ước Nice phân loại hàng hóa/ dịch vụ 6.http://baohothuonghieu.com/banquyen/tin-chi-tiet/su-dungnhan-hieu-rong-rai-la-gi/1742.html 7.http://baohothuonghieu.com/banquyen/tin-chi-tiet/bao-honhan-hieu-noi-tieng-theo-qui-dinh-cua-phap-luat-viet-nam/ 319.html 8.https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-so-huu-tri-tue/tieu-chiva-bao-ho-nhan-hieu-noi-tieng.aspx