Căn cứ phát sinh trách nhiệm BTTH thứ hai là phải tồn tại hành vi trái pháp luật. Không phải hành vi gây thiệt hại nào cũng dẫn đến trách nhiệm bồi thƣờng. Đối với trách nhiệm BTTH theo hợp đồng, nguyên đơn chỉ cần chứng minh thiệt hại là do ngƣời gây thiệt hại đã không thực hiện hoặc thực hiện khơng đúng hợp đồng cịn trong trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng bên bị thiệt hại ngồi việc chứng minh thiệt hại cịn phải chứng minh hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật48
. Pháp luật là khuôn khổ, hành lang giới hạn sự tự do trong cách xử sự của chủ thể, chống lại sự xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của ngƣời khác. Đồng thời, pháp luật cũng tạo ra sự tự do trong việc “làm điều mà pháp luật không cấm”. Buộc BTTH là một trong những biện pháp dân sự để xử lý hành vi xâm phạm. Nếu không có hành vi trái pháp luật, khơng thể áp dụng chế tài. Điều 202 Luật SHTT quy định “Tòa án áp dụng các biện pháp dân sự để xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền SHTT…”. Khi yêu cầu bồi thƣờng, nguyên đơn cũng phải chứng
minh tồn tại hành vi xâm phạm (Điều 205 Luật SHTT). Quay trở lại quy định của BLDS, một trong những căn cứ phát sinh nghĩa vụ dân sự là “gây thiệt hại do hành
vi trái pháp luật” (khoản 5 Điều 275 BLDS 2015).
Hành vi trái pháp luật là hành vi thực hiện không đúng quy định của pháp luật nhƣ không làm việc mà pháp luật yêu cầu, làm việc mà pháp luật cấm hoặc tiến hành hoạt động vƣợt quá giới hạn, phạm vi cho phép của pháp luật49
. Bản chất của hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thƣơng mại là việc gây tác động xấu đến khả năng khai thác, sử dụng chỉ dẫn thƣơng mại phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Quyền sở hữu đem lại cho chủ sở hữu ba quyền năng: chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. Trong đó, quyền sử dụng cho phép hiểu toàn diện và đầy đủ nhất về bản chất sở hữu của quyền SHTT50. Chủ sở hữu đƣợc độc quyền sử dụng và khai thác tài sản trí tuệ cũng nhƣ chuyển giao tài sản này cho chủ thể khác để thu lợi hợp pháp. Lý luận về hành vi xâm phạm dựa trên sự khai thác bất hợp pháp, tức là sử dụng tài sản
47
Sẽ đƣợc trình bày cụ thể trong Chƣơng 3. 48 Nguyễn Minh Oanh, tlđd (37), tr.63.
49 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, tlđd (18), tr. 206.
50 Trần Lê Hồng (2012), “Một số vấn đề về tài sản trí tuệ nhìn từ góc độ khoa học pháp lý và vấn đề hồn thiện pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 2, tr. 23.
của ngƣời khác mà không đƣợc phép, không tôn trọng quyền của chủ sở hữu. Cụ thể, quyền sử dụng chỉ dẫn thƣơng mại đƣợc quy định tại khoản 5, 6, 7 Điều 124 Luật SHTT, cho phép chủ sở hữu gắn chỉ dẫn thƣơng mại trên sản phẩm, xƣng danh trong giao dịch, lƣu thông, chào bán sản phẩm mang chỉ dẫn thƣơng mại. Nếu ngƣời sử dụng không phải là chủ thể quyền hoặc ngƣời đƣợc chủ thể quyền cho phép thì có khả năng làm phát sinh hành vi xâm phạm (trừ một số trƣờng hợp ngoại lệ).
Hành vi bị xem xét bị coi là hành vi xâm phạm khi có đủ các căn cứ (Điều 5 Nghị định 105/2006):
Thứ nhất, đối tƣợng bị xem xét thuộc phạm vi các đối tƣợng đang đƣợc bảo
hộ quyền đối với nhãn hiệu, tên thƣơng mại và chỉ dẫn địa lý. Điểm đặc biệt của quyền SHTT so với những tài sản hữu hình là việc bảo hộ không phải là đƣơng nhiên và cũng không kéo dài vĩnh viễn. Các đối tƣợng này phải đáp ứng các điều kiện bảo hộ, thực hiện thủ tục đăng ký hợp pháp trong trƣờng hợp pháp luật yêu cầu tại cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. Điều 6 Luật SHTT và Điều 6 Nghị định 105/2006 quy định cụ thể căn cứ xác lập quyền. Đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý, việc xác định quyền hợp pháp đƣợc thực hiện dựa vào giấy chứng nhận đăng ký, văn bằng bảo hộ và các tài liệu kèm theo. Đối với tên thƣơng mại và nhãn hiệu nổi tiếng, vấn đề xác định tƣơng đối phức tạp trên cơ sở quá trình sử dụng, lĩnh vực và lãnh thổ sử dụng. Bên cạnh đó, bảo hộ SHTT là bảo hộ có thời hạn. Quy định thời hạn bảo hộ nhằm thoả mãn nhiệm vụ bảo vệ lợi ích cá nhân và lợi ích cơng cộng51, khuyến khích thúc đẩy hoạt động sáng tạo. Hầu hết các quyền tài sản trong SHCN đƣợc bảo hộ với một thời hạn nhất định, nếu hành vi đƣợc thực hiện trong thời hạn này mới bị coi là hành vi xâm phạm quyền SHCN52
.
Thứ hai, có yếu tố xâm phạm trong đối tƣợng bị xem xét. Nghị định
105/2006 định nghĩa yếu tố là “sản phẩm, quy trình hoặc là một phần, bộ phận cấu thành sản phẩm hoặc quy trình” và yếu tố xâm phạm là “yếu tố đƣợc tạo ra từ hành vi xâm phạm”. Yếu tố xâm phạm đối với nhãn hiệu, tên thƣơng mại và chỉ dẫn địa
51
Jeanne C. Fromert (2009), “Claiming Intellectual Property”, The University of Chicago Law Review,
Number 76, 730.
52 Theo Điều 93 Luật SHTT, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến mƣời năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mƣời năm; Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vô thời hạn kể từ ngày cấp. Tên thƣơng mại là đối tƣợng xác lập quyền trên cơ sở sử dụng hợp pháp, về nguyên tắc, đến khi nào tên thƣơng mại đó cịn đƣợc sử dụng hợp pháp và đáp ứng điều kiện bảo hộ thì sẽ đƣợc bảo hộ theo quy định. Ngoài ra, thời hạn bảo hộ đối với các đối tƣợng này có thể kết thúc trƣớc thời hạn Luật định nếu rơi vào các trƣờng hợp tại Điều 95, 96 Luật SHTT về chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.
lý chủ yếu thể hiện dƣới dạng dấu hiệu và chỉ dẫn thƣơng mại sử dụng trên giấy tờ giao dịch, hàng hóa, bao bì, phƣơng tiện dịch vụ, biển hiệu, phƣơng tiện quảng cáo và các phƣơng tiện kinh doanh khác trùng hoặc tƣơng tự với đối tƣợng đƣợc bảo hộ (Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Nghị định 105/2006).
Thứ ba, ngƣời thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể quyền
SHCN và không phải là ngƣời đƣợc pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép theo các trƣờng hợp sử dụng hạn chế. Theo nguyên tắc độc quyền, khi một đối tƣợng đƣợc bảo hộ thì chỉ chủ sở hữu quyền đƣợc phép sử dụng hoặc cho phép ngƣời khác khai thác, sử dụng đối tƣợng SHCN (trừ một số trƣờng hợp nhất định). Do đó, nếu khơng phải là chủ sở hữu hoặc ngƣời đƣợc chủ sở hữu chuyển giao quyền hoặc ngƣời đƣợc hƣởng quyền theo phƣơng thức hợp pháp thì việc thực hiện những hành vi khai thác, sử dụng đối tƣợng SHCN sẽ là hành vi xâm phạm quyền SHCN53.
Thứ tư, hành vi bị xem xét xảy ra tại Việt Nam. Sự phát triển thƣơng mại
hàng hóa, dịch vụ làm cho việc mua bán, kinh doanh sản phẩm không chỉ giới hạn trong phạm vi lãnh thổ quốc gia. Quy định này dƣờng nhƣ chƣa phù hợp và trên thực tế Tòa án Việt Nam đã giải quyết các tranh chấp về hành vi xâm phạm diễn ra tại quốc gia khác. Cụ thể, ngày 16/9/2008, Cục SHTT cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “BAMBOO TREE, Hiệu ba cây tre và hình” cho Cty Thuận Phong số 109158, đồng thời công ty này cũng đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá trên tại Cục sáng chế và Nhãn hiệu hàng hoá Hoa Kỳ. Tháng 11/2009, Cty Thuận Phong phát hiện tại thị trƣờng Hoa Kỳ, trong một số siêu thị có bày bán mặt hàng bánh tráng nhãn hiệu “Bụi tre và ba cây tre” có màu sắc tƣơng tự, khó phân biệt và gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của Cty Thuận Phong đang đƣợc bảo hộ. Tòa án đã buộc bên vi phạm là Công ty Lƣơng thực Tiền Giang phải BTTH theo quy định54. Bên cạnh đó, phạm vi xem xét không chỉ bao gồm lãnh thổ truyền thống mà còn là “lãnh thổ” trên mạng Internet. Hành vi bị xem xét cũng bị coi là xảy ra tại Việt Nam nếu hành vi đó xảy ra trên mạng Internet nhƣng nhằm vào ngƣời tiêu dùng hoặc ngƣời dùng tin tại Việt Nam55
. Một số yếu tố đƣợc dùng làm cơ sở xác định nhƣ : (1) Hình
53 Lê Thị Nam Giang (2009), “Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ SHTT và lợi ích xã hội”, Tạp chí Khoa
học pháp lý, số 2, tr. 16.
54 Bản án số 173/2010/KDTM-ST ngày 28/9/2010 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.
55 Một số vụ việc đã xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu trong môi trƣờng Internet: Insituform Technologies, Inc. v. National Envirotech Group, L.L.C, Oppedahl & Larson L.L.P. v. Advanced Concepts, U.S. Dist.
thức và nội dung của các phƣơng tiện trên Internet; (2) các công cụ quản trị mạng, điều tra khách hàng, doanh số bán hàng...56 Đối với tài sản trí tuệ, nhiều chủ thể có thể cùng sử dụng một đối tƣợng tại cùng một thời điểm. Sự phát triển của Internet xóa nhịa biên giới địa lý giữa các quốc gia và thực tế làm phức tạp việc xử lý hành vi xâm phạm, nhất là trƣờng hợp bị đơn ở nƣớc ngồi và khơng có bất kỳ tài sản hay đơn vị đại diện nào tại Việt Nam. Tại nhiều quốc gia, tịa án khơng có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đối với hành vi xâm phạm trong môi trƣờng Internet, nếu chủ sở hữu website đặt tại nƣớc ngồi và khơng có chi nhánh, văn phịng đại diện hay tài sản ở quốc gia sở tại57
.
Cùng mang tính chất nhằm hƣớng dẫn thƣơng mại, tạo khả năng phân biệt các sản phẩm cũng nhƣ chủ thể kinh doanh, hành vi xâm phạm chỉ dẫn thƣơng mại đƣợc quy định tại cùng một điều luật, Điều 129 Luật SHTT:
Hành vi xâm phạm nhãn hiệu tại khoản 1 Điều 129 là hành vi sử dụng dấu
hiệu trùng hoặc tƣơng tự với nhãn hiệu đƣợc bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tƣơng tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ. Phạm vi bảo hộ nhãn hiệu thể hiện qua các yếu tố độc đáo trong nhãn hiệu58, từ đó tạo nên sự phân biệt so với các loại hàng hóa, dịch vụ cùng loại. Hành vi xâm phạm lợi dụng danh tiếng, uy tín của sản phẩm đƣợc bảo hộ nhằm gây nhầm lẫn cho ngƣời tiêu dùng, thu lợi bất chính59. Hai yếu tố cơ bản để đánh giá hành vi xâm phạm nhãn hiệu là dấu hiệu đƣợc sử dụng và lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ. Riêng trƣờng hợp nhãn hiệu nổi tiếng không xét đến sự tƣơng đồng trong lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ, tức là hành vi sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tƣơng tự với nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hố, dịch vụ khơng trùng, không tƣơng tự và khơng liên quan tới hàng hố, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn
LE.XS 18359 (D. Col. 1998.), Niton Corp. v. Radiation Monitoring Devices, Inc., 27 F.Supp 2d 102 (D. Mass. 1998.).
56 Nguyễn Thị Pha (2011), Hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu theo pháp luật dân sự Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học chuyên ngành Luật Dân sự, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 35.
57 Lê Thị Nam Giang (2015), “Những thách thức về mặt pháp lý trong việc bảo hộ quyền tác giả trong môi trƣờng Internet”, bài viết Hội thảo Bảo vệ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số tại Việt Nam, Trƣờng Đại học Luật Tp. HCM.
58 Phạm Tuấn Anh (Chủ biên) (2011), Quản lý nhà nước về SHTT, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, tr. 128. 59 Stanley U. Paylago (2009), “Trademark Infringement, metatags, and the initial interest confusion remedy”,
gốc hàng hoá hoặc gây ấn tƣợng sai lệch về mối quan hệ giữa ngƣời sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng đều bị xem là vi phạm (điểm d khoản 1 Điều 129). Có thể thấy hiện nay nhãn hiệu là một trong những đối tƣợng quyền SHCN bị xâm phạm nhiều nhất, đặc biệt là những nhãn hiệu đƣợc sử dụng rộng rãi và đƣợc ngƣời tiêu dùng biết đến. Trong bản án số 1388/2012/KDTM-ST ngày 13/9/2012 của Tịa án nhân dân TP. HCM, ngun đơn là cơng ty Interbrand khởi kiện công ty Thƣơng hiệu quốc tế về hành vi xâm phạm quyền SHTT. Nhãn hiệu Interbrand của nguyên đơn đƣợc Cục SHTT công nhận là nổi tiếng từ ngày 21/3/2006, do đó việc bị đơn sử dụng dấu hiệu tƣơng tự với nhãn hiệu đƣợc bảo hộ của nguyên đơn là hành vi xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng theo điểm d khoản 1 Điều 129 Luật SHTT.
Hành vi xâm phạm tên thƣơng mại quy định tại khoản 2 Điều 129, trong
đó mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thƣơng mại trùng hoặc tƣơng tự với tên thƣơng mại của ngƣời khác đã đƣợc sử dụng trƣớc cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tƣơng tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dƣới tên thƣơng mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thƣơng mại. Tên thƣơng mại là đối tƣợng đƣợc bảo hộ gắn liền với lĩnh vực kinh doanh và khu vực kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ để xem xét yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thƣơng mại là phạm vi bảo hộ tên thƣơng mại đƣợc xác định trên cơ sở các chứng cứ thể hiện việc sử dụng tên thƣơng mại đó một cách hợp pháp, trong đó xác định cụ thể về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh. Bản chất hành vi xâm phạm tên thƣơng mại cũng nhằm vào việc lợi dụng uy tín, danh tiếng của chủ thể kinh doanh trong cùng lĩnh vực để gây nhầm lẫn cho khách hàng. Trong tranh chấp về quyền SHTT đối với tên thƣơng mại, nguyên đơn là Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (trụ sở tại TP. HCM) kiện Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (trụ sở tại Hà Nội)60. Tòa án xác định tên thƣơng mại của nguyên đơn đƣợc bảo hộ trong phạm vi cả nƣớc, bao gồm thành phố Hà Nội, đồng thời nguyên đơn và bị đơn kinh doanh trong cùng lĩnh vực. Do vậy, việc bị đơn sử dụng tên thƣơng mại trùng với nguyên đơn sẽ gây nhầm lẫn cho ngƣời tiêu dùng. Tòa án buộc bị đơn chấm dứt hành vi xâm phạm quyền đối với tên thƣơng mại.
60
Hành vi xâm phạm chỉ dẫn địa lý quy định tại khoản 3 Điều 129 là hành vi
sử dụng chỉ dẫn địa lý sai lệch, gây nhầm lẫn cho ngƣời tiêu dùng, bao gồm cả trƣờng hợp sử dụng chỉ dẫn địa lý đƣợc bảo hộ cho sản phẩm không đủ điều kiện mang chỉ dẫn đó (khơng đảm bảo tiêu chuẩn về tính chất, chất lƣợng, khơng có nguồn gốc từ khu vực địa lý đó)61
. So với các đối tƣợng khác của quyền SHTT, chỉ dẫn địa lý có một điểm đặc biệt đó là quyền sở hữu thuộc về Nhà nƣớc (khoản 4 Điều 121). Nhà nƣớc trao quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân tiến hành việc sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại địa phƣơng tƣơng ứng và đƣa sản phẩm đó ra thị trƣờng. Nhà nƣớc trực tiếp thực hiện quyền quản lý hoặc trao quyền quản lý cho tổ chức đại diện quyền lợi của tất cả các tổ chức, cá nhân đƣợc trao quyền sử dụng. Hàng năm, sản lƣợng nƣớc mắm Phú Quốc chỉ đạt tối đa 15 triệu lít, nhƣng có tới hàng trăm triệu lít nƣớc mắm mang tên Phú Quốc đƣợc tung ra thị trƣờng62
. Tuy vậy, số lƣợng tranh chấp về chỉ dẫn địa lý có giải quyết vấn đề BTTH là rất ít do