3.2. Xác định mức bồi thƣờng thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn
3.2.2. Dựa trên giá chuyển giao quyền sử dụng
Xuất phát từ bản chất vơ hình của tài sản trí tuệ, một chủ thể đang sử dụng hợp pháp tài sản đó khơng ngăn cản trƣờng hợp nhiều chủ thể khác cũng đồng thời sử dụng. Việc một chủ thể sử dụng bất hợp pháp chỉ dẫn thƣơng mại làm chủ sở hữu mất đi một khoản lợi từ việc chuyển giao đối tƣợng đó. Giá chuyển giao quyền sử dụng đối tƣợng SHCN đƣợc tính trên cơ sở giả định bị đơn đƣợc nguyên đơn chuyển giao quyền sử dụng đối tƣợng đó theo hợp đồng sử dụng trong phạm vi tƣơng ứng với hành vi xâm phạm đã thực hiện. Tuy nhiên, nhƣ đã trình bày ở trên, việc chuyển giao quyền sử dụng đối với các chỉ dẫn thƣơng mại chỉ đặt ra cho nhãn hiệu.
Cụ thể, giá chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đƣợc xác định theo một trong các cách: (1) Là khoản tiền phải trả nếu ngƣời có quyền và ngƣời xâm phạm tự do thoả thuận, ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng; (2) Giá chuyển giao quyền sử dụng giả định đƣợc xác định theo phƣơng pháp xác định số tiền mà bên có
149
quyền (nguyên đơn) và bên đƣợc chuyển giao (bị đơn) có thể đã thoả thuận vào thời điểm xảy ra hành vi xâm phạm; (3) Dựa trên giá chuyển giao quyền sử dụng đƣợc áp dụng trong lĩnh vực tƣơng ứng đƣợc nêu trong các thông lệ chuyển giao quyền sử dụng trƣớc đó. Thực tế, giá chuyển giao có thể đƣợc tính trên giá mà các bên thỏa thuận thông thƣờng trên thị trƣờng bằng một tỷ lệ phần trăm nhất định trên doanh thu bán sản phẩm đó150. Luật Nhãn hiệu Nhật Bản đƣa ra một phƣơng pháp để tính tốn thiệt hại và mức bồi thƣờng, dựa trên con số đƣợc gọi là “tỷ suất sử dụng”. Trong một vụ việc, bị đơn xâm phạm nhãn hiệu của nguyên đơn, doanh thu bán sản phẩm của bị đơn đƣợc nhận định là 13 triệu yên. Tòa án căn cứ vào các yếu tố nhƣ mức độ đƣợc biết đến rộng rãi của nhãn hiệu đó, sản phẩm mang nhãn hiệu là sản phẩm chủ lực của nguyên đơn, nguyên đơn chƣa hề cho phép chủ thể khác sử dụng nhãn hiệu quan trọng của mình… để xác định mức tỷ suất sử dụng thích hợp. Tồ án đã thừa nhận tỷ suất sử dụng là 8%, mức BTTH mà nguyên đơn nhận đƣợc là 13,000,000 x 0,08 = 1,040,000 yên151.
Nhìn chung, phƣơng pháp này có ƣu điểm là trong một số trƣờng hợp, việc chứng minh thiệt hại vật chất cụ thể là điều khó khăn. Tuy nhiên, theo quan điểm tác giả, chỉ yêu cầu bên gây thiệt hại bồi thƣờng khoản tiền bằng giá chuyển giao quyền sử dụng chƣa bảo vệ tốt quyền của chủ sở hữu chỉ dẫn thƣơng mại. Ban đầu, bên vi phạm sử dụng nhãn hiệu gây nhầm lẫn mà không đƣợc phép. Khi thực hiện hành vi xâm phạm, họ có thể đã hƣởng những lợi ích khác từ đối tƣợng quyền SHCN. Nhiều trƣờng hợp có thể bên bị thiệt hại khơng khởi kiện tại Tịa, hoặc có khởi kiện nhƣng khơng đủ bằng chứng chứng minh thì bên gây thiệt hại khơng phải bồi thƣờng hoặc bồi thƣờng ít hơn lợi ích mình đã đạt đƣợc. Đồng thời, bên vi phạm cũng không phải thực hiện các thủ tục nhận chuyển giao quyền mà đôi khi không đƣợc sự chấp thuận chuyển giao của chủ sở hữu. Theo quy định tại Điều 141, 144, 148 Luật SHTT, các bên trong quan hệ chuyển giao quyền phải tuân thủ những yêu cầu về hình thức (do nhãn hiệu là đối tƣợng bắt buộc đăng ký để xác lập quyền theo khoản 3 Điều 6). Những yêu cầu này không chỉ để bảo vệ quyền cho chủ sở hữu mà cịn có giá trị với bên thứ ba. Do đó, mặc dù thực hiện đúng theo nguyên tắc BTTH nhƣng dƣờng nhƣ quy định này chƣa hợp lý.
150 Russell L. Parr and Gordon V. Smith, tlđd (5), 203.
Chế định BTTH ngoài mang ý nghĩa bù đắp tổn thất cịn có giá trị phịng ngừa hành vi xâm phạm xảy ra. Do đó, để tăng tính răn đe đối với hành vi xâm phạm, tác giả kiến nghị quy định “lỗi” là căn cứ xác định mức BTTH. Về vấn đề này, pháp luật SHTT các nƣớc có nhiều quy định khác nhau, chia thành hai nhóm:
Thứ nhất, theo ngun tắc bồi thƣờng tồn bộ, dựa trên toàn bộ thiệt hại thực tế mà các bên chứng minh đƣợc trên cơ sở xem xét của Tòa án. Pháp luật Liên minh Châu Âu thừa nhận nguyên tắc trên, coi trách nhiệm BTTH dân sự là biện pháp nhằm khôi phục lại các quan hệ xã hội bị phá vỡ chứ khơng nhằm mục đích trừng phạt đối với ngƣời thực hiện hành vi xâm phạm, theo đó sự BTTH khơng đƣợc vƣợt quá tổng số thiệt hại, ngƣời bị thiệt hại không mất đi cũng nhƣ không đƣợc thêm các lợi ích. Tại Anh, việc BTTH chỉ nhằm mục đích khắc phục hành vi xâm phạm, để bên bị xâm phạm đảm bảo đƣợc quyền lợi của mình chứ khơng nhằm mục đích phạt bên gây thiệt hại152. Tồ phúc thẩm Liên Bang Đức cũng đã ra tuyên bố rằng “Sẽ khơng có hiệu lực ở Đức đối với các phán quyết của Mỹ về phần BTTH mang tính trừng phạt dân sự vì phán quyết này vi phạm trật tự công cộng của Đức”. Đây cũng là quan điểm BTTH theo pháp luật dân sự Việt Nam, kể cả trong BLDS 2005 lẫn BLDS 2015.
Thứ hai, chế định BTTH còn mang ý nghĩa trừng phạt, tức là bên thực hiện hành vi trái pháp luật gây thiệt hại phải bồi thƣờng nhiều hơn (thậm chí có thể là gấp nhiều lần) thiệt hại thực tế. Quy định về giảm trách nhiệm BTTH hầu nhƣ không tồn tại trong pháp luật của các nƣớc theo quan điểm bồi thƣờng trừng phạt mặc dù có thể thấy sự phân hố trách nhiệm rất rõ giữa hành vi xâm phạm do cố ý và vô ý. Thực tiễn xét xử các tranh chấp liên quan đến chỉ dẫn thƣơng mại Việt Nam cũng chƣa có trƣờng hợp nào áp dụng giảm mức bồi thƣờng153. Nhiều quốc gia cho phép bên bị thiệt hại đƣợc đòi bồi thƣờng nhiều hơn khoản thiệt hại nếu lỗi của bên gây thiệt hại là vô ý nặng hoặc cố ý: Điều 38 Luật Nhãn hiệu Nhật Bản, Điều 43(a) Luật Lanham Hoa Kỳ và “lẽ cơng bằng”154 cho phép Tịa án đƣợc tăng khoản thiệt hại của nguyên đơn hoặc lợi nhuận của bị đơn lên gấp ba lần trong
152 Lionel Bently and Brad Sherman (2009), Intellectual Property Law, Third Edition, Oxford University Press, 1117. Tham khảo các vụ việc: General Tire & Rubber v. Firestone Tyre & Rubber [1976] RPC 197, 214; Lancer Boss v. Henley Forklift Co. [1974] FSR 14.
153 Trong khi đó trách nhiệm BTTH ngồi hợp đồng theo BLDS có quy định về giảm mức bồi thƣờng trong một số trƣờng hợp: Nếu khơng có lỗi hoặc có lỗi vơ ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình (khoản 2 Điều 585 BLDS 2015).
trƣờng hợp có lỗi cố ý đối với hành vi sử dụng nhãn hiệu giả mạo. Rất nhiều tranh chấp liên quan đến quyền SHCN đặc biệt là sáng chế và nhãn hiệu đƣợc ấn định mức bồi thƣờng theo dạng này: Read Corporation v. Portec Inc155
, General Motor Corporation v. Devex Corporation156, Georgia – Pacific Corporation v. Plywood – Champion Papers157… Ở những quốc gia này, trách nhiệm BTTH không chỉ đƣợc quan niệm nhƣ là một biện pháp dân sự nhằm khơi phục tình trạng thiệt hại mà cịn đƣợc coi là một biện pháp trừng phạt hợp lý158.Trong một số trƣờng hợp, cho phép ấn định mức bồi thƣờng khơng cần chính xác hồn tồn mà chỉ phải đảm bảo răn đe, giáo dục đối với ngƣời vi phạm159
.
Xâm phạm chỉ dẫn thƣơng mại làm giảm khả năng cạnh tranh của chủ thể quyền. Quyền đối với các đối tƣợng này đƣợc xác lập không đơn giản nhƣ các tài sản thông thƣờng mà cần đáp ứng các điều kiện bảo hộ nhất định, thêm vào đó là thủ tục đăng ký với các bƣớc thẩm định về hình thức và nội dung phức tạp và tốn kém, kèm theo khoản phí duy trì hiệu lực văn bằng. Do đó, Nhà nƣớc nên bảo hộ ở mức cao quyền của những chủ thể này, cũng là một trong những động lực để họ tiếp tục nghiên cứu tạo ra những sản phẩm sáng tạo mới. Khi hành vi xâm phạm đƣợc thực hiện với lỗi cố ý, có thể suy luận rằng chủ thể có ý thức chủ động thực hiện sự xâm phạm của mình và xứng đáng phải chịu trách nhiệm cho lỗi này, so với những chủ thể cũng gây ra hành vi xâm phạm nhƣng do vơ tình hay hạn chế về nhận thức. Tác giả đề xuất quy định lỗi là một căn cứ để xác định mức bồi thƣờng do hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thƣơng mại, áp dụng chung cho cả ba căn cứ xác định mức bồi thƣờng theo quy định tại khoản 1 Điều 205 Luật SHTT:
Bổ sung khoản 1a Điều 205 Luật SHTT:
“Ngoài các căn cứ theo khoản 1 Điều này, Tòa án xem xét lỗi của bên gây thiệt hại để xác định mức bồi thường phù hợp, không thấp hơn tổng thiệt hại thực tế của nguyên đơn”.
155 Read Corporation v. Portec Inc., 10 July 1992, 970 F. 2d 816 (Fed. Cir. 1992).
http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/970/816/269651/ (truy cập ngày 25/02/2017).
156 General Motors Corporation v. Devex Corporation, 24 May 1983, 461 U.S. 648 (1983).
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/461/648/ (truy cập ngày 25/02/2017).
157 Georgia – Pacific Corporation v. United States Plywood – Champion Papers, 381 F. Supp, 1116, 2d Cir. 1971.
http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/446/295/141046/ (truy cập ngày 25/02/2017).
158 Đinh Thị Mai Phƣơng (2008), “Lỗi trong trách nhiệm BTTH của pháp luật về SHCN Việt Nam và một số nƣớc trên thế giới”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 1, tr. 26.
Đƣa ra mức BTTH cụ thể khi quyền SHCN bị xâm phạm trong một số trƣờng hợp là thách thức lớn lao mà các nƣớc gặp phải bởi vì đối với các vụ việc về SHTT khơng có một khn mẫu cụ thể nào160. Đồng thời, Điều 41 Hiệp định TRIPS cũng yêu cầu các chế tài đối với hành vi xâm phạm (kể cả BTTH) phải có tác dụng răn đe và thủ tục địi bồi thƣờng phải khơng q phức tạp và tốn kém161. Nguyên tắc bồi thƣờng mang tính trừng phạt là xu hƣớng đã đƣợc pháp luật dân sự của nhiều quốc gia trên thế giới quy định, theo đó mức bồi thƣờng tồn bộ chỉ là mức sàn và ngƣời gây thiệt hại có thể bị buộc phải bồi thƣờng một mức gấp đôi, gấp ba so với thiệt hại thực tế162. Tăng nặng mức bồi thƣờng so với thiệt hại thực tế có vẻ khơng phù hợp với nguyên tắc chung trong pháp luật dân sự, tuy nhiên theo tác giả, xuất phát từ những đặc trƣng của quyền SHTT, pháp luật đã quy định một văn bản riêng để điều chỉnh đối tƣợng này và tƣơng ứng là các điều luật về BTTH, do đó cần có nguyên tắc bồi thƣờng riêng phù hợp với thông lệ quốc tế và bảo vệ chủ sở hữu quyền.
3.2.3. Mức bồi thường do Tòa án ấn định
Trong trƣờng hợp không thể xác định đƣợc mức BTTH về vật chất theo các căn cứ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 205 Luật SHTT thì mức BTTH do Toà án ấn định, tuỳ thuộc vào mức độ thiệt hại, nhƣng không quá năm trăm triệu đồng. Quy định này giải quyết các trƣờng hợp việc xác định mức bồi thƣờng cụ thể theo thiệt hại thực tế hay giá chuyển giao đối tƣợng SHTT gặp phải nhiều khó khăn. Vấn đề xác định thiệt hại thực tế cũng nhƣ định giá chính xác là khơng đơn giản163. Vì thế mà ở Anh, Mỹ, thẩm phán đƣợc tự ấn định mức bồi thƣờng dựa trên một số phƣơng pháp nhất định mà những phƣơng pháp này đều khơng xác định chính xác mức độ thiệt hại164
. Có những vụ việc mà thiệt hại đƣợc xác định là vô cùng trừu tƣợng. Trong tranh chấp U-Haul International, Inc. v. Jartran, Inc165, Tòa án lập luận rằng bên vi phạm có thể đƣợc lợi bất chính ngay cả khi khơng thực sự có lợi ích vật chất hiện hữu. Jartran vi phạm quyền đối với nhãn hiệu của nguyên đơn tại Điều
160 Holyoak and Torremans (2013), Intellectual Property Law (Seventh Edition), Oxford University, 689. 161 Phạm Tuấn Anh, tlđd (58), tr. 72.
162 Trƣơng Hồng Quang (2015), “Góp ý các quy định về BTTH ngoài hợp đồng trong Dự thảo BLDS (sửa đổi)”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 4, tr. 19.
163 Trần Văn Nam (Chủ biên) (2014), Quyền tác giả ở Việt Nam – Pháp luật và thực thi, Nxb. Tƣ pháp, Hà
Nội, tr. 232.
164 Lê Nết, tlđd (159), tr. 194. 165
43(a) Đạo luật Lanham do thực hiện quảng cáo so sánh, Tịa án xác định chi phí quảng cáo mà Jartran là cơ sở để tính tốn thiệt hại bồi thƣờng cho U-Haul vì chiến dịch quảng cáo đã đem lại lợi ích cho Jartran và lợi ích này ít nhất bằng số tiền mà Jartran đã chi cho quảng cáo.
BLDS 2005 cũng nhƣ BLDS 2015 đều khơng có quy định tƣơng tự về việc ấn định mức bồi thƣờng trong nội dung trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng mà chỉ ghi nhận nguyên tắc thiệt hại thực tế phải đƣợc bồi thƣờng toàn bộ. Theo tác giả, quy định này trong Luật SHTT là cần thiết và xử lý đƣợc những trƣờng hợp khó khăn trong xác định thiệt hại. Tuy nhiên, cần phải thận trọng về điều kiện áp dụng căn cứ này, đó là chỉ khi khơng thể xác định mức BTTH về vật chất theo các căn cứ quy định tại điểm a và điểm b thì Tịa án mới đƣợc ấn định mức bồi thƣờng. Nếu bị lạm dụng, Tịa án ấn định mức bồi thƣờng khơng thỏa đáng làm mất ý nghĩa của quy định, gây ảnh hƣởng đến quyền lợi của các chủ thể.
Theo Thơng tƣ 02/2008, Tồ án dựa trên một số căn cứ để ấn định mức bồi thƣờng nhƣ: Hoàn cảnh, động cơ xâm phạm (xâm phạm do cố ý, do vô ý166, do bị khống chế, hoặc do bị lệ thuộc về vật chất, tinh thần, xâm phạm lần đầu, tái phạm); Cách thực hiện hành vi xâm phạm (xâm phạm riêng lẻ, có tổ chức, tự thực hiện hành vi xâm phạm, mua chuộc, lừa dối, cƣỡng ép ngƣời khác thực hiện hành vi xâm phạm); Phạm vi lãnh thổ, thời gian, khối lƣợng, quy mô thực hiện hành vi xâm phạm; Ảnh hƣởng, hậu quả của hành vi xâm phạm.
Trong tranh chấp về quyền SHTT do hành vi cạnh tranh không lành mạnh đã đƣợc đề cập ở trên, có nhiều cách xác định thu nhập, lợi nhuận bị giảm sút khác nhau giữa các cấp xét xử167. Trong lần xét xử sơ thẩm một lần nữa năm 2010 thì Tịa án đã xác định mức thiệt hại là một con số khác “hành vi của bị đơn đã gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất và hậu quả xấu cho phía nguyên đơn nên áp dụng mức bồi thƣờng tối đa là 500.000.000 đồng để buộc bị đơn bồi thƣờng cho nguyên đơn là hợp lý”168. Trong trƣờng hợp này khi Tòa án đƣa ra mức bồi thƣờng tối đa theo quy định của pháp luật dƣờng nhƣ không nêu cụ thể lý do mà chỉ nhận định chung là hành vi trái pháp luật đã gây hậu quả nghiêm trọng. Một vụ việc khác về
166
Với quy định này, Thông tƣ 02/2008 đã gián tiếp đặt yếu tố lỗi trở thành một trong những căn cứ để xác định mức bồi thƣờng (trong khi Luật SHTT không quy định vấn đề này).
167 Quyết định giám đốc thẩm số 29/2009/DS-GĐT ngày 09-9-2009 về vụ án “Đòi BTTH do hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến SHCN”.
168
tranh chấp nhãn hiệu Louis Vuitton đã đƣợc đăng ký bởi công ty Louis Vuitton Malletier, bà Vân là ngƣời có hành vi xâm phạm đã phải bồi thƣờng cho nguyên đơn số tiền 10.000.000 đồng thiệt hại vật chất. Mặc dù ban đầu yêu cầu bồi thƣờng