Theo BLDS 2005, “lỗi” là một điều kiện phát sinh trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng. Nghị quyết 03/2006 cũng khẳng định “trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng chỉ phát sinh khi có đầy đủ các yếu tố: Phải có thiệt hại xảy ra; Phải có hành vi trái pháp luật; Phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật; Phải có lỗi cố ý hoặc vơ ý của ngƣời gây thiệt hại”. Giá trị của yếu tố lỗi trong căn cứ phát sinh trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng trong BLDS đã có sự thay đổi khi BLDS 2015 ra đời. Khoản 1 Điều 584 BLDS 2015 quy định: “Ngƣời nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của ngƣời khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thƣờng, trừ trƣờng hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác”. Đối với trách nhiệm BTTH ngồi hợp đồng, khơng cần xem xét ngƣời gây thiệt hại có lỗi hay khơng có lỗi trừ trƣờng hợp Luật có quy định khác79
.
Theo Mục B.VI.4.1 Thông tƣ 02/2008, trách nhiệm BTTH của ngƣời có hành vi xâm phạm quyền SHTT đƣợc xác định theo các căn cứ quy định tại khoản 1
77 Đỗ Văn Đại, tlđd (23), tr. 110.
78 Burndy Corp. v. Teledyne Indus., Inc., 748 F.2d 767, 769, 773 (2d Cir. 1984).
79 Đỗ Văn Đại (Chủ biên) (2016), Bình luận khoa học những điểm mới của BLDS 2015, Nxb. Hồng Đức, tr. 454.
Điều 604 của BLDS 2005 và hƣớng dẫn tại mục 1 Phần I của Nghị quyết 03/2006. Theo quy định này, lỗi của ngƣời gây thiệt hại là một trong những căn cứ làm phát sinh trách nhiệm BTTH do xâm phạm quyền SHTT. Trong khi đó, khoản 2 Điều 198 Luật SHTT quy định “Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền
SHTT hoặc phát hiện hành vi xâm phạm quyền SHTT gây thiệt hại cho ngƣời tiêu
dùng hoặc cho xã hội có quyền yêu cầu cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm”. Các yếu tố đƣợc đề cập trong quy định này bao gồm: Hành vi xâm phạm, thiệt hại (và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và thiệt hại) mà không đề cập đến yếu tố lỗi. Một số tác giả đồng tình với hƣớng quy định này của Luật SHTT80. Nhƣ vậy, yêu cầu về sự tồn tại của yếu tố lỗi trong căn cứ phát sinh trách nhiệm BTTH do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thƣơng mại vẫn chƣa rõ ràng.
BLDS lẫn Nghị quyết 03/2006 đều không đƣa ra định nghĩa “lỗi” là gì. BLDS 2015 có quy định về lỗi trong phần trách nhiệm dân sự nhƣng cũng không trực tiếp định nghĩa khái niệm lỗi mà đi vào giải thích cụ thể “lỗi cố ý” và “lỗi vô ý” (Điều 364). Dƣới góc độ khoa học pháp lý, “lỗi” là một yếu tố chủ quan nói lên thái độ tâm lý của con ngƣời đối với hành vi của mình và hậu quả của hành vi ấy81
. Khi hành vi xâm phạm xảy ra và gây thiệt hại, có thể chủ thể thực hiện hành vi khơng mong muốn xâm phạm đến quyền của ngƣời khác cũng nhƣ không mong muốn hậu quả xảy ra. Cũng có nhiều trƣờng hợp việc thực hiện hành vi xâm phạm và gây thiệt hại là có lỗi, bên gây thiệt hại ý thức đƣợc hành vi trái pháp luật của mình và hậu quả (gây thiệt hại).
BLDS 2015 đã thay đổi quy định theo hƣớng bên bị thiệt hại khơng có nghĩa vụ chứng minh lỗi của bên gây thiệt hại mà chỉ cần xác định hành vi xâm phạm và thiệt hại thực tế là có thể yêu cầu bồi thƣờng. Sự thay đổi này, theo một số tác giả là hợp lý và giảm bớt đƣợc gánh nặng chứng minh cho ngƣời bị thiệt hại82. Trách nhiệm BTTH do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thƣơng mại cần xét đến đặc trƣng của các đối tƣợng này. Tài sản trí tuệ vốn đặc biệt hơn so với tài sản khác ở tính
80 Đỗ Văn Đại (2016), Luật BTTH ngoài hợp đồng Việt Nam – Tập 2, Nxb. Hồng Đức, tr. 464. Trong BTTH ngoài hợp đồng nói chung, tác giả cũng đề xuất bỏ yếu tố lỗi trong căn cứ làm phát sinh trách nhiệm bồi thƣờng. Điều này là phù hợp với xu hƣớng pháp luật nƣớc ngoài (Pháp, Bộ nguyên tắc châu Âu về BTTH ngoài hợp đồng) và thực tiễn tại Việt Nam.
81 Trƣờng Đại học Luật Tp. HCM, tlđd (42), tr. 458.
82 Lê Thị Thúy Hƣơng và Nguyễn Tấn Hoàng Hải (2016), “Một số điểm mới cơ bản của quy định về trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng theo BLDS 2015”, Kỷ yếu Hội thảo Những điểm mới của BLDS 2015, Khoa Luật Dân sự trƣờng ĐH Luật Tp. HCM, tr. 146.
chất vơ hình và dễ bị xâm phạm. Một trong những nguyên tắc cơ bản trong bảo hộ quyền SHCN là đảm bảo tính độc quyền cho chủ sở hữu trong thời hạn bảo hộ. Nếu ghi nhận yếu tố lỗi của ngƣời xâm phạm là một căn cứ để phát sinh trách nhiệm bồi thƣờng dẫn đến nhiều trƣờng hợp chủ thể quyền khơng đƣợc bồi thƣờng vì thiếu đi yếu tố lỗi. Nhƣ vậy, chính chủ thể quyền phải gánh chịu thiệt hại (mặc dù đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về đăng ký bảo hộ quyền SHCN). Theo quan điểm tác giả, quy định nhƣ Luật SHTT cũng nhƣ BLDS 2015 không coi yếu tố lỗi của ngƣời xâm phạm là bắt buộc để xác định có hay khơng có trách nhiệm BTTH là hợp lý.
Dƣới góc độ thực tiễn, trong tranh chấp giữa nguyên đơn là công ty Xuân Lan và bị đơn là công ty Thành Đạt83, Tòa án đã chấp nhận yêu cầu BTTH của công ty Xuân Lan, buộc công ty Thành Đạt phải bồi thƣờng do hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu cho công ty Xuân Lan 100.000.000 đồng. Cơ sở cho quyết định này dựa trên hành vi xâm phạm của công ty Thành Đạt đối với nhãn hiệu của Xuân Lan đã đƣợc bảo hộ và các thiệt hại đã xảy ra nhƣ chi phí giám định xử lý vi phạm, phí thuê đại diện giải quyết xâm phạm quyền SHCN… mà không xem xét đến yếu tố lỗi của bị đơn. Cách giải quyết của Tòa trong những trƣờng hợp trên là khá phù hợp với quy định của Luật SHTT, mặc dù theo BLDS 2005 và văn bản hƣớng dẫn thì yếu tố lỗi vẫn là một căn cứ phát sinh trách nhiệm BTTH.
Pháp luật nhiều quốc gia khẳng định hành vi xâm phạm khơng cần có lỗi vẫn phải bồi thƣờng. Điều L615-1 Bộ luật thƣơng mại Pháp84 quy định “Tất cả sự xâm phạm quyền sở hữu từ văn bằng bảo hộ tạo thành hành vi vi phạm quyền SHTT”. Điều 21 Luật về nhãn hiệu của Vƣơng quốc Anh85
năm 1994 cũng quy định trách nhiệm bồi thƣờng khi có hành vi xâm phạm và thiệt hại mà khơng đòi hỏi yếu tố lỗi. Trong trách nhiệm dân sự, lỗi của ngƣời vi phạm là lỗi mặc định (còn gọi là lỗi suy đoán), ngƣời vi phạm nghĩa vụ ln bị coi là có lỗi nếu họ khơng chứng minh đƣợc rằng họ khơng có lỗi86. Khi một ngƣời thực hiện hành vi xâm phạm quyền đối với
83 Bản án số 1369/2012/KDTM-ST ngày 09/11/2012 của Tịa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh.
84 Legifrance – Le service public de la diffusion du droit/Code de commerce/ Luật số 2013-504 ngày 14/6/2013.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20130701
(truy cập ngày 05/4/2016).
85 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/contents (truy cập ngày 11/9/2016).
86 Dƣơng Anh Sơn – Nguyễn Ngọc Sơn (2007), “Tác động của các hình thức lỗi đến việc xác định trách nhiệm hợp đồng nhìn từ góc độ ngun tắc trung thực và thiện chí”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1, tr. 18.
chỉ dẫn thƣơng mại và gây ra thiệt hại, mặc dù trong nhận thức của họ có thể là vơ ý hoặc khơng có lỗi đối với thiệt hại đó, pháp luật xem nhƣ đã có lỗi suy đốn do khơng làm đúng với điều mà Luật yêu cầu. Điều 45 Hiệp định TRIPS87
quy định về vấn đề BTTH trong lĩnh vực SHTT: Các cơ quan xét xử phải có quyền ra lệnh buộc ngƣời xâm phạm phải trả cho chủ thể quyền khoản đền bù thoả đáng để BTTH mà chủ thể quyền SHTT đã phải gánh chịu do hành vi xâm phạm của ngƣời thực hiện hành vi xâm phạm quyền khi đã biết hoặc có cơ sở để biết điều đó. Quy định trong Hiệp định TRIPS đề cập trách nhiệm BTTH có quan tâm đến yếu tố chủ quan trong nhận thức của bên thực hiện hành vi xâm phạm, tuy nhiên không chỉ dừng lại ở việc quy định ngƣời có lỗi phải bồi thƣờng (khi đã biết) mà trƣờng hợp ngƣời đó “có cơ sở để biết” thì vẫn phải bồi thƣờng. Trƣờng hợp này tƣơng tự với yêu cầu về lỗi suy đoán, tức là cho dù khơng chứng minh đƣợc bên gây thiệt hại có lỗi trực tiếp nhƣng có các căn cứ cho thấy họ có khả năng để biết và có trách nhiệm trong việc biết hành vi của mình là xâm phạm thì vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thƣờng. Tại Hoa Kỳ, pháp luật trách nhiệm BTTH liên quan đến các đối tƣợng SHTT khác nhau là khác nhau88. Trong tranh chấp KnowledgeNet v. Boone89, nguyên đơn là công ty KnowledgeNet khởi kiện ông David Boone – một công dân ở Virginia về hành vi sử dụng tên miền “knowledgenet.com” gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã đƣợc bảo hộ của nguyên đơn, yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm và BTTH 50.000 đô la Mỹ. Mặc dù trong vụ việc này ông Boone không biết việc sử dụng tên miền trên là vi phạm nhãn hiệu của nguyên đơn đã đăng ký bảo hộ, đồng thời cũng khơng nhằm mục đích lợi dụng uy tín của nguyên đơn (khơng có lỗi) nhƣng vẫn phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình vì việc sử dụng có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng90
. Hiện nay sự tồn tại của yếu tố lỗi trong căn cứ phát sinh trách nhiệm BTTH do xâm phạm chỉ dẫn thƣơng mại chƣa thực sự rõ ràng, một trong những lý do là việc dẫn chiếu đến quy định chung của BLDS 2005 và văn bản hƣớng dẫn. Mặc dù BLDS 2015 đã thay đổi theo hƣớng quy định lỗi không phải là căn cứ bắt buộc làm phát sinh trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng (trừ một số trƣờng hợp nhất định), việc bổ sung một quy định riêng về vấn đề này trong hệ thống văn bản luật SHTT là
87 Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thƣơng mại của quyền SHTT (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).
88 Jay Dratler (2007), Licensing of Intellectual Property, Law Journal Press, New York, 8. 89 Knowledgenet Inc. v. David L. Boone, No. 94 C 7 1 95, District of Illinois Eastern Division.
90 Gayle Weiswasser (1997), “Domain names, the Internet, and trademarks: Infringement in cyberspace”,
cần thiết. Điều này khẳng định việc không tồn tại yếu tố lỗi không phải từ sự thay đổi trong pháp luật dân sự mà từ bản chất của quyền đối với chỉ dẫn thƣơng mại và trên thực tế tòa án cũng đã giải quyết theo hƣớng này. Tác giả kiến nghị cần có quy định riêng biệt về căn cứ phát sinh trách nhiệm BTTH bao gồm ba yếu tố: Thiệt hại thực tế, hành vi trái pháp luật xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thƣơng mại, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại. Cụ thể, sửa đổi quy định tại Mục B. IV. 4.1 Thơng tƣ liên tịch 02/2008:
“Ngƣời có hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thƣơng mại mà gây thiệt hại cho chủ thể quyền, thì phải bồi thƣờng. Trách nhiệm BTTH của ngƣời có hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thƣơng mại phát sinh khi có các căn cứ:
- Phải có thiệt hại thực tế xảy ra. - Phải có hành vi trái pháp luật.
- Phải có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại thực tế.”
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
Căn cứ phát sinh trách nhiệm BTTH khi có hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thƣơng mại không đƣợc quy định rõ ràng trong Luật SHTT hiện hành mà dẫn chiếu đến văn bản hƣớng dẫn BLDS 2005. Từ bản chất của trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng, căn cứ phát sinh cần có bốn yếu tố: Thiệt hại thực tế, hành vi trái pháp luật, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại, lỗi. Tuy nhiên, trong lĩnh vực SHCN đối với các chỉ dẫn thƣơng mại, quy định yếu tố lỗi là một căn cứ bắt buộc làm phát sinh trách nhiệm bồi thƣờng là không phù hợp và không bảo đảm đƣợc quyền lợi của chủ sở hữu. BLDS 2015 ra đời cũng theo hƣớng bỏ yếu tố lỗi khỏi căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thƣờng. Thực tiễn xét xử cũng theo hƣớng này. Do đó, căn cứ phát sinh trách nhiệm BTTH do xâm phạm quyền đối với các chỉ dẫn thƣơng mại bao gồm:
Thứ nhất, các thiệt hại gây ra do hành vi xâm phạm chỉ dẫn thƣơng mại là những thiệt hại vật chất, liên quan đến các lợi ích kinh tế mà chủ thể quyền mất đi nhƣ thu nhập, lợi nhuận, cơ hội kinh doanh…
Thứ hai, để phát sinh trách nhiệm bồi thƣờng nhất thiết phải tồn tại hành vi trái pháp luật xâm phạm các chỉ dẫn thƣơng mại. Điều 129 Luật SHTT quy định về nhóm hành vi này, tuy nhiên việc áp dụng trên thực tế hiện nay không phải là điều đơn giản.
Thứ ba, cần tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại. Từ bản chất của quan hệ bồi thƣờng, chủ thể quyền đƣợc “bù đắp” lại những gì mà hành vi xâm phạm gây ra cho mình, nhƣ vậy chỉ những thiệt hại nào xuất phát từ hành vi trái pháp luật của bên gây thiệt hại mới đƣợc bồi thƣờng. Các chỉ dẫn thƣơng mại là những đối tƣợng phục vụ cho hoạt động kinh tế, cạnh tranh, do đó nhiều trƣờng hợp giảm sút về doanh thu, lợi nhuận của chủ thể quyền còn do tác động của quy luật thị trƣờng. Xác định ranh giới “thiệt hại thực tế” và sự giảm đi về thu nhập khơng phải từ hành vi xâm phạm rất khó khăn, hầu nhƣ trong thực tiễn xét xử hiện nay rất ít đề cập đến sự phân định này.
CHƢƠNG 3: XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI VÀ MỨC BỒI THƢỜNG THIỆT HẠI DO XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI CHỈ DẪN THƢƠNG MẠI
Khi trách nhiệm BTTH đã phát sinh, vấn đề xác định thiệt hại và mức bồi thƣờng cụ thể là điều mà các bên trong tranh chấp quan tâm hàng đầu. Chế định BTTH hƣớng đến bù đắp những tổn thất mà bên bị vi phạm phải chịu do hành vi xâm phạm gây ra, do đó, thiệt hại là điều kiện tiên quyết và là cơ sở chính xác nhất để tính tốn mức bồi thƣờng. Mục đích của việc xác định thiệt hại thực tế cũng là nhằm xác định mức BTTH tƣơng ứng. Trên cơ sở mối quan hệ này, tác giả trình bày vấn đề xác định thiệt hại và mức BTTH do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thƣơng mại trong cùng một chƣơng.