3.1. Xác định thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thƣơng mại
3.1.1. Nguyên tắc xác định thiệt hại
- Xác định loại thiệt hại được bồi thường
Trƣớc khi Luật SHTT ra đời, khó khăn lớn nhất trong việc bảo vệ quyền SHTT bằng phƣơng thức dân sự là việc xác định thiệt hại thực tế91
. Xác định thiệt hại và mức bồi thƣờng khi có hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn thƣơng mại khơng hồn tồn giống với hành vi xâm phạm tài sản thông thƣờng. Điều 589 BLDS 2015 quy định các loại thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hƣ hỏng; lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút; chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại; thiệt hại khác do pháp luật quy định. Khoản 1 Điều 204 Luật SHTT xác định thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền SHTT bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần. Trong đó, thiệt hại vật chất (điểm a khoản 1 Điều 204 Luật SHTT) bao gồm tổn thất về tài sản, giảm sút về thu nhập, lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh… là những thiệt hại ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu lợi của chủ sở hữu các đối tƣợng quyền SHTT92. Đối với chỉ dẫn thƣơng mại, pháp luật SHTT Việt Nam chỉ đặt ra thiệt hại vật chất mà không tồn tại thiệt hại tinh thần. Điểm b khoản 1 Điều 204 Luật SHTT quy định thiệt hại tinh thần chỉ đặt ra đối với những tổn thất về danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng và những tổn thất
khác về tinh thần gây ra cho tác giả tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; người
91 Lê Đình Nghị và Vũ Thị Hải Yến (Chủ biên) (2010), Giáo trình Luật SHTT, Nxb. Giáo dục Việt Nam, tr. 189.
92
biểu diễn; tác giả của sáng chế, kiểu dáng cơng nghiệp, thiết kế bố trí và giống cây trồng. Mục B.I.1.8 Thơng tƣ 02/2008 quy định thiệt hại về tinh thần phát sinh do quyền nhân thân của tác giả, ngƣời biểu diễn bị xâm phạm, tác giả bị tổn hại về danh dự, nhân phẩm, bị giảm sút hoặc mất đi sự tín nhiệm (uy tín), danh tiếng, lịng tin vì bị hiểu nhầm... và cần đƣợc BTTH về tinh thần. Nhƣ vậy, Luật SHTT theo hƣớng chỉ những chủ thể có quyền nhân thân mới đƣợc BTTH về tinh thần, ngay cả trong trƣờng hợp tác giả chỉ bị xâm phạm quyền tài sản thì cơ hội đƣợc BTTH cũng khơng nhiều. Do đó, theo quy định pháp luật hiện hành chủ sở hữu chỉ dẫn thƣơng mại không đƣợc BTTH về tinh thần khi có hành vi xâm phạm. Tuy nhiên, Nghị quyết 03/2006 cho phép bồi thƣờng tổn thất về tinh thần cho chủ thể là tổ chức khi danh dự, uy tín bị xâm phạm (mà thông thƣờng chủ sở hữu các nhãn hiệu, tên thƣơng mại và chỉ dẫn địa lý là tổ chức).
Giá trị của quyền đối với các chỉ dẫn thƣơng mại thể hiện thơng qua danh tiếng, uy tín của doanh nghiệp và sản phẩm hàng hóa, dịch vụ do họ cung cấp và hiệu quả kinh doanh là yếu tố tiên quyết mà chủ sở hữu hƣớng tới. Đối với các chủ thể nhƣ tác giả, ngƣời biểu diễn, việc bảo hộ SHTT khơng chỉ mang lại lợi ích vật chất mà còn gắn với các giá trị nhân thân nhƣ tên tuổi, hình ảnh… Do vậy, sự xâm phạm về mặt tinh thần thể hiện rõ nét hơn so với chủ sở hữu các chỉ dẫn thƣơng mại. Ngay cả trong trƣờng hợp hành vi xâm phạm chỉ dẫn thƣơng mại làm giảm sút về danh tiếng của chủ thể kinh doanh, thiệt hại này cũng có thể đƣợc tính thơng qua tổn thất về doanh thu, cơ hội kinh doanh. Thực chất, nếu có quy định về BTTH tinh thần đối với hành vi xâm phạm chỉ dẫn thƣơng mại thì cơ hội chứng minh thiệt hại là không dễ dàng. Tác giả ủng hộ hƣớng quy định của Luật SHTT bởi việc BTTH cần căn cứ vào bản chất hành vi xâm phạm và những lợi ích mà hành vi xâm phạm đó hƣớng tới.
- Xác định khoảng thời gian tính thiệt hại
Khi xác định hành vi xâm phạm và thiệt hại làm căn cứ để bồi thƣờng, cần phải xác định rõ tổn thất thực tế gây ra cho chủ thể quyền bắt đầu tính từ thời điểm nào. Thời điểm bắt đầu hành vi xâm phạm là thời điểm bắt đầu tính thiệt hại bởi lẽ hành vi xâm phạm là nguyên nhân gây ra những hậu quả bất lợi mà bên vi phạm phải bù đắp cho chủ thể quyền. Căn cứ xác lập và thời hạn bảo hộ quyền SHCN có những nét đặc trƣng so với tài sản hữu hình. Quyền SHCN đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký; quyền đối với tên thƣơng mại đƣợc xác lập
trên cơ sở sử dụng hợp pháp (khoản 3 Điều 6 Luật SHTT). Khơng thể bị coi là có hành vi xâm phạm đối với đối tƣợng chƣa đƣợc xác lập quyền theo thủ tục luật định. Bên cạnh đó, quyền đối với các chỉ dẫn thƣơng mại nói riêng và các đối tƣợng quyền SHTT nói chung đƣợc bảo hộ có thời hạn. Cụ thể, thời hạn bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý theo hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Điều 93 Luật SHTT93
. Tên thƣơng mại và nhãn hiệu nổi tiếng là đối tƣợng đƣợc bảo hộ trên cơ sở sử dụng hợp pháp, chủ thể quyền chứng minh việc sử dụng trên thực tế thông qua các căn cứ nhƣ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hợp đồng, hóa đơn, chứng từ giao dịch, bằng khen, giấy khen...94
Nếu đã hết thời hạn bảo hộ hay trong trƣờng hợp văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hoặc hủy bỏ hiệu lực theo Điều 95, Điều 96 Luật SHTT, không thể coi là vi phạm và sự giảm sút về thu nhập, lợi nhuận diễn ra sau thời hạn này không đƣợc coi là thiệt hại đƣợc bồi thƣờng. Trong các tranh chấp về chỉ dẫn thƣơng mại khơng có nhiều bản án phân tích rõ về thời gian tính thiệt hại. Tại một tranh chấp quyền đối với kiểu dáng cơng nghiệp, Tịa án đã sử dụng mốc thời điểm tính thiệt hại là khi ngun đơn biết và có thơng báo về việc sử dụng kiểu dáng công nghiệp của bị đơn là vi phạm quyền SHTT95. Nhƣ vậy, Tòa án đã đặt trên vai nguyên đơn – chủ thể bị thiệt hại, nghĩa vụ phải biết về việc quyền SHTT của mình bị ngƣời khác xâm phạm96. Điều này là khơng hợp lý vì ngun đơn khơng có nghĩa vụ phải thơng báo cho bên vi phạm.
Một vấn đề nữa là trong trƣờng hợp sau khi đã có bản án của Tịa án nhƣng chƣa có hiệu lực hoặc đã có hiệu lực nhƣng chƣa đƣợc thi hành mà bị đơn vẫn tiếp tục thực hiện hành vi xâm phạm và gây thiệt hại thì thiệt hại trong khoảng thời gian này có đƣợc bồi thƣờng hay khơng và theo cơ chế nào, hiện nay pháp luật chƣa có câu trả lời thích đáng.
3.1.2. Các loại thiệt hại vật chất được bồi thường
3.1.2.1. Tổn thất về tài sản
Loại thiệt hại vật chất đầu tiên đƣợc quy định trong khoản 1 Điều 204 Luật SHTT là tổn thất về tài sản. Tổn thất về tài sản đƣợc hiểu là sự giảm sút hay mất đi
93 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mƣời năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mƣời năm; Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vơ thời hạn kể từ ngày cấp (khoản 6, 7 Điều 93 Luật SHTT).
94 Bản án số 1075/2012/KDTM-ST ngày 27/7/2012 của Tịa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh về tranh chấp tên thƣơng mại “Phúc sinh”.
95 Bản án số 03/2008/KDTM-ST ngày 11/6/2008 của Tịa án nhân dân tỉnh Bình Dƣơng.
phần giá trị tính đƣợc thành tiền của chỉ dẫn thƣơng mại đƣợc bảo hộ (khoản 1 Điều 17 Nghị định 105/2006). Quyền đối với chỉ dẫn thƣơng mại là quyền tài sản97, có giá trị thực98
và hành vi xâm phạm đã gây ra những ảnh hƣởng xấu làm giảm sút giá trị tài sản. Từ tính chất vơ hình của tài sản trí tuệ, nội hàm khái niệm tổn thất về tài sản đối với quyền SHTT khơng hồn tồn giống với các tài sản thơng thƣờng trong giao dịch dân sự. Chẳng hạn, thiệt hại do tài sản bị xâm phạm theo Điều 608 BLDS 2005 và Điều 589 BLDS 2015 bao gồm các trƣờng hợp nhƣ tài sản bị mất, bị hủy hoại, bị hƣ hỏng… Rất khó để xác định các hình thức thiệt hại này cho tài sản trí tuệ, mà thiệt hại chỉ có thể đƣợc xác định thơng qua tổn thất về giá trị tính bằng tiền của quyền SHCN. Xuất phát từ chức năng “đền bù”, BTTH hƣớng đến quy đổi thiệt hại thành tiền để ngƣời bị thiệt hại ở vào hồn cảnh khơng có hành vi xâm phạm99
. Giá trị tính đƣợc thành tiền đó đƣợc xác định theo nhiều phƣơng pháp khác nhau100 (các phƣơng pháp định giá tài sản trí tuệ). Dƣới góc độ kinh tế, một tài sản trí tuệ có thể đƣợc định giá theo một trong (hoặc kết hợp) ba phƣơng pháp: Theo chi phí101 (cost approach), theo thị trƣờng102 (market approach) và theo thu nhập103 (income approach)104. Theo pháp luật SHTT Việt Nam, giá trị của chỉ dẫn thƣơng mại đƣợc xác định theo một hoặc các căn cứ: Giá chuyển nhƣợng quyền sở hữu hoặc giá chuyển giao quyền sử dụng; Giá trị góp vốn kinh doanh bằng quyền SHCN; Giá trị quyền SHCN trong tổng số tài sản của doanh nghiệp; Giá trị đầu tƣ cho việc tạo ra và phát triển đối tƣợng quyền, bao gồm các chi phí tiếp thị, nghiên cứu, quảng cáo, lao động, thuế và các chi phí khác (khoản 2 Điều 17 Nghị định
97 Frank H. Easterbrook (1990), Intellectual property is still property, 13 Harv. J. L. & Pub. Pol'y 108, 20. 98 Đinh Thị Mai Phƣơng (2009), Về BTTH do hành vi trái pháp luật xâm phạm quyền SHCN theo pháp luật
Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, tr. 233.
99 Đỗ Văn Đại, tlđd (23), tr. 369.
100 Bùi Minh Phƣơng, Định giá tài sản sở hữu trí tuệ,
http://baohothuonghieu.com/banquyen/tin-chi-tiet/dinh-gia-tai-san-so-huu-tri-tue/1303.html (truy cập ngày
10/10/2016).
101 Tài sản SHTT sẽ đƣợc định giá dựa trên chi phí phát sinh trong q trình tạo dựng và phát triển tài sản trí tuệ, bao gồm chi phí tái sản xuất và chi phí thay thế. Yêu cầu để thực hiện thành công phƣơng pháp này là các thông tin, dữ liệu về hoạt động nghiên cứu, đầu tƣ và chi phí phải đầy đủ, minh bạch.
102 Định giá dựa vào việc bên thứ ba sẵn sàng nhận chuyển giao quyền SHTT (dƣới hình thức chuyển nhƣợng hoặc chuyển quyền sử dụng). Ngồi ra, phƣơng pháp này cũng có thể thực hiện dựa trên việc phân tích giá của các tài sản trí tuệ tƣơng tự đã giao dịch thành công gần với thời điểm định giá.
103
Tài sản SHTT sẽ đƣợc định giá dựa vào nguồn thu nhập ƣớc tính mà chủ thể quyền SHTT có thể nhận đƣợc trong thời gian có hiệu lực của quyền SHTT. Phƣơng pháp này tập trung vào việc đánh giá khả năng sinh lợi của các đối tƣợng quyền SHTT.
104 Nguyễn Thanh Tú (2012), “Một số vấn đề pháp lý về khai thác thƣơng mại tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp tại Việt Nam”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 2, tr. 38.
105/2006). Định giá tài sản trí tuệ là cơng việc phức tạp và đòi hỏi chuyên môn cao105. Khi hành vi xâm phạm xảy ra, giá trị của quyền đối với chỉ dẫn thƣơng mại bị mất hoặc giảm sút, đó chính là tổn thất về tài sản. Chẳng hạn, đối với nhãn hiệu, mặc dù đây là tài sản vơ hình nhƣng việc định giá là hồn tồn có thể thực hiện đƣợc và giá trị tài sản thay đổi theo từng thời kì trong sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu đó, một nhãn hiệu nổi tiếng thƣờng có giá trị kinh tế rất lớn, doanh nghiệp có thể sử dụng nhƣ một loại vốn để đƣa vào đầu tƣ, kinh doanh106.
Dựa trên các phƣơng pháp định giá tài sản, thiệt hại đƣợc xác định thông qua sự giảm sút về giá trị của nhãn hiệu, tên thƣơng mại, chỉ dẫn địa lý trƣớc và sau khi có hành vi xâm phạm xảy ra. Sự chênh lệch về giá trị giữa hai thời điểm này có thể làm căn cứ để xác định thiệt hại. Phụ thuộc vào đối tƣợng cần định giá cũng nhƣ các thông tin, số liệu thu thập đƣợc mà cơ quan chuyên môn sẽ thực hiện hoạt động định giá theo phƣơng pháp thích hợp. Trong đó, phƣơng pháp định giá theo thu nhập đƣợc sử dụng phổ biến và đem lại hiệu quả khi áp dụng đối với các chỉ dẫn thƣơng mại do đây là những đối tƣợng gắn liền với hoạt động kinh doanh thƣơng mại và mua bán sản phẩm, việc xác định thu nhập bằng những con số cụ thể là có thể thực hiện đƣợc và dễ dàng tính tốn.
3.1.2.2. Mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận
Một trong những yếu tố hàng đầu mà doanh nghiệp hƣớng tới đó là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Hành vi xâm phạm chỉ dẫn thƣơng mại làm giảm sút thu nhập, lợi nhuận cho chủ thể kinh doanh, là một loại thiệt hại liên quan đến việc khai thác tài sản theo khoản 1 Điều 204 Luật SHTT. Tài sản nói chung và tài sản trí tuệ nói riêng khơng chỉ tồn tại với giá trị ngun gốc mà ở khía cạnh tích cực nó cịn đƣợc khai thác, sử dụng để gia tăng lợi ích. Đây là lợi ích đáng lẽ chủ sở hữu quyền đã nhận đƣợc. Do đó, việc mất hay giảm lợi ích từ khả năng sử dụng của tài sản cũng là một loại thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra107.
105 Bộ Khoa học công nghệ và Bộ Tài chính đã ban hành Thơng tƣ số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17/2/2014 quy định về định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nƣớc. Mặc dù văn bản này chỉ áp dụng cho một số giới hạn đối tƣợng nhƣng cũng có thể tham khảo khi các quy định tƣơng tự chƣa rõ ràng.
106 Phan Ngọc Tâm (2006), “Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật châu Âu và Hoa Kỳ”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 4(35), tr. 20.
107 Lê Tuấn Tú (2013), “Giải quyết ra sao đối với yêu cầu BTTH về lợi ích gắn liền với việc sử dụng khai thác tài sản trong vụ án hình sự”, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 19, tr. 20-21.
Khoản 1 Điều 18 Nghị định 105/2006 quy định: “Thu nhập, lợi nhuận bao gồm: (a) Thu nhập, lợi nhuận thu đƣợc do sử dụng, khai thác trực tiếp đối tƣợng quyền SHTT; (b) Thu nhập, lợi nhuận thu đƣợc do cho thuê đối tƣợng quyền SHTT; (c) Thu nhập, lợi nhuận thu đƣợc do chuyển giao quyền sử dụng đối tƣợng quyền SHTT”. Chỉ dẫn thƣơng mại giúp ngƣời tiêu dùng, khách hàng có thể dễ dàng nhận biết và lựa chọn sản phẩm uy tín, chất lƣợng tốt, đem lại thu nhập, lợi nhuận cho chủ sở hữu. Bên cạnh việc trực tiếp sử dụng tài sản trí tuệ, pháp luật cho phép chủ thể quyền chuyển giao quyền này cho tổ chức, cá nhân khác (Điều 138, 141 Luật SHTT) dƣới hình thức chuyển nhƣợng và chuyển quyền sử dụng108
. Khoản lợi thu đƣợc từ hoạt động chuyển quyền sử dụng cũng là một dạng thu nhập mà khi có hành vi xâm phạm xảy ra, chủ thể quyền khơng thu đƣợc lợi ích này.
Để tính tốn thu nhập, lợi nhuận bị giảm sút, có thể dựa trên những bƣớc sau:
Bước thứ nhất, so sánh trực tiếp mức thu nhập, lợi nhuận thực tế trƣớc và sau
khi xảy ra hành vi xâm phạm, tƣơng ứng với từng loại thu nhập, lợi nhuận; Hoặc so sánh sản lƣợng, số lƣợng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thực tế tiêu thụ hoặc cung