3.2. Xác định mức bồi thƣờng thiệt hại do xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn
3.2.1. Dựa trên tổng thiệt hại vật chất
- Quy định pháp luật
Luật SHTT đƣa ra căn cứ xác định mức bồi thƣờng là tổng thiệt hại vật chất
tính bằng tiền cộng với khoản lợi nhuận mà bị đơn đã thu được do thực hiện hành vi xâm phạm, nếu khoản lợi nhuận bị giảm sút của nguyên đơn chưa được tính vào tổng thiệt hại vật chất. Những thiệt hại vật chất nêu tại Điều 204 nếu có căn cứ
chứng minh sẽ trở thành cơ sở để tính mức bồi thƣờng134. Trong trƣờng hợp có thể xác định rõ thiệt hại, mức bồi thƣờng là trị giá bằng tiền của tổng thiệt hại vật chất. Tuy nhiên, nếu thiệt hại do lợi nhuận bị giảm sút của nguyên đơn không thể đƣợc xác định cụ thể, chính xác, pháp luật SHTT đƣa ra một lựa chọn thay thế đó là khoản lợi nhuận mà bị đơn thu đƣợc do thực hiện hành vi xâm phạm.
Quy định này chƣa tồn tại trong pháp luật dân sự Việt Nam về BTTH ngoài hợp đồng nhƣng đã đƣợc ghi nhận ở một số nƣớc135
. Tại Bỉ, Luxembourg và Hà Lan, lợi nhuận của bên vi phạm sẽ đƣợc đƣa ra để tính tiền bồi thƣờng nếu khoản
134 Phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 589 BLDS năm 2015: “Thiệt hại khác do luật định” (BLDS năm 2005 chƣa đề cập vấn đế này) – Đỗ Văn Đại, tlđd (79), tr. 472.
lợi nhuận này cao hơn thiệt hại (bổ sung vào phần lợi nhuận bị mất của chủ sở hữu quyền)136. Điều 38 Luật Nhãn hiệu Nhật Bản quy định về cách tính thiệt hại thực tế dựa trên lợi nhuận thu đƣợc từ hành vi xâm phạm (coi nhƣ là khoản thiệt hại của nguyên đơn); khoản tiền thơng thƣờng có thể nhận đối với việc sử dụng nhãn hiệu đã đƣợc đăng ký137; hoặc suy đốn thiệt hại đƣợc tính bằng số lƣợng hàng hố mang nhãn hiệu xâm hại nhân với lợi nhuận từ việc bán mặt hàng đó. Tƣơng tự, khoản 2D Điều 12 Hiệp định Thƣơng mại Việt Nam – Hoa Kỳ138 cũng ghi nhận ngƣời xâm phạm quyền SHTT phải trả cho ngƣời có quyền một khoản đền bù thỏa đáng và trả những lợi nhuận mà ngƣời xâm phạm thu đƣợc từ hành vi xâm phạm nhƣng khơng đƣợc tính trong thiệt hại thực tế. Trong tranh chấp Roulo v. Russ Berrie & Co., Inc.139, Tòa án xác định mức bồi thƣờng qua ba nhóm tiêu chí: thiệt hại mà nguyên đơn phải chịu, các chi phí để ngăn chặn và khoản lợi có đƣợc bất hợp pháp (làm giàu khơng công bằng – unjust enrichment). Khoản lợi này không thực sự
mang bản chất là thiệt hại của nguyên đơn nhƣng bị đơn vẫn phải hoàn trả. Theo Điều 13 Hƣớng dẫn số 2004/48/EC của Hội đồng Liên minh Châu Âu ngày 29/4/2004 về việc thực thi quyền SHTT thì bên thực hiện hành vi xâm phạm phải bồi thƣờng thỏa đáng cho những thiệt hại thực tế đƣợc tính tốn dựa trên: (1) lợi nhuận bị mất của ngƣời bị thiệt hại; (2) lợi nhuận bất hợp pháp đƣợc tạo ra từ ngƣời vi phạm; (3) các thiệt hại tinh thần. Trong đó, thiệt hại đƣợc xác định bằng tổng gộp các yếu tố sao cho tối thiểu bằng phí chuyển giao li xăng hoặc các khoản phí đƣợc coi là phù hợp mà ngƣời vi phạm đã đề nghị với cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền để đƣợc sử dụng quyền SHTT. Tại Đức, chủ sở hữu quyền có thể lựa chọn một trong ba căn cứ để xác định mức BTTH: (1) Thiệt hại thực tế mà bên bị vi phạm phải gánh chịu; (2) Khoản phí li xăng hợp lý nhƣ các trƣờng hợp chuyển giao thông thƣờng; (3) Khoản lợi nhuận bất hợp pháp mà bên vi phạm đạt đƣợc từ hành vi xâm phạm140. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nghị định số 556 ngày 27/6/1995 về bảo hộ nhãn hiệu cũng có quy định tƣơng tự141.
136
European Observatory on Counterfeiting and Piracy (2009), Damages in Intellectual Property Rights, 15. 137 Christopher Health (2001), The Enforcement of Intellectual Property Rights, Japan Patent Office, Asia- Pacific Industrial Property Center, JIII, 92.
138 Hiệp định thương mại giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước, tlđd (129), tr. 117.
139
Roulo v. Russ Berrie & Co., Inc., 886 F.2d 931, 941 (7th Cir. 1989).
140 Frank – Erich Hufnagel (2005), Exemplary Damages/ Willful Infringement – A German Perspective,
Freshfields Bruckhaus Deringer, 78.
141 Elmar Altvater và Kazimiera Prunskienė (1998), Intellectual Property Right in Central and Eastern Europe – The Creation of Favourable Legal and Market Preconditions, IOS Press, 46.
Quy định này xuất phát từ thực tế là khơng phải lúc nào cũng có thể tính tốn đƣợc dễ dàng và cụ thể lợi nhuận bị mất của nguyên đơn. Ngay cả ở các quốc gia phát triển trong lĩnh vực SHTT nhƣ tại châu Âu thì việc xác định khoản thiệt hại này cũng gặp nhiều khó khăn142. Ngƣời ta tiến hành so sánh lƣợng hàng bán trong một giai đọan khi khơng có vi phạm và khi bị xâm phạm để tính chênh lệch, từ đó xác định lƣợng doanh thu giảm sút làm căn cứ xác định mức BTTH. Một cách thức khác cũng có thể đƣợc áp dụng là lấy lƣợng hàng bán ra của bên xâm phạm để tính gần đúng doanh thu bị giảm từ việc bán hàng. Tuy nhiên việc tính tốn thiệt hại thực tế căn cứ theo doanh số bán ra bị giảm chỉ thƣờng đƣợc áp dụng trong trƣờng hợp bên nguyên đơn và bị đơn là đối thủ cạnh tranh trên cùng thị trƣờng143. Thực tế, “số lƣợng sản phẩm không bán đƣợc” là một yếu tố trừu tƣợng và chịu sự chi phối của nhiều yếu tố nhƣ nhu cầu thị trƣờng, năng lực sản xuất của doanh nghiệp, sự tồn tại của hàng hóa thay thế… Chẳng hạn khi nhãn hiệu bị xâm phạm, ngƣời tiêu dùng có thể nhầm lẫn và lựa chọn sản phẩm vi phạm hoặc cũng có thể lựa chọn một sản phẩm khác cùng loại của nhà sản xuất khác.
- Thực tiễn xét xử
Trong tranh chấp giữa nguyên đơn là công ty Gedeon và bị đơn là công ty Trung Nam và cơng ty Bình Dƣơng, Tịa án xác định hành vi sử dụng chỉ dẫn thƣơng mại “Posinight” cho sản phẩm thuốc tránh thai của bị đơn gây nhầm lẫn với thuốc tránh thai “Postinor” đƣợc bảo hộ nhãn hiệu của nguyên đơn144. Nguyên đơn đã u cầu tính tốn thiệt hại dựa trên số lƣợng hộp thuốc Postinor (do nguyên đơn sản xuất) không bán đƣợc (1,2 triệu hộp) kể từ khi xuất hiện thuốc Posinight (do bị đơn sản xuất, vi phạm quyền SHTT của nguyên đơn). Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm không sử dụng số liệu này mà giải quyết: “việc doanh số bị giảm do nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân là sự xuất hiện thuốc Posinight. Do vậy cần căn cứ vào số lượng thuốc mà Posinight đã bán được là số lượng mà thuốc Postinor bị giảm”. Cụ thể, Tịa án đã tính thiệt hại theo cơng thức: Số lƣợng hộp
thuốc mà bị đơn bán (391.414 hộp) x giá bán một hộp thuốc của nguyên đơn (0.4 USD) x tỷ lệ lãi trên mỗi hộp thuốc của ngun đơn (30%). Cách tính này khơng phù hợp với quy định tại Điều 205 Luật SHTT. Đây không phải là lợi nhuận của
142 European Observatory on Counterfeiting and Piracy, tldđ (136), 12. 143 Trƣơng Hồng Quang và Lê Thị Hoàng Thanh, tlđd (113), tr. 20.
144 Bản án số 275/2006/DS-ST ngày 29/3/2006 của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh và Quyết định số 29/2009/DS-GĐT ngày 9/9/2009 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
nguyên đơn bị giảm sút (vì số hộp thuốc mà bị đơn đã bán chƣa chắc bằng số hộp thuốc ngun đơn có thể bán), cũng khơng phải là lợi nhuận của bị đơn thu đƣợc (giá bán và tỷ lệ lãi theo mức của nguyên đơn).Sau đó, tranh chấp này đã đƣợc giải quyết giám đốc thẩm. Cấp giám đốc thẩm hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm và nhận định Tòa án cấp sơ thẩm coi số lƣợng thuốc Positnor mà bị đơn đã tiêu thụ chính bằng số lƣợng thuốc nguyên đơn lẽ ra có thể tiêu thụ đƣợc là khơng có căn cứ, vì trong q trình kinh doanh, bị đơn phải áp dụng biện pháp hợp pháp nhƣ khuyến mãi, quảng cáo… để tiêu thụ sản phẩm của mình và việc nguyên đơn bị giảm sút lợi nhuận không chỉ do bị các bị đơn cạnh tranh khơng lành mạnh, mà cịn do nhiều tác động khách quan của thị trƣờng.
- Tính hợp lý của quy định
Khoản lợi nhuận mà bị đơn thu đƣợc chƣa chắc chắn là lợi ích tƣơng ứng mà nguyên đơn bị thiệt hại mà chỉ mang tính chất tƣơng đối145. Tại một số quốc gia, lợi nhuận mà bị đơn thu đƣợc có thể đƣợc coi nhƣ một căn cứ để xác định mức bồi thƣờng, tuy nhiên cách áp dụng không chỉ đơn giản là cộng vào mức bồi thƣờng một con số tƣơng ứng mà cần có sự tính tốn, chuyển hóa nhất định. Chẳng hạn, nếu trong khoảng thời gian vi phạm, bị đơn có một vài năm thua lỗ và một vài năm có lợi nhuận thì thực tế xét xử của các nƣớc cho thấy bị đơn không đƣợc hƣởng sự bù lỗ từ những năm có lợi nhuận146. Tại Nhật Bản, xác định mức bồi thƣờng trên cơ sở lấy số lƣợng đơn vị hàng hóa mà bị đơn đã bán đƣợc nhân với mức lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm và mức thiệt hại này không vƣợt quá năng lực sử dụng đối tƣợng SHCN đó của nguyên đơn. Xét về mặt thực tế, cách tính này tỏ ra hiệu quả. Hành vi xâm phạm của bị đơn dẫn đến bị đơn bán đƣợc hàng hóa cịn ngun đơn thì khơng (hoặc giảm sút), trong đó số hàng hóa mà bị đơn đã bán là xác định đƣợc, trong khi số hàng hóa mà ngun đơn khơng bán đƣợc lại khó xác định hơn. Mặc dù vậy, nhiều trƣờng hợp bị đơn từ chối cung cấp các số liệu này, Luật quyền tác giả của Hàn Quốc đã vận dụng nguyên tắc “discovery” (có nguồn gốc từ pháp
145 Trong một tranh chấp từng đƣợc giải quyết tại Tịa án Hoa Kỳ cũng đã nói đến vấn đề này, trong đó Tịa án tuyên bố “Thiệt hại của nguyên đơn và lợi nhuận của bị đơn không thể đƣợc xác định đồng thời nếu dựa trên cùng số lƣợng hàng hóa bán ra” (Polo Fashions, Inc. v. Extra Spec. Prods., Inc., 451 F. Supp. 555 (S.D.N.Y. 1978).
146 Đinh Thị Mai Phƣơng (2008), “Xác định thiệt hại trong pháp luật về SHCN”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 9, tr. 44.
luật Hoa Kỳ) để buộc bị đơn cung cấp các thông tin, nếu không sẽ phải bồi thƣờng theo mức mà nguyên đơn yêu cầu147.
Pháp luật một số quốc gia đã áp dụng lợi nhuận mà bên vi phạm thu đƣợc làm căn cứ xác định mức bồi thƣờng, đồng thời có sự phân định rõ giữa lợi nhuận thu đƣợc từ hành vi xâm phạm và lợi nhuận từ hành vi sản xuất, kinh doanh hợp pháp148. Về mặt lý luận, lợi nhuận của bên xâm phạm chính là những “kết quả” thu đƣợc do hành vi trái pháp luật, nên họ khơng thể đƣợc hƣởng những lợi ích này mà phải “trả về” cho chủ thể hợp pháp. Tuy nhiên, nếu lấy “lợi nhuận mà bên xâm phạm thu đƣợc” bằng “lợi ích mà bên bị xâm phạm thiệt hại” là chƣa hợp lý, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, khách quan và chủ quan.
Tác giả kiến nghị căn cứ xác định mức bồi thƣờng theo điểm a khoản 1 Điều 205 Luật SHTT dựa trên tổng thiệt hại vật chất tính bằng tiền, nếu lợi nhuận bị
giảm sút của nguyên đơn chƣa đƣợc tính vào tổng thiệt hại thì khoản lợi ích thay thế không đơn thuần là khoản lợi nhuận mà bị đơn đã thu đƣợc do thực hiện hành vi xâm phạm mà cần có sự chuyển hóa nhất định. Cụ thể, cần thêm vào đó một tỷ lệ nhất định giữa sản phẩm gốc – sản phẩm xâm phạm để đảm bảo quyền lợi của chủ thể quyền SHCN. Xin đƣợc minh họa bằng ví dụ sau:
Công ty A sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu X đƣợc bảo hộ hợp pháp theo quy định pháp luật. Công ty B sản xuất sản phẩm X’ (lĩnh vực kinh doanh trùng, tƣơng tự hoặc có liên quan với sản phẩm X), xâm phạm quyền SHTT của công ty A. Thông thƣờng, giá trị mà công ty B muốn “lợi dụng” khi thực hiện hành vi xâm phạm chính là uy tín, chất lƣợng sản phẩm X, làm cho khách hàng bị nhầm lẫn giữa hai sản phẩm này. Hầu hết các sản phẩm X’ có chất lƣợng kém hơn, giá bán thấp hơn và số lƣợng, quy mô sản xuất cũng nhỏ hơn so với sản phẩm X. Trong trƣờng hợp khách hàng đã mua một sản phẩm vi phạm sẽ khơng mua sản phẩm chính hãng theo một tỷ lệ nhất định (m%). Khi lợi nhuận mà công ty A bị giảm sút không thể đƣợc xác định chính xác, có thể tính tốn thay thế bằng cách lấy số lượng sản phẩm
X’ mà công ty B bán được (Y) nhân với tỷ lệ (m%) để cho ra số lƣợng sản phẩm mà
đáng lẽ công ty A đã bán nếu khơng có hành vi xâm phạm. Phần BTTH do lợi nhuận bị giảm sút của công ty A (M) đƣợc tính theo cơng thức:
147 Nguyễn Hải An (2014), “So sánh hành vi xâm phạm quyền tác giả và BTTH trong tố tụng dân sự giữa Luật quyền tác giả Hàn Quốc và Luật SHTT Việt Nam”, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 11, tr. 31.
M = Y x m% x lợi nhuận trên một sản phẩm X mà cơng ty A bán.
Trong đó, số lƣợng sản phẩm Y mà công ty B bán đƣợc trong thời gian thực hiện hành vi xâm phạm là có thể tính tốn đƣợc; khoản lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm X mà công ty A thu đƣợc cũng có thể chứng minh đƣợc. Tỷ lệ m% do Tòa án ấn định trong từng vụ việc cụ thể, trên cơ sở quy định khung của pháp luật tƣơng ứng với từng lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ bị xâm phạm. Tất nhiên, cách tính này cũng chỉ mang tính tƣơng đối vì khơng thể loại trừ hoàn toàn các yếu tố tác động của thị trƣờng.
Bên cạnh đó, cũng cần phần biệt yếu tố tính thiệt hại là lợi nhuận chứ khơng phải doanh thu. Trong vụ việc hành vi xâm phạm nhãn hiệu “Thebol” đã đƣợc đề cập, Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu đòi bồi thƣờng của nguyên đơn là 49.000.000 đồng, đây là số tiền tƣơng đƣơng 110 thùng sữa tắm mà bên vi phạm đã bán. Tòa án cấp phúc thẩm xác định đây là doanh thu khi bán sữa tắm chứ không phải là lợi nhuận thu đƣợc, do đó bản án sơ thẩm buộc ơng Vinh phải bồi thƣờng số tiền này là với lập luận rằng lẽ ra công ty Việt My sẽ bán đƣợc là khơng có căn cứ149. Yêu cầu này khơng đƣợc chấp nhận. Hƣớng giải quyết của Tịa phúc thẩm là phù hợp với quy định pháp luật SHTT.