Quản trị bí mật kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành

Đề tài đề cập đến việc quản trị BMKD theo quy định pháp luật hiện hành, gồm ba nội dung chính như sau: i Phân tích các quy định của pháp luật SHTT về BMKD, nêu các loại BMKD và đưa ra nh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

ooo0ooo

NGÔ PHƯƠNG TRÀ

QUẢN TRỊ BÍ MẬT KINH DOANH

THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ

TP.Hồ Chí Minh – Năm 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

NGÔ PHƯƠNG TRÀ

QUẢN TRỊ BÍ MẬT KINH DOANH

THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Chuyên ngành: Luật kinh tế

Mã số: 60380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

TS NGUYỄN VĂN VIỄN

TP.Hồ Chí Minh – Năm 2016

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên là Ngô Phương Trà– mã số học viên: 7701240537A, là học viên lớp Cao học Luật Khóa năm 2014, chuyên ngành Luật kinh tế, Khoa Luật, Trường Đại học

Kinh tế TP Hồ Chí Minh, là tác giả của Luận văn thạc sĩ luật học với đề tài “Quản

trị bí mật kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành” (Sau đây gọi tắt là

“Luận văn”)

Tôi xin cam đoan tất cả các nội dung được trình bày trong Luận văn này là kết quả nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học Trong Luận văn có sử dụng, trích dẫn một số ý kiến, quan điểm khoa học của một số tác giả Các thông tin này đều được trích dẫn nguồn cụ thể, chính xác và có thể kiểm chứng Các số liệu, thông tin được sử dụng trong Luận văn là hoàn toàn khách quan và trung thực

Học viên thực hiện

Ngô Phương Trà

1.1.5 So sánh quy định về bí mật kinh doanh giữa pháp luật sở hữu

trí tuệ Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là

thành viên

14

1.2.2 Những vấn đề cần xem xét khi lựa chọn bảo hộ bí mật kinh

1.2.2.2 Khả năng đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ của thông tin 20

1.2.2.3 Hạn chế của việc bảo hộ bí mật kinh doanh 21 1.3 Lợi thế của doanh nghiệp có bí mật kinh doanh được bảo hộ 24

1.3.3 Lợi thế về công cụ pháp lý chống lại hành vi tiếp cận, sử dụng

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐỂ BẢO HỘ BÍ MẬT KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

2.1 Khảo sát thực trạng áp dụng pháp luật sở hữu trí tuệ để bảo hộ bí mật

2.2.1 Tranh chấp liên quan đến bí mật kinh doanh tại Việt Nam 32 2.2.2 Tranh chấp liên quan đến bí mật kinh doanh ở nước ngoài 39 2.3 Những vướng mắc trong bảo hộ bí mật kinh doanh tại các doanh

2.3.2 Chưa có cách thức bảo mật thích hợp đối với

2.3.3 Chưa có phương pháp hiệu quả để chứng minh quyền sở hữu

CHƯƠNG 3 VẬN DỤNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀO QUẢN TRỊ

BÍ MẬT KINH DOANH

3.2 Các quy định pháp luật cần vận dụng trong quá trình quản trị

3.2.1.1 Quy định về biện pháp bảo mật trong quan hệ lao động 52 3.2.1.2 Quy định về biện pháp bảo mật trong quan hệ hợp đồng 53 3.2.1.3 Quy định về biện pháp bảo mật trong quan hệ cạnh tranh 55 3.2.2 Quy định về biện pháp bảo vệ bí mật kinh doanh 56 3.2.2.1 Chứng minh quyền sở hữu đối với bí mật kinh doanh 57 3.2.2.2 Chứng minh đã có hành vi xâm phạm quyền đối với

3.2.2.3 Lựa chọn biện pháp xử lý xâm phạm phù hợp 58 3.3 Đề xuất cách thức quản trị bí mật kinh doanh trong doanh nghiệp 60 3.3.1 Chính sách và quy định về quản trị bí mật kinh doanh 60

bí mật kinh doanh

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

PL.5 Tài liệu về vụ tranh chấp IBM vs MARK D PAPERMASTER

PL.6 Tài liệu về vụ tranh chấp Hutchison vs KFC

07 WIPO : Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Bí mật kinh doanh (BMKD) là một loại quyền sở hữu công nghiệp tồn tại trong mọi doanh nghiệp (DN) Tuy nhiên, để được bảo hộ và có thể khai thác có hiệu quả đối với BMKD, trước tiên DN cần phải nhận diện được các loại thông tin

có thể trở thành BMKD và áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết đối với BMKD

đó Muốn vậy, DN cần tiến hành quản trị đối với BMKD Đề tài đề cập đến việc quản trị BMKD theo quy định pháp luật hiện hành, gồm ba nội dung chính như sau: (i) Phân tích các quy định của pháp luật SHTT về BMKD, nêu các loại BMKD và đưa ra những tiêu chí để xác định thông tin nào nên bảo hộ BMKD, phân tích những lợi thế của DN có BMKD được bảo hộ; (ii) Thực trạng áp dụng pháp luật để bảo hộ BMKD tại các DN thông qua kết quả khảo sát thực tế về khả năng nhận diện cũng như các biện pháp bảo mật đang được áp dụng tại DN và nghiên cứu một số vụ tranh chấp liên quan đến BMKD ở Việt Nam và nước ngoài; (iii) Vận dụng các quy định pháp luật vào quản trị BMKD, trong phần này tác giả đưa ra khái niệm về quản trị BMKD, tổng hợp và phân tích các quy định pháp luật trong nhiều ngành luật khác nhau cần vận dụng vào quá trình quản trị BMKD; trên cơ sở, đó đề xuất cách thức quản trị BMKD trong DN

[Bí mật kinh doanh; quản trị bí mật kinh doanh; nhận diện bí mật kinh doanh; biện pháp bảo mật cận thiết; các loại bí mật kinh doanh]

PHẦN MỞ ĐẦU

1 Lý do chọn đề tài

Mỗi DN có thể có một số đối tượng SHTT khác nhau, tuỳ thuộc vào từng lĩnh vực kinh doanh và đặc thù của DN Mặc dù về lý thuyết, một công ty đa ngành nghề có thể có tất cả các loại đối tượng SHTT nhưng thực tế sẽ khó có một DN nào

có đầy đủ các đối tượng đó, ví dụ một công ty thiết kế hàng trang trí nội thất sẽ có rất nhiều tác phẩm có quyền tác giả hoặc nhiều kiểu dáng công nghiệp được đăng

ký nhưng không thể có quyền đối với giống cây trồng, hoặc ngược lại, một công ty chuyên nghiên cứu giống cây trồng sẽ khó mà có quyền SHTT đối với thiết kế bộ trí mạch tích hợp bán dẫn Nhưng mọi DN hoạt động trong mọi lĩnh vực kinh doanh, với mọi đặc thù khác nhau đều có các thông tin mật và chúng có thể được bảo hộ dưới dạng BMKD, ví dụ danh sách khách hàng, danh sách nhà cung cấp, danh sách đối tác, mối quan hệ với những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội hay các thông tin mang tính kỹ thuật khác như các bí quyết kỹ thuật (knowhow), quy trình sản xuất, hay kể cả những mẫu thiết kế hoặc chiến lược quảng cáo, tiếp thị chưa/ không được lựa chọn để sử dụng trên thực tế… Vậy, BMKD là một loại quyền SHTT phổ biến, có thể có ở mọi DN khác nhau

Giá trị kinh tế của các BMKD là vô cùng khác nhau, có những BMKD chỉ mang lại một giá trị kinh tế không đáng kể, nhưng có những BMKD có một giá trị khổng lồ Một ví dụ mà khi nói đến BMKD không thể quên nhắc đến, đó là bí mật công thức nước giải khát có ga Coca Cola Khó mà xác định rõ ràng là BMKD này

đã đóng góp bao nhiêu phần trăm vào mạng giá trị của thương hiệu Coca Cola Nhưng cùng với những đối tượng SHTT khác như kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả… BMKD đã góp một phần không nhỏ cho thương hiệu này luôn được xếp hàng đầu trong bảng định giá thương hiệu trên toàn thế giới Chúng ta biết là công thức bí mật của món nước giải khát này đã tồn tại cùng với DN, tính đến nay là hơn

100 năm Làm sao có một đối tượng SHTT nào ngoài BMKD có giá trị lớn đồng thời có khả năng khai thác dài lâu được như vậy?

Ngành luật SHTT có đặc thù là các quy định ở phần lớn các quốc gia trên thế giới thực chất là quá trình nội địa hoá các quy định trong các điều ước quốc tế Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này, các quy định về SHTT nói chung

và về BMKD nói riêng không có khác biệt gì đáng kể so với những điều ước quốc

tế và pháp luật ở hầu hết các quốc gia khác Đối với BMKD, các quy định đều mang tính “mở” để chủ sở hữu tự hiểu và làm theo cách của mình

Mặc dù có một hành lang pháp lý tương tự nhau nhưng ở nhiều nước phát triển, có những BMKD được bảo vệ và khai thác tốt, tạo được giá trị rất lớn và lâu dài; trong khi đó, tại Việt Nam hầu như các DN chưa khai thác được BMKD một cách có hiệu quả, thậm chí khi bị chiếm đoạt BMKD chủ sở hữu đích thực lại không thể chứng minh được quyền của mình để yêu cầu xử lý xâm phạm Lý do của sự khác biệt này thiết nghĩ không phải là do pháp luật Việt Nam còn thiếu sót, từ góc nhìn đó, tác giả nhận thấy vấn đề của chúng ta không phải là cải cách các quy định của pháp luật hiện hành

Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Tác giả cho rằng chính việc chưa vận dụng hiệu quả pháp luật trong việc quản trị BMKD là nguyên nhân dẫn đến hầu hết DN Việt Nam chưa bảo hộ được BMKD và càng chưa thể khai thác tốt BMKD Vì vậy, đề

tài "Quản trị bí mật kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành" được tác giả

lựa chọn làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ của mình

2 Giả thuyết, câu hỏi nghiên cứu

2.1 Các giả thuyết nghiên cứu

Các giả thuyết khoa học được sử dụng để nghiên cứu là:

Thứ nhất, các quy định pháp luật SHTT về BMKD của Việt Nam không có

sự khác biệt đáng kể so với các điều ước quốc tế

Thứ hai, DN có BMKD được bảo hộ sẽ có những lợi thế trong kinh doanh Thứ ba, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam chưa nhận diện được hết các

loại thông tin mật có thể trở thành BMKD

Thứ tư, phần lớn các doanh nghiêp Việt Nam chưa áp dụng hoặc áp dụng

chưa đầy đủ những biện pháp bảo mật cần thiết đối với thông tin mật để thông tin

đó đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ BMKD

Thứ năm, để bảo hộ và khai thác hiệu quả BMKD thì DN cần phải tiến hành

quản trị đối với BMKD đó

Thứ sáu, để quản trị tốt BMKD, DN cần phải vận dụng được các quy định

pháp luật có liên quan thuộc nhiều ngành luật khác nhau

2.2 Các câu hỏi nghiên cứu

Từ các giả thiết nghiên cứu trên, tác giả xác định đề tài cần giải quyết ba câu hỏi nghiên cứu lớn sau:

Thứ nhất, những thông tin nào nên bảo hộ BMKD và quyền sở hữu

BMKD có thể tạo ra những lợi thế gì cho DN? Để trả lời câu hỏi này tác giả phân

tích các quy định của pháp luật SHTT về BMKD để rút ra những đặc điểm cơ bản của đối tượng này và những ưu điểm cũng như nhược điểm của hình thức bảo hộ BMKD Từ đó xác định những loại thông tin nên bảo hộ BMKD và những lợi thế của DN có BMKD được bảo hộ

Thứ hai, thực trạng áp dụng pháp luật để bảo hộ BMKD tại các DN ở

Việt Nam hiện nay và những vướng mắc cần khắc phục là gì? Để trả lời câu hỏi

này tác giả tiến hành khảo sát 100 doanh nghiệp để đánh giá thực trạng doanh nghiệp Việt Nam về bảo hộ BMKD, khả năng nhận diện BMKD và những biện pháp bảo mật BMKD mà DN đang áp dụng Bên cạnh việc tiến hành khảo sát thực

tế, tác giả nghiên cứu và phân tích một số vụ tranh chấp liên quan đến BMKD ở cả trong và ngoài nước Từ đó, tìm ra những vướng mắc còn tồn tại trong việc bảo hộ BMKD của các DN Việt Nam

Thứ ba, những quy định pháp luật nào có thể vận dụng và cách thức vận

dụng hữu hiệu các quy định pháp luật vào quản trị BMKD? Để trả lời câu hỏi

này, tác giả đưa ra khái niệm về quản trị BMKD, tổng hợp những quy định pháp luật liên quan từ các ngành luật khác nhau có thể được vận dụng trong quản trị BMKD Từ đó, đề xuất một cách thức quản trị BMKD cho DN mang tính tổng quát,

đi từ các chính sách và quy định của DN đến quy trình quản trị và những điều kiện

hỗ trợ cho hoạt động quản trị BMKD

3 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Cho đến nay, các đề tài nghiên cứu và công trình khoa học của Việt Nam chuyên biệt về BMKD nói chung còn chưa nhiều, và thường chỉ tập trung vào việc phân tích những bất cập trong quy định pháp luật về BMKD Tác giả xin điểm qua một số công trình nghiên cứu như sau:

Một số bài báo của tiến sỹ Nguyễn Thái Mai – Khoa Pháp luật quốc tế, Đại

học Luật Hà Nội “Hoàn thiện Pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối

với BMKD”1, “Xác định các điều kiện bảo hộ đối với BMKD – Một nội dung pháp

lý quan trọng trong khi giải quyết các vụ việc về xâm phạm BMKD tại tòa án” 2 và

“Bổ sung luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam về BMKD trong mối tương quan với quy định

của điều ước quốc tế và pháp luật các nước” 3 đều tập trung chỉ ra bất cập trong các quy định của pháp luật về phạm vi bảo hộ, điều kiện bảo hộ và các biện pháp bảo mật đối với BMKD và vai trò của điều kiện bảo hộ BMKD trong công tác xét xử

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội có đề

tài “Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với BMKD, chỉ dẫn địa lý, tên thương

mại”4 và bài báo “BMKD và các tiêu chí bảo hộ” 5 tập trung phân tích các bất cập của pháp luật Việt Nam về BMKD Tuy nhiên bối cảnh của các nghiên cứu này là trước khi Luật SHTT được ban hành (2005)

Ngoài ra, còn một số đề tài nghiên cứu khác như: “Bảo hộ quyền Sở hữu

công nghiệp đối với BMKD theo quy định của pháp luật Việt Nam” 6 “Bảo hộ BMKD theo quy định của các điều ước quốc tế và pháp luật Việt nam” 7…cũng bàn

về những bất cập trong pháp luật Việt Nam về BMKD

Các tài liệu trên chưa nghiên cứu dựa trên khảo sát thực tế mà chỉ nghiên

cứu lý thuyết đơn thuần Đến đề tài “Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với

BMKD – pháp luật và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam”8 của Trần Thị Kim Huế, tác giả đã nghiên cứu dựa trên cả lý luận và kết quả khảo sát thực tế về hiểu biết của

DN đối với BMKD, nhận thức của DN về vai trò của BMKD và quy định về trách nhiệm bảo vệ BMKD cho nhân viên trong DN

Đề tài “BMKD theo pháp luật sở hữu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay” 9 là một công trình nghiên cứu còn khá mới, nội dung chính là đánh giá thực trạng pháp luật bảo hộ BMKD ở Việt Nam để từ đó đưa ra kiến giải nhằm hoàn thiện pháp luật

và nâng cao kết quả bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với đối tượng này

1 Nguyễn Thái Mai, 2009a

2 Nguyễn Thái Mai, 2009b

3 Nguyễn Thái Mai, 2012

4 Nguyễn Thị Quế Anh, 2002

5 Nguyễn Thị Quế Anh, 2003

Như vậy, các tài liệu trên đều tập trung nghiên cứu theo hướng kiến nghị cải cách pháp luật Việc vận dụng pháp luật để quản trị tốt BMKD, tức là sử dụng những quy định hiện hành một cách hữu hiệu, chưa thấy được đề cập đến trong các

đề tài và công trình nghiên cứu trong nước

Trong các tài liệu nước ngoài, như khóa đào tạo từ xa về quản trị sở hữu công nghiệp của WIPO10 chỉ dừng lại ở việc nêu lên ý nghĩa, tầm quan trọng của

việc quản trị BMKD mà chưa đi sâu vào những biện pháp tác nghiệp cụ thể mang tính kỹ thuật trong việc quản trị BMKD Chương trình đào tạo trực tuyến IP PANORAMA11 về SHTT cũng đã có nguyên một chương về BMKD, trong đó có một phần về quản lý bí mật kinh doanh bao gồm 10 bước ngắn gọn chủ yếu liên quan đến công tác bảo mật Một số tài liệu khác liên quan đến quản trị BMKD hầu hết cũng chỉ dừng lại ở việc đưa ra những bước ngắn gọn trong bảo mật BMKD

Tóm lại, các công trình nghiên cứu của Việt Nam về BMKD hầu hết đi theo hướng phân tích những bất cập trong quy định pháp luật, từ đó đưa ra những kiến nghị để cải cách pháp luật chứ không nghiên cứu theo hướng vận dụng pháp luật Các công trình nghiên cứu của nước ngoài đã có hướng chú trọng vào việc vận dụng pháp luật để quản trị BMKD, tuy nhiên tác giả chưa tìm thấy công trình nghiên cứu nào đưa ra những giải pháp mang tính tổng thể cho DN trong quản trị BMKD từ lời khuyên về những thông tin nên bảo hộ BMKD, đến các quy định có thể áp dụng trong quản trị BMKD và cách thức để quản trị BMKD

4 Mục đích và phạm vi nghiên cứu

4.1 Mục đích nghiên cứu

Đề tài này không nhằm mục đích đánh giá luật thực định hay đưa ra giải

pháp, kiến nghị để cải cách pháp luật hiện hành liên quan đến BMKD Mục đích

của đề tài là đưa ra những kiến nghị nhằm giúp DN có thể vận dụng tốt những quy

định pháp luật hiện hành để quản trị BMKD một cách có hiệu quả tại DN mình

4.2 Phạm vi nghiêu cứu

Với mục đích kiến nghị cách thức vận dụng hữu hiệu các quy định pháp luật vào quản trị BMKD, đề tài không chú trọng vào những ưu – nhược điểm hay bất cập còn tồn tại trong các quy định của pháp luật mà chỉ nghiên cứu theo hướng

10 WIPO, 2015

11 WIPO, KIPO và KIPA

với quy định hiện hành, DN có thể và nên làm gì để vừa phù hợp với quy định vừa quản trị tối ưu cho BMKD của DN

Đối tượng hướng tới của đề tài là các DN, vì vậy, việc quản trị các thông tin mật tại các cơ quan, tổ chức không phải là DN không nằm trong phạm vi nghiên cứu của đề tài Nghĩa vụ bảo mật dữ liệu thử nghiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho các sản phẩm như dược phẩm, nông hóa phẩm, vì vậy cũng sẽ không thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài

5 Phương pháp nghiên cứu

Với đặc thù của ngành Luật học, các phương pháp chủ yếu được sử dụng trong đề tài này đều là các phương pháp nghiên cứu định tính

- Phương pháp phân tích luật, phương pháp so sánh, phân loại và khái quát

được áp dụng chủ yếu để giải quyết câu hỏi nghiên cứu thứ nhất, những thông tin

nào nên bảo hộ BMKD và quyền sở hữu BMKD có thể tạo ra những lợi thế gì cho DN?

- Phương pháp chọn mẫu, khảo sát thu thập dữ liệu, nghiên cứu tình huống thực tế, phân tích dữ liệu, liệt kê, tổng hợp và khái quát hóa được áp dụng chủ yếu

để giải quyết câu hỏi nghiên cứu thứ hai, thực trạng áp dụng pháp luật để bảo hộ

BMKD tại các DN ở Việt Nam hiện nay và những vướng mắc cần khắc phục là gì?

- Phương pháp phân tích luật, liệt kê và tổng hợp được áp dụng chủ yếu để

giải quyết câu hỏi nghiên cứu thứ ba, những quy định pháp luật nào có thể vận dụng

và cách thức vận dụng hữu hiệu các quy định pháp luật vào quản trị BMKD?

6 Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài

Ý nghĩa khoa học của đề tài là đề tài nghiên cứu cả về khía cạnh pháp luật

và khía cạnh quản trị BMKD, kết quả đề tài cung cấp một tập thông tin khá đầy đủ

về khía cạnh pháp luật liên quan đến BMKD có sự kết hợp với những thông tin cơ bản của khía cạnh quản trị BMKD

Giá trị ứng dụng thực tiễn của đề tài là khá thiết thực, mọi DN đều có thể dựa vào những đề xuất của đề tài trong cách thức quản trị BMKD đề xây dựng ngay cho mình một mô hình quản trị tương đối đầy đủ và hiệu quả

CHƯƠNG 1 PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ BÍ MẬT KINH DOANH, NHỮNG THÔNG TIN NÊN BẢO HỘ BÍ MẬT KINH DOANH

VÀ LỢI THẾ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ

BÍ MẬT KINH DOANH ĐƯỢC BẢO HỘ

1.1 Pháp luật sở hữu trí tuệ về bí mật kinh doanh

1.1.1 Khái niệm bí mật kinh doanh

Quyền SHTT là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ12, các tài sản trí tuệ này là “thành quả lao động sáng tạo hay uy tín kinh doanh”13 và không có hình thái vật chất Vì vậy, quyền SHTT là một loại tài sản vô hình, nhưng khi ứng dụng quyền SHTT vào sản phẩm hữu hình nhất định thì nó có thể mang lại hiệu quả, giá trị lớn Hiện nay, cũng như nhiều nước trên thế giới, Việt Nam chia quyền SHTT ra thành ba nhánh lớn là (i) quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, (ii) quyền sở hữu công nghiệp và (iii) quyền đối với giống cây trồng Trong đó, BMKD là một trong những đối tượng thuộc quyền SHCN, là nhánh thứ hai và cũng

là nhánh gắn liền với hoạt động kinh doanh của DN nhất trong tất cả các nhánh quyền SHTT

Các quy định pháp luật về SHTT nói chung tại Việt Nam bắt đầu manh nha

từ những năm 1960 với Nghị định 20/CP14 ngày 08/2/1965, tiếp theo là Nghị định 31/CP15 ngày 23/1/1981 … Đến Nghị định 63/CP16 ngày 24/10/1996 thì hầu hết các đối tượng SHCN như sáng chế và giải pháp hữu ích (nay gộp chung là sáng chế), kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa (nay đổi là nhãn hiệu), tên gọi xuất xứ hàng hóa (nay được thay thế bằng chỉ dẫn địa lý) đã được ghi nhận bảo hộ Tuy nhiên, BMKD là một trong những đối tượng quyền SHCN được ghi nhận bảo hộ muộn nhất hiện nay (chỉ trước thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được ghi nhận bảo hộ vào năm 2003), BMKD lần đầu được quy định tại Nghị định 54/2000/NĐ-

Tại Điều 6 Nghị định 54/2000/NĐ-CP quy định “BMKD được bảo hộ là

thành quả đầu tư dưới dạng thông tin” và phải đáp ứng đủ ba điều kiện bảo hộ Với

khái niệm này, BMKD được xác định là thành quả đầu tư nói chung, không xác định cụ thể là loại đầu tư nào

Luật SHTT năm 2005 ra đời đánh dấu một bước phát triển mới của pháp luật về SHTT ở nước ta khi lần đầu tiên các quy định về SHTT được quy tụ lại trong một văn bản luật thống nhất Luật SHTT 2005 đã được sửa đổi bổ sung vào năm 2009 (gọi tắt là Luật SHTT) và cho đến nay, đây là văn bản pháp luật chính thống cao nhất có quy định thế nào là BMKD Tại Khoản 23 Điều 4 về giải thích từ

ngữ Luật SHTT quy định: “BMKD là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài

chính, trí tuệ, chưa bị bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh”

Cả hai khái niệm trên đều thống nhất BMKD là một dạng thông tin, tuy nhiên Luật SHTT đã cụ thể hơn về cơ sở phát sinh của BMKD, nó phải là thành quả của hoạt động đầu tư tài chính hoặc đầu tư trí tuệ Đã là BMKD thì thông tin đó tất nhiên phải có khả năng sử dụng trong kinh doanh, nếu không thì nó chỉ là những bí mật thông thường khác Một điểm vô cùng quan trọng cần chú ý nữa đó là thông tin của BMKD phải là thông tin chưa bị bộc lộ, bởi nếu một thông tin đã bị bộc lộ thì

nó không còn là bí mật nữa, đây là đặc điểm vốn có của mọi thứ có tính “bí mật”

Việc quy định về cơ sở phát sinh ra BMKD từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ như trong Luật SHTT dường như làm bó hẹp phạm vi của khái niệm về BMKD, bởi nếu một thông tin mật vô tình được phát hiện ra mà chẳng có sự đầu tư đặc biệt nào nhưng thông tin đó vẫn đem lại lợi thế cho DN trong hoạt động kinh doanh thì nó có thể không được bảo hộ theo quy định này Có lẽ vì lý do này, Khoản 4 Điều 6 Nghị Định 103/2006/NĐ-CP18 quy định “Quyền SHCN đối với

BMKD được xác lập trên cơ sở đầu tư tài chính, trí tuệ hay bất kỳ cách thức hợp pháp nào để tìm ra, tạo ra hoặc đạt được thông tin ”, theo đó cơ sở phát sinh ra

BMKD không còn bị bó hẹp trong các hoạt động đầu tư tài chính và trí tuệ nữa mà chỉ cần có “cách thức hợp pháp” là được

Với mục đích là “quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật SHTT”, từ quy định của Nghị định 103/2006/NĐ-CP nêu trên, có thể kết luận theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, BMKD có ba đặc điểm, cụ thể: (i) là một dạng thông tin, (ii) chưa bị bộc lộ, và (iii) có khả năng sử dụng trong kinh doanh Những đặc điểm này là khá tương đồng với cách hiểu chung trên thế giới về BMKD

18 Nghị định 103/2006/NĐ-CP

Trên thế giới cũng có nhiều định nghĩa khác nhau về BMKD (trade secrets) như: WIPO cho rằng19 “Nói chung, bất kỳ một thông tin kinh doanh bí mật nào cung

cấp cho DN một lợi thế cạnh tranh thì đều có thể được coi là một BMKD” 20 Theo

cơ quan SHTT Singapore thì21: “Một BMKD là thông tin quan trọng của các DN

hoặc công ty và không được công chúng biết đến Nó là một thuật ngữ thường được

sử dụng để chỉ các thông tin có giá trị thương mại” 22 Theo cơ quan SHTT Canada thì23 “BMKD bao gồm bất kỳ thông tin kinh doanh có giá trị mà giá trị của nó xuất

phát từ sự bí mật” 24… Dù diễn đạt theo cách nào, tựu chung lại BMKD cũng là một dạng thông tin, thông tin đó có giá trị trong kinh doanh và nó phải là một thông tin mật, không có quy định nào về cơ sở phát sinh ra BMKD trong các quy định này

1.1.2 Điều kiện bảo hộ bí mật kinh doanh

Không phải mọi loại thông tin mật đều có thể trở thành BMKD, Luật SHTT đưa ra những tiêu chí cụ thể để xác định thế nào là một thông tin mật đáp ứng điều kiện bảo hộ của một BMKD, nội dung này được quy định tại Điều 84 Luật SHTT, theo đó, BMKD được bảo hộ nếu đáp ứng đủ ba điều kiện như sau:

- Thứ nhất, không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có

được: Thông tin của BMKD không phải là hiểu biết thông thường tức là thông tin

đó chưa được phổ biến đến mức trở thành những kiến thức thông thường mà mọi người đều có thể biết, ví dụ: thông tin trong các tài liệu giảng dạy và học tập, thông tin trên báo chí hàng ngày… được xem là “hiểu biết thông thường” và không phải là đối tượng của BMKD Thông tin đó không dễ dàng có được vì nó không được bộc

lộ công khai đến mức mọi người đều có thể truy cập một cách dễ dàng, ví dụ thông tin trong các bài báo khoa học đã được đăng trên các tạp chí chuyên ngành, thông tin được chia sẻ công khai trên các website hoạt động chuyên môn… là những thông tin mang tính chuyên sâu chứ không còn là những hiểu biết thông thường nữa nhưng nó lại “dễ dàng có được” nên không thể trở thành BMKD

Tuy nhiên, trên cơ sở những thông tin dưới dạng là những hiểu biết thông thường hay dễ dàng có được này, người ta có thể tổng hợp, chọn lọc, nghiên cứu

22 A trade secret is information that is important to the business or company and is not known to the public

It is a term often used to cover information that has commercial value

23 Canadian Intellectual Property Office

24 Trade secrets include any valuable business information that derives its value from the secrecy

phát triển, tìm ra quy luật…để tạo ra những tập thông tin mới hữu ích cho hoạt động kinh doanh và hoàn toàn đáp ứng điều kiện để trở thành BMKD Ví dụ, doanh nhân

A tìm trong danh bạ DN được công bố công khai trên cổng thông tin DN quốc gia, dựa trên tiêu chí về ngành nghề kinh doanh, địa bàn trú đóng, quy mô DN… để lọc

ra danh sách những DN có thể trở thành khách hàng tiềm năng của công ty ông; hoặc nhà nghiên cứu B dựa trên những tin tức về tình hình chính trị thế giới được đăng tải công khai trên báo chí để đánh giá xu hướng thay đổi của tỷ giá ngoại hối trong tương lai Khi đó, danh sách khách hàng tiềm năng của doanh nhân A hay xu hướng thay đổi tỷ giá ngoại hối của nhà nghiên cứu B đều là những tập thông tin mới không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được (nếu chúng không bị chính doanh nhân A hay nhà nghiên cứu B bộc lộ công khai) Như vậy, ngoài việc phải đầu tư sáng tạo (như nhà nghiên cứu B) thì việc kết hợp cách đơn thuần những thông tin đã là hiểu biết thông thường và/ hoặc dễ dàng có được (như doanh nhân A) cũng vẫn có thể tạo ra một tập thông tin không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được

Như vậy, có thể hiểu một cách khái quát, thông tin “không phải là hiểu biết thông thường” của BMKD là thông tin có được nhờ sự đầu tư về suy nghĩ/ thời gian/ nỗ lực/ kinh nghiệm và không nhiều người biết đến25

- Thứ hai, khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ

BMKD lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng BMKD đó Như

vậy, thông tin trong BMKD phải là thông tin hữu ích cho hoạt động kinh doanh, muốn vậy trước tiên nó phải có khả năng sử dụng trong hoạt động kinh doanh và khi sử dụng sẽ tạo ra giá trị nhất định Chính giá trị được tạo ra từ BMKD sẽ là “lợi thế” của người nắm giữ và sử dụng thông tin từ BMKD Những “lợi thế” của người nắm giữ BMKD sẽ được phân tích cụ thể hơn ở phần sau của đề tài (phần 1.2)

Như vậy, nếu một người nắm giữ tập thông tin và dù rằng chắc chắn thông tin đó có giá trị nhưng anh ta không sử dụng nó thì tập thông tin đó cũng không được bảo hộ như một BMKD Cụ thể như hai ví dụ ở trên, nếu doanh nhân A không bao giờ sử dụng tới danh sách khách hàng tiềm năng mà mình đã tạo lập hay nhà nghiên cứu B không sử dụng thông tin về xu hướng thay đổi tỷ giá ngoại hối đó cho đến khi xu hướng đó chấm dứt và cả hai cùng không chuyển giao các thông tin đó cho ai khác thì những tập thông tin đó không phải là một BMKD vì nó không được

25 Đào Minh Đức, 2005 slide 3

sử dụng trong hoạt động kinh doanh nên cũng không đem lại bất kỳ lợi thế nào cho người nắm giữ

- Thứ ba, được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để

BMKD đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được Những thông tin không

phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được, khi sử dụng trong kinh doanh tạo lợi thế cho người nắm giữ chỉ trở thành BMKD nếu nó được giữ bí mật Việc giữ bí mật đó được thực hiện thông qua các biện pháp bảo mật nhằm ngăn chặn hành vi “bộc lộ” và “tiếp cận” Trên thực tế, một BMKD chỉ thực sự tạo nên lợi thế cho người nắm giữ và sử dụng nó nếu thông tin của BMKD đó có khả năng

“nắm giữ” được, nghĩa là người nắm giữ phải có khả năng kiểm soát được thông tin

Vì đặc tính của thông tin là vô hình nên trong trường hợp này, để kiểm soát, nắm giữ nó thì cần phải bảo mật, và các biện pháp bảo mật phải đủ ở mức “cần thiết” mới đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ của một BMKD

Quay trở lại với hai ví dụ trên: Nếu nhà nghiên cứu B chỉ là người nghiên cứu đơn thuần và không có ý định tham gia kinh doanh, ông chủ động công bố xu hướng thay đổi tỷ giá ngoại hối mà mình vừa nghiên cứu để giới kinh doanh tham khảo và quyết định việc sử dụng thông tin đó, đương nhiên tập thông tin này không thể là BMKD; việc chủ động công bố thông tin thể hiện ý chí của người nắm giữ thông tin là họ không mong muốn biến thông tin đó thành một BMKD Với trường hợp của doanh nhân A, ông không có ý định công bố danh sách khách hàng tiềm năng của mình vì dự định sẽ khai thác danh sách này để mở rộng thị phần cho sản phẩm của công ty, tuy nhiên A không coi trọng việc bảo mật, ông để quên một bản sao danh sách đó tại hội trường của một hội thảo có rất nhiều DN cùng ngành nghề kinh doanh tham gia, một số người tham gia hội thảo đã đọc được và sử dụng thông tin trong danh sách khách hàng tiềm năng của A; lúc này A không thể đòi hỏi quyền

sở hữu BMKD đối với tập thông tin nói trên vì anh đã không có biện pháp bảo mật cần thiết theo quy định của pháp luật nên tập thông tin của anh không đáp ứng tiêu chuẩn để bảo hộ là một BMKD

- Ngoài việc đáp ứng đủ ba điều kiện bảo hộ nêu trên, BMKD phải không thuộc các đối tượng loại trừ không được bảo hộ với danh nghĩa BMKD26

theo luật định, cụ thể, không phải là: (i) bí mật về nhân thân, (ii) bí mật về quản lý nhà nước, (iii) bí mật về quốc phòng, an ninh và (iv) thông tin bí mật khác không liên quan đến kinh doanh Trên thực tế, các loại thông tin mật trên hoàn toàn có thể

26 Điều 85 Luật SHTT

đáp ứng đủ các điều kiện của một BMKD (như tình hình sức khỏe của vị vua xứ Saudi Arabia có thể ảnh hưởng đến giá dầu mỏ thế giới hoặc chính sách quy hoạch

mở rộng đô thị của chính quyền có thể ảnh hưởng đến giá đất đai tại khu vực đô thị được mở rộng…), dù vậy thì nó đã thuộc các đối tượng bị loại trừ nên sẽ không được công nhận bảo hộ là BMKD

Ngoài pháp luật về SHTT, Luật Cạnh tranh cũng có quy phạm điều chỉnh

về BMKD, theo đó, BMKD được giải thích là những thông tin có đủ các điều kiện: (i) không phải là hiểu biết thông thường (ii) có khả năng áp dụng trong kinh doanh

và khi áp dụng sẽ mang lại lợi thế (iii) được bảo mật bằng các biện pháp cần thiết27 Những điều kiện được quy định trong Luật Cạnh tranh cũng chính là điều kiện bảo

hộ BMKD được quy định trong Luật SHTT

1.1.3 Căn cứ xác lập quyền đối với bí mật kinh doanh

Phần lớn các đối tượng SHCN, “quyền” chỉ được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; có nghĩa là để quyền được xác lập và một/ một số chủ thể trở thành chủ sở hữu quyền thì cần phải tiến hành những thủ tục hành chính theo quy định Tuy nhiên, cũng có một số đối tượng SHCN quyền sẽ tự động được xác lập khi đáp ứng các quy định của pháp luật

mà không cần phải tiến hành bất kỳ một thủ tục gì BMKD là một trong những đối tượng SHCN mà quyền được tự động xác lập Vấn đề này được quy định tại Khoản

3.c Điều 6 Luật SHTT như sau: “Quyền SHCN đối với BMKD được xác lập trên cơ

sở có được một cách hợp pháp BMKD và thực hiện việc bảo mật BMKD đó”

Chính căn cứ xác lập quyền đối với BMKD đã góp phần lớn trong việc tạo nên cho đối tượng này những đặc thù rất riêng biệt so với các đối tượng SHCN khác Không có văn bằng bảo hộ cho BMKD, bình thường một BMKD cứ thế được chủ thể quyền28 sử dụng mà không cần một căn cứ nào để chứng minh quyền Tuy nhiên, khi có tranh chấp hoặc xâm phạm xảy ra, chủ sở hữu sẽ phải chứng minh mình có quyền sở hữu đối với BMKD đó

Việc chứng minh quyền sở hữu đã phát sinh đối với bất kỳ đối tượng SHCN nào cũng chính là chứng minh đối tượng đó đã có đầy đủ căn cứ xác lập quyền Như vậy, cụ thể là để chứng minh quyền sở hữu đã phát sinh đối với BMKD, chủ sở hữu

27 Khoản 10 Điều 3 Luật Cạnh tranh

28 Khoản 6 Điều 4 Luật SHTT quy định “Chủ thể quyền SHTT là chủ sở hữu quyền SHTT hoặc tổ chức, cá

nhân được chủ sở hữu chuyển giao quyền SHTT”, như vậy chủ thể quyền SHTT là khái niệm rộng hơn khái

niệm chủ sở hữu, nó bao gồm chủ sở hữu và những người được chủ sở hữu cấp phép cho sử dụng

phải chứng minh rằng BMKD đó “có được một cách hợp pháp” và chủ sở hữu đã

“thực hiện việc bảo mật”

Để chứng minh BMKD đã được tạo lập, phát hiện một cách hợp pháp sẽ rất khó khăn và ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với BMKD có khả năng tồn tại lâu dài Một điều đáng chú ý là một BMKD chỉ thực sự tồn tại được lâu dài khi nó vẫn còn tiếp tục có giá trị và mang lại lợi thế trong kinh doanh Như vậy, BMKD càng tồn tại lâu thì dường như giá trị của nó càng lớn và bền Thế nhưng, càng có giá trị lâu dài thì việc chứng minh nguồn gốc hợp pháp của BMKD đó càng trở nên rắc rối, phức tạp hơn Để giải quyết được vấn đề này, chủ sở hữu BMKD cần làm gì?

Biện pháp bảo mật mà chủ sở hữu áp dụng đối với BMKD phải là biện pháp bảo mật “cần thiết” thì mới đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ của BMKD như đã phân tích ở phần trên (phần 1.1.2) Tuy nhiên, xác định thế nào là biện pháp bảo mật cần thiết thực tế không dễ dàng và pháp luật cũng không có quy định cụ thể hơn

về vấn đề này Chính vì vậy, chủ sở hữu BMKD hoàn toàn phải chủ động để tìm các biện pháp bảo mật thế nào nhằm đảm bảo ngăn chặn tối đa khả năng thông tin trong BMKD bị bộc lộ hoặc bị tiếp cận Tùy thuộc vào tính chất, giá trị của mỗi BMKD khác nhau mà biện pháp bảo mật cụ thể sẽ có sự khác biệt, nhưng có thể có một

“nguyên tắc chung” nào để thiết lập biện pháp bảo mật đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của sự “cần thiết” hay không?

Quản trị các đối tượng SHTT nói chung để khai thác và bảo vệ quyền đối với chúng một cách hiệu quả là cần thiết thì việc quản trị đối với BMKD là cần thiết hơn cả Quản trị BMKD bắt đầu từ khâu đảm bảo có đủ cơ sở để chứng minh quyền được xác lập và kéo dài suốt “vòng đời” của BMKD đó vì song song với việc sử dụng khai thác một cách có hiệu quả và bảo vệ chống lại các hành vi xâm phạm như các đối tượng SHTT khác thì chủ thể quyền còn luôn luôn phải thực hiện biện pháp bảo mật cần thiết nhằm duy trì khả năng đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ của BMKD

1.1.4 Thời hạn bảo hộ đối với bí mật kinh doanh

Đối với các đối tượng SHCN xác lập quyền trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ thì thường có quy định cụ thể về thời hạn bảo hộ và thời hạn này sẽ được ghi nhận trong văn bằng bảo hộ (trừ giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý

có hiệu lực vô thời hạn) Còn các đối tượng SHCN xác lập quyền tự động, trong đó

có BMKD thì pháp luật không quy định cụ thể về thời hạn bảo hộ Điều này có nghĩa là cho đến khi nào bản thân BMKD đó còn đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ thì nó còn được pháp luật bảo hộ

Như vậy, thời hạn bảo hộ của một BMKD ngắn hay dài do chính chủ sở hữu BMKD đó quyết định chứ không bị giới hạn theo quy định nào Tất nhiên, chủ

sở hữu có mong muốn BMKD của mình được bảo hộ lâu dài hay không thì còn tùy thuộc vào giá trị hay lợi thế kinh doanh mà BMKD đó mang lại; nhưng nếu mong muốn được bảo hộ lâu dài thì chủ sở hữu BMKD phải chủ động thực hiện các công việc nhằm duy trì khả năng đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ của BMKD đó Trên thực tế,

có những BMKD được bảo hộ từ đời này sang đời khác như các bí quyết gia truyền,

ví dụ cùng một món ăn nhưng nhờ bí quyết trong quy trình chế biến hoặc có thêm gia vị bí mật… mà một tiệm ăn sẽ cung cấp được món ăn có hương vị đậm đà, thơm ngon hơn những nơi khác, nhờ vậy có thể bán giá cao hơn, giữ chân được nhiều khách hàng hơn so với các tiệm ăn kinh doanh cùng món ăn đó; bí quyết này được truyền qua nhiều đời và vẫn giữ được “lợi thế cạnh tranh” cho chủ sở hữu là nhờ việc thực hiện biện pháp bảo mật luôn được chú trọng (chỉ truyền cho con trưởng, chỉ truyền cho con trai, chỉ truyền cho con gái…)

1.1.5 So sánh quy định về bí mật kinh doanh giữa pháp luật sở hữu trí tuệ

Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Công ước Paris29 đã đề cập đến hầu hết các đối tượng của quyền SHCN, bao gồm: sáng chế, nhãn hiệu (gồm nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu tập thể), kiểu dáng công nghiệp, tên thương mại, tên gọi xuất xứ hàng hóa và chỉ dẫn nguồn gốc Tuy nhiên BMKD chưa được đề cập đến một cách trực tiếp mà chỉ bao hàm trong nội dung về cạnh tranh không lành mạnh, theo đó, bất cứ hành động nào trái với tập quán trung thực trong công nghiệp và và thương mại đều bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh30

Ngày 15/12/1993 các cuộc đàm phán thương mại đa phương tại vòng đàm phán Uruguay trong khuôn khổ Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) được ký kết, tiến tới thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào ngày 15/4/1994 bằng việc thông qua Thỏa thuận WTO Hiệp định TRIPS31 là một phần phụ lục của Thỏa thuận WTO bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/1995 và có giá trị ràng buộc với mọi thành viên của WTO32 Cho đến nay, TRIPS là Điều ước quốc

tế đa phương duy nhất có quy định trực tiếp, cụ thể về BMKD

29 Công ước Paris về Bảo hộ SHCN

30 Điều 10bis (2) Công ước Paris

31 Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền SHTT

32 WIPO, 2001.Trang 344

Để đảm bảo chống cạnh tranh không lành mạnh một cách hữu hiệu theo quy định tại Công ước Paris, Hiệp định TRIPS giành một mục để quy định về “bảo

hộ thông tin bí mật”33 Theo đó, bên cạnh việc yêu cầu các Thành viên phải bảo hộ các dữ liệu được trình nộp cho các cơ quan chính phủ thì các Thành viên phải bảo

hộ cho “thông tin bí mật” nếu thông tin đó đáp ứng các điều kiện cụ thể sau34:

(i) Có tính chất bí mật: những người thường xuyên xử lý loại thông tin đó

nói chung không biết đến hoặc không thể dễ dàng tiếp cận thông tin đó dưới dạng thông tin toàn bộ, tức là dưới dạng ghép nối theo trật tự chính xác mọi chi tiết của thông tin đó

(ii) Có giá trị thương mại vì có tính chất bí mật: người nắm giữ BMKD phải

có lợi ích đáng kể trong việc giữ bí mật thông tin trong BMKD để tạo lợi

thế riêng cho mình so với người khác

(iii) Được người kiểm soát hợp pháp thông tin đó giữ bí mật bằng những biện

pháp phù hợp thực tế: người kiểm soát hợp pháp thông tin phải có khả

năng ngăn chặn để thông tin mà mình kiểm soát được này không bị tiết lộ cho những người không được mình đồng ý, không bị những người đó chiếm đoạt hoặc sử dụng theo cách thức trái với hoạt động thương mại trung thực Hành vi trái với hoạt động thương mại trung thực có thể là hành vi phá vỡ hợp đồng, làm lộ bí mật và xui khiến người khác làm lộ bí mật, tiếp nhận thông tin bí mật khi biết hoặc lẽ ra phải biết thông tin đó thu được bằng các hành vi trái hoạt động thương mại trung thực kể trên Trong Chương II về Quyền SHTT của Hiệp định BTA35 cũng có riêng một điều quy định về Thông tin bí mật (BMKD), theo đó các bên có nghĩa vụ phải bảo

hộ BMKD nếu thông tin trong BMKD thỏa mãn điều kiện sau36:

(i) Thông tin không phải là hiểu biết thông thường hoặc không dễ dàng có được

(ii) Thông tin có giá trị thương mại vì có tính bí mật

(iii) Người có quyền kiểm soát hợp pháp thông tin đó đã thực hiện các biện

pháp phù hợp với hoàn cảnh để giữ bí mật thông tin đó

Ngoài ra, Việt Nam còn tham gia một số Điều ước quốc tế đa phương và song phương khác có liên quan đến SHTT như Hiệp định khung ASEAN về hợp tác

33 Mục 2 Phần 2 Hiệp định TRIPS

34 Khoản 2 Điều 39 Hiệp định TRIPS

35 Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại

36 Điều 9 Chương II Hiệp định BTA

SHTT, Hiệp định Việt Nam – Thụy Sỹ về bảo hộ SHTT và hợp tác trong lĩnh vực SHTT… nhưng trong đó không có quy định trực tiếp về BMKD Riêng Hiệp định TPP37 có thỏa thuận về thông tin bí mật nhưng chỉ tập trung vào các dữ liệu bí mật nộp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (dữ liệu thử nghiệm dược phẩm, dữ liệu thử nghiệm nông hóa phẩm), vì vậy sẽ không được bàn đến ở đây

Nhìn chung, quy định BMKD (hay thông tin bí mật) được bảo hộ theo Hiệp định TRIPS và theo Hiệp định BTA có nội dung tương đồng với các quy định về điều kiện bảo hộ của BMKD theo Luật SHTT của Việt Nam Ngoài những quy định này, trong các Điều ước quốc tế trên cũng không quy định gì cụ thể hơn so với Luật SHTT Điều này có nghĩa là chủ sở hữu BMKD cũng hoàn toàn phải chủ động trong việc xác lập và bảo vệ BMKD của mình để có thể chứng minh quyền sở hữu khi cần trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bất kỳ bên thứ ba nào khác

1.2 Những thông tin nên bảo hộ bí mật kinh doanh

1.2.1 Các loại bí mật kinh doanh

Có nhiều cách phân loại BMKD, có thể chia thành 02 dạng là (i) BMKD mang đặc điểm kỹ thuật đơn thuần như: phương pháp sản xuất, công thức hóa học, mẫu thiết kế… và (ii) các dạng BMKD khác như: phương thức mua bán, cách thức phân phối, mẫu hợp đồng, kế hoạch kinh doanh, giá cả, chiến lược quảng cáo, danh sách khách hàng và danh sách nhà cung cấp, tài liệu về khách hàng…38

Tuy nhiên, với cách phân chia như trên DN sẽ khó nhận diện và dễ bị bỏ sót các thông tin có khả năng trở thành BMKD, vì vậy theo tác giả, cách phân chia bí mật kinh doanh thành 05 loại39 như sau sẽ phù hợp hơn:

(i) Bí mật khoa học: hướng nghiên cứu và phát triển; dữ liệu thí nghiệm, báo

cáo hoạt động nghiên cứu và phát triển, nhật ký hoạt động nghiên cứu và phát triển, kết quả nghiên cứu, thông tin khoa học từ hoạt động hợp tác nghiên cứu, bút ký khoa học, tài liệu nháp…

Ví dụ, ngày 11/9/2015 St Jude Medical, một hãng sản xuất van tim nhân tạo toàn cầu đã đệ đơn lên tòa án quận Ramsey County kiện một cựu nhân viên của mình là Bryan Szweda về hành vi trộm cắp và xâm phạm BMKD Bryan Szweda từng là Phó chủ tịch của St Jude Medical và đã chuyển sang làm việc cho Edwards Lifesciences, một trong những đối thủ

cạnh tranh của St Jude Medical Những BMKD mà Bryan Szweda bị cáo buộc là đã xâm phạm bao gồm kế hoạch chiến lược và chi tiết lộ trình nghiên cứu của St Jude Medical, chưa rõ kết quả vụ việc ra sao40

(ii) Bí mật công nghệ: công thức/ thành phần/ tỷ lệ vật liệu, phương pháp/quy

trình sản xuất, cấu trúc sản phẩm, mã nguồn/mã máy chương trình máy tính, tài liệu thiết kế, thông số tính toán, bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ xây dựng/kiến trúc/ bố trí mặt bằng, bí quyết công nghệ…

Ví dụ: “ông lớn” BestBuy đã bị coi là xâm phạm BMKD của một công ty nhỏ ở California liên quan đến một phần mềm máy tính để tính toán các giá trị mua lại (buyback) trong thương mại điện tử và đã phải bồi thường một khoản tiền lên đến 27 triệu đô la (bao gồm 22 triệu đô la là thiệt hại

và 5 triệu đô la là khoản trừng phạt) theo phán quyết của tòa án41

(iii) Bí mật thương mại: danh sách khách hàng/ nhà cung cấp, nhu cầu/ước muốn/cơ cấu tiêu dùng của khách hàng, đặc điểm của khách hàng thân thiết, phương án cung ứng/lưu trữ/ hậu cần/ chăm sóc khách hàng, kế hoạch/ chiến lược kinh doanh, tiếp thị, quảng cáo, ý tưởng kinh doanh, phương thức phân phối…

Ví dụ: dữ liệu khách hàng được bảo mật bị lấy cắp trong vụ kiện giữa Công ty TNHH YSJ và ông Zhao, một trong những người sáng lập và cũng là một giám đốc công ty Là một trong quản lý cấp cao, Zhao đã được cấp quyền truy cập vào hệ thống quản lý một số lượng lớn các dữ liệu khách hàng Sau đó, Zhao rời khỏi công ty với lý do di cư ra nước ngoài, tuy nhiên, trên thực tế, ông ta không di cư mà thành lập Công tyJSB có ngành nghề kinh doanh giống với Công ty TNHH YSJ và đã lôi kéo khách hàng trong cơ sở dữ liệu thuộc BMKD nói trên Công ty TNHH YSJ đã kiện Zhao và công ty JSB của Zhao ra tòa án (Shanghai

No 1 Intermediary Court) và kết quả vụ kiện là Zhao và công tyJSB phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại 42

(iv) Bí mật tài chính: cấu trúc giá thành, chính sách giá, doanh số, lợi nhuận,

chi phí, công nợ, phương pháp khấu hao, chính sách chiết khấu, dự án/

hồ sơ đầu tư…

Ví dụ: thông tin về giá bán sản phẩm và lợi nhuận thu được từ một dòng sản phẩm trong vụ kiện giữa công ty TNHH Rosenberger Asia Pacific Electronic với 4 bị đơn là nhân viên cũ gồm Li Yong, Zhang Weixing, Li Cheng and Liu Xinhua Các bị đơn đều là giám đốc điều hành cấp cao của Resenberger (quản lý sản xuất, quản lý bán hàng, quản lý bộ phận tài chính) và theo hợp đồng lao động, đều có nghĩa vụ không cạnh tranh và bảo mật Tuy nhiên, 4 bị đơn này đã thành lập Công ty Xinrongzhi, sử dụng các bí mật thương mại mà họ có được trong quá trình làm việc của

họ tại Rosenberger liên quan đến số lượng, giá bán và lợi nhuận của các sản phẩm ký hiệu 88S và 88K Các bị đơn không đưa ra được bằng chứng cho thấy các thông tin được sử dụng trên có nguồn gốc hợp pháp khác, vì vậy tòa án cho rằng đã cấu thành hành vi xâm phạm BMKD trong trường hợp này Sau đó, vụ việc được kháng cáo và Tòa án nhân dân tối cao Bắc Kinh cho rằng vì không có bằng chứng cho thấy công ty TNHH Rosenberger đã đặt ra bất kỳ quy định nào về bảo mật nên các thông tin trên không đủ điều kiện là một BMKD.43 Như vậy, nếu công ty TNHH Rosenberger đã áp dụng biện pháp bảo mật cần thiết cho các thông tin trên thì chúng hoàn toàn được bảo hộ với tư cách là BMKD (v) Bí mật về các sơ suất và thất bại: ngõ cụt trong nghiên cứu và phát triển,

nguyên nhân thất bại trong giải pháp khắc phục các sự cố kỹ thuật, nguyên nhân thất bại trong việc phát triển sản phẩm mới, nỗ lực không thành công trong việc lăng-xê một sản phẩm, kinh nghiệm sai sót trong marketing, các tranh chấp khiếu nại nội bộ…

Ví dụ: kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy loại thuốc mới không đem lại hiệu quả trong điều trị cho người44

Có thể thấy rằng gần như như mọi loại thông tin có khả năng sử dụng được trong kinh doanh (ngoài các trường hợp bị pháp luật loại trừ) đều có khả năng để bảo hộ như là một BMKD Chính vì các loại thông tin có thể trở thành BMKD là rất phong phú nên có thể nói là mọi DN đều có BMKD45

Như vậy, câu hỏi đặt ra cho mọi DN là có nên bảo hộ với tư cách là BMKD cho tất cả các loại thông tin trên không? Để trả lời câu hỏi này chúng ta tiếp tục xem

xét xem ngoài bảo hộ BMKD ra thì các thông tin trên còn có thể bảo hộ được dưới hình thức nào khác và nếu có thể chọn lựa thì nên chọn lựa hình thức bảo hộ nào

1.2.2 Những vấn đề cần xem xét khi lựa chọn bảo hộ bí mật kinh doanh

Trong nhiều trường hợp, cùng một tập thông tin có thể bảo hộ bằng một số loại quyền SHCN khác nhau Thường thì sáng chế và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được xem là hai hình thức bảo hộ có thể thay thế qua lại với BMKD46 đối với các đối tượng cụ thể tương ứng, ví dụ một công thức hóa học là giải pháp kỹ thuật và nó có thể là đối tượng bảo hộ của sáng chế hoặc BMKD hay một mẫu thiết

kế các phần tử mạch theo một cấu trúc không gian bằng các mối liên kết nhất định

có thể là đối tượng bảo hộ của thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn hoặc BMKD… Trên thực tế, người ta hay phải cân nhắc lựa chọn bảo hộ dưới hình thức sáng chế hay là BMKD cho các giải pháp kỹ thuật vì mỗi hình thức bảo hộ đều có những ưu

và nhược điểm nhất định và vấn đề này từng được bàn luận trong rất nhiều công trình nghiên cứu khác nhau47

Như chúng ta đã biết, hầu hết các đối tượng SHCN, trong đó có sáng chế, được xác lập quyền trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Trong quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế, khâu công bố đơn luôn là một khâu bắt buộc, việc công bố công khai này cho phép mọi người có nhu cầu có thể truy cập đến làm cho thông tin chứa đựng trong đơn xác lập quyền không còn tính bí mật nữa

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng đơn đăng ký sáng chế đã được nộp vẫn còn

có thể bảo mật được cho đến trước thời điểm công bố đơn Như vậy, nếu người nắm giữ thông tin sau khi đã nộp đơn xác lập quyền mà muốn thay đổi ý định và quyết định giữ bí mật thông tin để bảo hộ chúng như là BMKD thì việc thay đổi ý định này vẫn có thể thực hiện được với điều kiện phải tiến hành thủ tục rút đơn trước khi đơn đó được chấp nhận hợp lệ, vì mọi đơn đăng ký SHCN đã được chấp nhận hợp

lệ đều được công bố công khai trên công báo SHCN48 Công báo SHCN của Việt Nam hiện nay, ngoài phiên bản in trên giấy còn được công bố dưới dạng tập tin (file) điện tử trên trang tin điện tử (website) của Cục SHTT49

Như vậy, một vấn đề rất quan trọng là phải lựa chọn hình thức bảo hộ cho tập thông tin ngay từ đầu để đưa ra quyết định nộp đơn xác lập quyền cho các đối

tượng quyền SHCN tương ứng hay giữ chúng như là một BMKD Để lựa chọn bảo

hộ thông tin với tư cách là một BMKD thì cần lưu ý các vấn đề sau:

1.2.2.1 Khả năng bảo mật của thông tin

Đặc điểm quan trọng nhất và là điều kiện tiên quyết để một tập thông tin nhất định được bảo hộ với tư cách một BMKD đó là tập thông tin đó phải là một bí mật Muốn bảo đảm tính bí mật của thông tin thì bản chất thông tin đó phải có khả năng bảo mật được Trên thực tế có những thông tin không thể bảo mật được, chúng

có thể được nhận biết bằng các giác quan thông thường khi tiếp xúc với sản phẩm hoặc có thể được tìm ra bằng phương pháp phân tích ngược (từ sản phẩm phân tích

để tìm ra)

Ví dụ 1: để đảm bảo khả năng cách nhiệt cho ly uống nước, thay vì thêm quai cầm thì một giải pháp mới được đưa ra là bọc một vòng đệm bằng vật liệu cách nhiệt quanh thân ly, vòng đệm này vừa có khả năng cách nhiệt cho ly vừa có khả năng chống va đập gây mẻ vỡ ly trong quá trình vận chuyển; giải pháp này không

có khả năng bảo mật vì khi tiếp xúc với sản phẩm thì ai cũng có thể nhận biết được

Ví dụ 2: trong công thức bào chế thuốc chữa bệnh, ngoài các hoạt chất trị bệnh thông thường đã được biết tới, để tăng cường hiệu quả của thuốc thì một giải pháp mới được đưa ra là bổ sung hoạt chất N vào thành phần thuốc; trong trường hợp hoạt chất N dễ dàng bị phát hiện ra bằng cách mua viên thuốc thành phẩm trên thị trường về và phân tích ngược bằng các loại máy móc chuyên dụng từ viên thuốc

đó thì giải pháp này cũng được xem là không có khả năng bảo mật

Từ các phân tích trên cho thấy, chỉ có thể lựa chọn hình thức bảo hộ là BMKD đối với các thông tin có khả năng bảo mật

1.2.2.2 Khả năng đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ của thông tin

Mỗi đối tượng SHCN đều có điều kiện bảo hộ riêng, trong khi điều kiện bảo hộ của BMKD tập trung vào lợi thế mà thông tin trong BMKD đem lại và biện pháp bảo mật mà chủ sở hữu phải áp dụng thì điều kiện bảo hộ của các đối tượng SHCN khác chủ yếu dựa trên bản chất của bản thân đối tượng Ví dụ, một giải pháp

kỹ thuật chỉ được bảo hộ sáng chế khi bản thân giải pháp đó đáp ứng đồng thời cả 3 điều kiện là tính mới (trên toàn thế giới), trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp50

Có những tập thông tin dưới dạng giải pháp kỹ thuật mặc dù có khả năng tạo ra lợi thế rất lớn cho chủ sở hữu nhưng bản thân nó có thể không đáp ứng tiêu

50 Điều 58 Luật SHTT

chuẩn bảo hộ sáng chế Ví dụ, để giảm lượng chất béo trong sản phẩm hạt điều chế biến sẵn, giải pháp đưa ra là trong quy trình sản xuất hạt điều, thay vì chiên hạt điều trong dầu thực vật như thông thường thì người ta đem hấp hạt điều cho chín rồi sấy giòn, sản phẩm thu được không những giảm được lượng chất béo mà còn thơm và giòn hơn, nhờ vậy thu hút được người tiêu dùng nhiều hơn Giải pháp này nếu đăng

ký sáng chế thì có thể bị từ chối cấp bằng độc quyền sáng chế do không có trình độ sáng tạo51 và từ chối cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích do chỉ là hiểu biết thông thường52; bởi vì, việc làm chín thực phẩm nói chung bằng cách chiên có thể thay thế bằng cách hấp, sấy cũng như khi hấp, sấy để làm chín thực phẩm sẽ giúp thực phẩm giảm lượng chất béo hơn so với việc chiên thì ai cũng biết, vì vậy nó không những không phải là bước tiến sáng tạo mà còn chỉ đơn giản là những hiểu biết thông thường có thể tạo ra một cách dễ dàng đối với mọi người có kỹ năng chế biến thực phẩm bình thường chứ chưa cần là chuyên gia có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực chế biến thực phẩm này

Vậy, nếu có tập thông tin nhưng nó không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ của sáng chế thì nên xem xét để bảo hộ nó như là một BMKD, tránh việc thông tin bị công bố công khai mà quyền thì không được xác lập, dẫn tới lợi thế cạnh tranh mà tập thông tin đó có thể mang lại cuối cùng bị mất đi

1.2.2.3 Hạn chế của việc bảo hộ bí mật kinh doanh

Ưu điểm của hình thức bảo hộ BMKD rất lớn, tuy nhiên những ưu điểm đó

sẽ được phân tích lần lượt trong các lợi thế của DN có bí mật kinh doanh được bảo

hộ Trong mục này tác giả chỉ tập trung vào những hạn chế của hình thức bảo hộ BMKD để cung cấp một cái nhìn toàn diện cho DN giúp DN có nhận định đúng đắn

và quyết định sáng suốt trong việc có chọn lựa hình thức bảo hộ BMKD cho thông tin mà mình đang nắm giữ hay không

Thứ nhất, về cách thức xác lập quyền, như đã phân tích ở trên, BMKD xác

lập quyền một cách tự động mà không cần tiến hành bất cứ một thủ tục hành chính nào Nhiều quan điểm cho rằng đây hoàn toàn là một ưu điểm của BMKD vì nó giúp chủ sở hữu tránh được các thủ tục rườm rà, kéo dài và chi phí cho thủ tục xác lập quyền Tuy nhiên, theo quan điểm của tác giả, cơ chế xác lập quyền tự động này còn chứa đựng sự hạn chế của hình thức bảo hộ BMKD so với các đối tượng SHCN xác lập quyền thông qua thủ tục đăng ký tại cơ qua nhà nước có thẩm quyền Vì

51 Điều 61 Luật SHTT

52 Khoản 2 Điều 58 Luật SHTT

không có thủ tục đăng ký, khi có tranh chấp hoặc xâm phạm quyền xảy ra, chủ sở hữu phải chứng minh quyền sở hữu của mình đối với BMKD; việc này thực tế không dễ dàng gì, nó còn trở nên vô cùng khó khăn và tốn kém nếu không thực hiện tốt công tác quản trị BMKD ngay từ đầu, làm sao để chứng minh BMKD có được một cách hợp pháp? Chủ sở hữu đã áp dụng biện pháp bảo mật chưa? Biện pháp bảo mật như vậy có đủ để xem là “cần thiết” hay chưa?

Thứ hai, về tính chất độc quyền của BMKD, là một loại tài sản vô hình

giống mọi quyền SHTT khác, việc chiếm giữ BMKD như chiếm giữ một vật hữu hình là không thể thực hiện được nên pháp luật trao cho chủ sở hữu quyền SHTT bao gồm cả BMKD sự “độc quyền” thể hiện qua việc được sử dụng, cho phép người khác sử dụng hoặc ngăn cấm người khác sử dụng quyền SHTT của mình

Tuy nhiên, tính chất độc quyền của mỗi loại quyền SHTT có sự khác nhau, đối với sáng chế chẳng hạn, tính chất độc quyền khá lớn, khi một sáng chế đã được bảo hộ cho một ai đó thì tất cả mọi người đều không được phép sử dụng nếu không được sự cho phép của chủ sở hữu sáng chế đó (trừ các trường hợp giới hạn quyền theo luật định53) kể cả khi người sử dụng trái phép sáng chế độc lập tạo ra hay tìm

ra do phân tích ngược từ sản phẩm hợp pháp được phân phối trên thị trường

Trong khi đó, tính chất độc quyền của BMKD là “không được bảo hộ độc quyền một cách toàn bộ”54 thể hiện ở việc pháp luật quy định riêng đối với chủ sở hữu BMKD không có quyền cấm người khác thực hiện một số hành vi cụ thể55 mà chủ sở hữu các đối tượng SHCN khác không bị giới hạn tương tự Cụ thể, chủ sở hữu BMKD không có quyền cấm người khác thực hiện các hành vi sau:

(i) Bộc lộ, sử dụng BMKD thu được khi không biết và không có nghĩa vụ

phải biết BMKD đó do người khác thu được một cách bất hợp pháp

Trong khi độc quyền đối với các đối tượng SHCN khác cho phép chủ sở hữu cấm mọi hành vi sử dụng (ngoài những trường hợp hạn chế quyền theo luật định) bất kể người sử dụng đó có được thông tin được bảo hộ bằng cách nào, độc quyền đối với BMKD lại không cho phép chủ sở hữu ngăn cấm những hành vi sử dụng ngay tình (không biết và không có nghĩa vị phải biết BMKD đó có nguồn gốc bất hợp pháp)

(ii) Bộc lộ, sử dụng BMKD được tạo ra một cách độc lập: Quy định này

ngoài việc không cho phép chủ sở hữu BMKD ngăn cấm hành vi sử dụng

ngay tình như ở trên ra còn có một nguy cơ nữa có thể đe dọa quyền của chủ sở hữu BMKD Người tạo ra độc lập tập thông tin trong BMKD hoàn toàn có khả năng tiến hành đăng ký xác lập quyền và được cấp bằng độc quyền sáng chế Trong tình huống đó, chủ sở hữu sáng chế có độc quyền đối với thông tin có trong BMKD và họ không những được sử dụng và cho phép người khác sử dụng mà còn có quyền cấm mọi người bao gồm

cả chủ sở hữu tập thông tin vốn từng là BMKD (lúc này thực chất không còn là BMKD vì đã bị công bố trong quá trình xử lý đơn xác lập quyền) không được tiếp tục sử dụng những thông tin đó; hoặc chí ít là chỉ được

sử dụng trong phạm vi và quy mô nhất định nếu chủ sở hữu BMKD đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng quyền sử dụng trước đối với sáng chế theo quy định của pháp luật56

(iii) Bộc lộ, sử dụng BMKD được tạo ra do phân tích, đánh giá sản phẩm

được phân phối hợp pháp với điều kiện người phân tích, đánh giá không

có thỏa thuận khác với chủ sở hữu BMKD hoặc người bán hàng Những

hành vi trong trường hợp này cũng được xếp vào các hành vi ngay tình

mà pháp luật không cho phép chủ sở hữu BMKD ngăn cấm người khác thực hiện Quy định này cũng chính là lý do tác giả đã phân tích về “khả năng bảo mật của thông tin” trong phần 1.2.1.1 để khuyến cáo DN chỉ nên cân nhắc bảo hộ một tập thông tin nào đó bằng hình thức bảo hộ BMKD nếu nó có khả năng bảo mật, không thể bị người khác tìm ra bằng các cách thức ngay tình như phân tích, đánh giá sản phẩm được phân phối hợp pháp mà luật đã quy định này

* Tóm lại, DN chỉ nên xem xét bảo hộ BMKD đối với các loại thông tin có khả năng bảo mật Nếu một thông tin có khả năng bảo mật nhưng lại không có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế thì nên xem xét chỉ bảo hộ BMKD Trong trường hợp thông tin vừa có khả năng bảo mật vừa có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế thì DN cần cân nhắc những ưu và nhược điểm của từng hình thức bảo hộ để quyết định có nên chọn bảo hộ dưới hình thức BMKD hay không

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ngay cả khi đã quyết định nộp đơn xác lập quyền cho một đối tượng SHCN tương ứng thì thông tin trong đơn vẫn cần phải được bảo

56 Điều 134 Luật SHTT

mật với tư cách là một BMKD trong suốt thời gian trước khi đơn được công bố (từ khi tạo lập, chuẩn bị hồ sơ, nộp đơn, chờ chấp nhận đơn hợp lệ cho đến khi công bố đơn) Việc bảo mật thông tin trong giai đoạn trước khi nộp đơn giúp DN đảm bảo khả năng được cấp văn bằng bảo hộ của đơn (không làm mất tính mới) Việc bảo mật thông tin trong giai đoạn từ khi nộp đơn đến trước khi đơn được chấp nhận hợp

lệ giúp DN vẫn còn nguyên khả năng để tiếp tục bảo hộ thông tin trong đơn với tư cách là một BMKD nếu có sự thay đổi quyết định và kịp thời rút đơn (do đánh giá lại khả năng bảo hộ, do cân nhắc lại hình thức bảo hộ, do hoãn việc tiến hành bảo

hộ đối tượng SHCN tương ứng…) Hơn nữa, việc bảo mật thông tin trong suốt thời gian trước khi đơn được công bố sẽ giúp DN duy trì được lợi thế là người nắm giữ thông tin bí mật trong thời gian lâu nhất có thể

1.3 Lợi thế của doanh nghiệp có bí mật kinh doanh được bảo hộ

1.3.1 Lợi thế cạnh tranh

Tính bí mật của BMKD sẽ là một lợi thế cạnh tranh lớn cho chủ sở hữu BMKD bởi vì không ai có thể tiếp cận được BMKD để biết về nó Trong khi đó, nếu xác lập quyền sáng chế thì các thông tin trong đơn phải bộc lộ công khai, việc này sẽ đem lại một số bất lợi so với việc nó được bảo mật như sau:

(i) Người khác có thể nghiên cứu phát triển ra giải pháp mới từ giải pháp

được công bố tạo nên sáng chế phụ thuộc, khi đó chủ sở hữu sáng chế cơ bản (sáng chế đầu tiên) có nghĩa vụ phải cho phép sử dụng sáng chế cơ bản nhằm sử dụng sáng chế phụ thuộc57 Sáng chế phụ thuộc được tạo ra

từ sự phát triển của sáng chế cơ bản, vì vậy thông thường sáng chế phụ thuộc sẽ có nhiều ưu điểm hơn so với sáng chế cơ bản Điều này dẫn đến việc mặc dù chủ sở hữu sáng chế cơ bản được độc quyền giải pháp có trong sáng chế của mình và thậm chí có khả năng thu được phí chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cơ bản cho chủ sở hữu sáng chế phụ thuộc nhưng giải pháp mà họ được độc quyền có thể không còn là giải pháp tối

ưu nhất và việc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cơ bản cho chủ sở hữu sáng chế phụ thuộc trở thành nghĩa vụ, làm mất thế “cân bằng” giữa bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao cũng như làm hạn chế quyền tự

do thỏa thuận của chủ sở hữu sáng chế cơ bản

57 Điều 137 Luật SHTT

(ii) Đối thủ cạnh tranh có thể biết được xu hướng phát triển sản phẩm trong

tương lai của chủ sở hữu sáng chế từ các thông tin công bố công khai trong đơn đăng ký sáng chế Việc này có thể dẫn đến nguy cơ là họ nhanh chóng tìm giải pháp thay thế nhằm đào thải sớm nhất có thể giải pháp của chủ sở hữu sáng chế Đối thủ cạnh tranh cũng có thể xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp cho họ trên cơ sở của những thông tin về đơn sáng chế đã được bộc lộ

(iii) Điều tồi tệ nhất là đơn đăng ký sáng chế không được bảo hộ, khi đó người

nộp đơn không có bất cứ quyền gì với thông tin đã công bố và mọi người đều có thể tự do sử dụng miễn phí thông tin đã công bố

BMKD cho phép tìm kiếm sự bảo hộ đối với những thông tin không có khả năng hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ đối với các đối tượng SHCN khác Một

ý tưởng trừu tượng (abstract idea) như các thuật toán, phương thức kinh doanh tài chính và phương pháp tổ chức hoạt động của con người không thể là sáng chế 58 trừ khi được thực hiện bằng những giải pháp kỹ thuật cụ thể, tuy nhiên chúng hoàn toàn

có thể được bảo hộ như là một BMKD Hay như một ví dụ đã nêu trong phần 1.2.2

về quy trình sản xuất hạt điều, mặc dù đó thực sự là một giải pháp kỹ thuật nhưng giải pháp kỹ thuật đó không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn bảo hộ của sáng chế, và

dù vậy nó hoàn toàn có thể được bảo hộ dưới hình thức của BMKD

Một lợi thế cạnh tranh nữa rất đặc biệt của BMKD mà không thể không nhắc tới, mặc dù lợi thế này không phải là hệ quả của quy định pháp lý nhưng nó thực sự là vấn đề của “quản trị”, đó là “hào quang của sự bí ẩn” (mystery aura) 59 Các chủ sở hữu BMKD thực sự rất thông minh khi sử dụng BMKD vào chiến lược tiếp thị và quảng cáo Bằng mọi cách giữ gìn, bảo vệ BMKD nhưng song song với

nó họ “tuyên bố” cho cả thế giới biết rằng mình đang nắm giữ một BMKD thông qua các phương tiện tiếp thị và quảng cáo Hiệu ứng của chiến lược tiếp thị, quảng cáo này là không nhỏ, nó tạo cho người chưa sử dụng sản phẩm sự tò mò muốn biết

về sản phẩm có chứa BMKD để biến họ thành khách hàng tiềm năng và tạo cho khách hàng hiện tại một niềm tin vào sự khác biệt của sản phẩm có chứa BMKD để biến họ thành khách hàng trung thành với sản phẩm Ví dụ về sự thành công trong chiến dịch tạo nên “hào quang của sự bí ẩn” không phải là hiếm Ví dụ: công thức nước ngọt của Coca-Cola, không ai biết nó là gì nhưng rất nhiều người biết rằng nó

58 IP Spotlight, 2014

59 Soon and Bellow, 2014

đang được cất giấu trong một căn hầm tại Atlanta, Mỹ; thành phần hương liệu kỳ bí của món gà rán KFC cũng vậy không ai biết nó là gì nhưng rất nhiều người biết rằng hiện nay công thức này đang được cất giấu tại đại bản doanh KFC ở

Louisville, Kentucky; tương tự là công thức bánh rán Krispy Kreme hiện đang được

cất giữ trong két sắt an toàn tại trụ sở công ty ở Winston-Salem, North Carolina60… hay men “Heineken A” của bia Heineken61 (vài năm trước đã từng có một chiến dịch quảng cáo nói về loại men này và căn hầm bí mật cất giữ nó nằm sâu dưới lòng đất được phát sóng trên các kênh truyền hình tại Việt Nam)

Như vậy, có thể nói BMKD tạo cho chủ sở hữu một lợi thế cạnh tranh rất đặc biệt bởi tính bí mật của thông tin trong BMKD, BMKD cho phép bảo hộ đối với các thông tin không có khả năng hoặc chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế

và từ BMKD một DN có thể tạo ra “hào quang của sự bí ẩn”, là một công cụ tiếp thị

và quảng cáo cực kỳ hiệu quả Những lợi thế cạnh tranh này là những lợi thế mà

dường như chỉ có một mình BMKD là có thể đem lại cho DN

1.3.2 Lợi thế về thời hạn bảo hộ

Một lợi thế đáng kể trong thời hạn bảo hộ BMKD đó là thời điểm phát sinh quyền sở hữu Mặc dù cơ chế xác lập quyền tự động của BMKD đem lại những hạn chế nhất định trong việc bảo hộ BMKD như đã phân tích trong phần 1.2.3, nhưng mặt khác của vấn đề này là quyền sở hữu đối với BMKD được xác lập và ngay lập tức có hiệu lực bảo hộ khi nó đáp ứng đủ các tiêu chuẩn bảo hộ mà không cần thời gian chờ đợi kết quả xem xét từ bất kỳ cơ quan nhà nước nào

Tuy nhiên, lợi thế về hiệu lực bảo hộ lâu dài mới là lợi thế quan trọng bậc nhất của BMKD Trong khi phần lớn các đối tượng quyền SHTT nói chung và quyền SHCN nói riêng chỉ có thời hạn bảo hộ hữu hạn, như sáng chế dài nhất cũng chỉ 20 năm, thì thời hạn bảo hộ của BMKD là không xác định Về lý thuyết, một BMKD có thể được bảo hộ vô hạn vì nếu BMKD không bao giờ được bộc lộ công khai thì nó sẽ không bao giờ bị mất sự bảo hộ Vì vậy, có thể nói BMKD bảo hộ được bao lâu là do chủ sở hữu có mong muốn và có áp dụng biện pháp bảo mật cần thiết hay không mà thôi

Với lợi thế này của hình thức bảo hộ BMKD, những thông tin có tiềm năng khai thác lâu dài thì rất nên cân nhắc để lựa chọn hình thức bảo hộ BMKD, tránh làm mất lợi thế cạnh tranh của DN khi thời hạn bảo hộ sáng chế đã hết nhưng khả

60 Báo điện tử “Kiến thức”, 2013

61 Website Heineken

năng khai thác thương mại của thông tin vẫn còn tiếp tục tồn tại và thậm chí còn có thể tồn tại rất lâu dài sau khi kết thúc thời hạn bảo hộ sáng chế Một ví dụ nổi tiếng khắp thế giới và trở thành một “hình tượng kinh điển” về BMKD và sự thành công của BMKD, đó là bí mật công thức nước ngọt Coca-Cola

Vào năm 1880, lần đầu tiên công thức nước ngọt Coca-Cola được hình thành, ban lãnh đạo công ty Coca-Cola đã phải đau đầu trong việc tìm giải pháp bảo

vệ cho công thức này Một sáng chế sẽ chỉ cho phép công ty độc quyền công thức này trong 17 năm (thời hạn độc quyền sáng chế theo quy định của Mỹ lúc bấy giờ) Sau 17 năm có độc quyền, vào năm 1897, công thức nước ngọt Coca-Cola lúc đó đã phải tiết lộ công khai và trở thành công thức miễn phí cho bất cứ ai Các nhà lãnh đạo công ty Coca-Cola nhận định rằng 17 năm là đủ cho một sản phẩm có tuổi thọ thị trường trung bình, nhưng Coca-Cola không phải là sản phẩm trung bình - đây là một sản phẩm có một cuộc sống thị trường tiềm năng vô hạn Vì vậy, cần phải có một sự bảo hộ lâu bền mà một bằng sáng chế không đáp ứng được Cuối cùng họ quyết định không công bố công khai công thức của mình mà giữ nó như một BMKD và xác định rằng họ có những phương tiện để giữ cho công thức Coca-Cola hoàn toàn bí mật Quyết định này đã được chứng minh là một một quyết định sáng suốt và thành công rực rỡ, thay vì có được độc quyền sáng chế chỉ trong vòng 17 năm, họ đã có hơn 130 năm sở hữu BMKD tính cho đến hôm nay và sẽ còn lâu hơn thế nữa62

Việc bảo hộ BMKD nhằm kéo dài nhất thời hạn bảo hộ có thể cho một thông tin nào đó là câu chuyện đã được nhiều người bàn tới Nhưng ngược lại, những thông tin mà tiềm năng về thời hạn khai thác rất ngắn ngủi thì cũng nên cân nhắc bảo hộ dưới hình thức BMKD, điều này có vẻ không “thuận tai” lắm vì thường

ít người chú ý phân tích khía cạnh này

Chúng ta biết rằng, trên thực tế, có những công nghệ mà vòng đời của nó rất ngắn ngủi, khi khoa học công nghệ càng phát triển thì sự đào thải công nghệ càng diễn ra nhanh chóng Ví dụ: ứng dụng “Zune” là một ứng dụng tiên phong cho các dịch vụ nghe nhạc trực tuyến (chủ yếu được cài trên các thiết bị di động) nhưng ứng dụng này chỉ “sống sót” được từ năm 2006 đến năm 201163 Trong ví dụ này, một ứng dụng công nghệ chỉ có thể tồn tại trong 5 năm rồi bị thị trường đào thải thì liệu việc đăng ký sáng chế cho những giải pháp liên quan (giả sử giải pháp đó chỉ

62 Invention resource international (website)

63 Báo điện tử “Đầu Báo”, 2016

ứng dụng được trong một trường hợp cụ thể đã biết) có khả thi hay không khi mà thời gian xem xét để cấp bằng độc quyền cho một sáng chế là từ 2 – 5 năm64 (không tính thời gian kéo dài do khắc phục thiếu sót, có phản đối đơn hay có sự tranh luận giữa thẩm định viên và người nộp đơn) Vậy nên, trong trường hợp tiềm năng về thời hạn khai thác của thông tin quá ngắn, tác giả cho rằng sử dụng hình thức BMKD để bảo hộ thông tin là phù hợp hơn cả vì quyền đối với BMKD đã tự động xác lập và lập tức có hiệu lực ngay, nếu chờ xác lập quyền sáng chế thì khi quyền xác lập xong thông tin có thể sẽ không còn có giá trị trên thực tế

Như vậy, lợi thế về thời hạn bảo hộ của BMKD sẽ giúp DN có thể bảo hộ hiệu quả hơn đối với các thông tin mà khả năng khai thác có thể kéo dài hơn thời hạn bảo hộ của sáng chế lẫn những thông tin mà khả năng khai thác có thể quá ngắn nên việc xác lập quyền sáng chế trở nên không kịp thời

1.3.3 Lợi thế về công cụ pháp lý chống lại hành vi tiếp cận, sử dụng

và bộc lộ trái phép

Từ ngàn xưa vẫn có những bí mật dùng trong kinh doanh như các công thức điều chế thuốc chữa bệnh bí truyền, bí quyết nấu món ăn gia truyền hoặc những bí mật nghề nghiệp ở các làng nghề truyền thống… Người nắm giữ những bí mật này thường chỉ có một cách thức duy nhất là giữ bí mật tuyệt đối những thông tin đó, truyền lại bí quyết một cách có giới hạn và có chọn lọc, người được truyền lại bí mật phải cam kết giữ bí mật thông tin và chịu trách nhiệm bằng chính uy tín của bản thân Trong bối cảnh đó, khi có hành vi tiếp cận hoặc bộc lộ thông tin mật thì chế tài được áp dụng chỉ là những quy phạm đạo đức hoặc là những hình phạt mang tính

tự phát

Ngày nay, quyền sở hữu đối với BMKD được pháp luật công nhận, chủ sở hữu BMKD có trong tay những công cụ pháp lý để chống lại hành vi xâm phạm quyền Khi BMKD bị tiếp cận sử dụng và bộc lộ bất hợp pháp thông qua các hoạt động gián điệp, mua chuộc nhân viên, trộm cắp, mua lại BMKD bất hợp pháp… chủ sở hữu BMKD có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng quyền lực nhà nước đề xử lý đối với những hành vi xâm phạm BMKD đó

để quyền sở hữu đối với BMKD được phát sinh và bảo hộ theo đúng quy định của pháp luật

vụ tranh chấp về BMKD, từ đó tìm ra những vướng mắc còn tồn tại

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐỂ BẢO HỘ

BÍ MẬT KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

2.1 Khảo sát thực trạng áp dụng pháp luật sở hữu trí tuệ để bảo hộ bí mật kinh doanh tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Trong công trình nghiên cứu của Trần Thị Kim Huế65, tác giả này đã tiến hành khảo sát 96 DN về bảo vệ BMKD trong DN Với tổng số 34 câu hỏi, kết quả khảo sát thu được là có 79,2% DN đã có hiểu biết cơ bản về BMKD và 80% DN cho rằng BMKD có vai trò rất quan trọng trong sản xuất kinh doanh nhưng có đến 79,2% không quy định về trách nhiệm bảo bệ BMKD cho nhân viên Từ kết quả khảo sát trên, tác giả Trần Thị Kim Huế đã nhận định: “mặc dù phần lớn các doanh nghiệp cũng có được những nhận thức cơ bản về BMKD và tầm quan trọng của nó, tuy vậy nhận thức của các doanh nghiệp về BMKD còn khá chung chung, mơ hồ…

Từ sự nhận thức thiếu chính xác và không đầy đủ về BMKD dẫn đến nhiều chủ sở hữu BMKD không có biện pháp bảo vệ thích hợp BMKD của mình…”

Với thực trạng về việc thực hiện biện pháp bảo mật lỏng lẻo, không thích hợp cho các BMKD của DN như nhận định trên, hậu quả có thể xảy ra là DN sẽ không được pháp luật bảo hộ các thông tin mật mà DN nhầm tưởng là BMKD của mình vì các thông tin đó không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ BMKD khi mà các “biện pháp bảo mật cần thiết” chưa được áp dụng Và như vậy, nếu có bất kỳ hành vi tiếp cận, bộc lộ các thông tin mật đó với dụng ý xấu thì DN gần như không có khả năng chống đỡ lại, nguy cơ là có thể mất trắng thông tin mật còn hành vi tiếp cận, bộc lộ thông tin với dụng ý xấu thì không thể bị xử lý

Để đánh giá cụ thể hơn thực trạng về bảo hộ BMKD của DN Việt Nam hiện nay, tác giả tiến hành cuộc khảo sát khác với các doanh nghiệp thuộc cả lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, chủ yếu tập trung tại Tp Hồ Chí Minh và một số là tại các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, Đồng Nai… Vùng khảo sát được lựa chọn là khu vực có hoạt động kinh tế sôi động nhất trong cả nước [PL.1]

65 Trần Thị Kim Huế, 2012 Trang.41