Theo đó, sáng chế này không trùng với sáng chế đã nộp đơn hoặc các sáng chế đã được bảo hộ; chưa bị bộc lộ công khai ngoài ý muốn của chủ thể trước ngày đăng ký sáng chế hoặc trước ngày
Cơ sở pháp lý
Khoản 1 Điều 58; Điều 59; khoản 3 Điều 6; Điều 60 đến Điều 62; Điều 91; điểm a khoản 1 Điều 117 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005
Khoản 2 Điều 1 Công ước Paris năm 1967
Tinh thần Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN) Điều 101 Luật sáng chế của Hoa Kỳ
Khoản 2 Điều 52 Công ước về sáng chế của Cộng đồng châu Âu năm 1973 (Convention on the grant of European patents/ European patent convention) Điều 27 Hiệp định TRIPS - Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền SHTT được ký kết ngày 15/4/1994.
Khái quát
Theo khoản 2 Điều 1 Công ước Paris năm 1967 quy định: “(2) Đối tượng bảo hộ sở hữu công nghiệp bao gồm patent, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, chỉ dẫn nguồn gốc hoặc tên gọi xuất xứ, và chống cạnh tranh không lành mạnh.” Như thế, “đối tượng” thuộc quyền sở hữu công nghiệp được bảo hộ có bao gồm sáng chế - patent.
Bảo hộ sáng chế là việc Nhà nước thừa nhận một sáng chế là đối tượng sở hữu của một chủ thể (cá nhân, tổ chức) nhất định, được đánh dấu bằng việc cấp một bằng sáng chế cho chủ sở hữu sáng chế đó 1 Hay tại khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 thì
“Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên” Theo đó, để được pháp luật bảo hộ, sáng chế phải được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ, thông qua thủ tục đăng ký sáng chế để từ đó xác lập quyền đối với sáng chế này Nhà nước chỉ bảo hộ các sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ
Ngoài ra, về điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế thì sáng chế đó phải là giải pháp kỹ thuật; phải đáp ứng ít nhất ba yêu cầu về điều kiện; 2 và không thuộc
1 Phòng sáng chế Nhật Bản - Trung tâm sở hữu công nghiệp châu Á - Thái Bình Dương, Bảo hộ sáng chế - Cẩm nang dành cho doanh nhân, Bản dịch của Cục SHTT, tr.15
2 Quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 trường hợp không được pháp luật bảo hộ 3 Ngay trong khoản 1 Điều 27 Hiệp định TRIPS cũng có quy định về trường đối tượng có khả năng được cấp bằng sáng chế và điều kiện tương ứng Ở pháp luật một số quốc gia và ngay cả các điều ước quốc tế thường đưa ra các dạng sáng chế được bảo hộ, ví dụ Điều 101 Luật Sáng chế của Hoa Kỳ 4 đặt ra các yêu cầu chung để bảo vệ bằng sáng chế; hoặc liệt kê các đối tượng không được bảo hộ sáng chế, ví dụ khoản 2 Điều 52 Công ước về sáng chế của Cộng đồng châu Âu năm 1973 (Convention on the grant of European patents/ European patent convention), 5 Điều 27 Hiệp định TRIPS.
Trường hợp đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ
Theo điểm a khoản 1 Điều 117 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 thì một trong các trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hội đối với sáng chế là khi sáng chế đó không đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ Sáng chế được bảo hộ với yêu cầu cao về tính mới, tính sáng tạo, và khả năng áp dụng công nghiệp Nếu một sáng chế không đáp ứng được dù chỉ một điều kiện về tính mới, tính sáng tạo, hay khả năng áp dụng công nghiệp, thì đều bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ Tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp có đặc điểm như sau:
Thứ nhất, sáng chế phải có tính mới, quy định tại Điều 60 Luật Sở hữu trí tuệ năm
2005 Nếu thiếu đi tính mới, sáng chế sẽ bị từ chối cấp văn bằng vì một trong những điều kiện tiên quyết cho việc bảo hộ sáng chế là sáng chế được yêu cầu phải có tính mới Theo đó, sáng chế này không trùng với sáng chế đã nộp đơn hoặc các sáng chế đã được bảo hộ; chưa bị bộc lộ công khai ngoài ý muốn của chủ thể trước ngày đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, dưới hình thức sử dụng hoặc mô tả tới mức một người trung bình trong lĩnh vực tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó Nghĩa là, sáng chế đang xin bảo hộ không còn là bí mật đối với những người không liên quan đến chủ thể nộp đơn xin bảo hộ Nói cách khác, một sáng chế không bị coi là bộc lộ công khai nếu chỉ có những chủ thể nghiên cứu, nộp đơn xin bảo hộ, 6 biết về sáng chế này, chưa ai công bố kết quả nghiên cứu tới mức một người trung bình trong lĩnh vực tương ứng có thể thực hiện sáng chế này Ví dụ, nhóm nghiên cứu cho đăng báo sáng chế của mình, mô tả sáng chế này chi tiết và đầy đủ thì ngày công bố sáng chế trên báo là ngày sáng chế đó bị bộc lộ công khai Hậu quả là nhóm nghiên cứu này không được nộp đơn xin bảo hộ sáng chế nữa, vì sáng chế này đã mất tính mới Mặt khác, khi có thông báo “các nhà khoa học ở Viện nghiên cứu A đã sáng chế ra thuốc chữa ung thư” không phải là bộc lộ công khai, vì các nhà khoa học khác ở mức độ trung bình hay thậm chí cùng trình độ cũng không thể căn cứ vào một thông tin đó mà có thể tạo ra thuốc chữa ung thư Nghĩa là, trường hợp này chưa đáp ứng đủ điều kiện “mô tả tới mức một người trung bình
3 Quy định cụ thể tại Điều 59 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005
4 Truy cập tại trang web: https://www.bitlaw.com/source/35usc/101.html, ngày truy cập 13/4/2024
5 Truy cập tại trang web: https://www.epo.org/en/legal/epc-1973/2006/a52.html, ngày truy cập 13/4/2024
6 Quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 60 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (khoản 2 Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 2019 (được sửa đổi, bổ sung bởi điểm c khoản 82 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022)) trong lĩnh vực tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó”, vì thế sáng chế này chưa mất tính mới
Thứ hai, sáng chế phải có trình độ sáng tạo, quy định tại Điều 61 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 Tại một số quốc gia, thuật ngữ “không hiển nhiên” - non-obvious được sử dụng với nội hàm như thuật ngữ “tính sáng tạo”, điển hình pháp luật của Hoa Kỳ 7 Sáng tạo có thể hiểu là kết quả của một ý tưởng, có thể bắt nguồn từ những sáng chế khác, nhưng không nảy sinh một cách hiển nhiên từ trình độ kỹ thuật hiện tại đối với một người có kỹ năng thông thường, ở trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng Nghĩa là, những gì mà một người có trình độ trung bình ở cùng ngành kỹ thuật tương ứng có thể tự tìm ra được mà không cần phải có bản mô tả sáng chế của người nộp đơn yêu cầu được coi là nảy sinh một cách hiển nhiên Không chỉ thế, sáng chế này phải có tính sáng tạo, phải là kết quả của ý tưởng sáng tạo Sáng chế này phải có bước tiến mới cao hơn so với tình trạng kỹ thuật hiện tại Nghĩa là, không thể sáng chế ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng
Thứ ba, sáng chế phải có khả năng áp dụng công nghiệp, quy định tại Điều 62 Luật
Sở hữu trí tuệ năm 2005 Đa số các hệ thống pháp luật yêu cầu về khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế Tuy nhiên, trong một số hệ thống pháp luật ví dụ pháp luật của Hoa
Kỳ, 8 tiêu chuẩn này được quy định là “tính hữu ích” - useful Một sáng chế chỉ có thể được cấp bằng độc quyền sáng chế nếu có khả năng áp dụng trên thực tế chứ không chỉ đơn thuần mang tính lý thuyết Khi xác định khả năng áp dụng của sáng chế cần xem xét đến khả năng áp dụng ở hiện tại hoặc trong tương lai Khả năng áp dụng trong công nghiệp của sáng chế bao gồm các lĩnh vực kinh tế, xã hội, các ngành sản xuất, kể cả các sản phẩm chế biến và sản phẩm tự nhiên, và các ngành dịch vụ Sáng chế có khả năng áp dụng công nghiệp nếu thỏa mãn được hai điều kiện: thông tin bản chất của sáng chế đó được bộc lộ đầy đủ trong Bản mô tả, đơn yêu cầu bảo hộ; sáng chế phải có khả năng tạo ra sản phẩm dùng trong thực tiễn sản xuất sản phẩm hay quy trình nhất định Sáng chế được nêu trong đơn được coi là thực hiện được trước hết các thông tin về bản chất của sáng chế cùng với các chỉ dẫn về điều kiện kỹ thuật cần thiết được trình bày một cách rõ ràng, đầy đủ đến mức cho phép người có trình độ hiểu biết trung bình trong lĩnh vực tương ứng có thể tạo ra, sản xuất được, có thể sử dụng, khai thác, tiến hành được giải pháp đó Bên cạnh đó, việc tạo ra, sản xuất ra, sử dụng, khai thác, tiến hành sáng chế này có thể được lặp đi lặp lại với kết quả giống nhau và giống với kết quả được nêu trong Bản mô tả sáng chế Cuối cùng là không thuộc các trường hợp bị coi là không có khả năng áp dụng 9
Tóm lại, một sáng chế bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ khi có cơ sở cho rằng sáng chế này không đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ Nói cách khác, sáng chế chỉ được xem xét cấp văn bằng bảo hộ khi đáp ứng đồng thời cả ba điều kiện về tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp như phân tích trên
7 Truy cập tại trang web: https://www.bitlaw.com/patent/requirements.html, ngày truy cập 13/4/2024
8 Truy cập tại trang web: https://www.bitlaw.com/patent/requirements.html, ngày truy cập 13/4/2024
9 Tinh thần Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN).
Thực tiễn
Sáng tạo ra một sáng chế mới là điều không dễ dàng, yêu cầu về mặt nội dung của sáng chế cũng đòi hỏi một quá trình thẩm định chặt chẽ trước khi cấp văn bằng bảo hộ Do đó, trên thực tế hiện nay, số lượng văn bằng bảo hộ cấp cho sáng chế của Việt Nam không nhiều so với số lượng sáng chế yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ
Theo Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2022 (Annual Report of Intellectual Property of Vietnam 2022) của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH - CN, 10 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp về sáng chế bao gồm 8707 đơn, trong đó người Việt Nam nộp đơn chỉ có 895 đơn, người nước ngoài nộp đơn lên tới 7812 đơn Tuy nhiên, số lượng Bằng độc quyền đã cấp chỉ có 3868 Bằng, nghĩa là, chỉ 44.4% số đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp về sáng chế được cấp Bằng bảo hộ độc quyền, trong đó người Việt Nam được cấp 153 Bằng, người nước ngoài được cấp 3715 Bằng
Những trường hợp không được cấp bằng bảo hộ này có thể thuộc vào tình trạng sáng chế nêu trong đơn không đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ.
Có cơ sở để khẳng định rằng người nộp đơn không có quyền đăng ký sáng chế
- Điều 86 Luật Sở hữu trí tuệ 2005
- Theo Điều 86 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:
“1 Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí: a) Tác giả tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình; b) Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định tại khoản 2 Điều này
2 Chính phủ quy định quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước
10 Truy cập tại trang web: https://ipvietnam.gov.vn/web/guest/bao-cao-hang-nam/- /asset_publisher/vTLYJq8Ak7Gm/content/solieuthongkeshtt2022?inheritRedirectse
&redirect=https%3A%2F%2Fipvietnam.gov.vn%2Fweb%2Fguest%2Fbao-cao-hang- nam%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_vTLYJq8Ak7Gm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_ p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
1%26p_p_col_count%3D1, truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2024
3 Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý
4 Người có quyền đăng ký quy định tại Điều này có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.”
Như vậy, theo quy định của Luật này thì có 3 trường hợp được quyền đăng ký sáng chế:
Trường hợp 1: Tác giả tạo ra sáng chế bằng chính công sức và chi phí của mình Trong trường hợp này tác giả của sáng chế sẽ là người có quyền đăng ký đối với sáng chế Lúc này, tác giả sáng chế đồng thời là chủ sở hữu sáng chế Trong trường hợp có hai người trở lên cùng nhau trực tiếp sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp thì họ được coi là đồng tác giả và hưởng quyền nhân thân, quyền tài sản như nhau
Trường hợp 2: Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc Trong trường hợp này, tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí sẽ đóng vai trò là chủ sở hữu của sáng chế và có quyền đăng ký sáng chế trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác Chủ sở hữu của sáng chế sẽ có quyền sử dụng, cho phép người khác sử dụng sáng chế cũng như ngăn cấm sử dụng sáng chế của mình (đã phân tích cụ thể trong trường hợp 1) Tuy nhiên, nếu trong trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế thì các tổ chức, cá nhân này đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó sẽ chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý Như vậy, nếu đối tượng đăng ký bảo hộ sáng chế không phải là đối tượng thuộc trường hợp
Trường hợp 3: Sáng chế là kết quả của nhiệm vụ khoa học công nghệ được tạo ra có sự đóng góp của Nhà nước Cụ thể:
Với sáng chế được tạo ra bởi 100% ngân sách nhà nước, quyền đăng ký sáng chế sẽ được giao cho tổ chức chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn trừ trường hợp sáng chế này thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia thì quyền đăng ký sáng chế sẽ thuộc về Nhà nước;
Với sáng chế được đầu tư bởi nhiều nguồn vốn, trong đó có một phần là ngân sách nhà nước, phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ phần ngân sách nhà nước sẽ được giao cho tổ chức chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn trừ trường hợp sáng chế thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia thì phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với phần ngân sách nhà nước sẽ thuộc về Nhà nước
⇒ Như vậy, nếu người nộp đơn đăng ký sáng chế không phải là một trong các trường hợp được Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định thì không có quyền đăng ký sáng chế và không phải là chủ sở hữu của sáng chế đó Luật Sở hữu trí tuệ quy định như vậy nhằm giúp chủ sở hữu thực của sáng chế xác lập độc quyền của mình đối với sáng chế đó, ngăn chặn những hành vi xâm phạm, ăn cắp ý tưởng, giả mạo chủ sở hữu để chiếm đoạt quyền sở hữu trí tuệ và trục lợi riêng Bên cạnh đó, việc quy định cụ thể những trường hợp các đối tượng nộp đơn có quyền đăng ký bảo hộ sáng chế giúp chủ sở hữu dễ dàng trong việc khai thác giá trị thương mại của sáng chế đó Khi chủ sở hữu được Nhà nước xác nhận có quyền sở hữu hợp pháp đối với sáng chế thì chủ sở hữu sẽ nhận được sự tin tưởng của bên mua khi chuyển nhượng sáng chế đó Thêm vào đó, đối với các doanh nghiệp thì chủ sở hữu sáng chế có thể dùng các sản phẩm sáng tạo của mình để huy động vốn và thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, tìm kiếm đối tác kinh doanh mới và nâng cao giá trị của doanh nghiệp trên thị trường, tránh trường hợp một cá nhân nào đó riêng lẻ đăng ký quyền bảo hộ sáng chế và sử dụng sáng chế đó cho mục đích cá nhân dù đó là sản phẩm sở hữu trí tuệ của nhiều người (hay của doanh nghiệp).
Đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ nhưng không phải là đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 90 của Luật này
Giải thích từ ngữ
2.1 Giải thích từ ngữ “Ngày ưu tiên”
Ngày ưu tiên trong sở hữu trí tuệ được quy định trong pháp luật sở hữu trí tuệ Theo đó, ngày ưu tiên là ngày nộp đơn hợp lệ tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc là ngày nộp đơn hợp lệ tại một quốc gia khác là thành viên của Công ước Paris trong khoảng thời gian theo quy định
Ngày nộp đơn hợp lệ tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam là ngày mà Cục Sở hữu trí tuệ công nhận người nộp đơn đã đáp ứng được các điều kiện về hình thức của đơn Ngày nộp đơn hợp lệ có thể là ngày nộp đơn đầu tiên (nếu đơn không phải sửa chữa, bổ sung gì), hoặc là ngày sửa chữa bổ sung đơn lần cuối cùng tại Cục Sở hữu trí tuệ (nếu đơn chưa chính xác phải sửa chữa, bổ sung thêm các giấy tờ, tài liệu,…)
2.2 Giải thích từ ngữ “ngày nộp đơn sớm nhất”
Ngày nộp đơn sớm nhất là ngày đầu tiên đơn đăng ký bảo hộ được Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tiếp nhận hoặc ngày đầu tiên nộp đơn quốc tế đối với đơn nộp theo ĐƯQT
2.3 Giải thích từ ngữ “Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên”
Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên là một trong hai nguyên tắc bảo hộ đối với quyền sở hữu trí tuệ Theo nguyên tắc này, pháp luật chỉ bảo hộ cho chủ thể nộp đơn đăng ký sớm nhất đối với cùng một đối tượng thuộc quyền sở hữu công nghiệp như sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp,… chứ không phải là người đầu tiên sáng tạo ra nó.
Giải thích nguyên nhân
Theo điểm c khoản 1 Điều 117 Luật SHTT năm 2005 quy định về việc từ chối cấp văn bằng bảo hộ đối với trường hợp này:
“1 Đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ trong các trường hợp sau đây:
… c) Đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ nhưng không phải là đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản
Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên có giá trị quyết định chủ thể nào sẽ được cấp văn bằng bảo hộ khi xảy ra trường hợp có từ hai đơn đăng ký trở lên cùng đăng ký các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, dịch vụ trùng hoặc tương đương với nhau, trùng hoặc khác biệt không đáng kể với nhau, trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau hoặc tương tự với nhau hoặc trường hợp có nhiều đơn của cùng một người đăng ký các nhãn hiệu trùng dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau
Theo đó, nguyên tắc nộp đơn đầu tiên sẽ được áp dụng nhằm bảo vệ quyền lợi của chủ thể nộp đơn có ngày ưu tiên hoặc nộp đơn sớm hơn các chủ thể khác đối với cùng đối tượng đăng ký bảo hộ, vì thế mà những đơn tuy đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ nhưng không phải là đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thuộc trường hợp tại quy định này thì sẽ không được cấp văn bằng bảo hộ vì những đơn đó không thuộc trường hợp được áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên.
Thực tiễn áp dụng
*Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp:
Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên nhằm xác định việc hưởng quyền ưu tiên trong những trường hợp nhất định áp dụng trong bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, nhãn hiệu và một vài đối tượng khác và được ghi nhận tại Điều 4 Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp mà Việt Nam là thành viên:
“Điều 4 A đến I - sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, bằng tác giả sáng chế: Quyền ưu tiên; G - patent: Tách đơn
A - (1) Bất kỳ người nào đã nộp đơn hợp lệ xin cấp patent hoặc xin đăng ký mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu hàng hoá tại một trong các nước thành viên của Liên minh, hoặc người thừa kế hợp pháp của người đó, trong quá trình nộp đơn ở các nước khác sẽ được hưởng quyền ưu tiên trong thời hạn ấn định dưới đây
(2) Mọi đơn tương đương với đơn quốc gia hợp lệ theo luật quốc gia của bất kỳ nước thành viên của Liên minh hoặc theo các hiệp ước song phương hoặc đa phương ký kết giữa các nước thành viên của Liên minh đều được coi là đơn phát sinh quyền ưu tiên
(3) Đơn quốc gia hợp lệ là bất cứ đơn nào đủ để xác nhận ngày đơn đó được nộp tại quốc gia liên quan, bất kể số phận của đơn đó sau này sẽ ra sao.” Điều khoản này ghi nhận về việc hưởng quyền ưu tiên dựa trên cơ sở nguyên tắc nộp đơn đầu tiên áp dụng đối với cá nhân, tổ chức là công dân của các nước thành viên theo nguyên tắc đối xử quốc gia khi họ ở vào các điều kiện gắn với các tình huống nhất định Có thể hiểu, nguyên tắc này được áp dụng trong trường hợp có hai hay nhiều tổ chức, cá nhân độc lập với nhau cùng nộp đơn đăng ký một sáng chế, một giải pháp hữu ích, một kiểu dáng công nghiệp hay một nhãn hiệu trùng nhau, khi đó, việc hưởng quyền ưu tiên được dành cho tổ chức, cá nhân đã có đơn hợp lệ đầu tiên đăng ký các đối tượng này được nộp tại một trong số các nước thành viên Công ước Paris trong thời hạn 12 tháng đối với sáng chế và giải pháp hữu ích, 06 tháng đối với kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu Vì vậy, trong các khoảng thời gian trên, nếu người nộp đơn tiếp tục nộp đơn yêu cầu bảo hộ các đối tượng trên tại bất kỳ nước thành viên nào khác của Công ước Paris, các đơn nộp sau sẽ được xem như nộp cùng ngày với ngày nộp đơn hợp lệ đầu tiên và được ưu tiên bảo hộ
Tại Điều 2:1 Hiệp định TRIPs nhấn mạnh: “Đối với các phần II, III, và IV của Hiệp định này, các Thành viên phải tuân theo các Điều từ Điều 1 đến Điều 12 và Điều 19 của Công ước Paris (1967).” Thông qua điều khoản trên có thể thấy, nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đã được Hiệp định TRIPs thừa nhận và áp dụng đối với bốn đối tượng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu như được quy định tại Điều 4 Công ước Paris
Ngoài ra, nguyên tắc nộp đơn đầu tiên vẫn được coi là nguyên tắc quan trọng nhất và là cơ sở pháp lý đầy đủ nhất trong việc chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu trong hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của các hầu hết các hệ thống pháp luật trên thế giới như pháp luật của EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Việt Nam,…
Đơn thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 90 của Luật SHTT mà không được sự thống nhất của tất cả những người nộp đơn
Giải thích nguyên nhân
- Theo Điều 86 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:
“1 Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí: a) Tác giả tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình; b) Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định tại khoản 2 Điều này
2 Chính phủ quy định quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước
10 Truy cập tại trang web: https://ipvietnam.gov.vn/web/guest/bao-cao-hang-nam/- /asset_publisher/vTLYJq8Ak7Gm/content/solieuthongkeshtt2022?inheritRedirectse
&redirect=https%3A%2F%2Fipvietnam.gov.vn%2Fweb%2Fguest%2Fbao-cao-hang- nam%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_vTLYJq8Ak7Gm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_ p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
1%26p_p_col_count%3D1, truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2024
3 Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý
4 Người có quyền đăng ký quy định tại Điều này có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.”
Như vậy, theo quy định của Luật này thì có 3 trường hợp được quyền đăng ký sáng chế:
Trường hợp 1: Tác giả tạo ra sáng chế bằng chính công sức và chi phí của mình Trong trường hợp này tác giả của sáng chế sẽ là người có quyền đăng ký đối với sáng chế Lúc này, tác giả sáng chế đồng thời là chủ sở hữu sáng chế Trong trường hợp có hai người trở lên cùng nhau trực tiếp sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp thì họ được coi là đồng tác giả và hưởng quyền nhân thân, quyền tài sản như nhau
Trường hợp 2: Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc Trong trường hợp này, tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí sẽ đóng vai trò là chủ sở hữu của sáng chế và có quyền đăng ký sáng chế trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác Chủ sở hữu của sáng chế sẽ có quyền sử dụng, cho phép người khác sử dụng sáng chế cũng như ngăn cấm sử dụng sáng chế của mình (đã phân tích cụ thể trong trường hợp 1) Tuy nhiên, nếu trong trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế thì các tổ chức, cá nhân này đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó sẽ chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý Như vậy, nếu đối tượng đăng ký bảo hộ sáng chế không phải là đối tượng thuộc trường hợp
Trường hợp 3: Sáng chế là kết quả của nhiệm vụ khoa học công nghệ được tạo ra có sự đóng góp của Nhà nước Cụ thể:
Với sáng chế được tạo ra bởi 100% ngân sách nhà nước, quyền đăng ký sáng chế sẽ được giao cho tổ chức chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn trừ trường hợp sáng chế này thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia thì quyền đăng ký sáng chế sẽ thuộc về Nhà nước;
Với sáng chế được đầu tư bởi nhiều nguồn vốn, trong đó có một phần là ngân sách nhà nước, phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ phần ngân sách nhà nước sẽ được giao cho tổ chức chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn trừ trường hợp sáng chế thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia thì phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với phần ngân sách nhà nước sẽ thuộc về Nhà nước
⇒ Như vậy, nếu người nộp đơn đăng ký sáng chế không phải là một trong các trường hợp được Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định thì không có quyền đăng ký sáng chế và không phải là chủ sở hữu của sáng chế đó Luật Sở hữu trí tuệ quy định như vậy nhằm giúp chủ sở hữu thực của sáng chế xác lập độc quyền của mình đối với sáng chế đó, ngăn chặn những hành vi xâm phạm, ăn cắp ý tưởng, giả mạo chủ sở hữu để chiếm đoạt quyền sở hữu trí tuệ và trục lợi riêng Bên cạnh đó, việc quy định cụ thể những trường hợp các đối tượng nộp đơn có quyền đăng ký bảo hộ sáng chế giúp chủ sở hữu dễ dàng trong việc khai thác giá trị thương mại của sáng chế đó Khi chủ sở hữu được Nhà nước xác nhận có quyền sở hữu hợp pháp đối với sáng chế thì chủ sở hữu sẽ nhận được sự tin tưởng của bên mua khi chuyển nhượng sáng chế đó Thêm vào đó, đối với các doanh nghiệp thì chủ sở hữu sáng chế có thể dùng các sản phẩm sáng tạo của mình để huy động vốn và thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, tìm kiếm đối tác kinh doanh mới và nâng cao giá trị của doanh nghiệp trên thị trường, tránh trường hợp một cá nhân nào đó riêng lẻ đăng ký quyền bảo hộ sáng chế và sử dụng sáng chế đó cho mục đích cá nhân dù đó là sản phẩm sở hữu trí tuệ của nhiều người (hay của doanh nghiệp)
III Đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ nhưng không phải là đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 90 của Luật này
Khoản 1, khoản 2 Điều 90 Luật SHTT năm 2005
Theo Luật SHTT năm 2005 Việt Nam quy định:
“Điều 90 Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên
1 Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký các sáng chế trùng hoặc tương đương với nhau, các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ
2 Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhau hoặc trường hợp có nhiều đơn của cùng một người đăng ký các nhãn hiệu trùng dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.”
Quy định này có thể hiểu, trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký trùng hoặc tương đương với nhau đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có:
● Ngày ưu tiên sớm nhất
● Ngày nộp đơn sớm nhất
2.1 Giải thích từ ngữ “Ngày ưu tiên”
Ngày ưu tiên trong sở hữu trí tuệ được quy định trong pháp luật sở hữu trí tuệ Theo đó, ngày ưu tiên là ngày nộp đơn hợp lệ tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc là ngày nộp đơn hợp lệ tại một quốc gia khác là thành viên của Công ước Paris trong khoảng thời gian theo quy định
Ngày nộp đơn hợp lệ tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam là ngày mà Cục Sở hữu trí tuệ công nhận người nộp đơn đã đáp ứng được các điều kiện về hình thức của đơn Ngày nộp đơn hợp lệ có thể là ngày nộp đơn đầu tiên (nếu đơn không phải sửa chữa, bổ sung gì), hoặc là ngày sửa chữa bổ sung đơn lần cuối cùng tại Cục Sở hữu trí tuệ (nếu đơn chưa chính xác phải sửa chữa, bổ sung thêm các giấy tờ, tài liệu,…)
2.2 Giải thích từ ngữ “ngày nộp đơn sớm nhất”
Việc sửa đổi, bổ sung đơn làm mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêu trong đơn hoặc làm thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu đăng ký nêu trong đơn
Giải thích thuật ngữ
Yêu cầu đối với đơn đăng ký sáng chế là cần có các tài liệu để xác định sáng chế cần được bảo hộ, bao gồm bản mô tả (phần mô tả sáng chế và phạm vi bảo hộ sáng chế) và bản tóm tắt Theo khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 102 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 yêu cầu về đơn đăng ký sáng chế như sau:
“ 2 Phần mô tả sáng chế phải đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Bộc lộ đầy đủ và rõ ràng bản chất của sáng chế đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó; b) Giải thích vắn tắt hình vẽ kèm theo, nếu cần làm rõ thêm bản chất của sáng chế; c) Làm rõ tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế
3 Phạm vi bảo hộ sáng chế phải được thể hiện dưới dạng tập hợp các dấu hiệu kỹ thuật cần và đủ để xác định phạm vi quyền đối với sáng chế và phải phù hợp với phần mô tả sáng chế và hình vẽ
4 Bản tóm tắt sáng chế phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của sáng chế”
Và căn cứ theo điểm đ khoản 1 Điều 117 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định:
1 Đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ trong các trường hợp sau đây:
… đ) Việc sửa đổi, bổ sung đơn làm mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêu trong đơn hoặc làm thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu đăng ký nêu trong đơn.”
Ta cần làm rõ thế nào là “mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêu trong đơn”,
“thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu đăng ký”?
+ “Mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêu trong đơn” tức là trong phần mô tả ban đầu của đơn đăng ký đã bộc lộ về phạm vi đối tượng đăng ký bảo hộ nhưng sau khi tiến hành sửa đổi, bổ sung đơn đã làm mở rộng phạm vi đối tượng đó Nói cách khác, ngoài đối tượng được yêu cầu bảo hộ ban đầu, còn có một hoặc nhiều đối tượng khác được bổ sung, sửa đổi thêm vào đơn
+ “Thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu đăng ký” tức là làm thay đổi phần mô tả cách thức đạt được mục đích của sáng chế, thay đổi chi tiết giải pháp kỹ thuật so với đơn yêu cầu ban đầu.
Giải thích lý do từ chối cấp văn bằng bảo hộ
Ta thấy, trường hợp sửa đổi bổ sung đơn làm mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêu trong đơn sẽ làm gia tăng, xuất hiện đối tượng mới cần được bảo hộ Lúc này, trong phần mô tả chỉ có các thông tin bộc lộ sơ bộ về đối tượng trước đó, nên việc mở rộng phạm vi đối tượng cần bảo hộ trong đơn kéo theo một loạt các thay đổi khác trong phần mô tả sáng chế, thiếu đi tính thông thống nhất giữa đơn ban đầu và đơn sửa đổi Đồng thời, việc sửa đổi, bổ sung đơn làm thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu đăng ký sẽ làm thay đổi nội dung trong bản tóm tắt sáng chế Do đó, trường hợp như trên được quy định là một trong những trường hợp bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ vì nếu việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký không đảm bảo tính thống nhất, ảnh hưởng đến thủ tục đăng ký văn bằng bảo hộ, không tuân thủ quy định về nội dung và hình thức thì không có cơ sở để ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ Lúc này, dựa trên quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành, thẩm định viên - người trực tiếp tiến hành thẩm định nội dung và hình thức của đơn sẽ gửi thông báo từ chối chấp nhận yêu cầu sửa đổi, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế và hướng dẫn người nộp đơn nộp đơn mới cho đối tượng mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.
Thực tiễn áp dụng
Vấn đề về việc từ chối cấp văn bằng đối với trường hợp cụ thể như đã phân tích ở trên đã được quy định rất rõ trong một số hiệp định có Việt Nam là thành viên
* Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP):
Theo Điều 18.42 CPTPP, các nước thành viên phải dành cho người nộp đơn sáng chế ít nhất một cơ hội để sửa đổi, sửa chữa, và nêu ý kiến đối với đơn của mình Các nước cũng có thể đặt ra điều kiện đối với các sửa đổi này rằng không được vượt quá phạm vi bộc lộ của sáng chế tại thời điểm nộp đơn Có thể thấy, CPTPP buộc các quốc gia thành thành viên phải cho phép người đăng ký sáng chế được quyền thực hiện sửa đổi đơn đăng ký, đồng thời cho các quốc gia quyền được đặt ra các điều kiện đối với việc sửa đổi này rằng không được vượt quá phạm vi bộc lộ tại thời điểm nộp đơn Nhận thấy quy định của CPTPP là quy định khung và các quốc gia thành viên có thể dựa trên đó để mở rộng quy định cho pháp luật của quốc gia mình Quy định của Việt Nam về vấn đề này cũng đã dựa trên CPTPP để quy định rõ hơn, cụ thể tại khoản 3 Điều 115 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã đặt ra yêu cầu đối với việc sửa đổi là không được mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêu trong đơn và không làm thay đổi bản chất của đối tượng
Khoản 7 Điều 70 Hiệp định TRIPS quy định: “ Đối với những quyền sở hữu trí tuệ mà đăng ký là một điều kiện để được bảo hộ, những đơn xin bảo hộ chưa được giải quyết trước thời điểm Thành viên thi hành Hiệp định này đều phải được phép sửa đổi để yêu cầu hưởng mức bảo hộ cao hơn theo quy định trong Hiệp định này Nội dung sửa đổi đó không được hàm chứa các vấn đề mới” Hiệp định này cho phép những quyền sở hữu trí tuệ cần đăng ký để được bảo hộ có quyền sửa đổi đơn để yêu cầu mức bảo hộ cao hơn nhưng không được chứa các vấn đề mới so với đơn ban đầu “Các vấn đề mới” có thể hiểu là phạm vi đối tượng bảo hộ vượt ra ngoài phạm vi ban đầu và khác hơn so với bản chất ban đầu của đối tượng cần bảo hộ Như vậy, Việt Nam đã dựa trên Hiệp định này để xây dựng quy định cho vấn đề sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ
Tóm lại, sau khi có sự so sánh, đối chiếu pháp luật Việt Nam với các Hiệp định quốc tế mà Việt Nam là thành viên, ta thấy có sự tương đồng, thống nhất, Việt Nam đã dựa trên những quy định của điều ước quốc tế về vấn đề tương tự để xây dựng bộ quy định cho quốc gia mình.
Sáng chế được yêu cầu bảo hộ vượt quá phạm vi bộc lộ trong bản mô tả ban đầu của đơn đăng ký sáng chế
1 Cơ sở pháp lý: Điểm a khoản 1a Điều 117 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2022) quy định:
“a) Sáng chế được yêu cầu bảo hộ vượt quá phạm vi bộc lộ trong bản mô tả ban đầu của đơn đăng ký sáng chế”
Theo khoản 1 Điều 102 Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2022) quy định: “Bản mô tả sáng chế gồm phần mô tả sáng chế và phạm vi bảo hộ sáng chế”
Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 102 Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2022) quy định: “2 Phần mô tả sáng chế phải đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Bộc lộ đầy đủ và rõ ràng bản chất của sáng chế đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó; b) Giải thích vắn tắt hình vẽ kèm theo, nếu cần làm rõ thêm bản chất của sáng chế; c) Làm rõ tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế 3 Phạm vi bảo hộ sáng chế phải được thể hiện dưới dạng tập hợp các dấu hiệu kỹ thuật cần và đủ để xác định phạm vi quyền đối với sáng chế và phải phù hợp với phần mô tả sáng chế và hình vẽ”
Sáng chế được yêu cầu bảo hộ vượt quá phạm vi bộc lộ trong bản mô tả ban đầu của đơn đăng ký sáng chế sẽ không được cấp văn bằng bảo hộ vì:
+ Thứ nhất, trong phần mô tả sáng chế đã làm rõ bản chất của sáng chế Nếu sáng chế được yêu cầu bảo hộ vượt quá phạm vi bộc lộ trong bản mô tả ban đầu của đơn đăng ký sáng chế tức là ngoài những đặc điểm trong bản mô tả ban đầu, sáng chế còn chứa đựng những đặc điểm khác thì sáng chế đó sẽ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ vì bản mô tả ban đầu không thể hiện rõ bản chất của sáng chế Mà bản chất được xem là phần cốt lõi của sáng chế, một trong các phần mà thẩm định viên sẽ dựa vào để quyết định sáng chế có được bảo hộ hay không Bản chất của sáng chế gồm các nội dung quan trọng như: mục đích của sáng chế, đặc điểm kỹ thuật của sáng chế và những lợi ích có thể đạt được Do đó, khi sáng chế được yêu cầu bảo hộ vượt quá phạm vi bộc lộ trong bản mô tả thì bản mô tả sẽ thiếu đi những thông tin quan trọng về bản chất của sáng chế hoặc chứa những thông tin không giống với thực tế sáng chế khi đó thẩm định viên không thể xác định chính xác về mục đích hay các đặc điểm kỹ thuật của sáng chế Ngoài ra, phần mô tả sáng chế còn làm rõ tình mới, trình độ sáng tạo của sáng chế Tính mới cũng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định “số phận” của sáng chế Hơn nữa, nếu sáng chế thiếu đi tính mới thì trình độ sáng tạo của sáng chế sẽ không được xem xét Vì thế, khi sáng chế vượt quá phạm vi bộc lộ trong bản mô tả ban đầu của đơn đăng ký sáng chế thì không thể biết được sáng chế đó có thật sự có tính mới và trình độ sáng tạo hay không, rất dễ xảy ra trường hợp sáng chế được yêu cầu bảo hộ giống hệt hoặc về cơ bản tương tự với tình trạng kỹ thuật đã biết thì sáng chế sẽ bị từ chối do thiếu tính mới
+ Thứ hai, bản mô tả ban đầu còn bao gồm phạm vi bảo hộ sáng chế Trường hợp sáng chế được yêu cầu bảo hộ vượt quá phạm vi bộc lộ trong bản mô tả ban đầu của đơn đăng ký sáng chế dẫn đến sự khác nhau về phạm vi bảo hộ sáng chế hay nói cách khác là trong bản mô tả sáng chế thiếu đi một số tập hợp các dấu hiệu kỹ thuật cần và đủ để xác định phạm vi quyền đối với sáng chế, phải phù hợp với phần mô tả sáng chế và hình vẽ và phải phân biệt sáng chế yêu cầu bảo hộ với các sáng chế đã có Điều đó đó có thể làm cho sáng chế yêu cầu bảo hộ mất đi đặc điểm riêng biệt hoặc trùng lặp với những sáng chế đã có Do vậy, sáng chế cũng bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ do có các dấu hiệu kỹ thuật mới so với bản mô tả sáng chế làm thay đổi phạm vi bảo hộ sáng chế
Quy định tại điểm a khoản 1a Điều 117 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 là hợp lý vì góp phần tăng cường hiệu quả của công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nâng cao vai trò của công tác thanh tra về sở hữu trí tuệ ở Trung ương và địa phương, xây dựng các tài liệu hướng dẫn về công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ để thống nhất cách làm trên cả nước, có thể hạn chế được tình trạng cấp bằng tràn lan, kém chất lượng Cụ thể tại Hội nghị Sở hữu trí tuệ năm 2023, theo thống kê của tỉnh Thừa Thiên Huế trên địa bàn tỉnh có 80 đơn đăng ký sáng chế, được cấp 18 bằng độc quyền tức là chỉ có 22.5% sáng chế đáp ứng điều kiện được cấp văn bằng bảo hộ, phần còn lại không được cấp có thể rơi vào trường hợp từ chối cấp văn bằng theo điểm a khoản 1a Điều này Đây là một ví dụ cụ thể chứng minh cho công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ đang diễn ra rất hiệu quả
Ngoài ra, tại khoản 1 Điều 29 Hiệp định TRIPs quy định: “1.Các Thành viên phải yêu cầu người nộp đơn xin cấp patent bộc lộ sáng chế một cách rõ ràng và đầy đủ đến mức căn cứ vào đó một chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện sáng chế, và có thể yêu cầu người nộp đơn chỉ ra cách thức tối ưu trong số cách thức thực hiện sáng chế mà tác giả sáng chế biết tính đến ngày nộp đơn, hoặc tính đến ngày ưu tiên của đơn nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên” Theo quy định trên thì sáng chế phải được bộc lộ một cách đầy đủ và rõ ràng trong bản mô tả sáng chế mới là đối tượng có thể được cấp văn bằng Điều này là hợp lý tránh trường hợp sáng chế một đằng bản mô tả một nẻo hay bản mô tả không bộc lộ đầy đủ bản chất của sáng chế Từ đây, pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam đưa ra trường hợp “Sáng chế yêu cầu bảo hộ vượt quá phạm vi bộc lộ trong bản mô tả ban đầu của đơn đăng ký sáng chế” Tức là sáng chế còn chứa những thông tin khác mà bản mô tả sáng chế chưa đề cập đến hay sáng chế không được bộc lộ đầy đủ và rõ ràng trong bản mô tả sáng chế Trường hợp này sẽ không được cấp văn bằng bảo hộ Quy định như vậy là phù hợp với tinh thần tại khoản 1 Điều 29 Hiệp định TRIPS.
Sáng chế không được bộc lộ đầy đủ và rõ ràng trong bản mô tả sáng chế đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó
Khoản 12 Điều 4; điểm b khoản 1a Điều 117; khoản 1, 2 Điều 102; điểm d khoản 2 Điều 96 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2022); Điều 5 Hiệp định PCT; khoản 1 Điều 29 Hiệp định TRIPS
Phân tích thuật ngữ: Căn cứ theo khoản 1a Điều 117 về các trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ, ở điểm b: “Sáng chế không được bộc lộ đầy đủ và rõ ràng trong bản mô tả sáng chế đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó;”
● “đầy đủ và rõ ràng”: có đủ tất cả theo yêu cầu, không thiếu một thứ gì, và rõ ràng đến mức ai cũng có thể thấy, có thể nhận biết được một cách dễ dàng
● “người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng”: có thể hiểu như với lượng kiến thức trung bình trong một lĩnh vực cụ thể tương ứng với lĩnh vực của sáng chế, một cá nhân, tổ chức với lượng kiến thức như trên có thể vận dụng và thực hiện sáng chế đó
Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 102 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định về yêu cầu đơn đăng ký sáng chế:
“1 Tài liệu xác định sáng chế cần bảo hộ trong đơn đăng ký sáng chế bao gồm bản mô tả sáng chế và bản tóm tắt sáng chế Bản mô tả sáng chế gồm phần mô tả sáng chế và phạm vi bảo hộ sáng chế
2 Phần mô tả sáng chế phải đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Bộc lộ đầy đủ và rõ ràng bản chất của sáng chế đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó;
Và khoản 2 Điều 96 quy định về các trường hợp hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế, ở điểm d: “Sáng chế không được bộc lộ đầy đủ và rõ ràng đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó;”
Như vậy, thông qua điểm a khoản 2 Điều 102 và điểm b khoản 1a Điều 117, nhà làm luật đã nêu rõ, rằng điều kiện phải có khi nộp đơn cấp văn bằng bảo hộ sáng chế, là bản mô tả phải bộc lộ đầy đủ và rõ ràng bản chất của sáng chế đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó, và nếu bản mô tả không đạt tiêu chuẩn theo điểm a khoản 2 Điều 102, thì nó sẽ rơi vào trường hợp ở điểm b khoản 1a Điều 117, và sẽ không được cấp văn bằng bảo hộ Trường hợp bằng bảo hộ sáng chế có ngày cấp trước khi Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung năm 2022 có hiệu lực, thì căn cứ vào Điều 96 của Luật này, sẽ xem xét các bằng bảo hộ sáng chế đó có đủ tiêu chuẩn theo luật sửa đổi bổ sung hay không Nếu không thì sẽ rơi vào các trường hợp ở Điều 96, và trường hợp sáng chế không được bộc lộ rõ ràng để người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kĩ thuật đó có thể thực hiện sáng chế đó, sẽ rơi vào điểm d khoản 2 Điều 96, hủy bỏ hiệu lực một phần hoặc toàn bộ hiệu lực của văn bằng bảo hộ
Sáng chế không được bộc lộ đầy đủ và rõ ràng trong bản mô tả sáng chế đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó vì:
+ Căn cứ theo khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005: “Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên” Sáng chế được cấp bằng sẽ được biết đến rộng rãi (trừ bí mật kinh doanh và sáng chế mật), được áp dụng trong phạm vi cả nước nhằm giải quyết một vấn đề xác định
Vì thế, nhằm đáp ứng nhu cầu áp dụng cao, bản mô tả sáng chế được yêu cầu phải tương xứng với mặt bằng chung của xã hội trong lĩnh vực của sáng chế được cấp bằng đó - với mọi cá nhân, tổ chức áp dụng bản sáng chế Vì lí do đó, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã bổ sung thêm khoản 1a về các trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ, cụ thể ở điểm b
+ Ngoài ra, một lý do để Quốc Hội sửa đổi bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ năm
2005 nói chung và điểm b khoản 1a Điều 117 của luật này nói riêng, là vì trong vòng 20 năm qua, đất nước chúng ta đã gia nhập rất nhiều tổ chức và hiệp định, hiệp ước quốc tế về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, điển hình như WIPO, CPTPP, EVFTA, RCEP, PCT … và sự tham gia những tổ chức, hiệp định, hiệp ước trên đi kèm với những điều kiện về nội luật hóa các quy định của các tổ chức, hiệp định trên, cụ thể như:
❖ Điều 5 Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (PCT) quy định về bản mô tả sáng chế: “Bản mô tả phải bộc lộ sáng chế một cách thật đầy đủ, rõ ràng sao cho chuyên gia trong lĩnh vực đó có thể thực hiện được sáng chế.”
❖ Khoản 1 Điều 29 Hiệp định khía cạnh liên quan tới thương mại của Quyền sở hữu trí tuệ 1994 (TRIPS) quy định về điều kiện người nộp đơn xin cấp bằng bảo hộ sáng chế: “Các Thành viên phải yêu cầu người nộp đơn xin cấp patent bộc lộ sáng chế một cách rõ ràng và đầy đủ đến mức căn cứ vào đó một chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện sáng chế, và có thể yêu cầu người nộp đơn chỉ ra cách thức tối ưu trong số cách thức thực hiện sáng chế mà tác giả sáng chế biết tính đến ngày nộp đơn, hoặc tính đến ngày ưu tiên của đơn nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.”
Có thể thấy rằng cụ thể ở điểm b khoản 1a Điều 117 có sự tương đồng với các điều khoản trên của các hiệp định, hiệp ước mà Việt Nam là thành viên Sự khác biệt duy nhất so với luật trong nước, chính là trình độ chuyên môn của cá nhân thực hiện sáng chế Trong khi các hiệp định, hiệp ước trên đề cập “chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng”, thì Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 của Việt Nam chỉ yêu cầu “người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng” Trong khi cụm từ “chuyên gia” chỉ người tinh thông một ngành chuyên môn khoa học, kĩ thuật, thì cụm từ “trung bình” trong “người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng” là khoảng giữa của hai cực trong bậc thang đánh giá, không khá cũng không kém, không cao cũng không thấp Có thể thấy rằng Luật
Đối với sáng chế được trực tiếp tạo ra dựa trên nguồn gen hoặc tri thức truyền thống về nguồn gen, đơn đăng ký sáng chế không bộc lộ hoặc bộc lộ không chính xác về nguồn gốc của nguồn gen hoặc tri thức truyền thống về nguồn gen
Trường hợp sáng chế trực tiếp dựa trên nguồn gen hoặc tri thức truyền thống về nguồn gen có cung cấp nguồn gốc về nguồn gen hoặc tri thức truyền thống về nguồn gen
về nguồn gen có cung cấp nguồn gốc về nguồn gen hoặc tri thức truyền thống về nguồn gen
Sáng chế “Quy trình nhân giống nấm Thượng Hoàng (Tropicoporus linteus NTH- PL4)”, số bằng 38764, số đơn 1-2021-05461 12 :
“Sáng chế đề cập đến quy trình nhân giống nấm Thượng Hoàng, trong đó giống nấm Thượng Hoàng NTH-PL4 là chủng nấm Thượng Hoàng Tropicoporus linteus NTH-PL4 có mã số truy nhập gen 18S rRNA, ITS 1 - 5,8S rRNA - ITS 2, 28S rRNA trên GenBank là MW757264, chủng Tropicoporus linteus NTH-PL4 này được phân lập từ quả thể nấm thu thập tại Ba Bể, Bắc Kạn, Việt Nam, và quy trình này bao gồm các công đoạn: (i) chuẩn bị môi trường dinh dưỡng sử dụng cho nuôi cấy nấm Thượng Hoàng NTN-PL4 được chọn từ nhóm bao gồm PDA, MCM, MEA, YMA cải tiến mà chứa dịch tách chiết cây dâu; và (ii) nhân giống nấm Thượng Hoàng NTH-PL4 trên các môi trường nêu trên.” Đây là sáng chế trực tiếp dựa trên nguồn gen, nguồn gen này được thu thập từ tự nhiên và là đối tượng được Nhà nước thống nhất quản lý Đây là trường hợp sáng chế bộc lộ rõ nguồn gốc của nguồn gen, đáp ứng các điều kiện được cấp văn bằng.
Đơn đăng ký sáng chế không bộc lộ rõ nguồn gốc của nguồn gen hoặc tri thức truyền thống về nguồn gen đối với sáng chế trực tiếp dựa trên nguồn gen/tri thức truyền thống về nguồn gen
Đơn đăng ký sáng chế số 1-2017-01721 về “Phương pháp tạo ra tế bào keratin của tê giác, chế phẩm chứa keratin và phương pháp sản xuất chế phẩm này” 13
Sáng chế này đề cập đến phương pháp và chế phẩm để sản xuất chế phẩm keratin và sản phẩm keratin được thu bằng phương pháp tổng hợp
12 https://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/1630066/38764.pdf/a2c83e50-a9a2-48ea- bcac-9360e1d49475
13 https://www.ipvietnam.gov.vn/noip/resource.nsf/vwResourceList/10CC335D5DB1FEC54725827B003707B1/CB361A.pdf (trang 47) Để có được nguyên bào sợi của tê giáo cho công trình nghiên cứu này, chắc chắn cần phải có hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích và giấy phép tiếp cận nguồn gen, vì tê giác là động vật quý hiếm (5 loài tê giác còn tồn tại hiện nay đều có mức độ nguy cấp từ sắp bị đe dọa đến cực kỳ nguy cấp, trong đó tê giác đen, tê giác Java và tê giác Sumatra còn đang trên bờ vực tuyệt chủng) Tuy nhiên, đơn đăng ký sáng chế này đã không bộc lộ rõ nguồn gốc của nguyên bào sợi của tê giác sử dụng cho sáng chế, và thực tế là trong các công báo sáng chế từ tháng 04 năm 2018 đến nay của Cục Sở hữu trí tuệ, đơn đăng ký sáng chế này vẫn không được cấp bằng độc quyền sáng chế.
Đơn đăng ký sáng chế được nộp trái với quy định về kiểm soát an ninh đối với sáng chế
Khoản 12a Điều 4, Điều 89a, điểm d khoản 1a Điều 117 Luật SHTT năm 2005, Điều 12.56 Tiểu mục 4 Chương 12 Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU
Trước hết, cần hiểu thủ tục “kiểm soát an ninh trước khi nộp đơn ra nước ngoài" là hoạt động kiểm soát việc đăng ký các sáng chế có khả năng là sáng chế mật ra nước ngoài theo cơ chế sáng chế thông thường Việc kiểm soát cần phải được cân nhắc kỹ để tránh ảnh hưởng đến hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, công nghệ giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với Việt Nam, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy chuyển giao công nghệ vào Việt Nam Điều 89a Luật SHTT năm 2005 quy định về Kiểm soát an ninh đối với sáng chế trước khi nộp đơn đăng ký ở nước ngoài Cụ thể:
“Điều 89a Kiểm soát an ninh đối với sáng chế trước khi nộp đơn đăng ký ở nước ngoài
1 Sáng chế thuộc các lĩnh vực kỹ thuật có tác động đến quốc phòng, an ninh, được tạo ra tại Việt Nam và thuộc quyền đăng ký của cá nhân là công dân Việt Nam và thường trú tại Việt Nam hoặc của tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam chỉ được nộp đơn đăng ký sáng chế ở nước ngoài nếu đã được nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam để thực hiện thủ tục kiểm soát an ninh
2 Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này.”
Và theo như quy định tại khoản 12a Điều 4 Luật SHTT năm 2005 có nêu lên khái niệm về sáng chế mật:
“12a Sáng chế mật là sáng chế được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định là bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.”
Theo quy định tại Điều 89a thì sáng chế thuộc các lĩnh vực kỹ thuật có tác động đến quốc phòng an ninh tức là những sáng chế được tạo ra nhằm mục đích phục vụ cho quốc phòng, an ninh quốc gia của tổ chức, cá nhân Việt Nam chỉ được nộp đơn đăng ký sáng chế ở nước ngoài khi đã nộp đơn yêu cầu xác định sáng chế đó có phải là bí mật Nhà nước theo pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước hay không tại Việt Nam thông qua thủ tục kiểm soát an ninh nhằm đảm bảo được tính khách quan cũng như tính bảo mật cao cho những sáng chế này.Và định nghĩa như thế nào là sáng chế mật đã được quy định cụ thể ở khoản 12a Điều
4 Luật SHTT năm 2005 khi những sáng chế này được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định đó là bí mật nhà nước theo như quy định của pháp luật Vì vậy có thể thấy rằng những sáng chế mật nói riêng và những sáng chế thuộc các lĩnh vực kỹ thuật nói chung có tác động đến quốc phòng an ninh sẽ chỉ được nộp đơn đăng ký sáng chế ở nước ngoài khi đã nộp đơn đăng ký sáng chế và được thông qua thủ tục kiểm soát an ninh tại Việt Nam Trong trường hợp sáng chế được xác định là bí mật Nhà nước thì chỉ được nộp đơn ở những nước có quy định về bảo hộ sáng chế mật
Theo đó, trường hợp đơn đăng ký sáng chế sai quy trình và thủ tục nộp được xem là nộp trái với quy định về kiểm soát an ninh nêu trên thì sẽ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ theo như quy định tại điểm d khoản 1a Điều 117 Luật SHTT năm 2005:
“1a Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, đơn đăng ký sáng chế bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ trong các trường hợp sau đây:
… d) Đơn đăng ký sáng chế được nộp trái với quy định về kiểm soát an ninh đối với sáng chế quy định tại Điều 89a của Luật này.”
Theo như quy định trên, những trường hợp nộp trái quy định tại Điều 89a có thể là không thực hiện nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam để thực hiện thủ tục kiểm soát an ninh để được thông qua thủ tục kiểm duyệt về tính bảo mật đối với sáng chế có liên quan đến quốc phòng an ninh mà nộp thẳng đơn đó ra nước ngoài làm cho việc kiểm soát những sáng chế tại Việt Nam không được đảm bảo sẽ gây ra nhiều sai sót, rò rỉ hệ thống thông tin quốc gia nếu như những sáng chế trên mang tính bảo mật an ninh quốc phòng của quốc gia Vì vậy nên những trường hợp không tuân thủ theo quy định về nộp đơn đăng ký sáng chế để kiểm soát an ninh theo quy định trên thì sẽ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ
Tại Điều 12.56 Tiểu mục 4 Chương 12 Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) quy định về vấn đề Kiểm soát biên giới đối với những đối tượng thuộc về sở hữu trí tuệ như sau:
Phù hợp với GATT 1994 và Hiệp định TRIPS
Khi thi hành các biện pháp tại biên giới nhằm thực thi quyền sở hữu trí tuệ do hải quan thực hiện theo quy định của Tiểu Mục này, các Bên phải bảo đảm sự phù hợp với các nghĩa vụ theo Hiệp định GATT 1994 và Hiệp định TRIPS, cụ thể là Điều V của Hiệp định GATT
1994, và Điều 41 và Mục 4 của Phần III Hiệp định TRIPS.”
Tuy nhiên những quy định này còn chưa cụ thể và chưa được thể hiện rõ, những quy định về vấn đề kiểm soát an ninh sở hữu trí tuệ trong Hiệp định GATT 1994 hay Hiệp định TRIPs chỉ mang tính khái quát sơ lược nhưng nói chung vẫn thể hiện được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc kiểm soát một sáng chế nhằm đảm bảo được tính khách quan cũng như cũng như đảm bảo được tính kiểm duyệt cho sáng chế trước được thông quan sang quốc gia khác nói chung hay khi nộp đơn đăng ký sáng chế ra nước ngoài nói riêng.