Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp khoa: Thực trạng thương mại hóa và bảo vệ tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp Việt Nam

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, nội dung thoả thuận về giá chuyênnhượng, giá li xăng là một trong những điều khoản bắt buộc phải có trong hợp đồngchuyển giao quyền SHCN, hợp đồng

BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HỘI THẢO KHOA HỌC CÁP KHOA

THUC TRẠNG THUONG MẠI HOA

VA BAO VE TAI SAN TRI TUE CUA CAC

DOANH NGHIEP VIET NAM

HA NỘI, 12/05/2012

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢOTHỰC TRẠNG THƯƠNG MẠI HÓA VA BAO VE TÀI SAN TRÍ

TUỆ CUA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAMThời gian: Thứ bảy, ngày 12/05/2012

Địa điểm: Phòng Hội thảo B201, tầng 2 nhà B, Trường Đại học Luật HàNội 87- Nguyên Chí Thanh, Hà Nội.

THỜI GIAN | NỘI DUNG NGƯỜI PHÁT BIÊU

8h - 8h15 Đón tiếp đại biểu

8h15— 8h20 | Giới thiệu đại biểu TS Vũ Thị Hải Yến, Đại

học Luật Hà Nội

8h20 - 8h30 | Phat biểu khai mạc TS Nguyễn Công

Bình, Trưởng Khoa Luật Dân

sự, Đại học Luật Hà Nội

8h30 — 8h50 | Một số van dé về tài sản trí tuệ TS Trần Lê Hồng, Cục Sở

nhìn từ góc độ khoa học hữu trí tuệ, Bộ KH&CN pháp lý và vân đê hoàn thiện

pháp luật Việt Nam

8h50 - 9h10 | Mạng lưới thương mại hóa TS Pham Hong Quat, Thanh tra

tài sản trí tuệ Bộ KH&CN

9h10 - 9h30 | Cac hạn chế đối với người TS Nguyễn Thanh Tú, Vụ

mua theo hợp đông dưới góc độ Pháp luật Quôc tê, Bộ Tư

pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp hợp đông và cạnh tranh

9h30 — 10h Thao luan TS Nguyễn Nhu Quynh

điêu hành

10h— 10h15 | Giải lao

10h15-10h35 Giải quyết tranh chấp tên

miền Vn bằng biện pháp hànhchính — Tín hiệu mới từ Thông

tư 37/2011/TT-BKHCN

Luật sư Lê Xuân Lộc, Công

ty Luật Tilleke & Gibbins Consultants Ltd

10h35-10h55 Giam định Sở hữu trí tuệ

-một công cụ hô trợ doanh

nghiệp

ThS Nguyễn Hữu Cần, Viện

bảo vệ quyên Sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ

điêu hành

DANH SÁCH CÁC BÀI VIET HỘI THẢO

“THUC TRANG THUONG MẠI HOÁ VÀ BẢO VỆ TÀI SAN TRÍ TUE

CUA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM”

STT Tiêu đề bài viết Tác gia Trang

1 | Một số van dé về tài san trí tuệ nhìn từ góc độ khoa TS Trân Lê Hong 4hoc phap ly va van dé hoan thién pháp luật Việt Nam | Cục Sở hữu tri tuệ

2 | Vài ý kién về van đê trị giá tài sản trí tuệ ThS Kiêu Thị Thanh 10

Trường Đại học Luật Hà

Nội

3 | Định giá nhãn hiệu phục vụ chuyên nhượng, li-xăng | TS Phạm Hong Quat 14

nhãn hiệu tại Việt Nam Bộ Khoa học và Công

8 | Pháp luật về các biện pháp bảo vệ quyên chong cạnh | Đặng Thi Hông Tuyến 63tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công Trường Đại học Luật Hà

nghiệp, một số bất cập và định hướng hoàn thiện Nội

9 | Thực tiễn bảo hộ quyên sở hữu công nghiệp đôi với | Đặng Thị Vân Anh 69

sáng chế tại Việt Nam Trung tâm Luật

SHTT-ĐH Luật Hà Nội

10 | Tài sản trí tuệ và các phương pháp định giá tài sản trí | TS Vũ Thị Hải Yên 75

tuệ trong hoạt động kinh doanh thương mại của Trung tâm SHTT- Đại

doanh nghiệp học Luật Hà Nội

11 | Thực trạng pháp luật và thực tiễn đăng ký xác lập TS Lê Ngọc Lâm 84

quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp Việt Nam | Cục Sở hữu trí tuệ

12 | Thực trạng xây dựng và phát trién tài sản trí tuệ của | Lê Duy Thiện 97

trợ tư vân, Cục Sở hữu trí

tuệ

13 | Tranh chấp quyên SHTT đôi với tac phâm nhiép ảnh | Đặng Thị Vân Anh 107

và quyên dân sự đối với hình ảnh, thực trạng hiện Đại học Luật Hà Nội

nay

14 | Bảo vệ quyên sở hữu trí tuệ băng biện pháp dân sự TS Vũ Thị Hải Yến III

Đại học Luật Hà Nội

15 | Bảo vệ tài sản trí tuệ và giải quyết tranh chap trong TS Nguyễn Như Quỳnh 116Hiệp định về các khía cạnh thương mai cau quyền sở | Dai học Luật Hà Nội

hữu trí tuệ

16 | Bảo vệ quyên sở hữu trí tuệ băng biện pháp hành TS Phạm Hong Quat 120

MOT SO VAN DE VE TÀI SAN TRÍ TUỆ NHÌN TỪ GÓC ĐỘ KHOA HỌCPHÁP LÝ VÀ VẤN ĐÈ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM

TS Trần Lê Hong

Cục Sở hữu trí tuệ

1 Tiếp cận thuật ngữ tài sản trí tuệ

Cùng với sự phát triển của chế định sở hữu trí tuệ (SHTT), thuật ngữ “tai sản tritué” ngày càng được sử dụng phổ biến và hiện diện trong các văn ban pháp luật của

Viet Nam, kể cả các văn bản quy phạm pháp luật Điền hình như quy định về khái niệm

“quyên SHTT” trong Luật SHTT với việc lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ “tdi sản tri tué’ mot cách có chủ

định: “Quyên SHTT là quyên của tô chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồmquyên tac giả và quyên liên quan đến quyên tác giả, quyên sở hữu công nghiệp vàquyen đối với giống cây trồng” (Đ.4.1.) Tuy nhiên, Luật SHTT lại không làm rõ khái

niệm “tai sản tri tuể” đề làm cơ sở cho việc hiểu về quyền SHTT và có vẻ như đây là

một khái niệm được thừa nhận chung Thực té không đơn giản như vậy vi từ kháiniệm quyền SHTT nêu trên có thể nhận thấy quyền SHTT và tài sản trí tuệ là hai phạm

trù liên quan mật thiết đến nhau nhưng không phải là sự đồng nhất, tài sản trí tuệ là

khái niệm tong quát va bao trùm quyên SHTT

Trong tiếng Anh, su phân biệt một cách rach roi giữa quyền SHTT va tai sản trítuệ không phải lúc nào cũng dé dàng nhận thấy, thậm chí với thuật ngữ “JntellectualProperty” tùy thuộc ngữ cảnh có thê được tiếp nhận là “/z/ellectual Property Rights”

(quyền SHTT) hay “Intellectual Property Assets” (tài sản trí tug).

Vay nén tiếp cận tài sản trí tuệ và hiểu về tài sản trí tuệ như thế nào? Việc tiếp cậntài sản trí tuệ hiện nay không trên phương diện pháp lý vì hầu như không một văn bản

quy phạm pháp luật nào của Việt Nam quy định cụ thé về tài sản trí tuệ Do đó, khái niệm quyền SHTT dựa trên tài sản trí tuệ khi chưa có khái niệm về tài sản trí tuệ từ góc

độ pháp lý là điều chưa khoa học và chưa hợp lý trong khoa học pháp lý Ở đây, tài sảntrí tuệ có thể coi như một thuật ngữ phô thông, được thừa nhận chung và tiếp cận dướigóc độ tài sản, từ đó sẽ là phù hợp nhất nếu ta tiếp cận thuật ngữ tài sản trí tuệ dướigóc độ kinh tế Tài sản trí tuệ là một loại tài sản gan với trí tuệ Thông thường, trí tuệ

theo cách giải thích trong các từ

điển tiếng Việt là “Phần suy nghĩ, tư duy của con người, bao gồm những khả năng

tưởng tượng, ghỉ nhớ, phê phán, lý luận, thu nhận tri thức có thể tiến lên tới phát

minh khoa học, sáng tạo nghệ thuật”.

Như vậy, tài sản trí tuệ là một dạng tài sản hình thành trong quá trình tư duy của

con người đối với thế giới khách quan được nhận biết đưới dạng kết qua cu thé của

hoạt động sáng tạo của con người và có giá trị khi đem lại những lợi ích vật chất hoặc tinh than cho người nam tài sản nay Theo cách tiếp cận nay, tài sản trí tuệ hiểu theo nghĩa rộng là kết quả

của hoạt động sáng tạo trí tuệ của con người, bao gồm tất cả các sản phẩm của hoạtđộng trí tuệ từ các ý tưởng, tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình khoa học cho tớicác giải pháp kỹ thuật, thiết kế bố trí, phần mềm máy tính, v.v Ở nghĩa rộng hơn, tài

sản trí tuệ được hiểu là bat kỳ tri thức nào có giá trị do cá nhân hoặc tô chức nắm giữ,

dù được pháp luật bảo hộ hay chỉ có tính hữu ích thông thường.

Theo nghĩa hẹp, tài sản trí tuệ được hiểu dưới góc độ pháp lý chính là các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm: các đối tượng của quyên tác giả, quyên liên

quan đến quyên tác giả (tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; cuộc biểu diễn, banghi âm, ghi hình, chương trình phat sóng); các đối tượng của quyên sở hữu công nghiệp(SHCN) (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bímật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý ) và các đối tượng củaquyền đối với giống cây trồng (vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch) Cách tiếpcận đối với tài sản trí tuệ này phù hợp với Luật SHTT vì theo khái niệm quyên SHTTnêu ở trên, tài sản trí tuệ chính có thé là đối tượng của quyền SHTT (quyền SHTT làquyền đối với tài sản trí tuệ) Ngoài ra, tài sản trí tuệ còn có thé tiếp cận là quyền đối

với các sáng kiến theo Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số

13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012, theo đó sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp

quản lý, giải pháp tác nghiệp, hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, được cơ sở công nhận nêu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều lệ này Như vậy, sáng kiến được hiểu ở đây khá hẹp, chủ yêu là những giải pháp có bản chất kỹ thuật hoặc quản lý.

Trong khoa học pháp lý, việc tiếp cận đối với tài sản cũng theo nhiều quan điểm

khác nhau Theo nghĩa hẹp nhất, tài sản được đồng nhất với “vật”, một cách rộng hơn

sẽ bao gồm cả tiền va giây tờ trị giá được băng tiền, và rộng nhất sẽ được bồ sung thêm

quyền tài sản, ké cả quyền SHTT (D.181 BLDS) Điều này có nghĩa là tài sản trí tuệ

có thé được tiếp cận không chỉ dưới góc độ là đối tượng của quyên như trên đã phân

tích mà còn có thê được hiểu là đối tượng có bản chất là quyền (quyền tài sản, hay

quyền SHTT) Hai cách tiếp cận khác nhau đối với tài sản trí tuệ trong khoa học pháp

ly có phan mang tính khách quan do đặc trưng vô hình của loại tài sản này đem lại.Một mặt, tài sản trí tuệ với bản chất vô hình của mình phải được thể hiện thông qua

“một dang vật chất” nào đó đề có thé nhận biết và đó chính là các sản phẩm trí tuệ.Các sản phẩm trí tuệ thực chất chính là “bản mau” dé chế tạo các sản phẩm trong thégiới vật chất đáp ứng nhu cầu của con người Đây là cách tiếp cận tài sản trí tuệ dưới

dạng đối tượng của quyên Mặt khác, giá tri của tài sản trí tuệ duoc tạo thành từ giá tri

sử dụng tài sản này nhưng với ban chat vô hình cần thé hiện thông qua một dạng vậtchất nên dé sao chép dé nhiều chủ thể khác nhau có thé cùng thu được lợi ích từ cùngmột tài sản trí tuệ Điều này dẫn đến nhu cầu khách quan đối với sự đảm bảo giá trị của

tài sản trí tuệ Sự đảm bảo này chính là những độc quyên được pháp luật tạo ra cho chủ

sở hữu của tài sản trí tuệ Nói cách khác, tổng hợp những độc quyên tạo nên giá trị của tài sản trí tuệ và thuộc về chủ sở hữu của tài sản trí tuệ Theo cách này, tài sản trí tuệ

cần tiếp cận từ góc độ quyên tai sản (quyền SHTT)

Cách tiếp cận đa chiều đối với tài sản trí tuệ không chỉ xảy ra trong khoa học pháp

lý và luật thực định của Việt Nam Giáo trình Luật Dân sự của CHLB Nga cũng thê

hiện điều này: “Theo Điều 128 BLDS đổi tượng của quyền dân sự bao gom: vật, kề cảtiền và giấy tờ trị giá được bằng tiễn; tài sản khác; công việc và dịch vụ; thông tin; kếtquả của hoạt dong tri tuệ, ké cả các độc quyên đối với chúng (SHTT); lợi ích phi vậtchat”

Nhu vậy, dưới góc độ pháp lý tài sản trí tuệ chu yếu được nghiên cứu thông qua

quyền SHTT và quyền SHTT cần được làm sáng tỏ dưới góc độ tài sản để thấy được

tính thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam về sở hữu, cũng như những đặc thù

dưới góc độ tài sản của quyên SHTT.

2 Quyên SHTT dưới góc độ tài sản theo pháp luật Việt Nam hiện hành

Theo pháp luật dân sự của Việt Nam, quyền SHTT được xác định là tài sản tồntại dưới dạng quyền tài sản từ khá lâu Bộ luật Dân sự năm 1995, sau đó được bồ sungsửa d6i năm 2005 đã trực tiếp thê hiện điều này: “Quyên tai sản là quyển tri gid được

bang tién và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự, kế cả quyên sở hữu trí tug” (Đ.181 BLDS năm 2005 và D.188 BLDS năm 1995) Do tính đặc thù, quyền SHTT

được điều chỉnh trong một phan riêng của BLDS năm 1995 (Phan thứ sáu — Quyên

SHTT và chuyển giao công nghệ) Trên cơ sở pháp điển hóa pháp luật Việt Nam về

quyền SHTT, Luật SHTT đã được ban hành năm 2005 cùng với những bố sung, sửa

đổi tương ứng trong BLDS vào năm 2005 Đến nay, Luật SHTT đã được sửa đổi, b6 sung năm 2009 song các nội dung được sửa đổi, bổ sung hầu như không liên quan đến việc tiếp cận quyên SHTT dưới góc độ tài sản mà các quy định tương ứng trước đó đã định hình Việc điều chỉnh quyền SHTT dưới góc độ là tài sản hiện nay có hai van đề

lớn cần được làm rõ nhằm hoàn thiện pháp luật về SHTT nói riêng, pháp luật về SỞ

hữu nói chung Đó là: Tiếp cận quyền SHTT hay đối tượng SHTT là đài sản? Mỗi quan

hệ giữa quyền năng sử dụng và các độc quyền được tạo ra từ quyền SHTT như thế nào?

2.1 Tiếp cận quyên SHTT hay doi tượng SHTT là tài san?

Theo quy định của D.181 BLDS năm 2005 và D.188 BLDS năm 1995, quyềnSHTT được xem là một dạng quyền tài sản và thuộc phạm trù tài sản mà không phải

là các đối tượng SHTT như tác phẩm, sáng ché, kiéu dang cong nghiép v.v O day,Phan thứ sáu của BLDS không làm rõ vê quyền SHTT dưới góc độ tài sản mà đi vàođiều chỉnh ngay những quyên SHTT cụ thể: Quyên tác giả và quyền liên quan; Quyền

sở hữu công nghiệp (SHCN); và Quyên đối với giống cây trong Có lẽ do vậy nên chưa

có sự thống nhất trong cách thức tiếp cận đối với từng loại quyền SHTT xét từ góc độ tài sản Nguyên nhân khách quan của việc này là do bản chất phức tạp của quyền SHTT

— một dạng của tài sản trí tuệ như đã phân tích tại Phan 1 của bài viết này Mặt khác,

có tình trạng này còn do đặc thù của việc bảo hộ đối tượng SHTT Cụ thể, đối tượng

của quyền SHTT (tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình và chương trình phátsóng, v.v ) có thé sử dụng, khai thác một cách trực tiếp bởi các cá nhân, tô chức, đồngthời có thé được sử dụng trong quá trình kinh doanh, vi dụ sử dụng và khai thác trongquá trình sản xuất công nghiệp, vi dụ như sản xuất sản phẩm theo sáng chế, tạo ra câygiống để sản xuất v.v Nội dung này sẽ được phân tích kỹ hơn tại Mục 2.2 của bàiviết này

Thực tế, hiện nay có việc tiếp cận không thống nhất trong chế định quyền SHTT.Nếu như BLDS năm 1995 có sự tiếp cận khá thống nhất về quyền SHTT va đối tượngSHTT, theo đó đối tượng SHTT được tiếp cận dưới góc độ tài sản xét từ góc độ bảnchất của quyền sở hữu Việc dùng thuật ngữ “chui sở hữu tác phẩm”, “hợp dong sửdụng tác phẩm”, “chu sở hữu các đối trong SHCN” đã minh chứng cho điều này Ởđây, quyền SHTT thé hiện bản chất là quyền sở hữu, tức là nó được tiếp cận dưới góc

độ là một dạng của quyên sở hữu, mà không phải là tài sản Cách tiếp cận này phù hợp với bản chất và nội dung của quyền sở hữu, đặc biệt là việc thê hiện chiếm hữu bằng những độc quyền đối với đối tượng (tài sản) — quyền tuyệt đối của chủ sở hữu Tuy

việc chiếm hữu trở nên khó khan trong quyên SHTT vì các đối tượng SHTT khôngmang tính hữu hình nhưng về cơ bản vẫn đảm bảo về những độc quyên đối với các đối

tượng SHTT (tác phẩm, sáng chế, v.v.) Tuy nhiên, việc tiếp cận theo hướng quyền SHTT là một dạng của quyên sở hữu và đối tượng SHTT là tài sản lại không phù hợp

với quy định về quyên tài sản của D.188 BLDS năm 1995 như phân tích ở trên (quyềnSHTT được tiếp cận là một dạng của quyên tài sản và là tài sản).

Trong BLDS năm 2005 có thể nhận thấy sự khác biệt trong tiếp cận đối với quyền

tác giả một bên và bên kia là quyên SHCN cùng quyên.đối với giông cây trồng Theoquy định tại Chương XXXV Quyên SHCN và quyền đối với giống cây trồng thi cách tiếp cận vẫn giữ nguyên như trong BLDS năm 1995 Trong khi đó, có sự thay đổi cơ

bản tại các quy định về quyên tác giả, khi thay vi “chủ sở hữu tác phim thuật ngữ “chu

so hữu quyên tac gia” đã được sử dụng trực tiếp tại D.740, tương tự như vậy thay vì

“hợp dong sử dung tác phẩm” sử dụng thuật ngữ “chuyển giao quyên tác giả” và “hợpđồng chuyển giao quyên tác gi” (D.742 và 743) Day là một minh chứng kha rõ vê

việc quyên tác giả trong BLDS năm 2005 được tiếp cận dưới góc độ của tài sản.

Sự khác biệt trong tiếp cận các dạng quyền SHTT dưới góc độ tai sản càng théhiện rõ nét hơn trong Luật SHTT Luật SHTT dành cả Chương III để quy định về “chủ

Sở hữu quyền tác giả, quyên liên quan” Đây là sự tác bạch rõ ràng khỏi cách tiếp cậnthông qua “chi sở hữu tác phẩm” trong BLDS năm 1995 Nói cách khác, theo LuậtSHTT, quyên tác giả được xem như tài sản Nếu như đối với tài sản hữu hình, chủ sởhữu năm giữ tài sản thì một cách tương ứng, Luật SHTT chỉ rõ “Chu sở hữu quyên tácgiả là tổ chức, ca nhân nắm giữ một, một sô hoặc toàn bộ các quyền tài sản quy định

tại Diéu 20 của Luật này” Như vậy, quyền tác giả là một dạng tài sản dưới hình thức

quyên tài sản

Trong khi đó, các quy định về quyền SHCN tiếp tục thể hiện khuynh Hướng COIđối tượng SHCN và giống cây trông là tài sản D.121 Luật SHTT quy định vê “Chu sởhữu đối tượng SHCN” và làm rõ về chủ sở hữu sáng chế, kiêu dáng công nghiệp, thiết

kế bố trí mạch tích hợp và các đối tượng SHCN khác Không thông nhất VỚI quyềnSHCN như trong BLDS năm 2005, theo Luật SHTT quyên đối với giống cây trông

không trực tiếp thé hiện là một dang của quyền sở hữu mặc dù không khang định rằng

đây không phải là tài sản Điều này thể hiện qua việc không dùng thuật ngữ “chu sởhữu quyên đối với giống cây trồng” cũng như “chủ sở hữu giống cây trồng” Thay vào

đó, thuật ngữ “chu bằng bảo hộ” đã được sử dụng Về bản chất, cách tiếp cận này

tương tự như trong phần về quyền SHCN vì theo D.121 Luật SHCN, chủ sở hữu đốitượng SHCN tổ chức, cá nhân được cơ quan có thấm quyền cấp văn bang bảo hộ cácđối tượng sở hữu công nghiệp tương ứng

Dù quyền SHTT được tiếp cận dưới dạng tài sản hay quyền sở hữu thì cũng khôngthê phủ nhận được một điều là toàn bộ Phần thứ sáu của BLDS hay Luật SHTT là một

hệ thống các quy định về sở hữu Những nội dung cơ bản của chế định sở hữu đượctôn trọng và tuân theo: đối tượng (tài sản tức đối trong SHTT hay chính quyền SHTT),chủ thể (chủ sở hữu tài sản tức chủ sở hữu quyên tác giả, chủ sở hữu đối tượng SHCN,chủ sở hữu văn băng bảo hộ giống cây trồng); nội dung quyên sở hữu (các quyền năng

tức các độc quyên), bảo vệ quyên sở hữu (bảo vệ quyên sở hữu trí tuệ).

Chính vì vậy, sự tiếp cận quyền tác giả, quyên liên quan dưới góc độ coi đó là tài

sản tuy có cơ sở nhất định nhưng chưa thuyết phục và khiến toàn bộ chế định quyền

sở hữu trí tuệ trở nên không thống nhất, có thê làm phát sinh cả những van dé ly luận

va thuc tién không can thiết Dé có thê phan nào hiểu rõ hon về những vấn đề này, nên

làm rõ mối quan hệ giữa quyền năng sử dụng và các độc quyền được tạo ra từ quyền SHTT.

2.2 Mối quan hệ giữa quyền năng sử dụng và các độc quyên được tạo ra từquyên SHTT

Quyên sở hữu đem lại cho chủ sở hữu 3 quyền năng: chiếm hữu, sử dụng và địnhđoạt Quyền SHTT dù tiếp cận dưới góc độ quyên hay tài sản thì cũng là vô hình nên

quyền năng chiếm hữu về mặt vật chất sẽ không thể có được Quyền năng định đoạt

phụ thuộc khá nhiều vào quyền năng sử dụng: có thể sử dụng nên có thể định đoạt, sửdụng như thế nào thì việc định đoạt thường sẽ tương ứng (ví dụ quyền năng sử dụngđối với nhà ở thì người chủ sở hữu có thể cho thuê, cho mượn, hay bán) Điều này chothấy phân tích quyền năng sử dụng đối VỚI quyền SHTT cho phép hiểu toàn diện vàđầy đủ nhất về bản chất sở hữu của quyền SHTT

Xuất phat từ cách tiếp cận coi quyền SHTT là một dạng cua quyền sở hữu mà không phải là tài sản nên trong các quy định về quyền SHCN, nội dung của quyền SHCN được làm rõ thông qua quyền năng sử dụng và định đoạt (D.123 Luật SHTT).

Ở đây, cuối cùng quyền năng sử dụng sẽ được cụ thé hóa qua các độc quyền sử dụng(D.124 Luật SHTTT) Quyên năng sử dung sáng chế thé hiện qua các độc quyền sử

dụng: sản xuất sản phẩm được bảo hộ; áp dụng quy trình được bảo hộ; khai thác công

dụng của sản pham được bao hộ hoặc sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo

hộ; v.v

Liên quan đến quyên tác giả và quyền liên quan, các quyền tài sản (D.20 LuậtSHTT) sẽ được chấp nhận như những tài sản Ở đây không thấy được mối quan hệ trựctiếp giữa quyền năng sử dụng và các độc quyền Hơn nữa, tuy thuật ngữ “sứ dung tac

phẩm” không còn được pháp luật sử dụng nhưng vẫn rất phô biến trong thực tế Nếu

phân tích các độc quyên tức những quyên tài sản của chủ sở hữu quyền tác giả, có thé

nhận thấy, về bản chất đây chính là những hình thức sử dụng tác phẩm Việc làm

tác phâm phái sinh chính là dùng (si dung) tac phâm gốc dé dịch sang ngôn ngữ khác,hay thực hiện các công việc khác như: phóng tác, cải biên, chuyên thể, biên soạn, chúgiải, tuyển chọn Việc sử dụng tác phẩm goc nay tạo nên tac pham mới, qua đó lamhình thành quyền tác giả mới đối với tác phẩm phái sinh Sở di có sự thay đổi trongtiếp cận đối với quyền năng sử dụng trong quyên tác giả và quyền liên quan là do sựphổ biến của cách hiểu “sứ dung thực rễ tác phẩm” là việc thu những giá trị sử dụngtrực tiếp từ tác phẩm, ví dụ đọc một cuốn tiểu thuyết hay chơi một bản nhạc Thực tế,

đây là việc khai thác các giá trị sử dụng của tác phâm và cũng có thể hiểu là một nội

dung của sử dụng tác phẩm, tuy nhiên do bản chất của quyền SHTT chỉ hướng đến việcđảm bảo các độc quyên liên quan đến việc khai thác thương mại tác phẩm (sao chép,

tạo tác phẩm phái sinh, truyền dat tac phâm đến công chúng, v.v .) nên quyén năng sử dụng cũng được quy định một cách hạn chế tương ứng Cụ thé, chỉ những nội dung

sử dụng được quy định trực tiếp trong pháp luật mới cau thành nên các độc quyêncho chủ sở hữu quyền tác giả, quyên liên quan nói riêng, quyền SHTT nói chung vềphần mình, các độc quyền này tạo thành quyên năng sử dụng của quyên SHTT Điều

này có nghĩa là quyên năng sử dụng trong quyên SHTT bị hạn chế hơn rất nhiều so với

quyền năng sử dụng trong quyên sở hữu thông thường Sự hạn chế này tuy vậy không

phải là sự hạn chế hay một rào cản đối với việc điều chỉnh quyền SHTT theo bản chất của quyền sở hữu.

3 Kiến nghị đối với việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về tài sản trí tuệ

Trên cơ sở phân tích ở trên, có thê kiến nghị về hai nội dung: Cần có sự điềuchỉnh pháp luật phù hợp với tài sản trí tuệ và quyền SHTT nên được điều chỉnh thôngnhất như một dạng quyền sở hữu đặc biệt.

Tài sản trí tuệ là một phạm trù rộng và ngày càng phát triển mạnh, nhất là ý nghĩa

của nó trong phát triển kính tẾ - xã hội của môi nước ngày càng ting Nhiéu nghién

cứu gan day da dé xuất trực tiếp về sự phát triển của loại tài san nay* Điều này đòi hỏi

một sự tiếp cận mới đối với tài sản trí tuệ để ngày càng đảm bảo tốt hơn lợi ích cho người tạo ra hay nam loại tài sản này nhằm sử dụng một cách hiệu quả nhất vào côngcuộc phát triển đất nước Tuy nhiên, với bản chất rộng và phức tap cua tai san trí tuệ,

không thê ngay lập tức điều chỉnh toàn bộ các quan hệ trong xã hội liên quan đến tàisản trí tuệ Chính vì vậy, cần tính đến ý nghĩa của từng loại tài sản trí tuệ dé việc điều

chỉnh trở nên phù hợp và đáp ứng các nhu cau của thực tiễn Ngoài quyền sở hữu trituệ, trước tiên cần điều chỉnh về sáng kiến với cách tiếp cận thực chất hơn dưới góc độ tài sản Các sáng kiến không chỉ cần được coi là một đối tượng SHTT “nhỏ” mà còn

có thé tính đến việc mở rộng phạm vi của các sáng kiến, ví dụ như mở rộng ra các giải

pháp hợp lý hóa tổ chức chứ không chỉ bó gọn trong những giải pháp kỹ thuật hoặc quản lý, v.v Vẫn trên cơ Sở của việc dam bảo hai hoa lợi ích của người năm quyền

và lợi ích của cộng đồng, cần chú ý một cách thỏa đáng quy định về quyền của người

tạo ra hoặc nắm quyên đối với các sáng kiến và những đảm bảo cho việc khai thác các sáng kiến được dé dang và hiệu quả, nhất là khi những đổi mới ở Việt Nam hiện nay

vẫn chưa dựa chính vào sáng chế, và sáng kiến vẫn đóng một vai trò khá quan trọng

Ngoài ra, có thé xem xét, nghiên cứu thêm một số đối tượng khác như công nghệ, kết quả của dé tài nghiên cứu khoa học v.v là những tài sản trí tuệ dé tiến tới điều chỉnh dưới góc độ của tài sản trong những trường hợp và phạm vi hợp lý.

Hệ thống các quy định pháp luật Việt Nam vê sở hữu hiện nay tuy thống nhất

nhưng thực tế là có sự chia cắt giữa sở hữu tài sản thông thường và quyên SHTT Điều

này khiến những quan điểm khác nhau về quyên SHTT có thé đồng thời được đưa vào

các văn bản quy phạm pháp luật Điều này dẫn đến sự không thống nhất trong hệ thông

pháp luật về sở

hữu, ảnh hưởng đến việc hiểu và áp dụng các quy định trong thực tẾ Trên cơ sở phân

tích ở trên, nên thống nhất hệ thống pháp luật về sở hữu, theo đó quyền SHTT nên được

tiếp cận và điều chỉnh như một dạng quyên sở hữu đặc biệt Phan thứ sáu của BLDS

nên được đưa vào Phần thứ hai với ba Chương: Quyên tắc giả và quyền liên quan;Quyền SHCN; và Quyền đối với giống cây trồng Để các quy định phù hợp thì nên bỏ

phần chuyên giao công nghệ để đảm bảo bản chất tài sản và quyền sở hữu trong Phần

thứ hai của BLDS Bên cạnh đó, một số quy định trong Phần thứ hai cần được chỉnh

ly cho phù hợp, cụ thé: bổ sung vào D.163 thành “Tài sản bao gốm vat, tiền, giấy tờ

Có giá, các quyên tài sản, các doi tượng SHTT và sáng kiến”; chỉnh lý lại Ð 181 theo

hướng bỏ cụm từ “kế cả quyên SHTT” và chỉnh lý lại ba chương mới trong BLDS cho

thống nhất với cách tiếp cận quyền SHTT là một dạng của quyền sở hữu Tương tự

như vậy với Luật SHTT, nhất là phần về quyền tác giả và quyên liên quan./.

VAI Ý KIÊN VE VAN DE TRI GIÁ TÀI SAN TRÍ TUỆ

Ths.Kiều Thị Thanh

Trường Dai học Luật Hà Nội

Ngày 9 tháng 10 năm 2009 Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp đã tô chứcmột cuộc hội thảo khoa học với chủ đề “Các quy định pháp luật và thực tiên định giátài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp phục vụ việc cổ phần hóa và qiải quyết tranhchấp ” Hội thảo đã làm nóng thêm bầu không khí vốn vẫn “nóng” ở Việt Nam trongcác vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt ké từ khi Việt Nam trởthành thành viên đầy đủ và chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

có thé bao gồm thỏa thuận chuyền giao bí quyết kỹ thuật hoặc lixăng một hay một sốđối tượng sở hữu công nghiệp

Định giá tài sản nói chung là một công việc khó khăn, phức tạp Định giá tài

sản trí tuệ lại càng khó khăn, phức tạp hơn do đặc trưng về tính vô hình, tính dễ thayđổi giá trị của loại tài sản này Trong thực tế giá trị của tài sản trí tuệ luôn gắn liềnvới chiến lược kinh doanh, kế hoạch nghiên cứu và phát triển (R & D), hoạt động tiếpthị, quảng cáo, cũng như những thành bại khác trong sản xuất, kinh doanh của doanh

nghiệp.

Mặc dù Luật Doanh nghiệp thừa nhận và cho phép góp vốn băng giá trị quyềntài sản trí tuệ nói chung, thực tiễn ở Việt Nam cho thấy việc này chủ yếu được thựchiện thông qua việc định giá thương hiệu của doanh nghiệp với giá trị chắc chắn làchưa, và có lẽ không bao giờ, có thể so sánh với giá trị của các nhãn hiệu nước ngoàithường được nhắc đến như những đỉnh cao của giá trị tài sản trí tuệ như các trường

hợp cua Coca Cola, IBM, Microsoft, Googgle, Mc Donald, Intel, Apple, Disney,

Nokia trong năm 2011 tiếp tục nằm trong số top 10 hay top 100 các nhãn hiệu đứngdau thé giới." Chang hạn, việc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam định giáthương hiệu VINASHIN, Tổng Công ty Sông Đà định giá thương hiệu Sông Đà hoặc

khi VINASHIN góp vốn bằng giá trị thương hiệu của mình vào Công ty Cổ phần Sứ

Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn HOCERATEC Trong một số trường hợp, việc góp vốn

đầu tư vào Việt Nam được thỏa thuận thông qua giá trị của công nghệ được chuyển

giao như trường hợp Viện Nghiên cứu Hóa chất Thượng Hải (Trung Quốc) góp vốn

bằng giá trị công nghệ sản xuất phân bón NPK theo phương pháp tạo hạt bằng hơinước chuyên giao cho Công ty TNHH Liên doanh Phân bón Hữu Nghị - được thànhlập theo hợp đồng liên doanh giữa Tổng Công ty Cổ phần Hàm Rồng Thanh Hóavới Viện Nghiên cứu Hóa chất Thượng Hải và Công ty Phân bón Vân Nam (TrungQuốc).” Bên cạnh đó, mặc dù luật cho phép doanh nghiệp được sử dụng giá tri tai sảntrí tuệ của mình để

cam có thé chap vay vốn ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác, cho đến khi Hộithảo nêu trên được tổ chức, thực tiễn chưa xuất hiện một trường hợp nào ở Việt Nam

về vấn đề này.Š Trong gần ba năm tiếp theo từ 2010-2012 điều đó càng có vẻ không

dễ dàng thay đôi khi kinh tế thế giới tiếp tục suy trầm với tác động và ảnh hưởng rõnét và sâu sắc tới kinh tế Việt Nam từ hai năm gần đây với hàng chục ngàn doanhnghiệp giải thể, pha sản hoặc ở vao tinh trạng hoạt động cầm chừng, bấp bênh khác

Thực tế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam gan bó chặt chẽ với tiễn trìnhhội nhập kinh tế thế giới của đất nước, cụ thê thông qua việc chúng ta tiễn hành đàmphán, thương lượng gia nhập WTO Khi các nước phát triển với kinh nghiệm hàngtrăm năm của việc vận hành kinh tế thị trường và tự do thương mại vẫn có thể gặpkhó khăn trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nhiều vướng mắc trong cả thực tiễnhoạt động lập pháp, hành pháp và xét xử ở Việt Nam liên quan đến việc bảo hộ loạitài sản vô hình này là điều không thể tránh khỏi

Những khó khăn này trở nên lớn hơn khi Việt Nam thuộc nhóm các nền kinh

tế đang trong quá trình chuyên đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thịtrường với điểm khác biệt hon là sự chuyển đổi ở Việt Nam mang tính “định hướngXHCN” như câu chữ khang định trong Hiến pháp Trong khi đó, dù kinh tế thị trườngtheo nguyên nghĩa hay kinh tế thị trường theo định hướng XHCN như ở Việt Namhiện tại đều phải đối mặt với những thách thức, tác động và ảnh hưởng của cuộckhủng hoảng tài chính toàn cầu — cuộc khủng hoảng lớn nhất và mang lại nhiều hậuquả khôn lường nhất cho kinh tế thế giới và tự do hóa thương mại ké từ cuộc đại suythoái 1929-1939 Đại suy thoái 1929-1939 trong thực tế đã gây ra những hậu quả rấtxấu cho người lao động với một tỷ lệ thất nghiệp hết sức lớn, lên đến trên dưới 30%

ở nhiều quốc gia như Hoa Kỳ và Canada Tuy nhiên, đại suy thoái này vẫn khởiđường cho kinh tế tư bản nói riêng và kinh tế thế giới nói chung thoát khỏi khủnghoảng và phát triển mạnh trong nhiều thập kỷ sau này Cuộc khủng hoảng tàichính hiện tại, khởi điểm từ giữa 2008 ở Hoa Kỳ với nguyên nhân rất khác so vớinguyên nhân của đại suy thoái 1929-1939, đặc biệt trong bối cảnh của tiến trình toàncầu hóa và tự do hóa thương mại đã và đang diễn ra ngày càng nhanh, mạnh giữa cácquốc gia và giữa các nền kinh tế trên phạm vi toàn thế giới đã làm nảy sinh nhiều câuhỏi mới cần được giải đáp, nhiều van dé cần được làm rõ thêm trong nhiều lý thuyếtliên quan đến tích lũy tư bản và thị trường tự do, đến toàn cầu hóa, đến sản xuất vàtiêu thụ sản phẩm, đến sử dụng lao động, thậm chí cả khái niệm kinh tế tri thức,

a

Dưới ảnh hưởng của hội nhập và toàn cầu hóa, Việt Nam đã và đang phát triểnsản xuất hàng hóa và kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế từ vài thập kỷgần đây Việc bảo hộ kết quả sáng tạo hay giá trị thương mại của chất xám hầu nhưđược tiến hành song song với tiến trình nay Gia nhập hay trở thành thành viên củaWTO đòi hỏi Việt Nam phải tôn trọng và đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về bảo

hộ quyên sở hữu trí tuệ theo yêu cầu của Hiệp định về các khía cạnh liên quan đếnthương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPs) trong khi cơ sở hạ tang nóichung cho một nên kinh tế phát triển thích ứng với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở mộtmức độ cao như được thê hiện tại Hiệp định TRIPs chưa được hội tụ ở Việt Nam

Liên quan đến vấn đề này, một mặt chúng ta thừa nhận sự cần thiết và tầmquan trọng của bảo hộ quyên sở hữu trí tuệ, thừa nhận giá trị thương mại to lớn củatài sản trí tuệ, cho phép góp vốn, đầu tư hay cầm có, thé chấp băng giá trị tài san trítuệ, v v Mặt khác, khi sản xuất và thương mại hàng hóa, dịch vụ của chúng ta chưathực sự phát triển, hàng hóa sản xuất ở Việt Nam chưa vươn ra được nhiều với thịtrường bên ngoài, chưa được tiêu thụ rộng rãi trong khu vực hay quốc tế, hai từ “ ViệtNam’ hay nhóm từ ‘Made in Vietnam’ chưa gây được ấn tượng mạnh hay trở nênquen thuộc với người tiêu dùng ở các quốc gia khác thì hoạt động định giá tài sản trítuệ gặp nhiều khó khăn, giá trị của tài sản trí tuệ thường thấp trong khi các ngân hànghay tổ chức tin dụng không muốn nhận cầm có thế chấp bang giá trị tài sản trí tuệ làđiều dễ hiểu

Một trong số không nhiều nhãn hiệu của Việt Nam được người tiêu dùng trongnước và quốc tế biết đến nhiều nhất là TRUNG NGUYEN Tuy vậy, thực tế ở nhữngquốc gia như Australia cho thấy cà phê Trung Nguyên được tiêu thụ và biết đến hầuhết bởi Việt kiều hay người tiêu dùng Việt Nam khác, chúng hầu như chưa có mặttrong các siêu thị hay tại các quầy hàng quen thuộc với người tiêu dùng bản địa.Tương tự, dịch vụ của Vietnam Airlines đã trở nên khá quen thuộc trong vận chuyênhàng không quốc tế nhưng việc khai thác các tuyến bay quốc tế của Vietnam Airlines

có hành khách phan lớn là Việt kiều hoặc người Việt Nam đi công tác, du lich, v v

ở nước ngoài Trong một số trường hợp, vì những trở ngại khách quan hoặc chủ quantrong việc thực hiện dịch vụ, các chuyên bay bị trì hoãn hay công tác phục vụ mặt đấtchưa thực sự đạt chất lượng cao của Vietnam Airlines đã tạo nên tâm lý ngại ngầncho cả hành khách trong nước và quốc tế Điều này hoàn toàn có thể tác động đến giátrị của thương hiệu này, trong sự so sánh với các hãng hàng không quốc tế khác cũngdành được quyền khai thác các chuyên bay đến hoặc khởi hành từ Việt Nam

Góp phan vào một vài yếu tố ké trên là thực tiễn tài sản trí tuệ của doanh nhânhay doanh nghiệp Việt Nam chủ yêu là quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệuhàng hóa hay nhãn hiệu dịch vụ Theo thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ, quyền sở hữutrí tuệ đối với các giải pháp kỹ thuật như sáng chế hay giải pháp hữu ích thường chỉchiếm một tỷ lệ nhỏ trong số các quyên sở hữu trí tuệ được đăng ký.!! Một tỷ lệ thấphơn nhiều xảy ra trong yêu cầu bảo hộ quốc tế các sáng chế hay giải pháp hữu ích có

nguồn gốc Việt Nam theo thống kê của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thé giới (WIPO).!2Trong khi đó, kinh nghiệm từ Trung Quốc cho thấy tài sản trí tuệ của các doanhnghiệp ở đất nước này có thể được định giá cao kèm theo khả năng sử dụng cho việcđảm bảo vay vốn ở ngân hàng thường là sáng chế hoặc các giải pháp mang tính kỹ

thuật khác.!° Thêm vào đó, trong thực tiễn, hàng hóa hoặc dịch vụ của Việt Nam nói

chung nếu có khăng định được sức mạnh cạnh tranh của mình cũng chủ yếu ở thị

trường nội địa Bên cạnh thực tế nói chung là doanh nghiệp chưa quen hoặc chưa đầu

tư nhiều cho nghiên cứu và phát triển (R&D), khi hàng hóa và dịch vụ chưa đượctiêu thụ, sử dụng hoặc biết đến nhiều, đặc biệt ở các thị trường bên ngoài biên giớiquốc gia, dẫn đến doanh thu hay lợi nhuận chưa cao thì chắc chan doanh nghiệp sẽ

có nhiều khó khăn trong xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh, quảng bá, gìn

giữ va làm tăng giá tri tài sản trí tuệ của minh.

Dé day mạnh việc thực thi các luật về sở hữu trí tuệ nói chung và nâng cao giátrị tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng, tạo tiền đề cho việc sửdụng tài sản trí tuệ dé góp vốn, dau tư, hay thé chap cầm cé tại ngân hang hay các tổchức tin dụng khác dé dàng hơn, điều cần thiết trước tiên là một nền thương mại hànghóa phát triển Không phải ngẫu nhiên mà Hiệp định TRIPs mang tên Hiệp định vềcác khía cạnh liên quan đến thương mại của quyên sở hữu trí tuệ và các nhà vận độnghành lang mạnh nhất cho việc soạn thảo và ký kết Hiệp định là các công ty đa quốcgia của Mỹ, Nhật và Liên hiệp Châu Âu với các sản phẩm được biết đến và tiêu thụrộng khắp toàn cau, đặc biệt trong các ngành công nghiệp được phẩm và giải trí

Trong điều kiện của Việt Nam hiện nay, để có một nền thương mại hàng hóaphát triển song song với các chính sách vĩ mô của nhà nước trong việc phát triển kinh

tế thị trường, ngoài nỗ lực tự thân của các doanh nghiệp trong việc tạo dựng niềm tincho người tiêu dùng đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của mình, rat cần sự thấuhiểu và hỗ trợ của cả nhà nước và người tiêu dùng Việt Nam Nhà nước cần phan đấu

để có thê hạn chế, chấm dứt tình trạng hàng lậu, hàng tiêu ngạch được nhập tràn lanqua đường biên giới, chủ yếu là hàng kém phẩm chat từ biên giới phía bắc với Trung

Quốc Điều này trong thực tiễn có tác động tiêu cực tới sức cạnh tranh của hàng Việt

Nam, tới công ăn việc làm của người lao động Việt Nam cũng như tới việc bảo vệ

người tiêu dùng Việt Nam đo loại hàng hóa đó thường có giá cả và chất lượng rấtthấp Mỗi người Việt Nam chúng ta hơn lúc nao hết trong bối cảnh của khủng hoảngtài chính thế giới tác động đến sự phát triển của kinh tế và thương mại Việt Nam nên

hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và người lao động Việt Nam thông qua việc lựa chọn,

mua bán, tiêu thụ và sử dụng hàng hóa sản xuất tại Việt Nam Đây cũng là phươngcách hữu hiệu dé mỗi người tự bảo vệ mình và gia đình trước các loại hàng hóangoại có chất lượng thấp có thé gây nguy hại tức thời hoặc lâu dài đến tinh mang,

sức khỏe người tiêu dùng.

ĐỊNH GIÁ NHAN HIỆU PHUC VỤ CHUYEN NHƯỢNG, LI-XĂNG

NHAN HIỆU TẠI VIỆT NAM

TS Phạm Hồng Quất

Bộ Khoa học và Công nghệ

Mục đích: Làm rõ hiện trạng pháp luật và thực tiễn, những ton tại và nhu cau đổi

với việc định giá nhãn hiệu phục vụ chuyên nhượng, li-xăng nhãn hiệu ở Việt Nam hiện nay.

Phạm vi nghiên cứu: Quy định pháp luật hiện hành, thực rễ hoạt động chuyển

nhượng, li xăng nhãn hiệu qua thủ tục đăng ky hợp đông chuyên giao quyên sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ trong thời gian 5 nam gan đây: từ 2004-2008.

I Pháp luật hiện hành của Việt Nam liên quan đến định giá nhãn hiệu trong

chuyên nhượng, li-xăng nhãn hiệu

a) Quy định v giá chuyển nhượng, li-văng nhãn hiệu

1 Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, nội dung thoả thuận về giá chuyênnhượng, giá li xăng là một trong những điều khoản bắt buộc phải có trong hợp đồngchuyển giao quyền SHCN, hợp đồng chuyền giao quyên sử dụng đối tượng SHCN(hợp đồng li-xăng).!“ Tuy nhiên, Luật SHTT cũng như các văn bản hướng dẫn thi

hành Luật SHTT không có quy định cụ thé về mức giá trần hay giá sàn trong thoả

thuận chuyền giao quyên sử dụng đối tượng SHCN hoặc chuyên nhượng quyên sở

hữu công nghiệp Theo đó, các bên có quyên tự do thoả thuận vê mức giá chuyển

giao, chuyên nhượng Miễn là trong hợp đồng có điều khoản ghi nhận thoả thuận

vệ giá là hợp đồng đáp ứng điều kiện dé được đăng ký (ghi nhận) tại Cục Sở hữu

trí tuệ Về lý thuyết, mức giá có thê bằng 0 hoặc một giá trị bất kỳ mang ý nghĩa tượng trưng như 1 đô la hay 1 đồng.

2 Luật Sở hữu trí tuệ cũng không quy định về phương thức thanh toán đối với các

nội dung chuyên giao quyên sở hữu công nghiệp Theo đó, các bên có thể tự dothoả thuận vê phương thức thanh toán bat kỳ trong hợp đồng chuyển giao quyền

sở hữu công nghiệp Về nguyên tắc, trường hợp các bên không có thoả thuận vê phương thức thanh toán vân không bị coi là vi phạm luật và vân được công nhận giá trị pháp lý trước cơ quan có thâm quyên.

3 Pháp luật về chuyên giao công nghệ hiện hành không có quy định khống chếmức tối thiểu và tối đa về giá chuyên nhượng, li-xăng quyền SHCN trong chuyên

giao công nghệ Các văn bản pháp luật trước đây vê chuyên giao công nghệ có quy

định khống chế mức giá trần trong chuyền giao li-xăng nhãn hiệu (5% giá bán tịnhcủa sản pham) nay đã bị huy bỏ.!Š

Thay vì thế, pháp luật chuyền giao công nghệ hiện hành chỉ quy định về các phươngthức thanh toán tiền chuyển giao công nghệ được coi là hợp lệ

4 Có 6 phương thức thanh toán trong hợp đồng chuyên giao công nghệ được công

nhận là hợp pháp bao gôm: (i) khoản trả một lân hoặc nhiêu lân băng tiên băng

hàng hóa; (ii) dưới dang vốn góp vào dự án đầu tư hoặc vốn góp vào doanh nghiệp;

(iii) trả kỳ vụ theo phan trăm giá bán tinh, (iv) trả theo phan trăm doanh thu thuận,

(v) phần trăm lợi nhuận trước thuế; hoặc (vi) kết hợp giữa các phương thức trên l

Về thực chất, có 5 phương thức thanh toán và sự kết hợp giữa các phương thức này được công nhận là hợp pháp theo Luật chuyển giao công nghệ Đây là quy định

khá mở và trong thực tế phản ánh các phương thức thanh toán phổ biến trong

chuyền giao công nghệ trong nước và chuyên giao công nghệ từ nước ngoài.

5 Theo Luật Chuyên giao công nghệ, đối tượng công nghệ bao gồm cả bí quyết kỹ

thuật, có thể gan hoặc không gan với đối tượng sở hữu công nghiệp '7 Nói cách

khác, việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với các đối tượng sở hữu

công nghiệp như sáng chế, kiểu dang công nghiệp, nhãn hiệu gắn với công nghệ,

sản phâm của công nghệ cũng được coi là một nội dung công nghệ được chuyên

giao Như vậy, trong trường hợp chuyên giao quyền đối với đối tượng sở hữu công

nghiệp thuộc phạm vi hoạt động chuyền giao công nghệ thì việc chuyền giao quyền đối với đối tượng sở hữu công nghiệp đó cũng bị điều chỉnh bởi quy định của Luật chuyền giao công nghệ Tức là, tuy không bị hạn chế bởi mức giá trần hay giá sàn nhưng phải tuân theo quy định về các phương thức thanh toán được coi là hợp lệ.

b) Quy định về thẩm định giá

6 Các văn bản pháp luật hiện hành về thâm định giá quy định về dịch vụ thâm định

giá, các phương pháp thâm định giá đối với các loại tài sản hữu hình, nhưng chưa

có quy định về phương pháp thâm định giá đối với các tài sản vô hình cũng như các

đối tượng sở hữu trí tué.!’ Năm phương pháp thâm định giá theo bộ tiêu chuẩn

thâm định giá hiện hành: phương pháp so sánh, phương pháp chi phí, phương pháp

thu nhập, phương pháp thặng dư, phương pháp lợi nhuận chủ yêu được áp dụng cho các đối tượng tài sản hữu hình, đặc biệt là bất động sản (nhà cửa, đất đai, nhà

xưởng ) Nội dung quy định hướng dẫn áp dụng các phương pháp trên chưa đề

cập đến các đối tượng sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu, sáng chế, quyền tác giả Cho

đến nay, Bộ Tài chính cũng như Hội thâm định giá Việt Nam chưa ban hành bat

kỳ văn ban nào hướng dẫn về van đề này

7 Trên phạm vi quốc tế, Hiệp hội định giá quốc tế đã đưa ra hai dự thảo văn bản

hướng dẫn về phương pháp định giá tài sản trí tuệ ! Tuy nhiên, các văn bản hướng

dẫn này mới chỉ dừng lại ở một số nguyên tắc chung và các phương pháp, tiêu chí

cơ bản áp dụng cho định giá tài sản trí tuệ 20 Các nguyên tắc, phương pháp và tiêu

chí này chủ yêu được đúc kết từ thực tiễn định giá tài sản trí tuệ của một số nước

phát triển như Hoa Kỳ và các nước thuộc Cộng đồng châu Âu.?! Các nước đang

phát triển thì hầu hết đang ở trong tình trạng nghiên cứu, thảo luận để vận dụngcác phương pháp, tiêu chí định giá tài sản trí tuệ phù hợp với điều kiện thực tiễn

của mỗi nước

c) Quy định về thuế đối với thu nhập từ bản quyền

8 Theo pháp luật về thuế hiện hành, thu nhập từ tiền bản quyên là đối tượng chịu

thuê thu nhập, kê cả đôi với thu nhập của cá nhân và thu nhập của doanh nghiệp.”

Theo đó, thu nhập cá nhân tính thuế từ tiền bản quyên là phan thu nhập vượt trên

10 triệu đồng theo hợp đồng chuyển nhượng, không phụ thuộc vào sô lần thànhtoán hoặc sô lần nhận tiền mà đối tượng nộp thuế nhận được khi chuyên giao,

chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyên sở hữu trí tuệ, chuyên giao công nghệ.

Trường hợp cùng một đối tượng của quyên sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệnhưng hợp đồng chuyền giao, chuyên quyền sử dụng thực hiện làm nhiều hợp đồngvới cùng một đối tượng sử dụng thì thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên

10 triệu đồng tính trên tổng các hợp đồng chuyên giao Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bản quyên là 5%.

9 Thu nhập của doanh nghiệp từ bản quyên thu về từ chuyền giao quyên sở hữu trítuệ, chuyên giao công nghệ được coi là loại “thu nhập khác” và là đối tượng chịuthuế thu nhập doanh nghiệp Thu nhập tính thuế đối với tiền bản quyên được xácđịnh bằng tổng số tiền thu được trừ đi giá vốn hoặc chi phi tạo ra quyên sở hữu tri

tuệ, trừ đi chi phí duy trì, nâng cấp, phát triển quyền sở hữu trí tuệ và các khoản

chi được trừ khác Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, trừ trường hợpđược áp dụng thuế suất ưu đãi

10 Pháp luật về thuế coi các thoả thuận về giá chuyên giao quyên ghi trong hợp

đồng chuyển nhượng, hợp đồng chuyển quyền sử dụng là căn cứ xác định thu nhập

từ tiền bản quyền, từ đó làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế Trong các văn

bản pháp luật hiện hành chưa có quy định hay yêu cau cụ thé nào về phương pháp hay tiêu chí được sử dụng để tính toán giá trị của việc chuyền giao quyền ghi trong hợp đồng.

Ở một số nước trên thế giới, pháp luật quy định một số nguyên tắc nhất định về xácđịnh mức giá chuyền giao quyên sở hữu trí tuệ trong các giao dịch tài sản trí tuệ,nhằm tránh thất thu thuế đối với thu nhập từ các giao dịch này, đặc biệt từ các bên

có quan hệ gần gũi trong kinh doanh Cơ quan thuế có quyên yêu cầu các bênphải xác định lại, thậm chí tự mình xác định lại mức giá chuyển giao quyền nếu có

căn cứ để nghi ngờ có sự không minh bạch trong thoả thuận về giá ghi trong hợp đồng.

IL Thực tiễn định giá nhãn hiệu trong hoạt động li-xăng, chuyển nhượng nhãn

hiệu tại Việt Nam

a) Li-văng nhãn hiệu

11 Theo thống kê số liệu hợp đồng li-xăng nhãn hiệu đăng ký tại Cục Sở hữu trí

tuệ trong 5 năm (2004-2008) thi có tông sô 162 hợp đông li-xăng nhãn hiệu, gôm

cả li-xăng giữa các bên trong nước và li-xăng giữa bên nước ngoài và bên trong nước Thông kê về hình thức và mức thoả thuận về giá li-xăng được thê hiện trong bảng sau:

Bảng 1: Giá li-xăng ghi trong hợp đông li-văng nhãn hiệu trong 5 năm (2004-2008)

STT | Phương Mức giá (tối thiểu - | Số Tỷ |Ghi

thức than | tối đa) hợp |lệ chú

vốn (Cà phê

Trung

Nguyên: 45

tỷ đồng gópvốn thành

lập Cty tại

TP HCM

trong thời hạn 20 năm)

2 Tiền mặt | 100 triệu VND - 10 ty |35 21,6% | Dưới dang

5% doanh thu, |20 Xăng dầu, gas

giá bán, chi phí (tinh theo chi

sản phẩm phí sản phẩm),

4% doanh thu, |6 47% | đồ nội thất, vật

giá bán liệu xây

dựng, dượcphẩm, dây dẫn

điện, ca phê, ca

cao, chấttây rửa, may

mặc thời trang, dịch vụ đào tạo, dịch vụ61,1% | quản lý chất

Khoản tiền trả | Mức tiền tăng | 8 49% | Quần áo thờiđịnh kỳ | dần theo năm: trang, dầy đép,

theo tháng, | 20.000 đôla — dịch vụ thương

năm 60.000 đôla/nă mại nhu yếu

m

-Pierre Cardin (trong 5 năm);

11.000

do la/thang, giam 20% trong nam 1, 10% trong năm

2- Hapro.

pham

Tổng số 162 100%

12 Từ bảng trên cho thấy việc định giá li-xăng nhãn hiệu hiện nay ở Việt Nam rất

đa dạng Phương thức truyền thống tinh theo tỷ lệ phần trăm doanh thu hoặc giábán sản phẩm vẫn chiếm đa số với trên 61% tong các hợp đồng li-xăng Mức tỷ lệphần trăm là rất khác nhau trong các giao dịch li-xăng trong các lĩnh vực khácnhau Chắng hạn, trong lĩnh vực may mặc, ty lệ 3% giá ban tịnh cua sản phẩmmang nhãn hiệu được chuyển giao được áp dụng đồng nhất cho 12 hợp đồng li-xăng của J.&P Coats Limited (Scotland) chuyên giao cho Công ty liên doanhCoats Phong Phú (TP HCM) cho các sản phâm chỉ may và chỉ thêu tổng hop và

tự nhiên và sợi thành phẩm

Các sản phẩm tiêu dùng như bột ngọt, cà phê, ca cao, chè, bánh kẹo, nước uống,

nước khoáng có mức giá từ 1% đến 5% giá bán tịnh của sản phẩm hoặc doanh thuthuần từ sản phẩm mang nhãn hiệu được chuyên giao Các sản phâm thuộc nhómdược pham, chat tây rửa dùng cho vệ sinh cũng áp dụng các ty lệ linh hoạt từ 1%-

5% doanh thu, phô biến là ở mức 5% Đối với các sản phẩm điện tử, đồ phụ tùng 6

tô, đồ nội thất, vật liệu xây dựng thì thông thường được áp dụng mức tỷ lệ thấphơn, phổ biến ở mức dưới 1% doanh thu hoặc giá bán sản phẩm Tuy nhiên, đối

VỚI các sản phẩm có giá trị lớn, tỷ lệ phan trăm về tiền bản quyền tuy nhỏ nhưng thực tế có giá trị tuyệt đối rất lớn và tương ứng là khoản thu nhập chịu thuế có giá trị lớn.

Đối với lĩnh vực dịch vụ, tý lệ cao hơn cũng có thé được áp dụng, ví dụ hợp đồng

li-xăng nhãn hiệu của Aptech Limited (An độ) cho dịch vụ dao tao công nghệ thông

tin áp dụng tỷ lệ từ 12,5% đến 20% doanh thu từ dịch vụ mang nhãn hiệu được

chuyên giao Đối với những trường hợp này, việc kê khai doanh thu của bên nhận

và xác định khoản tiền thu nhập chịu thuế cũng như tiền thuế phải nộp của bên giaođối với thu nhập từ tiền bản quyền là rất quan trọng Nếu các hợp đồng li-xăng nàykhông được nộp cho các cơ quan thuế dé theo dõi thì có thé bên giao trong thực tế

vẫn không bị yêu cầu phải nộp khoản thuế đánh vào khoản thu nhập từ tiền bản

quyền nói trên

Cá biệt có trường hợp mức tỷ lệ 50% giá bán sản phẩm mang nhãn hiệu được

chuyền giao được á áp dụng trong li-xăng nhãn hiệu 25 Tuy nhiên, những trường hợp

có mức tỷ lệ cao “bất thường” như vậy, cần có cơ chế kiểm tra các giao dịch này,nhằm tránh việc các bên của hợp đồng li-xăng (thực chất là các công ty của cùngtập đoàn hoặc giữa công ty mẹ và công ty con) lợi dụng việc chuyền giao li-xăng

dé chuyén lợi nhuận hoặc thu nhập ra nước ngoài một cách hợp pháp, tránh thuế

thu nhập của nước sở tại.

Trái lại, có trường hợp tỷ lệ rất thấp được áp dụng - chỉ ở mức 0,025% doanh thu

từ giá bán tịnh của sản phẩm mang nhãn hiệu được chuyển giao đối với sản phẩmgas.” Hay li-xăng nhãn hiệu với mức giá 0,1% doanh thu thuần của sản phẩmmang nhãn hiệu được chuyển giao được áp dụng cho các sản phâm thuộc nhóm 9(dây và cáp điện) Những trường hop áp dung tỷ lệ thấp như trên thường xảy ra

đối với các hợp đồng li-xăng giữa công ty mẹ ở nước ngoài và công ty con hoặc

công ty liên doanh ở Việt Nam Việc ân định mức giá thấp như vậy trong thực tế

có thê giúp cho bên giao (công ty mẹ) không phải nộp thuế thu nhập theo quy định

của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

13 Phương thức đang trở lên phố biến là dạng khoản tiền vốn góp thành lập công

ty, chiếm gần 30% trong tông số các giao dich và thường với các mức giá lớn.Trong thực tế bên nhận không phải thanh toán khoản tiền này mà chỉ là ghi nhận

khoản tiền đó dưới dạng phần vốn góp của bên giao trong von điều lệ của minh Theo quy định của thuế thu nhập hiện hành, khoản tiền thanh toán dưới dạng góp

vốn không phải là đối tượng chịu thuế thu nhập Đây cũng là một kẽ hở khiến chocác bên các bên có thé tuỳ ý ấn định mức giá li-xăng nhãn hiệu, ké cả cao honnhiều so với giá trị thực có thể đạt được trên thị trường, trong khi các giao dịch đókhông bị điều chỉnh bởi một cơ chế quản lý nào

14 Cùng với khoản tiền mặt được thực hiện dưới dạng vốn góp, khoản tiền thuđịnh kỳ theo tỷ lệ phần trăm doanh thu hoặc theo giá bán sản phẩm đang được các

doanh nghiệp ưa chuộng Điển hình là Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng

Việt Nam (Vigracera) trong năm 2004 đã thực hiện 17 hop đồng li- -xăng chuyển

giao quyền sử dụng nhãn hiệu dưới dang góp vốn với giá trị từ 2 đến 10 tỷ đồng

và khoản thu định kỳ đồng nhất ở mức 0,35% doanh thu của bên nhận Các hợp

đồng li-xăng nhãn hiệu của các công ty thuỷ tinh va gốm của Philippine cho các

doanh nghiệp trong nước cũng có cách tính giá tương tự: gồm khoản tiền mặt dưới dạng góp vốn là từ 2,5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng và khoản thu định kỳ đồng nhất ở

mức 0,35% doanh thu.28

15 Giá li-xăng dưới dang khoản tiền thu trên 1 đơn vi sản phẩm cho đến nay được

áp dụng trong các giao dịch li-xăng nhãn hiệu các sản phâm thuốc lá và rượu bia.Với khoản thu bằng một khoản tiền có định trên một đơn vị sản phẩm, khối lượngtiền bản quyền thu được của bên giao phụ thuộc vào doanh số của sản pham hơn

là giá bán của sản phẩm của bên nhận Cách tính giá li-xăng này có những lợi thénhất định cho bên giao Do khoản tiền bản quyền được xác định là một tri giá tuyệtđối nhân với số lượng sản phẩm, cách tính này thực chất là sự kết hợp giữa cáchtích theo khoản tiền có định và tỷ lệ phan trăm doanh thu sản phẩm Theo cách tínhnay, bên giao sẽ hạn chế được những rủi ro mà bên nhận phải gánh chịu trong bốicảnh thị trường có nhiều biến động về giá cũng như có tính cạnh tranh cao về giábán sản phẩm Tuy nhiên, hiện nay cách tính giá li-xăng này chưa được phổ biến

mà thông thường chỉ được áp dung trong các giao dịch bên giao và bên nhận xăng có hoạt động kinh doanh độc lập, không có mỗi quan hệ hợp tác, liên doanh

li-liên kết, góp vốn giữa các bên

16.Giá li-xăng dưới dạng khoản tiền định kỳ theo tháng hoặc năm chưa phải là cách

tích phổ biến nhưng đã được áp dung trong một số giao dịch li-xăng ở Việt Nam.

Cách tính này được áp dụng trong lĩnh vực thời trang (quần áo, sản phẩm dành chophụ nữ, dầy đép) với mức phi li- -xăng được tính theo phương pháp kết hợp: tỷ lệ

phan trăm theo doanh thu sản phẩm với mức phí li-xăng tối thiểu được ấn định từng năm, theo mức tăng dần theo năm.

Một số hợp đồng li-xăng ấn định mức giá bằng một khoản tiền định kỳ theo năm

Khác với cách tính mức phí li-xăng tối thiểu tăng dần theo năm đối với các sảnphẩm thời trang, cách xác định mức phí li-xăng bằng khoản tiền định kỳ cố địnhtheo thang với mức tăng dan theo năm được áp dụng trong lĩnh vực dich vụ thương

mại.”! Cách tính này thường được áp dụng giữa các bên có quan hệ hợp tác với

nhau trong kinh doanh Thông thường cùng với chuyền giao li-xăng nhãn hiệu là

hoạt động chuyên giao công nghệ của bên giao cho bên nhận đối với việc sản xuất,

tiêu thụ sản phẩm mang nhãn hiệu được chuyên giao.

17 Phương thức định gia li-xăng dưới dang một khoản tiền mặt thanh toán một lầnthực tế ít được áp dụng, mà như nói ở trên, chủ yếu khoản tiền này được thé hiệndưới dạng vốn gop đề thành lập công ty liên doanh hoặc công ty con Cách tính giá

xăng bằng khoản tiền mặt cụ thé thường được áp dụng trong các giao dịch xăng nhãn hiệu giữa các bên có quan hệ

li-gần gũi hoặc kiểm soát lẫn nhau trong kinh doanh Trong trường hợp đó, giá trịtuyệt đối về giá li-xăng nhãn hiệu chỉ mang ý nghĩa tượng trưng Trong nhữngtrường hợp này, với mức giá trị thấp bên giao sẽ tránh được nghĩa vụ tài chính liênquan đến thuế thu nhập

18 Ngoài các cách tính giá li-xăng nhãn hiệu bàn đến ở trên, trong thực tế có thêcòn có các cách thức khác được áp dụng trong việc tính toán tiền phí li-xăngvà/hoặc khoản thanh toán kỳ vụ cũng như trong việc ấn định các mức tiền cụ thétrong chuyền giao quyền sử dụng nhãn hiệu Do Luật Sở hữu trí tuệ quy định thủtục đăng ký hợp đồng li-xăng tại Cục Sở hữu trí tuệ không phải là nghĩa vụ bắtbuộc của các bên,33 cho nên có thé có khá nhiều thoả thuận li- xăng, có thể dưới

dạng hợp đồng độc lập hoặc là một bộ phận của hợp đồng khác, như trong hợp đồng

góp vôn, hợp đồng chuyên giao công nghệ, hợp đồng thành lập công ty liên doanh,công ty cô phần theo Luật đầu tư, Luật chuyển giao công nghệ và Luật

doanh nghiệp Van đề giá cả trong các giao dịch xăng nhãn hiệu nói riêng và xăng các đối tượng sở hữu công nghiệp nói chung chưa bị kiểm soát bởi bất kỳ cơ chế quản lý nào Đây cũng là một van dé đặt ra cho công tác quản lý hoạt động li- xăng hiện nay ở Việt Nam.

li-19 Có thé nói rằng, việc định giá li-xăng nhãn hiệu hiện nay ở Việt Nam là rất

phong phú và đa dạng Có trường hợp có thé mức giá ấn định đã phan ánh giá trị

thực của li-xăng, nhưng có thể trong nhiều trường hợp mức giá li-xăng chưa phản ánh đúng giá trị, hoặc là có thé cao hơn nhiều, hoặc là có thé thấp hơn nhiều giá trị mang tính “thị trường” hay tính khách quan — minh bạch của li-xăng nhãn hiệu

trong giao dịch giữa các bên Cho mỗi mục đích khác nhau, mỗi loại sản phâm/dịch

vụ khác nhau và đặc điểm, tính chất quan hệ kinh doanh giữa các bên mà phương

thức này hay phương thức khác được chọn lựa.

Thêm nữa, phụ thuộc vào cơ chế pháp lý điều chỉnh giao dịch có liên quan, các bên

có thé chon lựa mức giá nào được ấn định hoặc được kê khai trong hợp đồng xăng để đăng ký với cơ quan nhà nước Một trong các động cơ hay mục đích có

li-thé khiến các bên không minh bạch và trung thực trong quá trình ân định mức giá

đó là tránh các nghĩa vụ tài về thuế thu nhập áp dụng đối với cá nhân và doanh nghiệp Ngoài ra, cơ quan thuế cũng khó có thê tiễn hành thu được khoản thuế này

đối với các giao dịch li-xăng không được các bên đăng ký tại cơ quan nhà nước

hoặc có khi vẫn được đăng ký nhưng nam “lẫn” trong các hợp đồng được điều

chỉnh bởi các quy định pháp luật trong các lĩnh vực khác.

b) Chuyển nhượng nhãn hiệu

20 Theo thống kê có tổng số 93 hợp đồng chuyên nhượngnhãn hiệu đăng ký tạiCục Sở hữu trí tuệ trong 5 năm (2004-2008), gôm cả chuyên nhượng giữa các bên

trong nước và giữa bên nước ngoài và bên trong nước Thống kê về mức giá trong các hợp đồng thẻ hiện trong bảng sau:

Bảng 2: Mức giá ghi trong hợp dong chuyển nhượng nhãn hiệu trong 5 năm

47,3%, trong đó số hợp đồng có mức giá dưới 5 triệu đồng (270 đô la) chiếm 35,4%

và dưới 2 triệu đồng (108 đô la) chiếm 18,3%

Tiếp đến là số hợp đồng có mức giá nằm trong khoảng từ 10 triệu đồng đến 100triệu đồng (540 - 5.400 đô la) chiếm 36,5%, trong đó số hợp đồng có mức giá trongkhoảng 10-20 triệu đồng (540 - 1.080 đô la) chiếm 22,6% và số hợp đồng có mứcgiá trong khoảng 50-100 triệu đồng (2.700 - 5.400 đô la) chiếm 9,7%

Như vậy, số hop đồng có mức giá từ 100 triệu đồng (5.400 đô la) trở xuống chiếmtới 83,8% tong số hop đồng chuyên nhượng nhãn hiệu đã đăng ký tại Cục Sở hữutrí tuệ Với số liệu này, có thể thấy rang van dé chuyền nhượng loại tài sản trí tuệ

nay ở nước ta chưa thuộc điện giao dich đáng phải quan tâm về khía cạnh thuế thu

nhap,** gia định các giao dịch chuyên nhượng nhãn hiệu theo các hợp đồng này

được các bên thực hiện một cách minh bạch.

22 Số lượng các hợp đồng chuyên nhượng nhãn hiệu có mức giá trên | tỷ đồng

(54.000 đô la) chiếm tỷ lệ khá thấp, với mức 6,72 Trong nhiều trường hợp, các

giao dịch chuyển nhượng nhãn hiệu theo số hợp đồng có mức giá cao này được

thực hiện giữa các bên trong quan hệ góp vốn, liên doanh, hợp tác đầu tư và kinh doanh Trong thỏa thuận và ấn định mức giá ghi trong hợp đồng, liệu các bên có thực sự đưa ra mức giá dựa trên phương pháp định giá có căn cứ khoa học và thực

tế hay không, đó vẫn là một câu hỏi mà khó có thể nhận định chính xác nếu chỉdựa trên những con số phản ánh qua các hợp đồng đã đăng ký nói trên

Về mặt lý luận cũng như thực tiễn cho thấy, nếu các bên trong hợp đồng có quanmật thiết trong kinh doanh, như giữa công ty mẹ và công ty con, giữa chỉ nhánh và

công ty chính, giữa các công ty của các thành viên gia đình, giữa các công ty của

cùng tập đoàn hoặc giữa các đối tác có môi quan hệ phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế,

vốn, quyền kiểm soát thì bản chất của các mối quan hệ trên sẽ chi phối van dé định giá nhãn hiệu được chuyên nhượng Trong nhiều trường hợp việc chuyển nhượng nhãn hiệu và định giá nhãn hiệu ở mức cao được lựa chọn như là một giải

pháp hay phương tiện để hợp pháp hóa các giao dịch có sự dàn xếp nội bộ nhằm

mục tiêu lân tránh hay lạm dụng pháp luật hơn là các giao dịch tài sản trí tuệ mang

tính minh bạch và khách quan.

Trong số hợp đồng có mức giá cao trên | tỷ đồng nói trên, cá biệt có trường hợp

được ghi nhận ở mức giá rat cao, tới trên 1 nghìn tỷ dong? hoặc hon 1,7 triệu đô

la.3” Đối với các hợp đông có mức giá đặc biệt cao này, thông thường cơ quan thuế

cần thực hiện các biện pháp để kiểm tra tính chất minh bạch của các giao dịchchuyên nhượng nhãn hiệu nói trên và việc thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy địnhcủa các luật thuế thu nhập Tuy nhiên, với thực tế hiện nay, gia sử như cơ quanthuế muốn thực hiện các biện pháp kiểm tra các giao dịch đó, thì bản thân cơ quan

này cũng chưa có đủ nghiệp vụ chuyên môn cũng như các công cụ pháp lý cân thiết, dé xác định giá tri thực của các nhãn hiệu được chuyển nhượng theo các hợp đồng nói trên.

If Nhu cầu định giá nhãn hiệu phục vụ chuyển nhượng, lỉ-xăng nhãn hiệu tại

Việt Nam

23 Có thê nói ngay rằng, nhu cầu định giá phục vụ nhu cầu chuyên nhượng, li-xăng

nhãn hiệu tại Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới là rất cao, ít nhất nhằm các mục tiêu hay các giao dịch cơ bản sau đây:

(i) Phát triển mở rộng ngành nghé kinh doanh, thị trường tiêu thụ hàng hóa, cung

câp dịch vụ;

(ii) Chuyển giao công nghệ, nhượng quyền thương mại;

(iii) Tạo vốn từ tai sản trí tuệ dé góp vốn thành lập doanh nghiệp, góp vốn liên

doanh, đâu tư, hợp tác kinh doanh;

(iv) Hợp tác nghiên cứu - triển khai, phân chia kết quả nghiên cứu, chuyên giao

kêt quả nghiên cứu;

(v) Chia tài sản, thừa kế tài sản (cá nhân), kế thừa tài sản (doanh

nghiệp); (vi) Thê chap trong các giao dịch bảo đảm, bảo hiém;

(vii) Bồi thường thiệt hại;

(viii) Hach toán, bao cáo tai chính, thué;

(ix) Sap nhập, mua bán, giải thé doanh nghiệp;

(x) C6 phan hóa doanh nghiệp, tham gia thị trường chứng khoán;

24 Trong mỗi loại mục tiêu hay giao dịch nói trên, việc chuyển nhượng hay li-xăngnhãn hiệu có một ý nghĩa khác nhau, phụ thuộc vào các điều kiện kèm theo, haynói cách khác là tình huống và hoàn cảnh của việc chuyên nhượng hay li-xang nhãnhiệu cụ thé Để giúp cho các bên có thé đưa ra những quyết định đúng đắn trongviệc thực hiện các giao địch đó, việc hình thành và phát triển hệ thống các tiêu chí

hướng dẫn cũng như các tổ chức tư vẫn, dịch vụ về định giá nhãn hiệu là rất cần thiết mang tính tất yêu và khách quan.

25 Trong điều kiện hiện tại của Việt Nam, nhu cầu định giá nhãn hiệu phục vụ

chuyên nhượng và li-xăng nhãn hiệu xuât phát chủ yêu từ các loại doanh nghiệp sau đây:

(i) Các tập đoàn đã gây dựng được uy tin trong một số lĩnh vực có nhu cầu huy

động von đâu tư, mở rộng thi trường;

(ii) Doanh nghiệp mới thành lập cần tranh thủ uy tín và mong muốn chia sẻ thị phần

của các doanh nghiệp đã có uy tín trên thị trường trong cùng lĩnh vực;

(iii) Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tiếp nhận công nghệ, hợp tác nghiên cứu vaphat trién;

(iv) Các cơ sở nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, gồm cả các trường dai

học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, doanh nghiệp khoa học và công nghệ; (v) Các doanh nghiệp trong nước dự định hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh với các đối tác nước ngoài theo pháp luật đầu tư;

(vi) Doanh nghiệp đang trong quá trình cỗ phần hóa hoặc tái cơ cau doanh nghiệp;(vii) Các tổ chức tín dụng, ngân hàng có dự định mở rộng dịch vụ tài chính cho các

doanh nghiệp thông qua thê chap tai sản trí tuệ các loại tài san gan với tài san trí tuệ.

26 Từ khía cạnh quản lý nhà nước, nhu cầu định giá nhãn hiệu trong các giao dịch

chuyên nhượng hoặc li-xăng nhãn hiệu cũng xuât phát từ phía các cơ quan nhà nước, đặc biệt là cơ quan thuế, cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp, hoặc trong một số trường hợp là tòa án, tô chức trọng tài hoặc cơ quan thi hành án.

IV Kết luận

27 Từ thực trạng pháp luật và thực tiễn liên quan đến định giá nhãn hiệu trong các

giao dịch chuyên nhượng và li-xăng nhãn hiệu phân tích trên đây, có thê đưa ra một sô nhận định chung sau đây:

(i) Pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp, tài chính, thuế đều chưa có quy định cụ thé và nguyên tắc, phương pháp, tiêu chí về định giá trong các giao

dịch chuyền nhượng, li-xăng nhãn hiệu;

(1) Cơ quan tài chính, các tô chức hiệp hội chuyên môn về thâm định gia của Việt Nam chưa có hướng dân cụ thê vê cách thức hay tiêu chuân áp dụng cho định giá nhãn hiệu cho các mục đích nói chung, cho chuyên nhượng và li-xăng nói riêng;

(iii) Con số về mức giá thé hiện trong các hợp đồng li-xăng va hợp đồng chuyên

nhượng dang ky tại cơ quan quan lý nhà nước chưa phản anh đúng gia trị thực cua nhãn hiệu trong nhiêu trường hợp;

(iv) Chưa có cơ chế kiểm soát và quản lý việc áp dụng thuế thu nhập đối với thu

nhập từ tiên phí li-xăng, khoản thanh toán ky vụ, góp von vào doanh nghiệp, chia lợi nhuận từ chuyên nhượng, li-xăng nhãn hiệu và hạn chê sự lạm dụng pháp luật hay các rủi ro tiêm tàng phát sinh từ các giao dịch này;

(v) Các doanh nghiệp Việt Nam thuộc các lĩnh vực đang rất cần sự hỗ trợ từ phía

cơ quan nhà nước cũng như hệ thông dịch vụ xã hội vê định giá nhãn hiệu phục vụ hoạt động đầu tư, mở rộng thị trường gắn với chuyên nhượng, li-xăng nhãn hiệu.

CAC HAN CHE DOI VỚI NGƯỜI MUA THEO HOP DONG DƯỚI GÓC

DO PHAP LUAT SO HUU TRI TUE, HOP DONG VA CANH TRANH

Nguyễn Thanh Tú *

(Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 3(275), 2011, tr 20-33)

1 Đặt vấn đề

Trong một hợp đồng chuyên giao công nghệ (CGCN), bên giao công nghệ - người chủ

sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) - có thể quy định một số hạn chế cạnh tranh đối

với bên nhận Luật CGCN năm 2006 của Việt Nam cho phép các bên tự thỏa thuận

các van đề liên quan đến: lĩnh vực sử dụng công nghệ, phạm vi lãnh thé cũng nhưđộc quyền hay không độc quyền được bán sản phẩm do công nghệ được chuyền giaotạo ra, độc quyền hoặc không độc quyền sử dụng công nghệ, và quyền khác liên quanđến công nghệ được chuyển giao.** Tuy nhiên, Luật này cũng quy định các bên tronghợp đồng CGCN “không được thoả

thuận về điều khoản hạn chế cạnh tranh bị cắm” theo quy định của Luật Cạnh tranh.3°Bên cạnh các hạn chế cạnh tranh áp đặt đối với bên nhận chuyên giao thông qua hợpđồng CGCN, chủ sở hữu quyền SHTT có thé áp đặt một số hạn chế (giới hạn) đối vớingười mua sản phâm chứa đựng quyền SHTT (người tiêu dùng) Các hạn chế đó cóthé được quy định, thi nhất, trực tiếp thông qua hợp đồng mua bán sản phẩm giữangười nắm giữ quyền SHTT đồng thời là nhà sản xuất sản phẩm và người mua; hoặcthứ hai, gián tiếp thông qua sự kết hop của hai hợp đồng: đó là (i) hợp đồng CGCNgiữa chủ sở hữu quyền SHTT (bên giao) và bên nhận chuyền giao, và (ii) hợp đồngmua bán sản phâm được sản xuất theo công nghệ được chuyên giao giữa bên nhậnchuyển giao (chính là nhà sản xuất sản phẩm) và người mua Các hạn chế đối vớingười mua (người tiêu dung) như vậy có thể được biện minh từ góc độ quyền SHTThay quyền tự do giao kết hợp đồng Tuy nhiên, pháp luật cạnh tranh không thé khôngđiều chỉnh các hạn chế này; chúng cần phải được xem xét trên cơ sở: (i) pháp luậtSHTT và pháp luật cạnh tranh, và/hoặc (ii) quyền tự do giao kết hợp đồng và pháp luậtcạnh tranh Ở nước ngoài, các hạn chế do người nam giữ quyền SHTT áp đặt trựctiếp hay gián tiếp theo hợp đồng đối với người mua ở trong chừng mực nhất định đãđược giải thích trong phán quyết Quanta năm 2008 của Tòa án Tối cao (TATC) Mỹ.^9Tuy nhiên đây là một van đề tương đối mới ở Việt Nam Luật Bảo vệ quyền lợi ngườitiêu dùng năm 2010, cũng như Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi 2009) và Luật Cạnhtranh năm 2004 của Việt Nam chưa dé cập đến van dé nay.*! Sự ling túng và khôngnhất quán của cơ quan chức năng Việt Nam trong vụ việc xe máy Diamond Blue domột doanh nghiệp Việt Nam lắp ráp có động cơ mang nhãn hiệu Honda được nhậpkhâu từ Trung Quốc vào cuối năm 2010” cho thấy tính cấp thiết của việc nghiên cứucác van đề pháp lý liên quan dé có thé giải quyết tốt các tranh chấp tương tự phát sinh

trong tương lai.

Vì vậy, mục đích của bài viết là phân tích tính hợp pháp của các hạn chế áp đặt đốivới người mua sản phâm chứa đựng quyền SHTT (nhất là sáng chế) dưới góc độ phápluật SHTT và cạnh tranh và/hoặc góc độ pháp luật hợp đồng và cạnh tranh ở Mỹ trên

cơ sở phán quyết Quanta và một số phán quyết liên quan Từ đó, bài viết đề xuất một

số kinh nghiệm cho Việt Nam khi cơ quan có thâm quyên (và các doanh nghiệp) xử

lý mối quan hệ giữa pháp luật SHTT, hợp đồng và cạnh tranh đối với các hạn chế như

vậy.

2 Phan quyết Quanta

2.1 Giới thiệu chung

Để giải quyết các tranh chấp liên quan đến các hành vi vi phạm sáng chế, LGElectronics (LGE) va Intel đã đạt được một hợp đồng CGCN về việc LGE cho phépIntel sản xuất và bán các bộ vi xử ly của máy tính (microprocessors/chipsets) sử dungcác sáng chế thuộc sở hữu của LGE Hợp đồng này quy định rằng LGE không chophép bên thứ ba sản xuất một sản phâm mà sản phẩm đó là sự kết hợp các sản phẩm

do Intel sản xuất theo hợp đồng CGCN giữa LGE và Intel với các thiết bị, bộ phậnkhông phải do Intel (hay LGE) sản xuất Dé đảm bảo hiệu lực của quy định này, Intel

đã đồng ý (trong một thỏa thuận khác ký với LGE) thông báo cho các khách hàng củaIntel về việc họ không được phép của LGE trong việc kết hợp sản phẩm mua từ Intel

và sản phâm không phải của Intel (hay của LGE) dé sản xuất ra sản phẩm mới Nhưvậy, LGE không có ý định cho phép khách hàng của Intel kết hợp bộ vi xử lý do Intelsản xuất theo công nghệ của LGE với sản phâm khác không do Intel (hay LGE) sảnxuất Tuy nhiên, Điều 3.8 của hợp đồng CGCN giữa LGE và Intel quy định rằng haibên đồng ý là không một điều khoản nào trong hợp đồng này hạn chế hay thay đổi van

đề hết quyền đối với sáng chế (patent exhaustion) khi một bên bán sản phẩmchứa đựng quyền SHTT liên quan Ngoài ra theo Điều 3.7, LGE từ bỏ các khiếu nạichống lại Intel đối với vi phạm gián tiếp về quyền SHTT* — tức vi phạm về quyềnSHTT mà không phải do Intel trực tiếp thực hiện

Quanta đã mua các bộ vi xử lý máy tính của Intel và sử dụng chúng kết hợp với cácsản phẩm khác không do Intel sản xuất dé sản xuất ra máy tính Vì vậy, LGE đã kiệnQuanta vi phạm sáng chế của LGE tại tòa án sơ thấm cấp liên bang Phan quyết sothâm được kháng cáo lên Tòa án Phúc thâm Liên bang (Federal Circuit) Tòa án cấpphúc thẩm này kết luận rang hợp đồng CGCN giữa LGE và Intel cùng với thông báobang văn bản của Intel cho Quanta rõ ràng không cho phép Quanta kết hợp sản phẩmcủa Intel với sản phẩm không phải của Intel dé sản xuất ra sản phẩm mới; việc Intelbán sản phẩm của mình cho Quanta không phải là việc bán sản phẩm không điều kiện

và không làm hết quyền của LGE đối với sáng chế thuộc sở hữu của LGE.*

Sau khi đưa ra quyết định xem xét lại phán quyết của Tòa án Phúc thâm Liên bang,một trong những vấn đề chính mà TATC Mỹ phải xem xét đó là việc bán sản phamkết hop của Quanta có làm hết quyền đối với sáng chế hay không khi chủ sở hữu sáng

chế (LGE) áp đặt điều kiện bán sản phâm thông qua hạn chế theo hợp đồng đối với

người mua (Quanta).

Về van dé hết quyền đối với sáng chế nói chung, TATC khang định rằng học thuyếthết quyền ở Mỹ từ lâu đã quy định rằng việc bán ra lần đầu sản phẩm chứa đựng sángchế với sự cho phép (authorization) của chủ sở hữu sáng chế làm chấm dứt các quyềnliên quan đến sáng chế đối với chính sản phẩm đó Sau khi phân tích các dữ kiện của

vụ việc, TATC kết luận rằng hợp đồng CGCN giữa LGE và Intel cho phép Intel sảnxuất, sử dụng và bán các sản phâm mà Intel sản xuất theo công nghệ được chuyêngiao Hợp đồng này không ngăn cản Intel bán sản phẩm mà Intel sản xuất cho bênthứ ba dé bên thứ ba đó kết hợp sản phẩm Intel với sản phẩm không phải của Intel.Điều kiện yêu cầu Intel thông báo cho khách hàng của mình về việc LGE không chophép khách hàng của Intel mua sản phẩm của Intel và kết hợp với sản phẩm khôngphải của Intel dé tao ra sản phâm mới được quy định trong một thỏa thuận khác Điềukiện này không ảnh hưởng đến hợp đồng CGCN giữa LGE và Intel bởi vì Intel đãtuân thủ đúng điều kiện TATC còn cho răng cho dù nếu Intel đã không cung cấpthông báo nói trên cho khách hàng của mình thì điều đó cũng không ảnh hưởng đếnviệc hết quyền, vì việc Intel được phép bán sản phẩm chứa đựng sáng chế thuộc quyền

sở hữu của LGE không bị ràng buộc bởi thông báo hay bởi việc người mua (như

Quanta) tuân theo quy định của LGE được ghi trong thông báo đó.“

Nhu vậy, việc Intel bán sản phẩm mà minh sản xuất theo công nghệ của LGE trong

vụ việc này hoàn toàn được sự cho phép của LGE bat kế nội dung của thông báo lànhư thé nào Do đó, quyền sáng chế của LGE đối với sản pham của Intel sau khi bán

đã chấm dứt

2.2 Mối quan hệ giữa pháp luật sở hữu trí tuệ, hợp đồng và cạnh tranh

Khi phân tích các tình tiết của vụ việc Quanta, TATC Mỹ lưu ý rang việc Intel bánsản phẩm cho Quanta với sự cho phép của LGE với tư cách là người nắm giữ quyềnSHTT không hạn chế các quyền khác của LGE theo hợp đồng đối với Intel cũng nhưđối với khách hàng của Intel (thông qua Intel).*7 Điều này có thé được giải thích làTATC đã thừa nhận rằng các hạn chế theo hợp đồng đối với người mua mặc dù khôngđược xem xét theo pháp luật sáng chế vì học thuyết hết quyền sáng chế đã được ápdụng, các hạn chế đó có thể được xem xét và có giá trị theo pháp luật hợp đồng Nóicách khác, khi người mua vi phạm các hạn chế theo hợp đồng như vậy, chủ sở hữusáng chế có thể yêu cầu người mua (và/hoặc bên nhận chuyên giao quyền sử dụngsáng chế) bồi thường thiệt hại theo pháp luật hợp đồng mặc dù học thuyết hết quyềnsáng chế không cho phép chủ sở hữu đó yêu cầu người mua bồi thường (hay thậm chi

là cham dứt sử dụng sản phẩm chứa đựng sáng chê) theo pháp luật SHTT

Như vậy, khi có vi phạm các hạn chế theo hợp đồng được chủ sở hữu sáng chế quyđịnh trực tiếp hay gián tiếp (thông qua bên nhận chuyền giao), co quan có thẩm quyền

và các bên liên quan trước hết phải căn cứ vào pháp luật sáng chế Nếu việc bán sảnphẩm chứa đựng sáng chế với các hạn chế như vậy vẫn khiến cho chủ sở hữu sáng

chế hết quyền, tức là các hạn chế đó không còn chịu sự điều chỉnh của pháp luật sáng

chế, chủ sở hữu sáng chế có thể viện dẫn pháp luật hợp đồng vì việc hết quyên đối vớisáng chế (và các giới hạn khác) theo quy định của pháp luật sáng chế không ảnhhưởng đến quyền tự do giao kết hợp đồng.*Š Ngoài ra trong bat kỳ trường hợp nao,pháp luật cạnh tranh cần được áp dụng (nhất là bởi người mua) ngay từ đầu nhằmkhiếu nại các hạn chế theo hợp đồng, tức phản kích cáo buộc vi phạm sáng chế hay

vi phạm hợp đồng mà chủ sở hữu sáng chế đưa ra, nhăm bảo vệ lợi ích của người tiêu

dùng và đảm bảo môi trường cạnh tranh

Án lệ của Mỹ ủng hộ quan điểm này Trong vụ việc Keeler, TATC Mỹ thừa nhận việcbán lần đầu sản phẩm chứa đựng quyền SHTT sẽ làm hết quyền SHTT gắn với sảnphẩm đó khi việc bán như vậy được sự cho phép của chủ sở hữu quyền SHTT Mộtkhi chủ sở hữu sáng chế hết quyền đối với sản pham được sản xuất theo sáng chế, cáchạn chế theo hợp đồng mà chủ sở hữu sáng chế hay bên nhận chuyên giao áp đặt đốivới người mua sản phẩm là van đề

của pháp luật hợp đồng: chúng không còn chịu tác động của pháp luật sáng ché.*? Cònnếu việc bán sản phẩm (đưa ra thị trường) lần đầu đó không được phép của chủ sởhữu sáng chế trên cơ sở các hạn chế theo hợp đồng, thì chủ sở hữu không bị hết quyềnliên quan đến sản phẩm được bán Khi đó, các hạn chế đó vẫn được bảo vệ theo phápluật SHTT Hạn chế về lĩnh vực sử dung là một ví dụ Trong vụ việc General TalkingPictures,° Transformer được AT&T chuyền giao quyền sử dụng sáng chế dé sản xuất

và bán bộ 4m-li (amplifiers) nhưng chỉ cho mục dich sử dụng cá nhân (private use

only) Hợp đồng chuyền giao quyền sử dụng sáng chế quy định rõ răng Transformer

không được bán bộ âm-li cho người mua sử dung với mục đích thương mai, ví dụ như

sử dụng bộ 4m-li đó trong các nhà hát Han chế liên quan đến lĩnh vực sử dụng đóđược thông báo cho người mua băng một thông báo được gan trên sản phẩm màTransformer sản xuất General Talking Pictures đã mua bộ 4m-li của Transformer vabiết rõ rang: (i) Transformer đã không được chuyền giao quyên sử dung sáng chế désản xuất hay bán bộ 4m-li dé sử dụng cho mục đích thương mại, và (ii) người mua(General Talking Pictures) không được sử dụng bộ 4m-li san xuất bởi Transformer

vào mục đích thương mại Tuy nhiên General Talking PIctures đã sử dụng các bộ

âm-li đó nhằm sử dụng trong nhà hát của mình, và đã thua trong một vụ kiện về vi phạmquyền sáng chế chống lại nó

Theo pháp luật sáng chế của Mỹ, chủ sở hữu sáng chế có thể cho phép bên nhậnchuyên giao quyền sử dụng sáng chế của mình trong mọi lĩnh vực (phạm vì) hay chitrong một/một số lĩnh vực (phạm vi) xác định.Š! Chủ sở hữu đó có thé giới hạn lĩnhvực (phạm vi) sử dụng sáng chế của mình đối với người mua sản phẩm sản chứa đựng(sản xuất theo) sáng chế thông qua việc giới hạn lĩnh vực (phạm vi) sử dụng sáng chếđối với bên nhận chuyền giao theo hợp đồng CGCN Việc giới hạn sử dụng như vậynăm trong phạm vi bảo hộ sáng chế Nếu bên nhận chuyên giao bán sản phẩm chứađựng sáng chế cho người mua để người mua sử dụng ngoài phạm vi cho phép theo

hợp đồng CGCN với điều kiện người mua biết rõ phạm vi đó, thì việc bán sản phẩmnhư vậy là không được phép của chủ sở hữu sáng chế Điều đó có nghĩa chủ sở hữusáng chế không bị hết quyền đối với sản phẩm này Trong trường hợp đó, người mua(và thậm chí cả bên nhận chuyên giao) đã vi phạm pháp luật sáng chế."?

Cần lưu ý rằng các hạn chế theo hợp đồng đối với người mua sản phẩm chứa đựngquyền SHTT thông qua hợp đồng CGCN như trong vụ việc General Talking Pictures

là các giới hạn gián tiếp Chúng khác với các giới hạn trực tiếp áp đặt lên người mua,tức chủ sở hữu quyền SHTT đồng thời cũng là người sản xuất và bán sản phẩm buộcngười mua phải chấp nhận một số giới hạn nhất định khi mua sản phẩm chứa đựngquyền SHTT theo hợp đồng mua bán giao kết trực tiếp giữa hai bên Chủ sở hữuquyền SHTT rõ ràng có quyên hạn chế

bên thứ ba trong việc sử dụng sáng chế của mình trực tiếp (khi tự sản xuất ra sản phẩmchứa đựng quyền SHTT) hay gián tiếp (thông qua bên nhận chuyển giao quyềnSHTT) Tuy nhiên, pháp luật SHTT bảo vệ các đối tượng SHTT chứ không bảo vệsản phẩm, vì pháp luật SHTT chỉ trao cho chủ sở hữu quyền ngăn cắm người khác sửdụng đối tượng SHTT liên quan, tức chỉ là quyền phủ định (negative rights) mà thôi.Điều đó có nghĩa là việc chuyên giao quyền sử dụng quyền SHTT khác với việc bánmột sản phẩm cụ thé có chứa đựng quyền SHTT đó Theo học thuyết hết quyền đượclàm rõ trong phán quyết Quanta, hậu quả của việc bên mua sản phẩm chứa đựngquyền SHTT vi phạm các hạn chế mà chủ sở hữu quyền SHTT áp đặt trực tiếp haygián tiếp có thê khác nhau Đối với các hạn chế gián tiếp, như đã giải thích trong vụviệc General Talking Pictures, nêu giới hạn gián tiếp đó đối với bên mua không làmphát sinh việc hết quyền của chủ sở hữu quyền SHTT, hành vi vi phạm giới hạn đó

sẽ được giải quyết theo pháp luật SHTT Ngược lại, nếu giới hạn đối với người mua

là trực tiếp, tức chủ sở hữu quyền SHTT tự mình sản xuất ra sản phâm chứa đựngquyền SHTT và bán nó cho người mua kèm theo điều kiện giới hạn, việc bánsản phẩm rõ rang là hoàn toàn được phép của chủ sở hữu quyền SHTT bat kế điềukiện đặt ra là như thế nào Tức là việc chủ sở hữu quyền SHTT trực tiếp sản xuất vàbán sản phẩm khiến cho chủ sở hữu hết quyền đối với sản phẩm đó.°3

Quan điểm này có thé bị chỉ trích vì nhẫn mạnh đến hình thức, nhưng nó được sự ủng

hộ của án lệ của TATC Mỹ Trong vụ việc Adams v Burke,°^ TATC phán quyết rằngkhi chủ sở hữu sáng chế bán một thiết bị sản xuất theo sang ché ma gia tri của nó đượcthể hiện trong việc sử dụng, người đó đã nhận được một lợi ích từ việc bên mua sửdụng thiết bị và phải từ bỏ quyền hạn chế đối với việc sử dụng của bên mua Trong

vụ việc US v General Electric,>5 TATC khang định rang chủ sở hữu sáng chế hếtquyền khi chính người đó sản xuất và bán sản phẩm chứa đựng sáng chế; nhưng nếuchủ sở hữu đó chuyền giao quyền sử dung dé bên nhận sản xuất và bán sản phẩm, chủ

sở hữu vẫn có thể giới hạn bên nhận chuyền giao trong việc bán sản phẩm theo phápluật sáng chế

Mac dù chủ sở hữu quyền SHTT có thé hết quyên đối với sản phẩm chứa đựng quyềnSHTT được bán ra, các hạn chế theo hợp đồng đối với người mua (nếu có) vẫn phảituân thủ pháp luật hợp đồng Vì vậy, vấn đề quan trọng trong việc xem xét các giớihạn theo hợp đồng đối với người mua sản phẩm là có tồn tại hay không việc chủ sởhữu quyền SHTT cho phép bán lần đầu sản phẩm chứa đựng quyền SHTT đó Nếuviệc bán sản phẩm là không được phép, hành vi vi phạm giới hạn quy định là vi phạmpháp luật SHTT Nếu việc bán lần đầu sản phẩm là được phép, hành vi vi phạm giới

hạn quy định mặc dù không vi phạm pháp luật SHTT nhưng sẽ phải được xem xét

theo pháp luật hợp đồng, vì việc chủ sở hữu quyền SHTT bị hết quyền theo pháp luậtSHTT không thể khiến người này mat luôn quyền tự do giao kết hợp đồng.°° TATC

Mỹ đã từng kết luận rằng việc giới hạn quyền sử dụng một thiết bị chứa đựng sángchế theo hợp đồng giữa chủ sở hữu sáng chế và người mua (thậm chí bên nhận chuyểngiao) là một van dé nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật sáng chế."7 Nói cáchkhác, việc hết quyền theo pháp luật sáng chế giúp cho người mua sản phẩm chứa đựngsáng chế và các bên mua lại sản phẩm đó biết răng sản phẩm đó có thể đượcchuyên giao mà không phụ thuộc vào các yêu cầu liên quan đến sáng chế, nhưng cóthé phải tuân thủ các yêu cầu theo quy định của hợp đồng Như vậy, nếu một hạn chếđối với người mua trong hợp đồng CGCN không hạn chế quyền bán sản phâm chứađựng quyền SHTT của bên nhận chuyền giao (tức chủ sở hữu quyền SHTT bị hếtquyền đối với sản phâm bán ra), thì việc người mua vi phạm hạn chế đó thông quaquy định của cả hợp đồng CGCN và hợp đồng mua bán sản phẩm giữa bên nhậnchuyền giao và người mua sẽ khiến người mua có thể phải chịu các chế tài theo phápluật hợp đồng

Bên cạnh pháp luật SHTT hay pháp luật hợp đồng, các hạn chế theo hợp đồng đối vớingười mua còn phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh Đạo luật Sherman -Đạo luật cơ bản về kiểm soát hạn chế cạnh tranh của Mỹ - cho phép giải thích rằngkhi các hạn chế theo hợp đồng đối với người mua phải được xem xét theo pháp luậthợp đồng, pháp luật cạnh tranh đóng vai trò như một đường biên ngoài nhằm ngănchặn các mối đe dọa đối với quá trình cạnh tranh.Nếu việc hết quyền của chủ sở hữuquyền SHTT không xảy ra, các hạn chế

theo hợp đồng đó phải được xem xét dưới cả góc độ pháp luật SHTT và pháp luậtcạnh tranh, vì pháp luật SHTT và pháp luật cạnh tranh cùng khuyến khích phát minh,sáng tạo và tăng cường lợi ích của người tiêu dùng Pháp luật SHTT không thể thaythé pháp luật cạnh tranh hay ngược lại Nói cách khác, pháp luật SHTT không baogiờ trao cho chủ sở hữu quyền SHTT đặc quyền vi phạm pháp luật cạnh tranh; vàpháp luật cạnh tranh không thé

phủ định quyền của chủ sở hữu quyền SHTT ngăn cấm người khác sử dụng đốitượng SHTT Tuy nhiên, CGCN thường khuyến khích cạnh tranh và mang lại nhiềulợi ích Các hạn chế cạnh tranh đi kèm với hợp đồng CGCN thường chỉ bị coi là viphạm pháp luật cạnh tranh khi, theo nguyên tắc lập luận hợp lý, (i) các ảnh hưởng

hạn chế cạnh tranh do các hạn chế đó gây ra phải lớn hơn các lợi ích khuyến khích

cạnh tranh có được từ việc CGCN, hay (ii) hạn chế cạnh tranh thường là hành vi lamdụng vị trí thông lĩnh thị trường

Tóm lại, phán quyết Quanta góp phan hình thành nguyên tắc rằng việc xem xét cáchạn chế theo hợp đồng đối với người mua phải được thực hiện thông qua lăng kínhpháp luật SHTT, hợp đồng và cạnh tranh Có hai bước chính trong quá trình sử dụnglăng kính này Bước thứ nhất là xác định vẫn đề hết quyền SHTT Tâm điểm của bướcthứ nhất là tìm xem việc bán lần đầu (đưa ra thị trường) sản phâm chứa đựng quyềnSHTT có được sự cho phép của chủ sở hữu quyền SHTT hay không Bước thứ hai làđánh giá các hạn chế theo hợp đồng trên cơ sở (i) pháp luật SHTT và pháp luật cạnhtranh, và/hoặc (ii) pháp luật hợp đồng và pháp luật cạnh tranh

3 Các phán quyết của Tòa án Phúc thẩm Liên bang qua lăng kính

Quanta 3.1 Mallinckrodt và quy định “chi sử dụng một lần”

Trước khi có phán quyết Quanta, Tòa án Phúc thâm Liên bang (TAPTLB) trong vụviệc Mallinckrodt đã phán quyết rằng trên cơ sở quyên tự do giao kết hợp đồng, cácbên liên quan có thé thỏa thuận các hạn chế đối với người mua trong hợp đồng; nhưngcác hạn chế đó chịu sự điều chỉnh của pháp luật sáng chế, hợp đồng và cạnh tranh (vàthậm chí pháp luật liên quan khác) Nếu hạn chế như vậy hợp pháp theo các chế địnhpháp luật nêu trên, hành vi vi phạm hạn chế đó của người mua khiến cho chủ sở hữusáng chế có quyền được yêu cau xử lý, bồi thường thiệt hại theo pháp luật sáng chếhay pháp luật hợp đồng.°?° Có vẻ như TAPTLB đã áp dụng lăng kính pháp luật sángchế, hợp đồng và cạnh tranh — lăng kính Quanta như đã trình bày — dé xem xét hành

vi vi phạm các hạn chế theo hợp đồng của người mua Như đã phân tích ở trên, lăngkính Quanta chứa đựng hai bước Nếu áp dụng sai một trong hai bước đó sẽ dẫn đếnmột kết luận sai

Trong vụ việc Mallinckrodt, Mallinckrodt (nguyên đơn) là chủ sở hữu một sáng chếliên quan đến một dụng cụ y tế Doanh nghiệp này sản xuất và bán dụng cụ y tế đóvới giá 40 đến 50 USD/dung cụ, kèm theo một thông báo “chi sử dụng một lần”(single use only) được dán trên dụng cụ Sau khi dụng cụ y tế được sử dung ở bệnhviện, Medipart (bi đơn) đã thu gom dung cụ đó, làm vệ sinh, thay một số bộ phận vàtiệt trùng dụng cụ, sau đó bán lại cho các bệnh viện dé tái sử dụng với giá khoảng 20USD/dụng cu.°° Mallinckrodt đã kiện Medipart vi phạm sáng chế của mình với lý doMedipart và các bệnh viện giao dịch với Medipart đã cắt giảm lợi nhuận củaMallinckrodt qua việc vi phạm thông báo “chi sử dụng một lần” Tòa án cấp sơ thâm

ra phán quyết bảo vệ Medipart trên cơ sở học thuyết hết quyền và ngoại lệ sửa chữasản phẩm chứa đựng quyền SHTT Tuy nhiên, TAPTLB đã có phán quyết ngược lại

Về bước thứ nhất trong lăng kính Quanta, TAPTLB kết luận rằng việc Mallinckrodtbán dụng cụ y tế nêu trên cho các bệnh viện không làm hết quyền của Mallinckrodtvới tư cách là chủ sở hữu sáng chế đối với dụng cụ đó, vì việc bán đó có điều kiện —điều kiện “chỉ sử dụng một lần” Tòa án nay đã giải thích học thuyết hết quyền trên

cơ sở việc bán sản pham vô điều kiện (unconditional sale), thay vì việc bán sản phẩmđược phép của chủ sở hữu quyền SHTT (authorized sale) như được làm rõ trong phánquyết Quanta TAPTLB lập luận rằng việc hết quyền không xảy ra khi việc bán sảnphẩm hay chuyên giao quyền sử dụng quyền SHTT gắn với điều kiện rõ ràng.®!Tuy nhiên như đã phân tích, phán quyết Quanta chỉ rõ rang việc hết quyền đối vớisáng chế sẽ xảy ra sau khi sản phẩm chứa đựng sáng chế được bán lần đầu bởi: (i) chủ

sở hữu sáng chế mặc dù có hạn chế sử dụng đi kèm, hoặc (11) bên nhận chuyên giaođược phép và bên nhận này không chịu một hạn chế về việc bán sản phẩm theo quyđịnh của hợp đồng CGCN Trong vụ việc Mallinckrodt, Mallinckrodt là chủ sở hữusáng chế và đồng thời là người sản xuất và bán dụng cụ chứa đựng sáng chế.Mallinckrodt có quyền bán dụng cụ đó với tư cách là chủ sở hữu sáng chế, và việcbán đó không vi phạm hạn chế “chỉ sử dụng một lần” Việc Mallinckrodt bán dụng

cụ cho bệnh viện đã làm hết quyền của Mallinckrodt đối với dụng cụ

đó bất kế điều kiện “chỉ sử dụng một lần” Như vậy, TAPTLB đã không chính xáctrong bước đầu tiên theo lăng kính Quanta Lập luận này được củng cô bởi một thực

tế là đại diện pháp lý cho chủ sở hữu sáng chế (LGE) trong khi tranh luận trước TATC

Mỹ trong vụ việc Quanta đã không sử dụng (nếu không muốn nói là từ bỏ) cách lậpluận của TAPTLB trong phán quyết Mallinckrodt.”

Giả sử chấp nhận kết luận của TAPTLB rằng quyền của chủ sở hữu sáng chế không

bị hết khi dụng cụ được bán ra vì có điều kiện, bước thứ hai phải xem xét theo lăngkính Quanta là hạn chế “chi sử dụng một lần” có hợp pháp hay không dưới góc độpháp luật sáng chế và cạnh tranh Tuy nhiên, TAPTLB lại có vẻ như không chính xác

trong việc phân tích bước thứ hai này.

Pháp luật sáng chế thường có sự phân biệt giữa hành vi sửa chữa (repair) và xây dựnglại (reconstruction) sản phẩm chứa đựng sáng chế sau khi sản phẩm đó đã được bánbởi chủ sở hữu sáng chế hay bên nhận chuyên giao quyền sử dụng sáng chế TATC

Mỹ đã khăng định rằng người mua sản phẩm chứa đựng sáng chế có quyền sửa chữanhưng không có quyền xây dựng lại sản pham chứa dung sáng chế đã mua.TM Quyềnsửa chữa sản phẩm chứa đựng sáng chế của người mua được coi là một trong nhữngquyền tai sản của chủ sở hữu Tuy nhiên, quyền sở hữu không bao hàm quyền xâydựng (hay tạo ra) một sản phẩm mới trên cơ

sở sản phâm gốc, vì quyền tạo ra sản phẩm mới là quyền của chủ sở hữu sáng chế.%Điều đó có nghĩa việc sửa chữa một sản phẩm chứa đựng sáng chế bởi người mua

hay bên thứ ba với sự cho phép của người mua không phải là hành vi vi phạm sáng

chế; nhưng việc xây dựng lại sản phâm đó lại là hành vi vi phạm Do đó, việc han chếquyền sửa chữa của người mua sản phâm chứa đựng sáng chế không có giá trị pháp

lý theo pháp luật sáng chế; nhưng việc hạn chế quyền xây dựng lại là hợp pháp Việchạn chế quyền sửa chữa như vậy là không có giá trị pháp lý theo pháp luật sáng chế,nên nó không có giá trị thực hiện Hạn chế không cần phải xem xét thêm dưới góc độ

pháp luật cạnh tranh Tuy nhiên, hạn chế đó vẫn mang bản chất một quy định của hợpđồng Nó cần được tiếp tục xem xét dưới góc độ pháp luật hợp đồng và cạnh tranh.Tuy nhiên, TAPTLB trong vụ việc Mallinckrodt lại cho rằng nếu giới hạn “chỉ sửdụng một lần” có hiệu lực theo pháp luật sáng chế, việc tái sử dụng sản phẩm là khôngđược phép và là hành vi vi phạm pháp luật sáng chế mà không cần xem xét việc tái

sử dụng là hành vi sửa chữa hay xây dựng lại sản phẩm.° Nếu hành vi tái sử dụngtrong vụ việc là hành vi sửa chữa hơn là hành vi xây dựng lại sản phẩm thì cách giảiquyết như vậy đã tước đi quyền sửa chữa của người mua — quyền này đồng thời làgiới hạn của quyên đối với sáng chế của chủ sở hữu sáng chế Phan quyết Mallinckrodtnhư vậy có thé cho phép chủ sở hữu sáng chế thông qua hợp đồng loại bỏ quyền sửachữa sản phẩm chứa đựng sáng chế của người mua, khiến cho người mua sẽ vi phạmpháp luật sáng chế khi người đó sửa chữa sản phâm mà mình đã mua Như vậy, phanquyết Mallinckrodt không phù hợp với án lệ của TATC Mỹ mà theo đó quyên sửachữa sản phẩm chứa đựng sáng chế là hợp pháp theo pháp luật sáng chế; và hành vigiới hạn quyền sửa chữa sẽ là hành vi mở rộng quyền độc quyền pháp ly quá giới

hạn được phép.©

Mặc dù TAPTLB đã tiếp cận bước thứ hai trong lăng kính Quanta, Tòa án này đãkhông phân tích hạn chế “chỉ sử dụng một lần” theo pháp luật sáng chế và cạnh tranh.Tòa án chỉ đơn thuần quay trở lại vấn đề điều kiện và dựa vào điều kiện đặt ra khi bánhàng dé kết luận việc không tuân thủ điều kiện đó là hành vi vi phạm sáng chế Tuynhiên, cho dù hạn chế “chi sử dung một lần” là hợp pháp theo pháp luật sáng chế, hạnchế này cần phải tiếp tục được xem xét theo các quy định của pháp luật cạnh tranh.TAPTLB nhận thức rõ lý thuyết này." Nhưng trên thực tế, sau khi kết luận rằng việc

vi phạm han ché “chi str dung một lần” là hành vi vi phạm sáng chế, Tòa án này đãkhông tiếp tục áp dụng pháp luật cạnh tranh để đánh giá hạn chế đó

Tóm lại, phán quyết Mallinckrodt không phù hợp với lăng kính Quanta Việc khôngphù hợp như vậy cũng được thấy trong phán quyết Arizona Cartridge® của Tòa ánPhúc thẩm số 9 liên quan đến hạn chế tái sử dụng hộp mực in có chứa đựng sáng chế

3.2 McFarling IT và quy định “chỉ một vụ mùa”

Trong vụ việc McFarling I] và một số vụ việc khác liên quan đến hạn chế “chi một

vụ mùa”,”° Monsanto đã chuyền giao quyền sử dụng sáng chế của nó cho các doanhnghiệp sản xuất hạt giống dé họ sản xuất hạt giống biến đổi gen kháng được thuốcbảo vệ thực vật chứa glyphosate (glyphosate herbicide) Các hợp đồng CGCN đó yêucầu các doanh nghiệp sản xuất hạt giỗng có nghĩa vụ áp đặt các hạn chế theo hợp đồngđối với người nông dân mua hạt giống, theo đó người nông dân bị cam sử dụng hatgiống thu hoạch được từ vụ mùa sử dụng hạt giống mua từ các doanh nghiệp này dégieo trồng vào các vụ mùa sau Điều đó có nghĩa người nông dân phải mua hạt giốngkháng glyphosate cho mỗi vụ mùa Tuy nhiên, McFarling đã tự chọn lọc hạt giốngthu được từ vụ mùa trước để gieo trồng vào vụ mùa sau

Hạn chế chỉ sử dụng trong một vụ mùa thực chất là một hạn chế theo hợp đồng được

áp đặt gián tiếp đôi với người mua (người nông dân) bởi chủ sở hữu sáng chế với tưcách là bên giao (Monsanto) thông qua bên nhận (doanh nghiệp sản xuất hạt giống)trên cơ sở (i) hợp đồng CGCN và (ii) hợp đồng mua bán hạt giống (và sử dụng côngnghệ) Mặc dù là hạn chế gián tiếp, khác với hạn chế trực tiếp “chỉ sử dụng một lần”trong vụ việc Mallinckrodt như đã phân tích ở trên, han chế “chỉ một vụ mùa” cũngcần được phân tích dưới lăng kính Quanta

Đối với bước thứ nhất về van đề hết quyên, câu hỏi đặt ra là việc bán hạt giống biếnđổi gen với hạn chế “chỉ một vụ mùa” đối với người nông dân thông qua hợp đồngCGCN và hợp đồng mua bán hạt giống (và sử dụng công nghệ) có thê được xem là

có sự cho phép của chủ sở hữu sáng chế hay không Monsanto đã gián tiếp áp đặt hạnchế đó đối với người nông dân (McFarling) sử dụng hạt giống qua hai hợp đồng: vàngười nông dân đã chấp nhận hạn chế đó qua việc giao kết hợp đồng mua bán hạtgiống và sử dụng công nghệ Người nông dân mua hạt giống biết rằng họ và các công

ty sản xuất hạt giống (bên nhận chuyền giao) phải tuân thủ hạn chế đó Nhưng ngườinông dân (McFarling) đã vi phạm hạn chế

Từ lăng kính Quanta, nếu người mua sản phẩm chứa đựng sáng chế và sử dụng sảnphẩm đó ngoài phạm vi cho phép theo quy định của hợp đồng CGCN và người muanày hoàn toàn biết rõ điều đó, việc bán sản phẩm cho người mua như vậy không đượcphép của chủ sở hữu sáng chế Ngoài ra, cần lưu ý rằng nếu việc bán ra lần đầu làhoàn toàn được phép thì chủ sở hữu sáng chế chỉ hết quyền đối với chính sản pham

xác định được bán ra mà thôi ”!

Các tình tiết trong vụ việc McFarling II khác với các tình tiết trong vụ việcMallinckrodt Trong vụ việc McFarling II, hạt giỗng mà một người nông dân mua từdoanh nghiệp sản xuất hạt giống là thuộc thế hệ thứ nhất; hạt giỗng mà người nôngdân đó chọn lọc và sử dụng cho vụ mùa sau thuộc thế hệ thứ hai Hạt giống thuộc thế

hệ thứ hai là bản sao của hạt giống thế hệ thứ nhat.”? Ca hai loại hạt giống này đềuchứa đựng cùng một loại gen biến đổi khang glyphosate, tức gen biến đổi được bảo

hộ theo sáng chế Như vậy, hạn chế theo hợp đồng trong vụ việc McFarling II khôngphải là hạn chế đối với người mua trong việc sử dụng sản phẩm đã mua như trong vụviệc Mallinckrodt, mà thực chất là hạn chế trong việc sử dụng sản phẩm được tạo ra

từ sản phâm đã mua Do đó, cho dù việc doanh nghiệp sản xuất hạt giỗng bán hạtgiống được bảo hộ theo sáng chế - hạt giống thé hệ thứ nhất - là được phép của chủ

sở hữu sáng chế, việc bán đó không làm phát sinh việc hết quyền của chủ sở hữu sángchế đối với hạt giống thế hệ thứ hai có được từ vụ mùa sử dụng hạt giống thế hệ thứnhất, vì hạt giống thé hệ thứ hai không được bán bởi doanh nghiệp sản xuất hat giống.”3

Vì gen biến đổi được bảo hộ theo sảng chế xuất hiện trong các thế hệ hạt giống, hạt

giống trong bat ky thế hệ nào cũng chứa đựng sáng chế, nên nó được bảo vệ theo phápluật sáng chế Không có sự hết quyền sáng chế đối với các thế hệ hạt giống tiếp theo

từ việc bán hạt giống thế hệ thứ nhất

Dưới góc độ sửa chữa và xây dựng lại sản phâm chứa đựng sáng chế, có thể có quanđiểm cho rằng phần quan trọng nhất trong việc bán hạt giống là gen biến đổi khángglyphosate được bảo hộ theo sáng chế, chứ không phải là hạt giống nói chung Genbiến đôi đó trong hạt giống thế hệ thứ hai có thé được coi như là một sự sửa chữa củagen biến đổi trong hạt giống thế hệ thứ nhất Vì hành vi sửa chữa là được phép theopháp luật sáng chế như đã phân tích, việc bán gen biến đổi được bảo hộ theo sáng chếtrong hạt giống thế hệ thứ nhất với sự cho phép của chủ sở hữu sáng chế làm hếtquyền sáng chế đối với gen đó trong hạt giống thế hệ thứ hai Tuy nhiên, cho dù hạtgiống thé hệ thứ hai (hay chính xác hơn là gen biến đổi kháng glyphosate trong hạtgiống này) là hạt giống thế hệ thứ nhất (gen biến đổi kháng glyphosate trong hạt giỗngthế hệ thứ nhất) được sửa chữa, việc bán hạt giỗng thế hệ thứ nhất không được phépcủa chủ sở hữu sáng chế theo lăng kính Quanta, tức việc hết quyền của chủ sở hữusáng chế không phát sinh, vi hạn chế “chỉ một vụ mùa” và người mua hoàn toàn biết

rõ hạn chế đó nhưng vẫn vi phạm.

Trong bat kỳ trường hợp nào, TAPTLB đã đúng khi kết luận răng chủ sở hữu sángchế không hết quyền trong vụ việc McFarling IT Do đó, han chế “chi một vụ mùa”cần được tiếp tục phân tích dưới góc độ pháp luật sáng chế và cạnh tranh Dưới góc

độ pháp luật sáng chế, TAPTLB nhận xét rang nếu sáng chế về gen biến đổi kháng

glyphosate xuất hiện trong các thế hệ hạt giống thì hạn chế “chỉ một vụ mùa” không

mở rộng quyên của chủ sở hữu sáng chế theo pháp luật sáng ché.” Vì thế, hạn chế

“chỉ một vụ mùa” là hợp pháp theo pháp luật sáng chế; nó cần tiếp tục được phân tíchtheo pháp luật cạnh tranh McFarling lập luận rằng quy định cắm chọn giống sau thuhoạch và gieo trồng trong vụ mùa sau là hành vi bán kèm vi phạm pháp luật cạnhtranh, vì hành vi này buộc người nông dân phải mua hạt giống (sản phẩm bán kèm)

từ các doanh nghiệp sản xuất hạt giống cho mỗi vụ mùa.”5 Monsanto, qua vị trí thônglĩnh thị trường trên thị trường biến đổi gen được bảo hộ theo sáng chế, đã hạn chếcạnh tranh bat hợp lý trên thị trường hạt giống.” McFarling cho rằng Monsanto có théchọn biện pháp ít hạn chế cạnh tranh hơn nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu tìm kiếmlợi nhuận từ sáng chế của mình; đó là vẫn cho phép người nông dân chọn giống sauthu hoạch và gieo trồng trong vụ mùa sau với điều kiện người nông dân đó phải trảcho Monsanto một khoản phi nhất định

Tuy nhiên, TAPTLB đã bác lập luận bán kèm của McFarling với ly do răng vi hạtgiống thế hệ thứ hai chứa đựng gen biến đổi được bảo hộ theo sang ché nén bién phap

it han ché canh tranh hon ma McFarling dé xuất thực chat là bắt buộc chuyên giaoquyền sử dung sáng chế trong quá trình gieo trồng bang hạt giống thé hệ thứ hai.””Viện dẫn các phán quyết trước của nó, đặc biệt là phán quyết Xerox,'® Tòa án này lập

luận rang pháp luật cạnh tranh không ảnh hưởng đến quyền từ chối chuyền giao quyền

sử dụng sáng chế của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật sáng chế; ảnh hưởng

hạn chế cạnh tranh mà McFarling khiếu nại là một phan của hệ thống pháp luật sángchế trong việc tạo động lực cho các nhà dau tư tiềm nang.”? Do đó, TAPTLB kết luận

rang hạn chế “chỉ một vụ mùa” thuộc phạm vi quyền của Monsanto trong việc ngăncam người khác sử dung sáng chế của nó; hạn chế đó không thé là một yêu cầu bánkèm vượt quá phạm vi của pháp luật sáng chế.

Dưới góc độ pháp luật sáng chế, việc TAPTLB bác bỏ lập luận của McFarling đườngnhư là hợp lý vì bắt buộc chuyên giao quyền sử dụng nhìn chung không được các tòa

án của Mỹ ủng hộ Tuy nhiên, bắt buộc chuyển giao đã được chấp nhận là biện pháp(theo pháp luật cạnh tranh) nhằm khắc phục hanh vi vi phạm pháp luật cạnh tranh củachủ sở hữu sáng chế Như phán quyết Xerox của TAPTLB, ít nhất khi chủ sở hữusáng chế có hành vi liên quan đến bán kèm bất hợp pháp, gian lận tại Cục Nhãn hiệu

va Sáng chế (PTO), hay khiếu kiện nhằm chèn ép đối thủ (sham litigation), họ có thé

vi phạm pháp luật cạnh tranh và bị bắt buộc chuyền giao quyền sử dụng sáng ché.*!TAPTLB trong vụ việc McFarling II dường như không cân nhắc kỹ vẫn đề này màchủ yếu chỉ tập trung vào quyền của chủ sở hữu sáng chế Tòa án này đã không xemxét hậu quả hạn chế cạnh tranh của cáo buộc bán kèm, nhất là có tồn tại hay khôngbiện pháp ít hạn chế cạnh tranh hơn

Dưới góc độ pháp luật cạnh tranh, cáo buộc bán kèm cần được xem xét theo nguyêntắc lập luận hợp ly; ít nhất năm điều kiện cần phải thỏa mãn dé chứng minh một hành

vi bán kèm vi phạm pháp luật cạnh tranh Đó là: (i) sản phẩm bán kèm và sản phẩmđược bán kèm phải là hai sản phẩm riêng biệt đưới góc độ người tiêu dung; (ii) doanhnghiệp thực hiện hành vi bán kèm có vi trí thống lĩnh thị trường trên thị trường sảnphẩm bán kèm; (iii) thông qua hành vi bán kèm, doanh nghiệp đó không cho kháchhàng cơ hội mua sản phẩm chính mà không phải mua sản phẩm được bán kèm; (iv)hành vi bán kèm hạn chế cạnh tranh; và (v) hành vi này không thê được biện minh

một cách hợp lý.Š?

Như trình bày trong đơn của McFarling yêu cầu TATC xem xét lại phán quyết

của TAPTLB, Monsanto đã thừa nhận với Bộ phận cạnh tranh của Bộ Tư pháp Mỹ

rang công nghệ biến đổi gen được bảo hộ theo sáng chế và hạt giỗng mới là hai thịtrường riêng biét.8? Đối với vị trí thống lĩnh thị trường, thực tế cho thấy công nghệbiến đổi gen kháng glyphosate của Monsanto là công nghệ được thương mại hóa duynhất trên thị trường; 80% hạt đậu nành được sử dụng dé gieo trồng ở Mỹ có áp dụngcông nghệ nay.** Vì hạn chế “chi một vụ mùa”, McFarling và những người nông dânkhác không thé sử dụng công nghệ biến đổi gen của Monsanto trừ phi họ mua hạtgiống mới cho mỗi vụ mùa Hành vi đó ít nhất đã hạn chế cạnh tranh giữa các doanhnghiệp sản xuất hạt giống và người nông dân Cuối cùng, hành vi bán kèm như vậy

có thê không được biện minh bởi các lập luận hợp lý vì tồn tại một biện pháp ít hạnchế cạnh tranh hơn

So sánh hạn chế “chỉ một vụ mùa” và biện pháp ít hạn chế cạnh tranh hơn, dễ dàngnhận thấy rằng Monsanto có thể nhận được một lợi ích vật chất tương xứng cho cảhai trường hợp Nhưng trong hạn chế “chỉ một vụ mùa”, hầu hết các lợi ích vật chất

đó (là chênh lệch giữa chi phi mua hạt giống mới và chi phí chọn lọc hạt giống từ vụ

mùa trước để gieo trồng lại) chủ yếu rơi vào túi của các doanh nghiệp sản xuất hạtgiống Điều này không hợp lý theo pháp luật sáng chế vì khi các hạn chế cạnh tranhtrong CGCN chủ yếu đem lại lợi ích cho bên nhận chuyên giao thay vì chủ sở hữusảng chế, các hạn chế đó không thể được lý giải như là khoản tài trợ cho hoạt độngphát minh, sáng tạo của chủ sở hữu sáng chế.35 Cần lưu ý rằng trên thực tế Monsanto

đã áp dụng biện pháp ít hạn chế cạnh tranh hơn trên thị trường Argentina: nó cho phépngười nông dân trồng đậu nành sử dụng hạt giống thu hoạch từ vụ mùa trước dé gieotrồng vào vu mùa sau với điều kiện phải trả một khoản phí hàng năm.°°

Tóm lại, TAPTLB trong vụ việc McFarling IT và các vụ việc khác liên quan đếnMonsanto đã áp dụng chính xác phan thứ nhất của lăng kính Quanta Tuy nhiên khi

áp dụng phan thứ hai dé đánh giá hạn chế “chỉ một vụ mùa” theo pháp luật sáng chế

và cạnh tranh, Tòa án này đã chú trọng quá nhiều vào pháp luật sáng chế nên đã không

áp dụng thích hợp pháp luật cạnh tranh như một màng lọc thứ hai nhằm bảo vệ phát

minh, sáng tạo và cạnh tranh.

4 Kinh nghiệm cho Việt Nam

Các vấn đề pháp lý về hết quyền SHTT, mối quan hệ giữa pháp luật SHTT và phápluật cạnh tranh cũng như giữa pháp luật hợp đồng và pháp luật cạnh tranh còn tươngđối mới ở Việt Nam Tuy nhiên, nhiều vụ việc trên thực tế đang và sẽ phát sinh có liênquan đến các van dé này Việc tái sử dụng các sản phẩm chứa đựng quyền SHTTđang diễn ra phổ biến ở Việt Nam, như: tái sử dụng các dụng cụ y tế ở bệnh viện, bơmmực dé tái sử dụng hộp mực máy in, tự lựa chọn hạt giống sau thu hoạch để sử dụngcho vụ mùa sau Gần đây, tranh chấp về việc một doanh nghiệp Việt Nam (Vinashin

Motor/Lishohaka) sử dụng động cơ xe máy mang nhãn hiệu Honda (AF14E) được

nhập khâu từ một doanh nghiệp Trung Quốc để sản xuất xe máy mang nhãn hiệuDiamond Blue có vi phạm quyền SHTT của Honda hay không là một ví dụ sinh độngthê hiện sự lúng túng của cơ quan chức năng cũng như các doanh nghiệp liênquan vé

các vẫn đề pháp lý được phân tích trong bai viết.Š” Trong các vụ việc này, nêu người

năm giữ quyền SHTT trực tiếp hay gián tiếp áp đặt các hạn chế đối với người mua

(hay người tiêu dùng) sản phẩm chứa đựng quyền SHTT đó (đặc biệt là sáng chế), thì

cơ quan có thâm quyên của Việt Nam cần phải áp dụng linh hoạt hai bước phân tíchtheo lăng kính Quanta của TATC Mỹ như đã phân tích mới có thé giải quyết đượcmột cách hợp lý các tranh chấp phát sinh

Thứ nhất, co quan có thâm quyền cần xem xét người nắm giữ quyền SHTT đã hếtquyền hay chưa đối với sản phâm chứa đựng quyền SHTT đang tranh chấp Hiệp định

về các khía cạnh thương mại của quyền SHTT (TRIPS) cho phép các thành viên WTO

có quyên tự quyết định về van đề hết quyền SHTT.Š3 Điểm b khoản 2 Điều 125 LuậtSHTT 2005/2009 của Việt Nam quy định chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệpkhông có quyền ngăn cấm người khác “lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụngcủa sản phẩm được đưa ra thị