Như nêu trên, việc né một hoặc một số bằng độc quyền sáng chế có liên quan đến việc xác định phạm vi của các điểm yêu cầu bảo hộ theo bằng độc quyền sáng chế . Việc né cũng thường liên quan đến việc xem xét chi tiết bản mô tả sáng chế, rà soát giải pháp kỹ thuật đã biết được chỉ dẫn và sử dụng trong quá trình theo đuổi đơn và phân tích kỹ về quá trình theo đuổi đơn để biết được bất kỳ thông tin bất lợi nào của người nộp đơn về sáng chế có liên quan trong quá trình theo đuổi đơn (ví dụ, “sáng chế này chỉ liên quan đến roi da dùng cho xe độc mã cải tiến và hoàn toàn không còn gì nữa!)
Đại diện sáng chế cần phàn tích việc né để có thể xác định ý nghĩa chính xác của các thuật ngữ dùng trong yêu cầu bảo hộ bằng cách áp dụng các quy định pháp luật về giải thích yêu cầu bảo hộ của nước có liên quan. Cần phải luôn nhớ rằng yêu cầu bảo hộ xác định phạm vi bảo hộ độc quyền sáng chế. Các quy tắc xác định phạm vi của yêu cầu bảo hộ có sự khác nhau giữa các nước. Ở nhiều nước, các giới hạn đối với yêu cầu bảo hộ ban đầu sẽ có “nghĩa đen” (hoặc nghĩa thông thường) theo các thuật ngữ được chỉ dẫn nhưng có thể sẽ được giải thích rộng hơn căn cứ vào việc sử dụng các thuật ngữ này trong bản mô tả sáng chế và/hoặc trong quá trình theo đuổi đơn. Nếu yêu cầu bảo hộ sử dụng dạng “ý nghĩa cộng với chức năng” thì luật sư sẽ cần cân nhắc cách thức giải thích yêu cầu bảo hộ dạng đó ở nước có liên quan.
Luật sư có thể chuẩn bị phân tích của mình dưới dạng “ý kiến”. Trong một số trường hợp, ý kiến này phải ngắn gọn; trong khi một số trường hợp khác, ý kiến này lại có thể phải rất chi tiết. “Thư bày tỏ ý kiến” có thể rất hữu ích ở một số nước công nhận một số dạng “xâm phạm cố ý” độc quyền sáng chế. Xâm phạm cố ý độc quyền sáng chế xảy ra khi người xâm phạm biết bằng độc quyền sáng chế là của người khác nhưng vẫn cố ý xâm phạm độc quyền sáng chế đó và/hoặc khi người xâm phạm đã không cố gắng xác định xem mình có xâm phạm độc quyền sáng chế của người khác hay không. Việc có được ý kiến về việc không xâm phạm hoặc sự vô hiệu của sáng chế từ một luật sư trung lập có thể tạo ra một sự phòng vệ đối với xâm phạm “cố ý” ở nhiều nước công nhận hành vi xâm phạm cố ý. Các khoản bồi thường thiệt hại đối với hành vi xâm phạm trực tiếp thường cao gấp nhiều lần so với thiệt hại thực tế hoặc thiệt hại trực tiếp đối với hành vi xâm phạm sáng chế. Việc có được ý kiến về hành vi không xâm phạm hoặc vô hiệu của sáng chế cũng hữu ích ngay cả ở một nước không công nhận hành vi xâm phạm trực tiếp vì ý kiến đó có thể đưa ra gợi ý có giá trị cho một công ty về việc xác định liệu họ có liên quan đến hành vi xâm phạm độc quyền sáng chế của đối thủ cạnh tranh hay không.
Ở nhiều nước, như Mỹ, đại diện sáng chế không được phép chuẩn bị các ý kiến. Các ý kiến về sáng chế phải do luật sư, mà thường là luật sư sáng chế, chuẩn bị. Nhiều hãng luật và công ty đại diện sẽ không chuẩn bị ý kiến vì khả năng có các yêu cầu bảo hộ cao thì hóa ra các ý kiến sẽ bị coi là không đầy đủ. (Cần lưu ý rằng ý kiến là không cần thiết trong vụ kiện nếu thấy rằng khách hàng không xâm phạm độc quyền sáng chế. Do đó, phần kết luận trong ý kiến sẽ luôn luôn không chính xác khi ý kiến đó thực sự là cần thiết trước tòa án và vấn đề đưa ra cho tòa án quyết định sẽ là sự đầy đủ của quá trình chuẩn bị ý kiến). Tất nhiên, đại diện sáng chế thường không soạn thảo ý kiến cho khách hàng nếu theo quan điểm của luật sư, khách hàng thực sự đã xâm phạm một bằng độc quyền sáng chế đang có hiệu lực. Trong trường hợp này, thường thì đại diện sáng chế sẽ thể hiện ý kiến của mình một cách không chính thức (ví dụ, lời nói), chứ không làm thành văn bản. Vì đại diện sáng chế thường có kiến thức sâu về một công nghệ cụ thể nên có thể trợ giúp luật sư chuẩn bị ý kiến.
Ở nhiều nước, ý kiến của luật sư thường được bảo vệ theo đặc quyền luật sư – khách hàng và không được tiết lộ cho phía đối phương. Nguyên đơn thường phải xin phép đặc biệt từ tòa án để buộc bị đơn phải đưa ra ý kiến. Do đó, bất kể khi nào một công ty có ý kiến do các luật sư của mình chuẩn bị, những người có liên quan trong công ty cần bảo đảm rằng ý kiến đó phải được công ty bảo mật một cách nghiêm ngặt và không được chia sẻ với bất kỳ ai ngoài những người cần phải biết thông tin. Ngoài ra, không nên cung cấp ý kiến cho khách hàng của công ty. Lưu ý rằng việc dựa vào ý kiến của các luật sư có thể dẫn tới hệ quả là từ bỏ đặc quyền luật sư - khách hàng đối với mọi ý kiến liên quan đến đối tượng của ý kiến đó. Trong một số trường hợp, công ty có thể chia sẻ ý kiến của mình với các bên khác bằng cách sử dụng công cụ như “thỏa thuận vì lợi ích chung” hoặc “thỏa thuận phòng vệ chung”. Việc xây dựng các thỏa thuận đó không thuộc phạm vi của tài liệu này.
TỪ KHÓA
CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Cơ quan sáng chế luôn xem xét các vấn đề về xâm phạm khi cấp bằng độc quyền sáng chế. Đúng hay sai? 2. Thế nào là đăng ký sáng chế chủ động tấn công?
3. Bằng độc quyền sáng chế trao cho chủ sở hữu quyền sử dụng sáng chế đó. Đúng hay sai? 4. Hãy giải thích cách thức mà bằng độc quyền sáng chế có vai trò hiệu quả như một “chiếc khiên”. 5. Thuật ngữ “né” độc quyền sáng chế có nghĩa là gì?