Về mặt lý luận, hành vi pháp luật luôn gắn liền với các quy định của pháp luật. Hình thức biểu hiện cụ thể của hành vi pháp luật có thể bao gồm cả hành vi hành động hoặc không hành động31. Một hành vi để bị xem là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu không phải là hành vi bất kỳ, theo ý thức chủ quan, mà phải xâm phạm quyền chủ sở hữu nhãn hiệu mà phải là hành vi được pháp luật quy định.
Căn cứ xác định một hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với đối tượng sở hữu cơng nghiệp nói riêng, nhãn hiệu nói chung bao gồm bốn căn cứ chính.
Căn cứ đầu tiên: đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi các đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ32. Nhãn hiệu để được bảo hộ phải được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền đã phân tích ở phần trên, ngoại trừ nhãn hiệu nổi tiếng. Chứng minh nhãn hiệu được bảo hộ thông qua giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam, riêng nhãn hiệu nổi tiếng chứng minh thông qua chứng cứ, tài liệu thể hiện sự nổi tiếng của nhãn hiệu.
Thứ hai, yếu tố xâm phạm đối với nhãn hiệu33. Yếu tố xâm phạm được định nghĩa là yếu tố tạo ra từ hành vi xâm phạm34. Các dấu hiệu gắn trên hàng hoá, bao
31 Trường Đại học luật Hà Nội, “Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật”, Nxb Công an nhân dân, 2009, tr.492-493
32
Điều 6 Nghị định 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTTvề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (Nghị định 105/2006/NĐ-CP)
33 Điều 12 Nghị định 105/2006/NĐ-CP
34
bì hàng hố, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo và các phương tiện kinh doanh khác, trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ là yếu tố xâm phạm đối với nhãn hiệu. Chứng minh việc các dấu hiệu sử dụng của một chủ thể vi phạm hay không dựa vào phạm vi bảo hộ được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc Giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam. Phạm vi bảo hộ bao gồm dấu hiệu cấu thành nhãn hiệu và danh mục hàng hóa sử dụng nhãn hiệu đăng ký. Bên cạnh chứng minh nhãn hiệu đã được đăng ký, có yếu tố xâm phạm đối với nhãn hiệu và yếu tố này nằm trong phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu đã đăng ký, việc so sánh dấu hiệu bị nghi ngờ với nhãn hiệu được bảo hộ thực hiện thông qua hai lần so sánh: so sánh dấu hiệu và so sánh sản phẩm mang dấu hiệu. Một là, so sánh dấu
hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ dựa trên mẫu chính thức trong giấy đăng ký nhãn hiệu. Dấu hiệu được xem là trùng với nhãn hiệu được bảo hộ có cùng cấu tạo, cách trình bày (kể cả màu sắc). Một dấu hiệu bị xem là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ nếu có một số đặc điểm hoàn tồn trùng hoặc tương tự đến mức khơng dễ dàng phân biệt về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với dấu hiệu, chữ, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hoá mang nhãn hiệu. So sánh dấu hiệu là một việc làm thực tế, phụ thuộc nhiều vào ý chí chủ quan của người thực hiện. Đối với dấu hiệu trùng với nhãn hiệu đã được bảo hộ, tính chất hồn tồn giống nhau ở tất cả các chi tiết cấu thành dấu hiệu có thể khơng khiến phụ thuộc q nhiều vào ý chí chủ quan của người so sánh. Song ở trường hợp dấu hiệu chỉ tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ, kết quả so sánh có thể mang tính chủ quan. Hai là, so sánh hàng hóa mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, cơng dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hóa thuộc phạm vi bảo hộ. Tính chất trùng hay tương tự về bản chất của hàng hóa là so sánh ở hình dáng biểu hiện bên ngồi, cấu tạo thành phần. Không như dấu hiệu thể hiện qua các chữ, ký hiệu, hình vẽ,... , hàng hóa là vật chất tồn tại khách quan, có chức năng cơng dụng nhất định đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, có giá trị thực tế về mặt thương mại và được mang ra thị trường, chủ yếu với mục đích thu lợi cho nhà sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, khơng chỉ so sánh qua hình dáng, cấu tạo, mà cịn dựa trên các tiêu
chí chức năng cơng dụng và kênh tiêu thụ. Theo quy định này, hàng hóa mang dấu hiệu “trùng” hoặc “tương tự” với nhãn hiệu đã được bảo hộ nhưng khác bản chất hoặc đích sử dụng khơng bị xem là xâm phạm quyền sở hữu cơng nghiệp đối với nhãn hiệu. Tóm lại, khi đáp ứng đủ cả hai điều kiện, đồng nghĩa với qua hai lần so sánh đều nhận được kết quả trùng hoặc tương tự, mới có thể kết luận dấu hiệu có yếu tố xâm phạm. Trùng hoặc tương tự chỉ ở dấu hiệu khơng bị xem có yếu tố xâm phạm. Trùng hoặc tương tự về bản chất, cơng dụng, kênh tiêu thụ có thể xem như điều kiện đủ để đánh giá dấu hiệu có xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu hay khơng. Có thể xem xét trường hợp cụ thể, “Anpha” là nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hóa là vở học sinh của doanh nghiệp X. Một doanh nghiệp Y hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm sản xuất một dòng kẹo ngọt mang nhãn hiệu “Anpha” tương tự với nhãn hiệu vở trên. Tuy nhiên, doanh nghiệp Y không bị xem là xâm phạm quyền sở hữu của doanh nghiệp X với nhãn hiệu “Anpha” vì hàng hóa mang nhãn hiệu này có bản chất, công dụng khác nhau, một bên là vở học sinh, một bên là bánh kẹo.
Không phải mọi sự trùng hoặc tương tự về dấu hiệu nhưng khác hàng hóa đều khơng xâm phạm. Ngoại lệ nói đến ở đây là nhãn hiệu nổi tiếng. Mặc dù bản chất, hình thức, cơng dụng, kênh tiêu thụ khác nhau nhưng chỉ cần “có khả năng gây
nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ đó với
chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng”35. Nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ không qua các
thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, việc thực tế sử dụng nhãn hiệu đã có thể là căn cứ phát sinh quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu. Không chỉ đặc biệt ở phát sinh quyền, nhãn hiệu nổi tiếng còn được bảo hộ khắt khe và chặt chẽ hơn. Hàng hóa mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng khơng có liên quan, không tương tự cũng không cùng công dụng với loại hàng hóa mang nhãn hiệu nổi tiếng vẫn bị xem là xâm phạm. Tính khắt khe cịn thể hiện ở việc dấu hiệu này có thể ở dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng vẫn bị xem là xâm phạm nhãn hiệu. Lý giải cho tính chất này xuất phát từ đặc điểm của nhãn hiệu nổi tiếng tính phổ biến cao, được biết đến ở nhiều khu vực địa lý khác
35
nhau, bất kỳ một hàng hóa nào dù khác loại, mục đích sử dụng, thị trường tiêu thụ với hàng hóa mang nhãn hiệu nổi tiếng nhưng cũng có thể khiến người tiêu dùng nhầm lẫn về nguồn gốc sản phẩm. Bởi nhãn hiệu nổi tiếng đã khắc sâu trong ý thức về chất lượng, uy tín, mẫu mã của sản phẩm, tạo cho họ ý nghĩ rằng hàng hóa nào mang nhãn hiệu này đều đạt đến mức nhất định về chất lượng cũng như uy tín hoặc có thể khiến họ nghĩ rằng chủ nhãn hiệu này là một hình thức đầu tư khác của chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng, chẳng hạn cơng ty con, góp vốn, hợp tác kinh doanh,... Chính từ lý do này mà yêu cầu khiến người tiêu dùng nhầm lẫn về nguồn gốc sản phẩm gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng được đặt ra như là điều kiện để xem xét yếu tố xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng. Điều này cũng mang ý nghĩa, không phải mọi trường hợp cứ sử dụng dấu hiệu hàng hóa trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng đều hành vi xâm phạm, chứng minh được sản phẩm mang dấu hiệu bị nghi ngờ đó khơng khiến người tiêu dùng nhầm lẫn cũng không tạo ra những ấn tượng sai lệch về mối quan hệ với chủ nhãn hiệu nổi tiếng là căn cứ được pháp luật cho phép kết luận không xâm phạm quyền chủ sở hữu đối với nhãn hiệu nổi tiếng. Như trong trường hợp ví dụ nêu trên, giả sử “Anpha” là nhãn hiệu nổi tiếng, hành vi sử dụng dấu hiệu tương tự của doanh nghiệp Y dù khác mặt hàng vẫn xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu với điều kiện việc sử dụng này dẫn đến người tiêu dùng lầm tưởng doanh nghiệp X, chủ sở hữu nhãn hiệu “Anpha”, đầu tư sang lĩnh vực bánh kẹo và mặt hàng bánh kẹo mang dấu hiệu “Anpha” cũng được sản xuất bởi X.
Thứ ba, người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và khơng phải là người được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép. Bên cạnh chủ sở hữu nhãn hiệu, một số chủ thể khác cũng được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng nhãn hiệu mà không bị xem là xâm phạm. Xuất phát từ ý chí của chủ sở hữu, chủ sở hữu có quyền cho phép người khác sử dụng tài sản của mình thơng qua tặng, cho, để thừa kế, hợp đồng nhượng quyền hoặc hợp đồng li xăng, từ đó, người tiếp nhận trở thành chủ sở hữu và việc sử dụng của họ là hợp pháp. Trong quy định pháp luật sở hữu trí tuệ, hai trường hợp việc sử dụng nhãn hiệu, chủ yếu là nói đến hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ, khơng bị xem là có yếu tố xâm phạm. Hai trường hợp nói đến đã được nhắc ở phần quyền
ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu của mình ở trên. Một là, chủ thể khác có quyền lưu thơng, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngồi một cách hợp pháp, trừ sản phẩm khơng phải do chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra thị trường nước ngoài. Hai là, sử dụng một cách trung thực tên người, dấu hiệu mô tả chủng loại, số lượng, chất lượng, công dụng, giá trị, nguồn gốc địa lý và các đặc tính khác của hàng hố. Ở hai trường hợp này, chủ thể sử dụng nhãn hiệu được pháp luật cho phép.
Căn cứ thứ tư, hành vi bị xem xét xảy ra tại Việt Nam. Nguyên tắc bảo hộ quốc gia đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ cũng được áp dụng trong trường hợp xem xét các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Hành vi xảy ra tại Việt Nam giới hạn về mặt khơng gian, phạm vi trong lãnh thổ nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhãn hiệu Việt Nam vẫn có thể được bảo hộ bên ngồi lãnh thổ Việt Nam tuy nhiên, việc bảo hộ này phụ thuộc vào cơ chế pháp luật của quốc gia đó và vì vậy, xem xét xâm phạm quyền hay không cũng như trách nhiệm pháp lý phát sinh thế nào tùy thuộc vào quy định tại quốc gia đó. Ngày nay, sự bùng nổ của Internet tạo cho con người hiện đại nhiều cơ hội kết nối, giao tiếp, kinh doanh với mọi người trên toàn thế giới, một thế giới mà biên giới quốc gia khơng có cọc cũng khơng có mốc cắm. Chính vì có sự phát triển của thế giới mạng, xác định lãnh thổ Việt Nam như thế nào chỉ riêng trong bảo hộ nhãn hiệu cũng đã được quy định cụ thể. Một hành vi xảy ra trên mạng Internet nhưng nhằm vào người
tiêu dùng hoặc người dùng tin tại Việt Nam36
thì bị xem là xảy ra tại Việt Nam, thỏa mãn căn cứ thứ tư. Chứng minh căn cứ hành vi xảy ra trên Internet lại phụ thuộc vào ý chí chủ quan của người thực hiện, nhằm vào người tiêu dùng Việt Nam có thể được thực hiện thơng qua những cách thức nào? Như thế nào thì người dùng tin tại Việt Nam? Người viết cho rằng, ngôn ngữ sử dụng - tiếng Việt có thể đương nhiên được xem là hướng đến người tiêu dùng Việt, ngoại trừ trường hợp ghi rõ đây là sản phẩm hướng đến người tiêu dùng bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Căn cứ tiếp theo có thể được xem là nhằm vào người tiêu dùng Việt Nam là việc đăng quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, các hoạt động tương tự nhằm tiếp cận thị trường được thực hiện
36
trên các trang báo điện tử Việt Nam hoặc các website của người Việt, đương nhiên loại trừ trường hợp ghi rõ hướng đến người tiêu dùng nước ngồi. Ứng phó trước quan hệ xã hội ngày càng đa dạng, pháp luật cũng đã cố gắng điều chỉnh, tuy nhiên, có thể chưa có nhiều cơ sở thực tế cũng như kinh nghiệm để đưa ra một quy định cụ thể hơn. Chắc chắn trong thời gian tới, pháp luật về hoạt động trên Internet sẽ được quan tâm hơn, việc bảo hộ nhãn hiệu trong mơi trường mạng cũng sẽ dần được hồn thiện.
Thỏa mãn bốn căn cứ là cơ sở để xem xét hành vi có xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Trên thực tế, hành vi xâm phạm đối tượng sở hữu trí tuệ đang có xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây, quy định tại Luật SHTT lại quy định bằng phương pháp liệt kê hành vi có thể khơng thể đáp ứng được tình hình xã hội. Vì vậy, bốn căn cứ vừa là điều kiện đầu tiên để xác định hành vi đã thực hiện có xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu khơng vừa là cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý khi hành vi xảy ra có dấu hiệu vi phạm nhưng khơng thuộc phạm vi luật giới hạn.
Luật SHTT đưa ra bốn trường hợp xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:
Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:
a) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó;
b) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;
c) Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;
d) Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hố, dịch vụ khơng trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả