Được quy định trong pháp luật EU tại Chỉ thị số 2008/95/EC về nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền ngăn cấm người thứ ba sử dụng nhãn hiệu của mình nếu
38
không được cho phép, độc quyền sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký của mình. Trong hai trường hợp, hành vi được xem là xâm phạm độc quyền sở hữu nhãn hiệu của chủ sở hữu: (1) sử dụng các dấu hiệu giống hệt (identical) với nhãn hiệu đã đăng ký cho loại hàng hóa tương tự với hàng hóa trong danh mục đã được đăng ký; (2) sử dụng các dấu hiệu giống (identity) hoặc tương tự (similarity) nhãn hiệu đã đăng ký, hàng hóa mang dấu hiệu bị nghi ngờ giống hoặc tương tự với hàng hóa mang nhãn hiệu đã được đăng ký, điều này dẫn đến một sự nhầm lẫn (a likelihood of confusion) của người tiêu dùng, bao gồm cả sự nhầm lẫn về mối liên quan giữa nhãn hiệu đã đăng ký và dấu hiệu39. Điều kiện để xem xét một dấu hiệu có xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu trong pháp luật EU chỉ quy định ở hai trường hợp, không giải thích và phân loại nhiều trường hợp như Việt Nam. Trường hợp thứ nhất, trùng dấu hiệu, trùng hàng hóa tương đồng với quy định của Việt Nam; trường hợp thứ hai, trùng hoặc tương tự dấu hiệu, trùng hoặc tương tự hàng hóa bao quát luôn hai trường hợp tiếp theo tại quy định trong pháp luật Việt Nam. Về mặt kỹ thuật lập pháp, quy định tách riêng như Việt Nam có ưu điểm cho việc hiểu và phân biệt các trường hợp, song khi áp dụng thực tế, giữa trùng và tương tự, giới hạn rất mong manh, vì vậy, ưu điểm này lại biến thành nhược điểm. Mặc dù cách quy định của EU có phần khó hiểu hơn nhưng khi áp dụng thực tế, người áp dụng không phân vân phải xếp vào trường hợp trùng hay trường hợp tương tự. Riêng với nhãn hiệu nổi tiếng, luật chung liên minh EU không đưa ra những quy định cụ thể40
, mà cho phép quốc gia thành viên đưa ra những quy định phù hợp cho trường hợp một hành vi xâm phạm đối với nhãn hiệu nổi tiếng khi có một dấu hiệu trùng hoặc tương tự nhãn hiệu nổi tiếng, dù mặt hàng không tương tự, không liên quan đến mặt hàng mang nhãn hiệu nổi tiếng. Cụ thể hóa thế nào là sử dụng dấu hiệu có thể bị xem xét là xâm phạm, một số hành vi được nêu ra: dán dấu hiệu vào hàng hóa hoặc bao bì, dùng dấu hiệu để chào hàng cho đối tác, tung sản phẩm ra thị trường hoặc lưu trữ hàng hóa phục vụ cho hai mục đích trên, xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa mang dấu hiệu, dùng dấu hiệu trên giấy tờ của doanh nghiệp hoặc quảng cáo sản phẩm.
39
Khoản 1 điều 2 Chỉ thị 2008/95/EC
40 “Pháp luật nhãn hiệu châu Âu có rất ít quy định vụ thể về nhãn hiệu nổi tiếng xem như một mục riêng về vấn đề nhãn pháp lý”, Jeremy Phillips,”Ttrademark law – A practical Anatomy”, Oxford University Press 2003, tr.403, đoạn 12.31
Các trường hợp nêu trên chỉ mang tính tiêu biểu (inter alia), khơng phải là giới hạn hành vi xâm phạm, đặt nó vào trong luật giúp cho người áp dụng có thể nhanh chóng nắm bắt và xác định được hành vi xâm phạm, bởi đây là những hành vi thơng thường, phổ biến nhất. Ngồi phạm vi này, bất kỳ hành vi nào sử dụng dấu hiệu đáp ứng các điều kiện tại khoản 1, 2 vẫn có thể bị xem là xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu. Nắm rõ độ chênh giữa luật và thực tế, quy định kiểu bao gồm nhưng không phải tất cả mang lại hiệu quả lớn trong áp dụng pháp luật và tránh được tình trạng luật khơng điều chỉnh do quan hệ xã hội ngày càng đa dạng.
1.3.2 Hậu quả pháp lý của hành vi xâm phạm
1.3.2.1 Pháp luật Việt Nam
Thiệt hại phát sinh luôn được xem như hậu quả pháp lý của hành vi xâm phạm. Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, thiệt hại là sự tổn thất thực tế về vật chất và tinh thần
do hành vi xâm phạm trực tiếp gây ra cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ41. Tổn thất
được xem là thiệt hại khi nó mang tính thực tế, tổn thất về vật chất và tinh thần, phải do hành vi xâm phạm trực tiếp gây ra. Điều kiện của tính thực tế được pháp luật giải thích: tổn thất vật chất hoặc tinh thần là có thực và thuộc về người bị thiệt hại và người thực hiện hành vi xâm phạm có khả năng đạt được lợi ích, có sự giảm sút hoặc mất lợi ích của người bị thiệt hại sau khi hành vi xâm phạm xảy ra so với khả năng đạt được lợi ích đó khi khơng có hành vi xâm phạm và hành vi xâm phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự giảm sút, mất lợi ích đó. (1) Tổn thất phải có thật, khơng phải là thiệt hại trong tương lai, thiệt hại do dự tính và chưa xảy ra trên thực tế. Tổn thất thuộc về người bị thiệt hại, không phải người thứ ba, đồng nghĩa với tổn thất của người thứ ba khơng được tính vào thiệt hại của chủ thể bị xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Song, chỉ có thể xác định là thiệt hại từ hành vi xâm phạm khi chủ thể thực hiện hành vi đạt được một lợi ích nhất định từ việc xâm phạm nhãn hiệu của chủ thể có quyền. (2) Tổn thất khơng chỉ được tính ở vật chất cụ thể, có giá trị nhất định mà cịn được tính ở giá trị tinh thần bị mất mát do hành vi xâm phạm gây ra, có thể là uy tín, danh tiếng,... Nhìn vào thực tế, giá trị vật chất được tính như thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra chỉ là một phần nhỏ và
41
không thể tương xứng với thiệt hại về mặt tinh thần. Bởi nhãn hiệu được xem như bộ mặt của doanh nghiệp khi người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa. Giả, nhái nhãn hiệu gây ra sự hiểu lầm lớn cho người tiêu dùng, có thể làm giảm sút niềm tin nơi người tiêu dùng đối với doanh nghiệp. Dù có khắc phục bằng cách thức nào đi nữa, ấn tượng của người tiêu dùng đối với hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ bị giảm sút đáng kể. Đây là thiệt hại khó có thể khắc phục được. (3) Tổn thất cịn mang tính trực tiếp. Hành vi xâm phạm nhãn hiệu gây ra nhiều loại tổn thất khác nhau, nhưng chỉ những tổn thất phát sinh do chính hành vi xâm phạm mới được tính là thiệt hại, những tổn thất phát sinh từ tổn thất trực tiếp hoặc từ một tổn thất khác cũng do hành vi xâm phạm gây ra thì khơng được xem là thiệt hại. Điều này có nghĩa là hành vi xâm phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại, ngược lại, thiệt hại xảy ra trên thực tế phải là hậu quả của hành vi xâm phạm quyền sở hữu của chủ sở hữu nhãn hiệu gây ra. Bất kỳ một tổn thất nào khác không phát sinh trực tiếp từ hành vi xâm phạm sẽ không phải là thiệt hại – hậu quả pháp lý.
Thiệt hại vật chất bao gồm các tổn thất về tài sản, mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh, chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại. Thiệt hại về tinh thần bao gồm các tổn thất về danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng và những tổn thất khác về tinh thần42.
Xác định mức độ thiệt hại của chủ thể bị xâm phạm quyền là cơ sở để quyết định trách nhiệm pháp lý của chủ thể xâm phạm đối với hành vi xâm phạm quyền. Yêu cầu đặt ra là phải xác định chính xác, đầy đủ và có cơ sở. Từng loại tổn thất phải được tính tốn thế nào sẽ được trình bày ở phần tiếp theo.
1.3.2.1.1. Tổn thất về tài sản
Nhãn hiệu hàng hóa là một loại tài sản vơ hình của chủ sở hữu nhãn hiệu, khơng tồn tại khách quan nhưng được thể hiện thơng qua các dấu hiệu, nhờ đó mà người tiêu dùng nhận biết được hàng hóa. Hành vi xâm phạm nhãn hiệu (giả, nhái nhãn hiệu) thật ra khơng làm “sứt, mẻ” nhãn hiệu bởi nó khơng tồn tại ở trạng thái vật chất nhưng lại có thể làm giảm giá trị của nó. Nhãn hiệu được định giá thơng qua sự nổi tiếng, uy tín và thị phần của sản phẩm mang nhãn hiệu đó. Dù khơng tồn tại
42
thực tế nhưng nhãn hiệu có giá trị nhất định, giá trị này có thể tăng hoặc giảm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong số đó có uy tín chủ sở hữu hoặc doanh nghiệp sản xuất. Là một tài sản vơ hình có giá trị nhất định, khi bản thân giá trị của nhãn hiệu bị giảm sút thì tổng tài sản của chủ sở hữu cũng bị giảm sút theo.
Hiện nay, liên quan đến giá trị của nhãn hiệu, hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu và hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đang thu hút sự quan tâm lớn của các nhà nghiên cứu cũng như doanh nghiệp. Trong hợp hai hợp đồng này, nhãn hiệu sẽ được định giá và chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ có những lợi ích tương ứng với giá trị của nhãn hiệu mang đi chuyển nhượng hoặc chuyển quyền sử dụng. Tổn thất về tài sản của chủ sở hữu khi có hành vi xâm phạm xảy ra là sự giảm sút giá trị của nhãn hiệu trong hợp đồng chuyển nhượng và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.
Đánh giá được vai trò quan trọng của nhãn hiệu cùng với sự mở rộng các quan hệ thương mại, góp vốn bằng thương hiệu đang được cân nhắc để áp dụng. Thương hiệu không đồng nhất với nhãn hiệu, khái niệm thương hiệu không phải là một khái niệm pháp lý, việc xem xét có cho phép góp vốn bằng thương hiệu hay khơng sẽ dẫn đến nhiều vấn đề nảy sinh về mặt khái niệm sử dụng. Nếu được chấp nhận, nhãn hiệu cũng trở thành đối tượng góp vốn. Hành vi xâm phạm nhãn hiệu làm giảm giá trị thương hiệu cịn có thể sẽ dẫn đến phần vốn góp của chủ sở hữu nhãn hiệu trong doanh nghiệp.
1.3.2.1.2. Giảm sút về thu nhập, lợi nhuận
Lợi nhuận được tính đầu tiên được tính từ trực tiếp sử dụng, khai thác nhãn hiệu thể hiện các hoạt động của chủ sở hữu nhãn hiệu được trình bày ở phần nội dung quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Các hoạt động này phát sinh doanh thu cho chủ sở hữu từ đó có thể sẽ sinh lợi nhuận. Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh và các yếu tố khác, lợi nhuận cao hoặc thấp. Hành vi xâm phạm nhãn hiệu khiến cho doanh thu của doanh nghiệp có thể sẽ giảm sút do bị mất thị phần người tiêu dùng lầm tưởng mua hàng hóa nhái, giả nhãn hiệu.
Thu nhập, lợi nhuận có được từ việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Nguồn thu này phụ thuộc vào điều khoản trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
hoặc thỏa thuận của các bên trong hợp đồng nếu thu nhập chủ thể chuyển quyền được tính trên thu nhập của chủ thể nhận chuyển quyền. Xuất hiện hàng hóa nhái, giả trên thị trường khiến thu nhập của chủ thể nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu giảm sút về doanh thu từ đó mà chủ sở hữu nhãn hiệu nhận về khoản thu nhập hoặc lợi nhuận giảm sút theo.
Mức thu nhập, lợi nhuận được lấy làm mốc so sánh với thu nhập, lợi nhuận khi có hành vi xâm phạm xảy ra có thể lấy một trong ba căn cứ:
(1) Mức thu nhập, lợi nhuận thực tế trước và sau khi xảy ra hành vi xâm phạm, tương ứng với từng thu nhập, lợi nhuận trên.
(2) Sản lượng, số lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thực tế tiêu thụ hoặc cung ứng trước và sau khi xảy ra hành vi xâm phạm.
(3) Giá bán thực tế trên thị trường của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ trước và sau khi xảy ra hành vi xâm phạm.
1.3.2.1.3. Tổn thất về cơ hội kinh doanh
Thiệt hại do hành vi xâm phạm nhãn hiệu gây ra bao gồm cả cơ hội kinh doanh. Khác với tổn thất tài sản và tổn thất thu nhập, lợi nhuận, cơ hội kinh doanh không thể xác định một cách rõ ràng qua các phép so sánh hay tính tốn thơng thường. Nói đến cơ hội là nói đến khả năng có thể đạt được, cơ hội kinh doanh lại càng mơ hồ. Giải quyết sự mơ hồ này, pháp luật cũng đưa ra giải thích cơ hội kinh doanh ở đây là khoản thu nhập lẽ ra sẽ có được nếu khai thác, sử dụng nhãn hiệu trên thực tế và khoản thu có thể sẽ có được qua hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu và các cơ hội kinh doanh khác có thể có được43.
Hành vi xâm phạm nhãn hiệu có thể khiến cho chủ sở hữu nhãn hiệu khơng có được khoản thu nhập trên. Vì vậy, tổn thất về cơ hội kinh doanh là thiệt hại về giá trị tính được thành tiền của khoản thu nhập đáng lẽ người bị thiệt hại có thể có được khi thực hiện các khả năng trên nhưng thực tế khơng có được khoản thu nhập đó do hành vi xâm phạm gây ra.
43
Mặc dù đã được giải thích khá cụ thể nhưng tính thực tế của quy định này áp dụng cho đối tượng nhãn hiệu không cao. Trực tiếp khai thác, sử dụng, nhãn hiệu ở trường hợp này phải là nhãn hiệu đã đăng ký nhưng chưa được sử dụng hoặc sử dụng quy mô nhỏ trong một khu vực nhất định. Hàng hóa giả nhãn hiệu này được tung ra thị trường khiến hàng hóa mang nhãn hiệu thực sự khơng cịn cơ hội tiếp cận với khu vực địa lý trên nữa. Nhưng, khi nhãn hiệu chưa gây được một độ uy tín nhất định, khả năng bị nhái, bị làm giả không cao. Ở góc độ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, chỉ có thể áp dụng khoản thiệt hại này trong trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu và người thứ ba đang trong quá trình đàm phán hợp đồng, hành vi xâm phạm nhãn hiệu làm người thứ ba này từ chối ký hợp đồng. Khi rơi vào trường hợp cụ thể đó, chủ sở hữu mới chứng minh được mình mất cơ hội kinh doanh trên nhãn hiệu. Tổn thất mới được tính tốn bằng chính giá trị hợp đồng mà lẽ ra chủ sở hữu nhãn hiệu đã được hưởng nếu hợp đồng ký thành.
1.3.2.1.4. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại
Khi có hành vi xâm phạm đối với tài sản, chủ sở hữu tìm mọi cách để ngăn chặn thiệt hại xảy ra và hạn chế tối đa thiệt hại nếu có thiệt hại. Việc làm này phù hợp với yêu cầu nghĩa vụ ngăn chặn và hạn chế thiệt hại của người bị thiệt hại trong vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Chi phí cho ngăn chặn, khắc phục thiệt hại được tính vào thiệt hại của chủ thể bị xâm phạm hồn tồn hợp lý và thích đáng.
Chi phí được xem hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại gồm chi phí cho việc tạm giữ, bảo quản, lưu kho, lưu bãi đối với hàng hố xâm phạm, chi phí thực hiện các biện pháp khẩn cấp tạm thời, chi phí hợp lý để thuê dịch vụ giám định, ngăn chặn, khắc phục hành vi xâm phạm và chi phí cho việc thơng báo, cải chính trên phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến hành vi xâm phạm44
. Nhìn chung, đây là các loại chi phí phục vụ cho khơng chỉ là ngăn chặn, khắc phục thiệt hại mà còn cho hoạt động liên quan đến chứng minh (chi phí hợp lý để thuê dịch vụ giám định), khôi phục sau vi phạm (chi phí cho việc thơng báo, cải chính trên phương tiện thơng tin đại chúng).
Khi có hành vi xâm phạm đối với tài sản, chủ sở hữu tìm mọi cách để ngăn chặn thiệt hại xảy ra và hạn chế tối đa thiệt hại nếu có thiệt hại. Việc làm này phù