Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu

2.2. Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật giải quyết xung đột giữa

2.2.1. Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu

nhãn hiệu và tên thương mại trong xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu

2.2.1.1. Một số tình huống áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết xung đột

Để có cái nhìn cụ thể hơn về thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết mối quan hệ xung đột giữa nhãn hiệu và tên thƣơng mại, tác giả xin đƣợc đƣa ra một số tính huống điển hình đã đƣợc xử lý tại Cục SHTT nhƣ sau:

Tình huống 1: Nhãn hiệu trùng với tên thương mại đồng thời là tên đi ̣a danh

Ngày 02/01/2009, Công ty TNHH Tiến Minh có địa chỉ tại số 404 đƣờng Ngô Gia Tƣ̣, phƣờng Tiền An, thành phố Bắc Ninh , tỉnh Bắc Ninh đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “HWASUNG” cho các sản phẩm thuộc nhóm 19 (“ống nƣớc làm bằng nhựa cứng và phụ kiện bằng nhựa cứng kèm theo nhƣ cút chếch, khớp nối”) theo số đơn biên nhận: 4-2009-00024. Cục SHTT đã ra thông báo kết quả thẩm định nội dung, theo đó nhãn hiệu không đƣợc bảo hộ vì “HWASUNG” là phiên âm tiếng Anh chính thức của một thành phố tại Hàn quốc đồng thời là tên thƣơng mại đang đƣợc sử dụng của Công ty HWASUNG, một doanh nghiệp Hàn Quốc. Nhãn hiệu đã chính thức bị từ chối bởi Quyết định từ chối ngày 03/08/2010.

Trong trƣờng hợp nà y, rõ ràng nhận thấy , nhãn hiệu Hwasung là phiên âm tiếng Anh của thành phố ta ̣i Hàn Quốc, trong khi ngƣời nộp đơn lại là một công ty có trụ sở tại Việt Nam, vì vậy, viê ̣c đăng ký và sƣ̉ du ̣ng nhãn hiê ̣u này sẽ làm hiểu sai lệch , gây nhầm lẫn hoă ̣c có tính chất lƣ̀a dối ngƣời tiêu dùng về nguồn gốc xuất xƣ́ của hàng hóa mang nhãn hiê ̣u, cụ thể là ngƣời tiêu dùng có thể lầm tƣởng các sản phẩm mang nhãn hiệu này có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Theo đó, việc từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu này theo điều 73.5 Luật SHTT là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, việc sử dụng thêm điều 74.2.k làm căn cứ từ chối đối với đơn đăng ký nhãn hiệu này cần phải đƣợc cân nhắc kỹ càng hơn bởi những lý do sau:

Cục SHTT chỉ đề cập đến việc “HWASUNG” là tên thƣơng mại của mô ̣t doanh nghiệp Hàn Quốc - Công ty Hwasung mà không đề cập cụ thể đến

ngành nghề, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Doanh nghiệp này (Doanh nghiệp có cùng ngành nghề lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu nộp đơn hay không, có hoạt động hay hiện diện thương mại ở Việt

Nam hay không?). Vậy, căn cứ vào đâu để Cục SHTT cho rằng nhãn hiệu nộp

đơn có khả năng gây nhầm lẫn với tên thƣơng mại của doanh nghiệp Hàn Quốc nói trên.

- “HWASUNG” là phiên âm tiếng Anh của thành phố ta ̣i Hàn Quốc , liệu việc chỉ sử dụng tên này nhƣ một tên thƣơng mại có đáp ứng điều kiện bảo hộ nó nhƣ một tên thƣơng mại cho Công ty HWASUNG hay không? Bởi theo quy định của Luật SHTT, một tên thƣơng mại đƣợc bảo hộ phải đáp ứng các điều kiện sau: (i) 1. Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng; Theo quy định của Luật doanh nghiệp (Nghị đi ̣nh số 43/2010/ND-CP về đăng ký tên doanh nghiê ̣p), tên doanh nghiệp phải viết đƣợc bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phát âm đƣợc và phải có hai thành tố sau đây: a) Thành tố thứ nhất; Loại hình doanh nghiệp, bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn …, công ty cổ phần, ….; công ty hợp danh…; doanh nghiệp tƣ nhân…: b) Thành tố thứ hai: Tên riêng của doanh nghiệp. Do phần lớn tên thƣơng mại là tên của doanh nghiệp, nên căn cứ vào hƣớng dẫn Luật doanh nghiệp trên thì “Tên riêng” là thành phần khác ngoài thành phần chỉ loại hình của cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên nếu hiểu nhƣ thế thì trong trƣờng hợp một tên thƣơng mại chỉ bao gồm thành phần chỉ loại hình kinh doanh (không chứa thành phần tên riêng) thì liệu thành phần này có thể đáp ứng điều kiện “đã được biết đến rộng rãi do sử dụng” nhƣ đề cập trong Luật sở hữu trí tuệ để có thể bảo hộ nó nhƣ tên thƣơng mại – đối tƣợng bảo hộ của quyền sở hữu công nghiệp. Để hợp lý hóa các quy định của Luật sở

hữu trí tuệ thì có lẽ thành phần tên riêng của doanh nghiệp sẽ không bao gồm thành phần mô tả tính chất, hình thức kinh doanh, địa điểm, nguồn gốc … Từ những phân tích này, có thể thấy “HWASUNG” là một tên thƣơng mại không chứa thành phần tên riêng, do đó phải đáp ứng điều kiện “đã được biết đến

rộng rãi do sử dụng” để đƣợc bảo hộ nhƣ một tên thƣơng mại theo quy định

của pháp luật Việt Nam. Vậy, điều này đã đƣợc chứng minh chƣa khi Cục Sở hữu trí tuệ khẳng định và sử dụng “HWASUNG” nhƣ một tên thƣơng mại đƣợc bảo hộ tại Việt Nam để làm căn cứ từ chối đăng ký nhãn hiệu “HWASUNG”.

- Bỏ qua những yêu cầu hiển nhiên khi từ chối một nhãn hiệu nhƣ đề cập trên, cần đặt ra một vƣớng mắc nữa về khả năng gây nhầm lẫn giữa nhãn hiệu và tên thƣơng mại còn phụ thuộc vào mức độ sử dụng, phổ biến của tên thƣơng mại đó tại Việt Nam. Bởi nếu chỉ thực hiện hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, phạm vi giới hạn trong một khu vực không lớn, không mang tính chất lâu dài, ổn định, liệu ngƣời tiêu dùng có thể biết đến tên thƣơng mại đó đến mức có thể nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa khi sử dụng sản phẩm mang nhãn hiệu nộp đơn hay không.

Tình huống 2: Nhãn hiệu nộp đơn trùng với một phần tên thương mại được sử dụng trước.

Ngày 19/06/2009, Công ty cổ phần c ửa cuốn Úc SMARTDOOR có tr ụ sở tại Cụm công nghiê ̣p Hà Bình Phƣơng , Liên Phƣơng, Thƣờng Tín, thành phố Hà Nô ̣i đã n ộp đơn đăng ký nhãn hiệu “Đồng Lực” cho sản phẩm “Cửa cuốn bằng hợp kim nhôm, cửa sổ và phụ kiện cửa sổ bằng kim loại; cửa ra vào và phụ kiện cửa ra vào bằng kim loại; cổng và phụ kiện cổng bằng kim loại (dùng trong xây dựng); vật liệu xây dựng bằng kim loại” thuộc nhóm 06. Công ty TNHH Đồng Lƣ̣c có địa chỉ tại 74 Trần Quang Khải , Hải Phòng thành lập năm 1995, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng đã nộp đơn phản

đối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Đồng Lực” với số đơn biên nhận PĐ4-2010-0162 trên cơ sở nhãn hiệu này tƣơng tự với tên thƣơng mại của Công ty đã đƣợc sử dụng từ trƣớc. Đơn đăng ký nhãn hiê ̣u nêu trên đã bi ̣ tƣ̀ chối toàn bô ̣ nhãn hiê ̣u và toàn bô ̣ sản phẩm /dịch vụ do trùng với tên thƣơng ma ̣i của Bên phản đối (Điều 74.2.k Luật SHTT 2009).

Trong trƣờ ng hợp này có thể thấy , để có cơ sở từ chối bảo hộ đối với nhãn hiệu “Đồng Lực”, điều kiện về quá trình sử dụng, lĩnh vực hoạt động đã đƣợc đáp ứng. Tuy nhiên, điều kiện về phạm vi hoạt động của chủ thể tên thƣơng mại cần phải cân nhắc kỹ hơn. Điều 76 Luật SHTT 2009 đã quy định rõ “Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh

vực và khu vực kinh doanh”. Công ty TNHH Đồng Lực là một công ty có trụ

sở tại Hải Phòng mặc dù là một trong những thành phố lớn trực thuộc Trung Ƣơng của Việt Nam tuy nhiên nếu bỏ qua việc chứng minh phạm vi hoạt động kinh doanh thực tế cũng nhƣ danh tiếng của Bên phản đối, nếu Bên phản đối thực chất là một công ty nhỏ, phạm vi hoạt động hẹp trong một quận, huyện thì khả năng tên thƣơng mại này đƣợc biết đến rộng rãi tại các tỉnh thành khác tại Việt Nam cũng là điều khó có thể khẳng định và kéo theo đó là khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa mang nhãn hiệu có thực sự chắc chắn hay không là vấn đề cần phải xem xét.

Tình huống 3: Nhãn hiệu trùng với tên thương mại không được sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam

Ngày 29/06/2009, Công ty cổ phần Thƣơng mại Thiết bị và Sản phẩm Công nghiệp có trụ sở tại 30/43 Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “remmers, hình” cho

các sản phẩm “chất tẩy rửa” thuộc nhóm 03. Đơn đăng ký nhãn hiệu này đã bị công ty Remmers Baustofftechnik GmbH (Đức) nộp phản đối đề nghị

không cấp văn bằng bảo hộ, số đơn phản đối là PĐ4-2010-0121. Công ty

Remmers Baustofftechnik GmbH (Đức) chuyên sản xuất kinh doanh hóa chất, vật liệu xây dựng đồng thời là chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký quốc tế 849993 (Nhãn hiệu “Remmers”), 910018 (“Remmers”) ở một số nƣớc. Đơn phản đối dựa trên lập luận rằng nhãn hiệu đăng ký trùng với tên thƣơng mại của công ty Remmers Baustofftechnik GmbH (Đức), do đó không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định tại Điều 74.2.k Luật SHTT.

Ngày 18/04/2012, Cục SHTT ra Thông báo số 2475/SHTT-NH2, theo đó Cục SHTT không chấp nhận đơn phản đối của Remmers Baustofftechnik GmbH với lý do đăng ký quốc tế 849993, 910018 không đƣợc yêu cầu đăng ký bảo hộ tại Việt Nam, tên thƣơng mại không đƣợc sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam. Nhãn hiệu này đã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa sau đó.

Việc xác lập quyền đối với tên thƣơng mại đƣợc thực hiện thông qua sử dụng. Trên thực tế, công ty Remmers Baustofftechnik GmbH đƣợc thành lập và hoạt động tại Đức, và với việc hoạt động hợp pháp dƣới tên thƣơng mại Remmers Baustofftechnik GmbH, công ty này đã xác lập quyền của mình đối với tên thƣơng mại. Vấn đề cần xác định ở đây là phạm vi bảo hộ tên thƣơng mại đó ra sao. Nhƣ đã phân tích ở trên, phạm vi bảo hộ tên thƣơng mại đƣợc xác định dựa trên khu vực kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh. Trong tình huống này, lĩnh vực kinh doanh của công ty này là hoá chất, vật liệu xây dựng, do đó cần làm rõ hoá chất mà công ty này sản xuất có bao gồm “chất tẩy rửa” hay không. Liên quan đến khu vực kinh doanh, theo định nghĩa về tên thƣơng mại trong Luật SHTT, khu vực kinh doanh là nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, có khách hàng hoặc có danh tiếng. Công ty Remmers Baustofftechnik GmbH không có hoạt động cũng nhƣ hiện diện thƣơng mại tại Việt Nam do đó, việc có bạn hàng hay có khách

hàng là khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, chỉ dựa vào việc công ty này chƣa từng sử dụng tên thƣơng mại tại Việt Nam để kết luận Remmers Baustofftechnik GmbH không đủ điều kiện để đƣợc bảo hộ tên thƣơng mại của mình tại Việt Nam là chƣa thực sự thoả đáng. Bởi, nếu trong trƣờng hợp danh tiếng của công ty này đã lan đến Việt Nam, bất chấp việc công ty này chƣa hoạt động kinh doanh tại đây và bất cứ công ty nào hoạt động trong lĩnh vực này tại Việt Nam cũng biết đến danh tiếng của Remmers Baustofftechnik GmbH thì liệu cái tên Remmers Baustofftechnik GmbH có thể đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ nhƣ một tên thƣơng mại tại Việt Nam hay không. Theo đó, việc Cục SHTT cấp GCNĐKNHHH cho nhãn hiệu “remmers, hình” mà chƣa xét đến danh tiếng của công ty này đã phù hợp với quy định pháp luật và thông lệ quốc tế cũng nhƣ thực tế xem xét về khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa mang nhãn hiệu hay chƣa.

Tình huống 4: Một phần nhãn hiệu nộp đơn trùng với tên thương mại đồng thời là tên doanh nghiệp đã được sử dụng trước

Ngày 09/07/2009, Công Ty Cổ Phần Hoá Chất Sơn Hoàng Kiều, Thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “HK Sơn Hoàng Kiều HOANG KIEU PAINT, hình” với số đơn biên nhận là 4-2009-13950 cho các sản phẩm “Các loại sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt), thuốc màu, véc ni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ” thuộc nhóm 02. Đơn này đã bị Công ty cổ phần Hoàng Kiều, tập thể Đƣờng Thủy, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội phản đối cấp văn bằng (Số đơn phản đối PĐ4-2009-0591) trên cơ sở nhãn hiệu tƣơng tự gây nhầm lẫn với tên thƣơng mại của Công ty này đã đƣợc sử dụng trƣớc, theo thông tin cung cấp: Công ty cổ phần Hoàng Kiều thành lập năm 2007 và cũng sản xuất kinh doanh sơn.

chối phần chữ “HOÀNG KIỀU” vì tƣơng tự gây nhầm lẫn với tên thƣơng mại của Bên phản đối (Điều 74.2.k). Ngày 31/07/2012 Cục SHTT đã ra Quyết định từ chối đơn đăng ký NHHH nói trên do Ngƣời nộp đơn không trả lời Thông báo Thẩm định nội dung.

Trong tình huống này, đáp ứng đầy đủ các điều kiện để đƣợc bảo hộ tên thƣơng mại tại Việt Nam, với cùng lĩnh vực (sơn) và khu vực kinh doanh (Thanh Trì, Hà Nội), theo đánh giá của Cục SHTT, việc gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa cho ngƣời tiêu dùng là hoàn toàn có thể xảy ra. Do vậy, việc Cục SHTT chấp nhận Phản đối đơn và từ chối cấp nhãn hiệu là hoàn toàn hợp lý.

Tình huống 5: Nhãn hiệu trùng với tên thương mại không đồng thời là tên doanh nghiệp đã được sử dụng trước.

Ngày 13/05/2010, Công ty TNHH Xuân Mai tại Xã Thành Lập, Huyê ̣n Luơng Sơn, tỉnh Hòa Bình đã nộp đơn xin đăng ký nhãn hiệu “TRUNG SON” cho các sản phẩm “Xi măng; clanh-ke (xi măng đƣợc làm từ nguồn đá vôi và đất sét nung ở nhiệt độ cực cao); đá xây dựng; tấm lợp xi măng; bê tông thƣơng phẩm; cấu kiện bê tông đúc sẵn” thuộc nhóm 19 theo số đơn biên nhận 4-2010-10189. Nhãn hiệu trên bị Cục SHTT từ chối vì tƣơng tự gây nhầm lẫn với tên thƣơng ma ̣i “D ự án Nhà máy xi măng Trung Sơn” của Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh, địa chỉ tại xã Trung Sơn, huyện Lƣơng Sơn, tỉnh Hòa Bình (Điều 74.2.k). Đơn nói trên bị chính thức từ chối ngày 14/04/2014.

Dự án “Nhà máy xi măng Trung Sơn” là dự án lớn đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ và UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt từ trƣớc khi Công ty TNHH Xuân Mai nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “TRUNG SON” cho sản phẩm “Xi măng”. Với cùng lĩnh vực, khu vực kinh doanh (cùng sản xuất và kinh doanh sản phẩm Xi măng tại tỉnh Hòa Bình), với danh tiếng của dự án đƣợc đƣa vào

Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng đến năm 2010 và định hƣớng đến năm 2020, Công ty TNHH Xuân Mai không thể không biết đến dự án này, cũng nhƣ khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa mang nhãn hiệu là không thể tránh khỏi. Do vậy, có thể nhận thấy kết quả thẩm định nội dung là phù hợp với quy định pháp luật hiện hành cũng nhƣ thực tế xem xét khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa mang nhãn hiệu.

Xem xét các tình huống giải quyết xung đột nêu trên, có thể thấy, thực tiễn mối quan hệ giữa nhãn hiệu và tên thƣơng mại khá phức tạp, nảy sinh nhiều tình huống khác nhau trong quá trình xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu chƣa đƣợc giải quyết triệt để. Thực trạng này đã và đang nảy sinh những vƣớng mắc, bất cập trong việc áp dụng các quy định pháp luật hiện hành trong giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu và tên thƣơng mại sẽ đƣợc đề cập ở phần sau. Tuy nhiên, xung đột giữa nhãn hiệu và tên thƣơng mại không chỉ này sinh trong xác lập quyền đối với nhãn hiệu thông qua đăng ký mới mà còn tồn tại trong giải quá trình xác lập quyền đối với nhãn hiệu thông