Việc xác lập quyền đối với nhãn hiệu đƣợc thực hiện theo nguyên tắc đăng ký với cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định cụ thể. Theo Điều 6 Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành một số điều luật SHTT về SHCN đƣợc sửa đổi bổ sung theo Nghị định 122/2010/NĐ-CP, quyền sở hữu đối với nhãn hiệu "được xác lập trên cơ sở quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về SHCN cấp văn
bằng bảo hộ cho người nộp đơn đăng ký", và “quyền sở hữu đối với nhãn hiệu
đăng ký quốc tế theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid được xác lập trên cơ sở công nhận của cơ quan quản lý nhà nước đối với đăng ký quốc tế đó”. Còn đối với nhãn hiệu nổi tiếng thì "được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng rộng rãi nhãn hiệu đó theo quy định tại Điều 75 Luật SHTT mà không
cần thủ tục đăng ký". Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, quyền
nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thuộc về các cá nhân, pháp nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp. Các chủ thể này có thể chỉ thực hiện việc sản xuất sản phẩm hoặc chỉ thực hiện kinh doanh dịch vụ hoặc có cả hai chức năng. Pháp luật cũng cho phép một cơ sở thƣơng mại nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa do mình đƣa ra thị trƣờng nhƣng do ngƣời khác sản xuất với điều kiện ngƣời sản xuất không sử dụng và không phản đối việc đăng ký đó.
mặc dù vẫn tuân theo cơ chế đăng ký, tuy nhiên xác lập quyền ở đây không chỉ giới hạn đối với chủ thể đăng ký nhãn hiệu lần đầu mà còn áp dụng đối với chủ thể tiếp nhận quyền SHCN từ ngƣời khác. Hiểu theo nghĩa này, xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu có thể đƣợc thực hiện thông qua việc đăng ký mới nhãn hiệu hoặc đăng ký chuyển giao quyền SHCN từ chủ thể khác đã đƣợc bảo hộ quyền đối với nhãn hiệu đó. Trong cả hai trƣờng hợp trên, pháp luật SHTT Việt Nam đều đã có các quy định pháp luật nhằm giải quyết xung đột quyền giữa nhãn hiệu và tên thƣơng mại, cụ thể nhƣ sau:
(i) Xác lập quyền thông qua đăng ký mới nhãn hiệu:
Điều 74(2) điểm k Luật SHTT quy định một trong những trƣờng hợp để nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt và bị từ chối bảo hộ nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu trùng hoặc tƣơng tự với tên thƣơng mại đang đƣợc sử dụng của ngƣời khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho ngƣời tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ. Cụ thể hóa điều này, Thông tƣ 01/2007/TT-BKHCN ngày 14.02.2007 có hƣớng dẫn nhƣ sau: Dấu hiệu bị coi là gây nhầm lẫn về nguồn gốc, xuất xứ của hàng hoá, dịch vụ trong các trƣờng hợp sau đây: (iii) “Dấu hiệu là từ ngữ trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng một cách hợp pháp cho cùng loại hàng hoá, dịch vụ và có khả năng làm cho người tiêu dùng lầm tưởng rằng hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu là do người có tên thương mại nói trên sản xuất, thực hiện.” [1]
Nhƣ vậy, về nguyên tắc, để đƣợc pháp luật bảo hộ, dấu hiệu phải không đƣợc trùng hoặc tƣơng tự với tên thƣơng mại đang đƣợc sử dụng của chủ thế khác. Quy định này nhằm ngăn ngừa sự nhầm lẫn của ngƣời tiêu dùng về nguồn gốc của hàng/hóa dịch vụ mang nhãn hiệu.
Mặc dù Việt Nam áp dụng nguyên tắc “First to file” trong bảo hộ nhãn hiệu, tức là quyền ƣu tiên đối với nhãn hiệu đƣợc xác định dựa trên ngày nộp
đơn của đơn đăng ký nhãn hiệu và sẽ thuộc về ngƣời nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sớm hơn. Tuy nhiên, nguyên tắc này cũng có ngoại lệ, đó là những nhãn hiệu xác lập quyền thông qua thực tiễn sử dụng. Trên thực tế, có hai cấp độ của thực tiễn sử dụng đƣợc đề cập trong Luật SHTT năm 2009, đó là nhãn hiệu đƣợc sử dụng và thừa nhận rộng rãi, quy định tại Điều 74.2.(g) và nhãn hiệu nổi tiếng quy định tại Điều 74.2.(i). Giống nhƣ tên thƣơng mại, quyền SHCN đối với cả hai loại nhãn hiệu này đều đƣợc xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng. Vậy, trong trƣờng hợp có xung đột với tên thƣơng mại xảy ra với hai loại nhãn hiệu này, quyền SHCN đối với tên thƣơng mại hay nhãn hiệu sẽ đƣợc bảo hộ. Dƣờng nhƣ quy định pháp luật hiện hành vẫn đang còn bỏ ngỏ vấn đề này.
Ngay cả các quy định pháp luật về điều kiện bảo hộ đối với tên thƣơng mại, trong đó có đề cập đến việc giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu và tên thƣơng mại, cũng không đề cập rõ ràng đến loại nhãn hiệu này.
Điều 78. Khả năng phân biệt của tên thƣơng mại
Tên thƣơng mại đƣợc coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
3. Không trùng hoặc tƣơng tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của ngƣời khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã đƣợc bảo hộ trƣớc ngày tên thƣơng mại đó đƣợc sử dụng. [20]
Quy định trên chỉ đề cập chung đến nhãn hiệu đã đƣợc bảo hộ mà không đề cập đến loại nhãn hiệu đƣợc sử dụng và thừa nhận rộng rãi, theo đó nếu nhƣ tên thƣơng mại đƣợc sử dụng sau ngày nhãn hiệu đƣợc bảo hộ thì quyền đối với nhãn hiệu sẽ đƣợc bảo vệ.
(ii) Xác lập quyền thông qua chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu
Thông thƣờng các Doanh nghiệp có thể lấy tên thƣơng mại để đăng ký nhãn hiệu với điều kiện tên thƣơng mại đó có tính phân biệt. Tuy nhiên, tên
thƣơng mại thƣờng dài, nhiều yếu tố của tên thƣơng mại có tính phân biệt không cao nên các Doanh nghiệp thƣờng lấy thành phần phân biệt của tên thƣơng mại làm nhãn hiệu hàng hoá. Trong trƣờng hợp này thì tên thƣơng mại và nhãn hiệu gần nhƣ là một, do Doanh nghiệp dùng tên gọi của mình làm dấu hiệu chính để phân biệt hàng hoá, dịch vụ với chủ thể khác.
Điều này dẫn đến thực tế việc chuyển nhƣợng cho một chủ thể khác các nhãn hiệu có yếu tố trùng/tƣơng tự với tên thƣơng mại của Bên Giao có thể dẫn đến xung đột giữa tên thƣơng mại và nhãn hiệu bởi sự đồng tồn tại giữa nhãn hiệu và tên thƣơng mại trùng/tƣơng tự của hai chủ thể khác nhau sẽ có thể gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa dịch vụ mang nhãn hiệu, ngƣời tiêu dùng sẽ lầm tƣởng các hàng hóa/dịch vụ đƣợc cung cấp bởi bên nhận chuyển nhƣợng vẫn là các hàng hóa/dịch vụ bắt nguồn từ Bên chuyển nhƣợng.
Theo Điều 138.1 Luật sở hữu trí tuệ 2009: “1. Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.”
Theo quy định tại khoản 1 Điều 148 Luật sở hữu trí tuệ 2009 thì đối với nhãn hiệu hàng hoá là loại quyền sở hữu đƣợc xác lập trên cơ sở đăng ký bảo hộ thì “hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp.”
Cùng với việc quy định bắt buộc đăng ký hợp đồng chuyển nhƣợng nhãn hiệu hàng hóa tại Cục Sở hữu trí tuệ, Luật sở hữu trí tuệ cũng đã dự trù đƣợc các tình huống phát sinh xung quanh vấn đề chuyển nhƣợng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong đó có vấn đề xung đột quyền giữa nhãn hiệu và tên thƣơng mại đề cập trên. Trong đó Điều 139 Luật SHTT quy định về các điều kiện hạn chế việc chuyển nhƣợng quyền sở hữu công nghiệp:
“4. Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm
Theo hƣớng dẫn tại Điều 48.3.l Thông tƣ 01/2007/TT-BKHCN ngày 14.02.2007: “Hợp đồng có nội dung không phù hợp với quy định về các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp tại Điều 139 của
Luật Sở hữu trí tuệ” [1] trong đó có khoản 4 đề cập trên sẽ bị từ chối đăng ký.
Nhƣ vậy, nguyên nhân của xung đột giữa nhãn hiệu và tên thƣơng mại trong chuyển nhƣợng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu đã đƣợc xác định, căn cứ pháp lý để từ chối đăng ký Hợp đồng chuyển nhƣợng quyền SHCN đối với nhãn hiệu có khả năng gây ra xung đột cũng đã đƣợc xây dựng trong Luật sở hữu trí tuệ. Các căn cứ pháp lý này chính là cơ chế giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu và tên thƣơng mại trong xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu thông qua tiếp nhận quyền từ chủ thể đang nắm giữ quyền.
Tuy nhiên vấn đề xung đột giữa nhãn hiệu và tên thƣơng mại không chỉ xảy ra trong xác lập quyền mà còn là vấn đề gây nhiều tranh cãi trong khai thác và bảo vệ quyền SHCN đối với nhãn hiệu nhƣ sẽ đƣợc đề cập dƣới đây.