1. SONY 823 2 KEWPIE
2.2.3.4. Thực tế về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Hoa Kỳ
* Vụ ESPN, Inc kiện Kurt Luttermoser (TTAB, 7/7/2006)
Người nộp đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu "A GAME" cho "các dịch vụ giải trí mang tính chất là một sự kiện thể thao trực tiếp về trượt băng, trượt ván, biểu diễn trên không, đua mô tô, đi chân không trên mặt nước, chạy đua trên sông và leo núi". Một bên khác phản đối việc cấp đăng ký dựa trên căn
cứ quyền sở hữu của họ đối với các đăng ký các dạng khác nhau của nhãn hiệu "X GAMES". Bên phản đối đã sử dụng nhãn hiệu này cho các sản phẩm quần áo khác nhau và cho "hoạt động tổ chức và thực hiện các cuộc thi đấu trong hàng loạt các môn thể thao, một loạt các chương trình ti vi đang trình chiếu về nhiều sự kiện thể thao".
Trong thủ tục phản đối tại Hội đồng xét xử và giải quyết khiếu nại về nhãn hiệu, tuyên bố của bên phản đối về khả năng gây nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu của họ với nhãn hiệu cua người nộp đơn một phần dựa trên khẳng định rằng các nhãn hiệu của họ là NHNT. Chứng cứ và lập luận của bên phản đối về sự nổi tiếng của các nhãn hiệu của họ bao gồm:
- Bên phản đối đã sử dụng nhãn hiệu trong một thời gian tương đối dài (10 năm).
- Bằng chứng theo lời khai của một nhân viên của Bên phản đối rằng các chương trình ti vi mang các nhãn hiệu của Bên phản đối đã được phát sóng trên toàn thế giới.
- Bằng chứng theo lời khai của một nhân viên của Bên phản đối rằng rất nhiều người đã tham gia các sự kiện thể thao có các nhãn hiệu của bên phản đối.
- Bằng chứng theo lời khai của một nhân viên của bên phản đối rằng Bên phản đối đã chi "hàng triệu đôla" cho việc quảng cáo.
- Bằng chứng rằng nhiều người đã xem các trang web do Bên phản đối duy trì có các nhãn hiệu của bên phản đối.
- Nhiều bản sao các bài báo có liên quan đến các nhãn hiệu của Bên phản đối.
Tuy nhiên Hội đồng đã kết luận rằng: Bên phản đối đã không chứng minh được rằng các nhãn hiệu của họ là nổi tiếng. Hội đồng lưu ý rằng khi xác định một nhãn hiệu có nổi tiếng hay không thì cần xem xét đến phạm vi
hiểu biết về nhãn hiệu của người tiêu dùng hoặc người tiêu dùng tiềm năng về các sản phẩm mang nhãn hiệu đó, chứ không phải xem liệu tất cả người tiêu dùng đều có hiểu biết về nhãn hiệu đó hay không.
Trong trường hợp này, nhóm người tiêu dùng đó được tạo bởi những những người tham gia hoặc có khả năng tham gia một loạt sự kiện thể thao cụ thể("thể thao hành động") và bên phản đối đã không chỉ ra rằng nhãn hiệu của họ là nổi tiếng đối với các thành viên trong nhóm người này. Bên phản đối đã không cung cấp thông tin về nguồn thu có được từ việc bán các hàng hóa và dịch vụ mang nhãn hiệu. Bên phản đối không cung cấp bằng chứng về số người tham gia các sự kiện thể thao có xuất hiện các nhãn hiệu. Hơn nữa, số tiền mà Bên phản đối chi cho hoạt động quảng cáo các dịch vụ mang nhãn hiệu "hàng triệu đôla Mỹ hằng năm" ít hơn số tiền bỏ ra trong một số trường hợp khác mà trong đó các nhãn hiệu liên quan được coi là nổi tiếng.
* Vụ Carefirst of Maryland. Inc kiện FirstHealth of the Carolinas, Inc. (TTAB)
Người nộp đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu "FIRSTCAROLINA HEALTHCARE" cho "dịch vụ quản lý các đơn yêu cầu bảo hiểm y tế, dịch vụ quản lý các yêu cầu bảo hiểm của bên thứ ba và bảo hiểm cam kết của bên dịch vụ chăm sóc sức khỏe trả trước" và cho "dịch vụ chăm sóc sức khỏe có tính chất của các tổ chức dưỡng sinh".
Bên phản đối phản đối việc cấp đăng ký dựa trên cơ sở quyền sở hữu của họ đối với nhãn hiệu "CAREFIRST" cho các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và các sản phẩm có liên quan, và cho các hoạt động khác trong đó có bảo hiểm có cam kết và các dịch vụ y tế học đường.
Tuyên bố của Bên phản đối rằng các nhãn hiệu là tương tự gây nhầm lẫn một phần khẳng định rằng nhãn hiệu của họ là nổi tiếng.
Chứng cứ và lập luận của Bên phản đối được đệ trình để chứng minh rằng nhãn hiệu của họ là nổi tiếng bao gồm:
- Các báo cáo thường niên (báo cáo mà một số tập đoàn của Hoa kỳ phải đệ trình cho Chính Phủ) công bố doanh số của Bên phản đối.
- Sổ sách ghi chép các chi phí cho quảng cáo.
- Hàng loạt các bài báo trong đó có đề đến các nhãn hiệu của bên phản đối.
- Điều tra thống kê tính toán mức độ nhận biết của người tiêu dùng về nhãn hiệu.
Kết luận của Hội đồng là Bên phản đối đã chứng minh được các nhãn hiệu của họ là nổi tiếng. Hội đồng lưu ý rằng khi quyết định một nhãn hiệu có nổi tiếng hay không thì cần xem xét phạm vi hiểu biết về nhãn hiệu của người tiêu dùng hoặc người tiêu dùng tiềm năng về các sản phẩm mang nhãn hiệu đó: không phải xem xét liệu tất cả người tiêu dùng đều có hiểu biết về nhãn hiệu đó hay không. Do đó, nhóm người tiêu dùng đó được tạo thành bởi những người mua bảo hiểm y tế thực tế và tiềm năng và Bên phản đối đã không chứng minh được rằng các nhãn hiệu đó nổi tiếng đối với nhóm người tiêu dùng đó. Báo cáo thường niên cho thấy thu nhập của Bên phản đối theo các năm tới "hàng tỷ" đôla Mỹ nhưng không chỉ ra phần đóng góp vào các khoản thu nhập đó có được từ việc kinh doanh các dịch vụ mang nhãn hiệu cụ thể. Mặt khác, không có nhân viên nào của Bên phản đối đưa ra lời chứng khẳng định rằng các số liệu trong các báo cáo thường niên đó là chính xác (cần thiết theo luật làm chứng của Hoa Kỳ). Và bằng chứng của Bên phản đối về các khoản chi phí cho quảng cáo không chỉ ra các khoản chi cho các dịch vụ mang nhãn hiệu được xem xét và các khoản chi cho các dịch vụ mang nhãn hiệu khác mà Bên phản đối sở hữu. Bên phản đối chỉ ra rằng họ đã chi một khoản đáng kể cho quảng cáo là không đầy đủ. Bên phản đối lẽ ra nên chứng minh một cách rõ ràng rằng việc quảng cáo đã tăng cường sự hiểu biết của người tiêu dùng về nhãn hiệu như thế nào. Mặc dù Bên phản đối có cung cấp nhiều bài báo có đề cập đến nhãn hiệu, nhưng nhiều bài trong số đó
không dành riêng cho Bên phản đối và chỉ đề cập đến nhãn hiệu một cách thoáng qua. Ngoài ra, những bài báo này thường không chỉ đề cập đến nhãn hiệu của Bên phản đối mà còn đề cập đến nhiều nhãn hiệu của các Bên khác. Do đó, những bài báo này không có khả năng để lại cho người tiêu dùng ấn tương lâu dài về nhãn hiệu của Bên phản đối. Các điều tra thống kê cho thấy hầu hết người tiêu dùng không có hiểu biết về nhãn hiệu và thực tế lại hiểu biết nhiều hơn về nhãn hiệu của các đối thủ cạnh tranh của Bên phản đối. Mức độ nhận biết của người tiêu dùng chỉ đáng kể khi họ được "hỗ trợ" bởi người thực hiện điều tra bằng cách hỏi "bạn đã từng nghe nói đến CAREFIRST chưa".
Vậy phải đưa ra những cứ như thế nào để chứng minh một nhãn hiệu là nổi tiếng? Chúng ta sẽ xem xét qua một số vụ kiện sau đây:
* Vụ Vanity Fair, Inc kiện Kelly C. Hainline (TTAB, 15/1/2008)
Người nộp đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu VANITY INSANITY VANITY & SANITY và VANITY N SANITY cho sản phẩm "quần áo, trang phục thể thao và quần áo mặc trong nhà, cụ thể là áo sơ mi, quần áo ngắn tay, quần soóc, mũ đánh bóng chày, mũ, đồ bơi, đồ đi biển, quần, áo jacket ngắn tay, áo len chui đầu, bộ đồ đi bộ, đồ che đầu, đồ lót phụ nữ, áo thể thao, đồ ngủ, áo phông, áo dây chéo, đồ lót, giày dép và bộ đồ khởi động trong thể thao".
Một bên khác phản đối việc cấp đăng ký dựa trên căn cứ quyền sở hữu của họ đối với các nhãn hiệu khác trong đó có nhãn hiệu VANITY FAIR cho "đồ nịt phụ nữ, đò lót phụ nữ, quần lót, quần áo mặc trong nhà, áo choàng, đồ ngủ và hàng dệt kim" và "pijama, áo choàng, bộ áo choàng tắm, ga giường ngủ, dép bệt, đồ nhồi bông, áo choàng ngủ…". Tuyên bố của Bên phản đối về khả năng gây nhầm lẫn một phần dựa trên khẳng định rằng các nhãn hiệu của Bên phản đối là nổi tiếng. Bằng chứng và các lập luận của Bên phản đối rằng nhãn hiệu của họ là nổi tiếng bao gồm:
- Tạp chí và các bài viết khác của Bên thứ ba mô tả một cách rõ ràng nhãn hiệu của họ là cực kỳ nổi tiếng.
- Nhãn hiệu đã được sử dụng gần 100 năm.
- Quảng cáo về nhãn hiệu trên khắp nước Mỹ và trên nhiều phương tiện thông tin khác nhau như catalo, các ấn phẩm bán lẻ, các email phổ biến trên diện rộng, các sự kiện quảng cáo đặc biệt "tại cửa hàng".
- Doanh số lớn từ hàng hóa mang nhãn hiệu (số liệu về doanh thu thực tế được cung cấp bí mật cho Hội đồng).
- Doanh thu các sản phẩm mang nhãn hiệu tại rất nhiều cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc.
Hội đồng đã kết luận rằng Bên phản đối đã chứng minh được rằng nhãn hiệu của họ là nổi tiếng dựa trên khối lượng doanh thu và chi phí quảng cáo của họ.
* Vụ B.V.D Licensing Corp kiện Right Ascension Inc (TTAB, 14/12/2007)
Người nộp đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu DVD EMPIRE cho áo sơ mi. Một bên khác phản đối việc cấp đăng dựa trên căn cứ quyền sở hữu của họ đối với hàng loạt nhãn hiệu, trong đó có nhãn hiệu BVD và BVD cho sản phẩm "đồ áo lót, áo phông, áo sơ mi và quần soóc". Tuyên bố của Bên phản đối rằng nhãn hiệu của người nộp đơn có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của Bên phản đối một phần dựa trên khẳng định rằng nhãn hiệu của Bên phản đối là nổi tiếng.
Bằng chứng và các lập luận của bên phản đối rằng nhãn hiệu của họ là nổi tiếng bao gồm: Các trường hợp trong đó các ấn phẩm của Bên thứ ba mô tả một cách rõ ràng nhãn hiệu là nổi tiếng; việc sử dụng nhãn hiệu liên tục từ cuối thế kỷ 19; một chiến dịch marketing "nhiều triệu đôla (Mỹ)" bao gồm các chương trình quảng cáo trên ti vi và các ấn phẩm in được truyền bá một cách rộng rãi; sự sẵn có của hàng hóa mang nhãn hiệu tại hơn 1000 cửa hàng
bán lẻ; nhiều cuộc khảo sát của Bên thứ ba xếp hạng nhận biết của người tiêu dùng đối với nhãn hiệu. Những cuộc khảo sát này cũng nhằm mục đích cho thấy nhãn hiệu này còn được biết đến rộng rãi hơn các NHNT khác. Có các dẫn chiếu đến nhãn hiệu trong một số từ điển. Sau khi xem xét các bằng chứng, Hội đồng đã quyết định nhãn hiệu là nổi tiếng bởi lẽ các bằng chứng đã chứng tỏ rằng nhãn hiệu là nổi tiếng và các phán quyết pháp lý khác của cả Tòa án Liên bang Hoa Kỳ và của chính Hội đồng đã khẳng định rằng các nhãn hiệu đó là nổi tiếng.
Chương 3