4.3.2.1 Hoàn thiện các quy định về dấu hiệu bị loại trừ do không có khả năng phân biệt
Như đã phân tích tại Chương 3, pháp luật Việt Nam liệt kê những trường hợp loại trừ không bảo hộ nhãn hiệu do dấu hiệu không có khả năng phân biệt. Trong các trường hợp này có thể thấy cũng đã loại trừ những dấu hiệu mang tính chung chung và mang tính mô tả (trừ trường hợp đã có được sự phân biệt qua quá trình sử dụng). Quy định này khá tương đồng với tiêu chuẩn phân loại Abercrombie của Hoa Kỳ. Thường tiêu chuẩn này hay áp dụng với các dấu hiệu từ (word mark), đây là những nhãn hiệu phổ biến được bảo hộ tại Việt Nam. Do đó, pháp luật Việt Nam chưa cần thiết phải xây dựng các nguyên tắc xác định tính phân biệt tự thân của dấu hiệu mà trong thời gian tới vẫn sử dụng quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT, nhưng cần thiết phải bổ sung thêm những trường hợp loại trừ bảo hộ nhãn hiệu đối với những dấu hiệu không có khả năng phân biệt.
Thứ nhất, dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên gọi của giống cây trồng
Pháp luật Việt Nam loại trừ những dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được đăng ký, nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi, nhãn hiệu nổi tiếng, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp. Nhưng Luật SHTT Việt Nam không có quy định loại trừ nếu dấu hiệu trùng hoặc có khả năng gây nhầm lẫn với tên gọi của giống cây trồng.
Theo Khoản 1 Điều 163 Luật SHTT 2005 “Người đăng ký phải đề xuất một tên phù hợp cho giống cây trồng với cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng, tên đó phải trùng với tên đã đăng ký bảo hộ ở bất kỳ quốc gia nào có ký kết với Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thoả thuận về bảo hộ giống cây trồng”. Như vậy, một giống cây trồng mới khi đăng ký bảo hộ sẽ có một tên gọi cụ thể và tên này sẽ được ghi trên văn bằng bảo hộ.
Trong Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (văn kiện năm 1991) mà Việt Nam đã tham gia vào ngày 24/12/2006 quy định: “mỗi Bên ký kết phải bảo đảm rằng không một quyền nào về dấu hiệu được đăng ký với danh nghĩa là tên gọi của giống cây có thể gây ảnh hưởng tới việc sử dụng tự do các tên gọi gắn với giống cây, thậm chí sau khi hết hạn quyền của nhà tạo giống”220. Theo nội dung này, thì dấu hiệu là tên gọi giống cây trồng sẽ không được cấp độc quyền cho bất kì đối tượng nào (trong đó có nhãn hiệu), bởi vì sẽ gây ảnh hưởng đến việc sử dụng tên gọi đó cho một giống cây cụ thể.
Với các lý do trên, việc bổ sung thêm quy định dấu hiệu không được xem là không có khả năng phân biệt nếu có khả năng gây nhầm lẫn với giống cây trồng là cần thiết. Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT 2005 có thể bổ sung nội dung sau: “dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên gọi của giống cây trồng đang được bảo hộ nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc của hàng hoá” thì sẽ không có khả năng phân biệt.
Thứ hai, dấu hiệu mất tính phân biệt do trở thành tên chung của hàng hoá, dịch vụ
Ban đầu, một dấu hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu khi nó có tính phân biệt. Nhưng qua một thời gian sử dụng, với nhiều lý do khác nhau, các dấu hiệu này có thể trở thành tên chung của hàng hóa, dịch vụ và sẽ không được pháp luật bảo hộ, do mất tính phân biệt. Điển hình như các nhãn hiệu: Vaseline, Aspirin, Inox,...
Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh Châu Âu (EVFTA) quy định: “Một Bên có thể quy định rằng nhãn hiệu có thể bị đình chỉ nếu, sau ngày đăng ký, do hậu quả của các hành động hoặc không hành động của chủ sở hữu, nhãn hiệu trở thành tên gọi chung của sản phẩm hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu đó đã đăng ký”221.
Để xác định xem một dấu hiệu có trở thành tên gọi chung hàng hoá, Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA)có thể dựa vào các quy định sau: (1) Được tìm thấy trong từ điển; (2) Được sử dụng rộng rãi bởi người tiêu dùng và đối thủ cạnh tranh; (3) Được sử dụng rộng rãi bởi chính chủ sở hữu nhãn hiệu, phát triển hàng hoá trở thành tên mô tả cho loại sản phẩm; (4) Được sử dụng và quảng bá nhãn hiệu như một thuật ngữ chung, (5) Thiếu các từ chung thay thế; và (6) Kết quả khảo sát người tiêu dùng. Luật SHTT Việt Nam 2005 không có nhãn hiệu không có tính phân biệt khi trở thành tên gọi chung của hàng hoá, dịch vụ. Cho nên để rõ ràng hơn trong việc xác định tính phân biệt của nhãn hiệu và tuân thủ các cam kết quốc tế đã ký kết. Việt Nam cần đưa nội dung này vào trong luật và dựa theo quy định của INTA để đánh gía nhãn hiệu đã trở thành tên chung trong trường hợp nào.
Nếu như pháp luật của Hoa Kỳ bên cạnh tiêu chuẩn Abercrombie, còn có những bộ tiêu chuẩn khác của toà án các tiểu bang cũng đánh giá về tính phân biệt của dấu hiệu; tạo nên sự đa dạng và kỹ lưỡng trong việc giải quyết các tranh chấp thực tế. Còn đối với Việt Nam chỉ có một hệ thống pháp luật thì chúng ta nên cố gắng đưa ra những quy định vừa rõ ràng, bao quát các trường hợp; lại vừa tạo thuận lợi cho quá trình thực thi.
4.3.2.2 Bổ sung tiêu chí đánh giá dấu hiệu có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng
Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định thế nào là dấu hiệu đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng mà đây lại là căn cứ pháp lý để một dấu hiệu không có được sự phân biệt tự thân nhưng vẫn có thể được pháp luật bảo hộ. Như vậy, cần phải xây dựng các quy định hướng dẫn về vấn đề này để đảm bảo quyền được bảo hộ hợp pháp đối với dấu hiệu đáp ứng điều kiện, cũng như tạo thuận lợi cho các cơ quan chức năng khi thực thi pháp luật.
Căn cứ theo những tiêu chí chung thường được các nước đã lựa chọn (mục 3.1.3.2 của Luận án) khi xác định dấu hiệu có được sự phân biệt qua quá trình sử dụng. Việt Nam có thể xem xét lựa chọn một số tiêu chí sau khi đánh giá sự phân biệt của dấu hiệu:
-Bổ sung bằng chứng khảo sát người tiêu dùng.
Đây là chứng cứ trực tiếp, khá quan trọng khi đánh giá một dấu hiệu có khả năng phân biệt hay không. Hầu hết pháp luật các nước như Hoa Kỳ, Australia hay liên minh Châu Âu222… đều sử dụng tiêu chí này. Có thể thực hiện bằng cách sử dụng các số liệu khảo sát thị trường hoặc/ và phỏng vấn trực tiếp người tiêu dùng. Người tiêu dùng có thể được hiểu là người trực tiếp sử dụng sản phẩm và những người biết đến sản phẩm thông qua các hoạt động quảng cáo223. Nếu phần lớn họ nhận diện được dấu hiệu gắn liền với nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ thì có thể suy đoán, dấu hiệu đã có được sự phân biệt. Tuy nhiên, cần có quy định làm rõ tiêu chí này. Nếu bằng chứng là khảo sát thì phải khảo sát như thế nào? khảo sát bao nhiêu người hay đơn vị khảo sát phải đáp ứng điều kiện gì?…
-Bổ sung quy định về thời gian sử dụng dấu hiệu: cần tối thiểu là 05 năm.
Thời gian sử dụng này cần phải liên tục, không ngắt quãng. Quy định này tương đồng với quy định của pháp luật Hoa Kỳ. Mặt khác, thời hạn 05 năm cũng được nhắc nhiều đến trong một số quy định về bảo hộ nhãn hiệu - luật SHTT Việt Nam. Như:
222 EUIPO (2016), Guidelines concerning proceedings, Part B, Section 4. P.93-100.
tại Điểm h Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT Việt Nam quy định dấu hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt khi trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã chấm dứt hiệu lực chưa quá 05 năm; hay Điểm d Khoản 1 Điều 95 Luật SHTT Việt Nam quy định văn bằng bảo hộ sẽ bị chấm dứt hiệu lực, nếu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn 05 năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng… Hoặc tại Điều 6bis Công ước Paris cũng quy định thời hạn được yêu cầu huỷ bỏ nhãn hiệu sao chép, bắt chước một nhãn hiệu nổi tiếng: không ít hơn 05 năm kể từ ngày đăng ký nhãn hiệu. Như vậy, theo tác giả thời hạn quy định sử dụng dấu hiệu 05 năm là hợp lý, đây là quãng thời gian đủ lâu để một người tiêu dùng nhận thấy sự biến mất một dấu hiệu hay biết được sự tồn tại của một nhãn hiệu mới trên thị trường.
-Một số bằng chứng khác chứng minh về sự phân biệt.
Pháp luật có thể quy định thêm một số bằng chứng chứng minh nhãn hiệu đã có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng, như: số lượng, cách thức và ngân sách đầu tư cho quảng cáo; Doanh số bán hàng và số lượng khách hàng; Thị phần; Những đánh giá khách quan của truyền thông về sản phẩm mang nhãn hiệu, quy mô của công ty và các bằng chứng khác (tuỳ từng trường hợp cụ thể). Càng nhiều chứng cứ được cung cấp hay càng nhiều tiêu chí được đáp ứng thì mức độ phân biệt của dấu hiệu có được qua quá trình sử dụng càng dễ được chấp nhận.