một số đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ
Do hình ảnh tổng thể thương mại thường được cấu thành bởi nhiều yếu tố khác nhau nên các chủ sở hữu có thể quyết định bảo hộ tất cả các dấu hiệu đó theo những quy định pháp luật về hình ảnh tổng thể thương mại hoặc lựa chọn bảo hộ tương ứng với một trong các đối tượng của quyền SHTT, như: nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả, tên thương mại... Chủ sở hữu của hình ảnh tổng thể thương mại cũng thường lựa chọn cách thức này khi muốn bảo hộ tài sản của mình tại những quốc gia không có quy định về hình ảnh tổng thể thương mại, như: liên minh EU, Trung Quốc, Việt Nam… Các nghiên cứu ở phần này chủ yếu đề cập đến mối liên hệ, những điểm tương đồng khi bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại là một trong số các đối tượng của quyền SHTT.
Thứ nhất, nghiên cứu của A. J. Cermak trong "Inherent Distinvtiveness in product configuration trade dress." 25đã so sánh hình ảnh tổng thể thương mại với một số đối tượng được bảo hộ theo các cơ chế khác của quyền SHTT. Theo đó, dấu hiệu được bảo hộ là sáng chế khi có “tính tiện ích và có tính chức năng”, trong khi để được bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại khi dấu hiệu đó không có tính chức năng. Một cấu hình sản phẩm của hình ảnh tổng thể thương mại cũng có thể vừa được bảo vệ là kiểu dáng công nghiệp (theo luật Hoa Kỳ gọi là sáng chế thiết kế). Hoặc nó có thể được bảo hộ là nhãn hiệu khi có chức năng chỉ nguồn gốc sản phẩm và không được giống với các dấu hiệu tương tự cùng loại khác. Trong một số trường hợp đặc biệt, hình dáng bên ngoài sản phẩm cũng có thể đăng ký bảo hộ là quyền tác giả, nhưng với các dấu hiệu in hoặc nhãn dán (a print or label) lại không được chấp nhận. Tác giả cho rằng, dấu hiệu có sự phân biệt tự thân sẽ làm tăng khả năng được chấp nhận bảo hộ.
25 A. J. Cermak (1994), ‘Inherent Distinvtiveness in product configuration trade dress’, Baltimore Intellectual property law Journal, vol. 3, 81-101.
Thứ hai, nghiên cứu của J. B. Prowda(1998)26. Nội dung bài viết xem xét phạm vi bảo vệ hình ảnh tổng thể thương mại áp dụng cho thiết kế sản phẩm và kiểm tra sự xung đột giữa bảo vệ theo hình ảnh tổng thể thương mại và bằng sáng chế. Dựa trên các tranh chấp trên thực tế, tác giả cho rằng học thuyết chức năng chưa quy định đầy đủ. Do đó, các toà án đã so sánh khái niệm về tính hữu ích theo luật sáng chế với các chức năng theo luật bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại. Theo đó, để đáp ứng yêu cầu hữu ích theo luật sáng chế, một dấu hiệu không cần phải tốt hơn các lựa chọn thay thế khác hoặc không cần thiết để cạnh tranh. Ngược lại, còn một dấu hiệu được dùng cho mục đích của hình ảnh tổng thể thương mại thì cần được xác định theo nhu cầu cạnh tranh.
Học thuyết chức năng cung cấp một cách nhìn chung hoà giữa lợi ích cạnh tranh của luật sáng chế và luật bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại nhưng chức năng cũng không phải là phương pháp hoàn toàn đúng vì có những trường hợp không phân định được hình ảnh tổng thể thương mại và sáng chế. Trên thực tế, cũng có một số nhà sản xuất sẽ đăng ký bảo hộ sản phẩm là sáng chế, như vậy họ sẽ được bảo hộ độc quyền mặc dù trong thời gian ngắn so với hình ảnh tổng thể thương mại nhưng sẽ an toàn hơn. Cách này thường áp dụng cho các công ty nhỏ hoặc mới thành lập do họ không có đủ tiềm năng để phát triển sự phân biệt qua quá trình sử dụng của sản phẩm. Trong một số trường hợp giới hạn, chủ sở hữu có thể vừa đăng ký bảo hộ dấu hiệu là sáng chế và hình ảnh tổng thể thương mại nếu đáp ứng đủ điều kiện, quy định của pháp luật không ngăn cản điều này.
Thứ ba, trong nghiên cứu củaWelkowitz (1999)27một thiết kế sản phẩm có thể được bảo hộ là sáng chế thiết kế (kiểu dáng công nghiệp), hình ảnh tổng thể thương mại, nhãn hiệu và quyền tác giả. Tuy nhiên theo tác giả, nếu thiết kế sản phẩm bảo hộ theo kiểu dáng công nghiệp thì thời gian bảo hộ chỉ là hữu hạn. Theo quy định của một số bang ở Hoa Kỳ, chỉ cho đăng ký khi các tính năng thiết kế hữu ích nếu nó tồn
26 J. B. Prowda (1998), ‘The trouble with trade dress protection of product design’, Albany Law Review, vol. 61, 1309-1358.
27 Welkowitz (1999),‘Trade dress and Patent - The Dilemma of confusion’, Rutgers Law Journal, 30,
tại độc lập với sản phẩm. Thiết kế sản phẩm còn có thể bảo hộ theo luật bản quyền với các tác phẩm "hình ảnh, đồ hoạ và điêu khắc". Nhưng nhiều thiết kế lại là sự kết hợp của nhiều cấu hình sáng tạo, một số thiết kế khác nếu tách riêng các đặc điểm này thì lại quá đơn giản. Do hạn chế này, luật bản quyền đã không chứng minh được cơ sở hữu ích để bảo vệ thiết kế sản phẩm.
Chính vì những khó khăn như vậy, nên các nhà sáng tạo thường tìm cách để đăng ký các thiết kế sản phẩm theo luật nhãn hiệu, mà cụ thể là theo Điều 43 (a) của Đạo luật Lanham. Đây là một sự mở rộng so với luật truyền thống. Tuy nhiên, một thiết kế muốn bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại thì phải có cấu hình đặc biệt, có thể dùng để xác định nguồn sản phẩm, không gây nhầm lẫn với sản phẩm của chủ thể khác và không có chức năng. Theo tác giả, các doanh nghiệp nên tránh bảo hộ thiết kế sản phẩm vì dễ gây ra sự vi phạm thông qua hành vi "lu mờ nhãn hiệu" (dilution). Các doanh nghiệp nên tập trung vào việc ghi nhãn và đóng gói bao bì để tạo sự khác biệt cho sản phẩm.
Thứ tư, nghiên cứu của Farrjami (1993)28 đã so sánh giữa nhãn hiệu và hình ảnh tổng thể thương mại. Tác giả cho rằng: cả hai đều có cùng chức năng cơ bản để đảm bảo danh tiếng trong kinh doanh của chủ sở hữu và đảm bảo khả năng phân biệt với các sản phẩm cạnh tranh của đối thủ. Nhưng các tòa án thường công nhận nhãn hiệu là một bộ phận nhận dạng như là các ký hiệu, từ hoặc chữ cái được liên kết với sản phẩm. Ý tưởng chính của nhãn hiệu giúp người tiêu dùng có thể dễ dàng nhận ra rằng một nhãn hiệu gắn liền với một số hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định. Và nhãn hiệu không truyền đạt ý tưởng về các thành phần, phẩm chất hoặc đặc điểm của hàng hóa hoặc dịch vụ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng hình ảnh tổng thể thương mại không áp dụng theo lập luận này, mà là một thuật ngữ thường được sử dụng trong luật cạnh tranh không lành mạnh, được nhà sản xuất dùng để giới thiệu thương hiệu của mình ra thị trường. Do đó, một nhãn, bao bì, ngay cả thùng chứa… đều có thể được bảo hộ là một hình ảnh tổng thể thương mại. Một nhãn hiệu có thể đại diện cho một sản
28 Farrjami (1993), ‘Protectable trade dress without secondary meaning on second though’, Loyola of Los Angeles entertainment Law Journal, 13, 381-412.
phẩm; ví dụ, khi người tiêu dùng nhìn thấy một biểu tượng, họ có thể liên tưởng ngay tới một loại hàng hoá hoặc dịch vụ. Còn hình ảnh tổng thể thương mại lại tập trung vào tổng thể hình ảnh của sản phẩm, bao bì và quảng cáo, không xét từng yếu tố riêng lẻ.
Thứ năm, đối với nghiên cứu trong nước, có nghiên cứu của tác giả Phạm Thị Diệp Hạnh “Tradedress - so sánh với một số đối tượng của quyền SHTT”29. Phần đầu của nghiên cứu, tác giả tập trung so sánh sự giống và khác nhau giữa hình ảnh tổng thể thương mại và nhãn hiệu. Theo đó, cả hai đối tượng này đều có chức năng bảo vệ danh tiếng cho chủ sở hữu và đều có cùng căn cứ pháp lý được bảo hộ. Nhưng chúng lại có những sự khác nhau cơ bản, nếu nhãn hiệu có thể là những dấu hiệu tách rời khỏi sản phẩm thì hình ảnh tổng thể thương mại lại mang tính phức tạp hơn, có thể bao gồm cả sản phẩm. Do đó, khi xác định dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn với hình ảnh tổng thể thương mại được bảo hộ cũng phức tạp hơn so với nhãn hiệu. Bài viết cũng phân tích sự khác nhau về mục đích bảo hộ giữa hình ảnh tổng thể thương mại và sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hay quyền tác giả. Tác giả khẳng định ở Việt Nam chưa có quy định về hình ảnh tổng thể thương mại, do đó, mục đích của bài viết tiến hành so sánh hình ảnh tổng thể thương mại với một số đối tượng của quyền SHTT để doanh nghiệp có thể lựa chọn cách thức bảo hộ tài sản trí tuệ của mình phù hợp với pháp luật Việt Nam.